在美专利诉讼制胜：策略、实践与案例解析

202X在美专利诉讼制胜策略、实践与案例解析主讲人：时间：CONTNETScontents目录识别威胁：诉讼类型与动因01应对总纲：冷静分析与“边打边谈”策略02防患未然：前瞻性的专利布局与核心资产保护03组建精锐：构建内外结合的专业应对团队04基础工作：全面分析与评估侵权和专利有效性05制定与执行应诉策略：多维度抗辩与反击06外部机构的协作与管理：选聘、沟通与监督07案件事实的厘清与证据管理08团队成员的专业背景与高效协作09风险管理与决策制定10总结11202X01识别威胁诉讼类型与动因NPEs不生产销售产品，主要通过购买专利权发起诉讼，以获取许可费或损害赔偿。其诉讼具有批量化、策略性特点，常对被告施压迫使其支付许可费以避免冗长且昂贵的诉讼过程。例如，许多科技公司曾遭遇NPEs诉讼，NPEs可能手握大量基础通信或软件专利，向产业链下游企业发起诉讼，寻求普遍性许可。非专利实施实体（NPEs）诉讼主体分类与特点竞争对手之间的专利诉讼动因复杂，不仅为经济赔偿，更可能试图削弱对手市场份额，阻止特定产品销售，甚至打击企业声誉和运营。这类诉讼与市场竞争策略紧密相连，对抗性强。如苹果与三星的智能手机专利大战，涉及巨额赔偿，深刻影响双方产品设计、市场策略及全球智能手机产业格局。竞争对手诉讼主体分类与特点经济利益驱动对于NPEs而言，专利诉讼是其获取经济利益的主要手段。通过诉讼，他们可以向被告企业索取高额的许可费或赔偿金，从而实现商业利益的最大化。例如，一些NPEs通过收购大量专利，然后针对众多涉嫌侵权的企业发起诉讼，最终通过和解或判决获得可观的经济收益。诉讼动因与影响市场竞争策略竞争对手之间的专利诉讼往往与市场竞争策略密切相关。企业可以通过专利诉讼来限制竞争对手的发展，巩固自身的市场地位。例如，一家企业可能会通过诉讼阻止竞争对手推出类似产品，或者迫使竞争对手在产品设计上做出让步，从而削弱其市场竞争力。诉讼动因与影响企业声誉与品牌形象专利诉讼不仅涉及经济利益和市场竞争，还可能对企业的声誉和品牌形象产生重大影响。一场不利的诉讼结果可能会导致企业在市场上失去信誉，影响其品牌形象和客户忠诚度。例如，一些企业在面临专利诉讼时，可能会被媒体曝光，从而引发公众对其产品和技术的质疑，进而影响其市场份额和销售业绩。诉讼动因与影响202X02应对总纲冷静分析与“边打边谈”策略保持冷静与理性当企业在美国遭遇专利诉讼时，切忌慌乱。保持冷静与理性是应对诉讼的第一步，有助于深入分析诉讼的性质、原告的背景及其可能的真实诉求。例如，企业可以通过内部团队的初步评估，了解诉讼的基本情况，避免因情绪化决策而导致不必要的失误。深入分析诉讼背景企业需要对诉讼的背景进行全面分析，包括原告的诉讼历史、专利的来源和价值、以及诉讼的可能动机等。例如，通过研究原告过去的诉讼案例，可以了解其诉讼策略和偏好，从而为制定应对策略提供参考。冷静分析与初步判断企业在积极准备应诉的同时，展现自身捍卫权益的决心与实力。这包括组织专业团队、收集证据、制定应诉策略等。例如，企业可以委托专业的律师事务所进行案件分析和证据收集，确保在庭审中能够有力地维护自身权益。积极应诉与准备企业不关闭与对方沟通的大门，持续探寻和评估通过商业谈判解决纠纷的可能性。通过积极应诉积累谈判筹码，同时通过沟通谈判了解对方核心诉求。例如，在一些标准必要专利纠纷中，企业可以在法庭上激烈交锋的同时，在庭外进行频繁的许可谈判，最终可能达成专利交叉许可协议。开放沟通与谈判“边打边谈”策略202X03防患未然前瞻性的专利布局与核心资产保护企业应在日常经营中高度重视知识产权保护，深入剖析自身业务，明确核心利益所在及主要市场范围。例如，企业可以通过市场调研和竞争对手分析，确定自身的核心技术和主要市场，从而有针对性地进行专利布局。01明确核心利益与市场范围企业需要精准识别“王牌专利”，即对企业技术创新和市场竞争具有关键支撑作用、技术价值高、稳定性强且难以被无效的核心专利技术。例如，华为等中国科技企业在经历了一系列海外知识产权挑战后，越发重视全球专利布局，通过在包括美国在内的多个司法管辖区提交大量高质量的专利申请并获得授权，构建了强大的专利壁垒。02识别“王牌专利”前瞻性专利布局针对王牌专利，企业需要在主要的经济发达国家和产品销售地进行重点布局，特别是美国、德国等专利诉讼活跃的国家。例如，企业可以通过在这些国家提交专利申请并获得授权，增强自身在当地的专利保护力度，为应对可能的诉讼做好准备。重点布局与专利申请核心资产保护拥有在美国有效的专利权，意味着企业在面临诉讼时，能够在当地拥有有力的反制武器或谈判筹码。这种防御性的专利组合可以在遭遇NPEs时提供许可谈判的基础，在遭遇竞争对手时提供提起反诉的可能性。例如，华为通过在包括美国在内的多个司法管辖区提交大量高质量的专利申请并获得授权，不仅为其在国际市场的扩张提供了保护，也在面对外部知识产权压力时提供了重要的战略支撑和谈判资本。防御性专利组合核心资产保护202X04组建精锐构建内外结合的专业应对团队01内部团队成员构成内部团队成员凭借对公司业务、产品技术和发展战略的深入了解，能够把控诉讼的整体方向，确保应诉策略与公司的商业目标一致。例如，内部团队通常包括企业的法务人员、知识产权部门负责人、研发人员以及相关业务部门的高管，他们负责协调内外部资源，及时提供技术细节和商业信息，并对外部团队的工作提出合理要求。企业内部团队02内部团队职责内部团队负责协调内外部资源，及时提供技术细节和商业信息，并对外部团队的工作提出合理要求。例如，法务人员负责制定应诉策略和协调外部律师的工作，知识产权部门负责人负责专利技术的分析和评估，研发人员负责提供技术细节和证据支持，业务部门高管负责从商业角度评估诉讼的影响和制定应对方案。企业内部团队01外部团队由具备丰富美国专利诉讼经验的专业人士组成，包括首席庭审律师、专利律师、无效专家、损害赔偿专家和技术专家证人。例如，首席庭审律师具有丰富的美国联邦地区法院或国际贸易委员会（ITC）的庭审经验，能够设计并执行庭审策略，进行庭审辩论和证据呈现。外部团队成员构成外部专业团队02专利律师负责案件的技术分析、法律论证、起草法律文件等；无效专家专注于对涉诉专利的有效性进行挑战，可能包括负责向专利审理和上诉委员会（PTAB）提起无效程序；损害赔偿专家能够依据美国法律和经济学原理，精确计算潜在的损害赔偿数额，并就对方提出的赔偿主张进行反驳；技术专家证人在涉诉技术领域具有深厚的专业知识，能够向法庭和陪审团解释复杂的技术概念，并对侵权或无效问题提供专家意见。例如，在涉及复杂生物技术专利的诉讼中，企业会寻找既懂专利法又具有生物技术背景的律师团队，在涉及软件专利的案件中，则需要对软件架构、算法有深入理解的律师和技术专家。外部团队职责外部专业团队01选聘外部机构在选择外部律师事务所或服务机构时，需要综合考量其专业资质、在目标法院处理同类技术领域案件的经验、历史应诉成功率以及业界口碑等因素。例如，可以通过同行推荐、国内长期合作且有口碑的机构推荐的海外所、公开信息检索等方式，了解律所的专业领域、处理重要案件的经验、特定律师的专长以及是否有负面评价。选聘与管理外部机构02企业需要建立有效的监督和沟通机制，明确目标与期望，制定时间表与预算，保持高效沟通，进行质量控制与反馈。例如，在委托之初，企业必须清晰地向外部律师传达诉讼的目标和期望结果，与外部律师共同制定详细的诉讼时间表和预算，并定期召开会议讨论案件进展、下一步计划、潜在风险和应对方案。管理外部机构选聘与管理外部机构202X05基础工作全面分析与评估侵权和专利有效性将被诉侵权产品或服务与涉诉专利的权利要求书进行细致的技术特征比对，分析产品或服务是否落入了权利要求的保护范围（字面侵权或等同侵权）。例如，在进行侵权分析时，需要对专利权利要求的每个技术特征进行逐一比对，确定被诉产品是否完全满足权利要求中的所有限定条件。技术特征比对侵权分析在美国，权利要求解释（Claim

Construction）是侵权判断的基础，可能需要进行MarkmanHearing。企业需要准确理解专利文本，确保在侵权分析中采用正确的权利要求解释。例如，在Phillipsv.AWHCorp.案中，美国联邦巡回上诉法院强调了在进行权利要求解释时，应首先参考专利文本本身（权利要求、说明书、附图）以及审查历史文件（FileHistory），外部证据（如字典、专家证言）应处于次要地位。权利要求解释侵权分析对涉诉专利的权利稳定性进行评估，进行全面的现有技术检索，查找在专利申请日之前已经公开的技术文献、专利、产品销售或公开使用等证据。例如，企业可以通过专业的专利检索机构或数据库，查找与涉诉专利相关的现有技术文献，分析这些现有技术是否能够导致涉诉专利的权利要求被无效。01现有技术检索有效性分析分析现有技术是否能够证明涉诉专利缺乏新颖性或创造性/非显而易见性。如果发现涉诉专利存在有效性问题，企业可以准备无效抗辩或向PTAB提起无效程序。例如，在一些软件专利案件中，被告成功找到了早期的技术文献或产品，证明涉诉专利的技术在申请日之前已经被公开，从而导致专利被无效。02无效抗辩准备有效性分析202X06制定与执行应诉策略多维度抗辩与反击在案件初期，审查原告是否具备在美国提起诉讼的资格（Standing），选择的法院是否具有对被告的管辖权（Jurisdiction），以及诉讼是否超过了法定诉讼时效（StatuteofLimitations）。例如，根据美国最高法院的TCHeartland案判决，美国专利侵权诉讼地通常只能在被告注册地或有实际营业地点并发生侵权行为地。被告可以据此挑战管辖地，将案件转移到对其更有利的法院。审查诉讼资格与管辖权程序性抗辩”如果在程序上存在缺陷，企业可以提出动议（MotiontoDismiss），争取在程序上驳回对方的诉讼。例如，如果原告的诉讼超过了法定诉讼时效，或者选择的法院不具有管辖权，企业可以通过提出动议来争取案件的驳回。提出动议驳回诉讼程序性抗辩证明被诉侵权产品或服务的技术特征没有完全满足涉诉专利权利要求中的所有限定条件。这需要依赖精确的权利要求解释和细致的技术比对，并提供充分的证据。例如，在大量的侵权案件中，被告通过详细的技术比对，证明其产品缺少了涉诉专利权利要求中的某个关键技术特征，从而成功主张不侵权。证明技术特征不符通过精确的权利要求解释，缩小专利权的保护范围，从而证明被诉产品或服务不构成侵权。例如，如果在权利要求解释中，将某个技术特征解释得更为狭窄，那么被诉产品即使具有类似的技术特征，也可能不构成侵权。利用权利要求解释不构成侵权抗辩利用专利审查过程中的历史文件（File

History），援引禁止反言原则（FileHistoryEstoppel）或捐献原则（Dedication

Rule），限制权利要求的保护范围。例如，如果在专利申请过程中，申请人通过修改权利要求或提交陈述意见的方式明确限定了权利范围，那么后续在侵权诉讼中，即使被诉产品落入修改前的权利范围，但属于修改时被放弃的部分，也不能被认定为侵权。通过合理的权利要求解释，将权利要求的保护范围限制在合理的范围内，从而减少被诉产品或服务构成侵权的可能性。例如，在进行权利要求解释时，可以参考专利说明书、附图以及审查历史文件等，确保权利要求的解释符合专利法的要求和专利申请的初衷。禁止反言与捐献原则限制权利要求解释缩小专利权保护范围1提供现有技术证据提供证据证明被诉技术在涉诉专利的申请日之前已经属于现有技术（Prior

Art），即已经被公开、使用或销售，从而证明被告并未侵犯一项有效的专利权。例如，在KSRInt'lCo.v.TeleflexInc.案中，美国最高法院放宽了对非显而易见性/创造性的判断标准，使得结合现有技术进行创造性/非显而易见性抗辩变得更加有力。被告可以通过现有技术的组合来证明涉诉专利是显而易见的，从而无效该专利。现有技术抗辩1无效抗辩策略如果现有技术证据充分，企业可以提出无效抗辩，或者向PTAB提起无效程序，如IPR或PGR。PTAB的无效程序通常比在地区法院进行无效抗辩速度更快，且无效的标准（特别是IPR中的“合理可能成功”）对挑战方相对有利。例如，IPR程序自2012年美国《Leahy-Smith美国发明法案》（AIA）实施以来，已成为挑战专利有效性的重要途径。许多被告在收到专利诉讼后，会同时或优先向PTAB提起IPR程序，请求无效涉诉专利的部分或全部权利要求。现有技术抗辩01分析对方侵权行为分析对方的产品或服务是否落入己方或关联企业的知识产权保护范围。如果发现对方也存在侵权行为，可以在美国或其它相关司法管辖区对原告提起反制性诉讼。例如，在竞争对手之间的专利战中，提起反诉是常见的策略。如果原告指控被告侵犯其智能手机技术专利，被告可能会分析原告的智能手机产品，并如果发现其侵犯了被告持有的通信、软件或硬件专利，则可以在同一诉讼中提起反诉。提起反制性诉讼02增加谈判筹码通过提起反制性诉讼，增加谈判筹码，甚至可能通过专利交叉许可等方式促成更有利于己方的和解。例如，双方可以通过专利交叉许可协议，允许彼此在各自的产品中使用对方的专利技术，实现资源共享和优势互补，避免了两败俱伤的结局。提起反制性诉讼202X07外部机构的协作与管理选聘、沟通与监督同行推荐拥有类似诉讼经验的同行企业或其法务/IP部门的推荐通常具有较高的参考价值。例如，企业可以通过行业协会或专业论坛，与同行企业交流诉讼经验，获取推荐的律师事务所或专业机构信息。国内合作机构推荐如果国内合作的律师事务所在国际知识产权领域有良好的合作网络和口碑，其推荐的海外律所通常也比较可靠。例如，国内长期合作的律师事务所可以根据企业的具体需求，推荐在专利诉讼领域有丰富经验的海外合作律所。公开信息检索通过律所官网、法律排名（如Chambers,Legal500）、行业新闻以及专业数据库（如DocketNavigator追踪诉讼案件信息）等公开渠道，了解律所的专业领域、处理重要案件的经验、特定律师的专长以及是否有负面评价。例如，企业可以通过Chambers法律排名，查找在专利诉讼领域排名靠前的律所和律师，了解其专业能力和成功案例。选聘外部机构在委托之初，企业必须清晰地向外部律师传达诉讼的目标（是争取彻底胜诉、争取和解、还是拖延时间等）以及期望达到的结果。例如，企业可以与外部律师共同制定诉讼目标，明确是通过和解解决纠纷，还是争取在庭审中获得胜诉。明确目标与期望协作与管理与外部律师共同制定详细的诉讼时间表（包括各个阶段的关键节点，如提交答辩状、证据交换截止日期、专家报告提交日期、庭审日期等）和预算，并进行严格的跟踪和控制。例如，企业可以要求外部律师定期报告诉讼进度和费用支出情况，确保诉讼按照预定的时间表和预算进行。制定时间表与预算协作与管理定期（如每周或每两周）与外部团队召开会议，讨论案件进展、下一步计划、潜在风险和应对方案。建立便捷的沟通渠道，确保信息传递的及时性和准确性。例如，企业可以与外部律师建立专门的沟通群组或邮件列表，确保双方能够及时交流信息和解决问题。保持高效沟通协作与管理对外部机构提交的法律文件（如答辩状、证据清单、专家报告草稿等）进行仔细审查，确保内容准确、论点清晰且符合公司的策略。若不满意，应明确指出问题并要求修改。例如，企业可以指定内部法务人员或知识产权专家对法律文件进行审核，提出修改意见和建议，确保文件质量符合要求。质量控制与反馈协作与管理202X08案件事实的厘清与证据管理对于接收或提交的各类文件证据（如技术文档、销售记录、邮件、合同等），必须仔细核查其来源的真实性、完整性和可靠性，并进行相互比对，防止出现矛盾和漏洞。例如，在美国复杂的证据披露（Discovery）阶段，需要投入大量资源进行电子证据的收集、审查和管理（eDiscovery）。核查文件证据文件证据管理在电子证据管理方面，企业需要采用专业的电子证据管理系统，确保电子证据的完整性和可追溯性。例如，企业可以使用电子证据管理软件，对电子证据进行分类、标记和存储，便于在诉讼中快速查找和使用。电子证据管理文件证据管理对于证人（包括事实证人和专家证人）的证言，需要从其与案件整体背景的逻辑一致性进行判断。如果证言与其他证据看似吻合但仍存在疑点，需要进一步深入调查取证。例如，企业可以通过寻找更多相关证人、查阅其他关联资料，甚至进行背景调查，以验证证言的可靠性。证人证言可靠性证人证言管理庭外取证（Depositions）是美国诉讼中获取证人证言的重要方式。企业需要确保证人在庭外取证过程中提供准确、可靠的证言。例如，企业可以安排律师对证人进行庭前辅导，确保证人了解诉讼程序和证言的重要性，避免在庭外取证过程中出现不利证言。庭外取证证人证言管理202X09团队成员的专业背景与高效协作在团队内部，需要建立明确的沟通规则。例如，在重要的团队会议前，明确会议议程并提前将相关文件分发给成员，要求成员做好充分准备，避免在会议中花费时间进行基础性阅读或讨论无法得出结论的问题。例如，企业可以制定团队沟通手册，明确会议流程、文件传递规则和信息共享平台的使用规范。明确沟通规则会议结束后，要立即形成会议纪要，明确行动事项（Action

Items）、责任人（Owner）和截止时间（Deadline），并由专人负责跟进落实情况。例如，企业可以指定专人负责会议纪要的整理和分发，并定期跟踪会议决议的执行情况，确保各项任务按时完成。会议纪要与跟进高效沟通机制将专利诉讼作为一个项目进行管理，制定具体流程和规则保障团队协作。例如，规定文档的版本控制、文件共享平台的使用规范、对外沟通的审批流程等。例如，企业可以采用项目管理软件，对诉讼过程中的各项任务进行跟踪和管理，确保团队成员之间的协作高效有序。制定项目流程项目管理与流程建立有效的监督机制，确保各项任务按时高质量完成。例如，企业可以定期对团队成员的工作进行评估和反馈，及时发现和解决问题。例如，企业可以设立项目监督小组，负责对诉讼项目的整体进度和质量进行监督，确保项目目标的实现。监督机制项目管理与流程202X10风险管理与决策制定如果出现资源临时缺乏（如关键证人无法出庭、外部专家因故退出）等情况，应迅速启动应急预案，寻找替代资源，并评估对整体诉讼策略的影响。例如，企业