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文档简介
ICS03.140
CCSA00
5109
四川省(遂宁市)地方标准
DB5109/T20—2023
企业海外知识产权保护指南
GuidelinesforOverseasIntellectualPropertyProtectionofEnterprises
2023-10-24发布2023-11-01实施
遂宁市市场监督管理局发布
DB5109/T20—2023
前言
本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定
起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由遂宁市市场监督管理局提出并归口。
本文件起草单位:遂宁市市场监督管理局。
本文件主要起草人:李玲、米凤琼、杜碧科、陈娇。
本标准为首次发布。
I
DB5109/T20—2023
企业海外知识产权保护指南
1范围
本文件规定了企业海外知识产权的术语和定义、基本要求、风险防控保障与管理、风险防范、海
外知识产权纠纷应对、总结与改进。
本文件适用于企业海外知识产权保护工作。
2规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文
件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适
用于本文件。
GB/T21374-2008知识产权文献与信息基本词汇
GB/T29490企业知识产权合规管理体系要求
ISO56005《创新管理知识产权管理指南》(Innovationmanagement—Toolsandmethods
forintellectualpropertymanagement—Guidance)
3术语和定义
GB/T21374-2008界定的术语和定义适用于本文件。
3.1
知识产权intellectualproperty
在科学技术、文学艺术等领域中,发明者、创造者等对个人的创造性劳动成果依法享有的专有权,
其范围包括专利、商标、著作权及相关权、集成电路布图设计、地理标志、植物新品种、商业秘密、
传统知识、遗传资源以及民间文艺等。
[来源:GB/T21374—2008,3.1.1]
3.2
代理人agent
在知识产权领域,受申请人委托,在其授权范围内,以申请人的名义为申请人办理有关专利、商
标等事务的专业人员。
[来源:GB/T21374—2008,3.1.9]
3.3
商业秘密tradesecret
不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益,具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和
经营信息等商业信息。
[来源:GB/T21374—2008,3.1.22]
4基本要求
1
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4.1机构
4.1.1企业应设立知识产权管理部门,负责企业海外知识产权管理保护工作,具体职责包括但不限于:
a)海外知识产权管理制度体系制定;
b)制定与企业经营相结合的知识产权规划;
c)参与国际标准制定;
d)企业知识产权的挖掘,海外布局、申请、管理、运用和保护制度;
e)海外知识产权的许可、转让、宣传推广等管理;
f)对目标市场的知识产权法律法规、政策、标准、案例等的研究;
g)引进知识产权管理系统,建立海外知识产权风险监测预警机制和风险规避机制;
h)海外知识产权纠纷应对与处理;
i)开展海外知识产权的宣传与培训。
4.1.2企业的知识产权管理部门,应与技术研发部门、法务部门协同配合,做好知识产权的创新、海
外布局与保护工作,推进企业知识产权战略实施落地。
4.2人员
4.2.1部门负责人
部门负责人的能力要求包括但不限于:
a)具备的知识产权工作人员的基本能力;
b)具备审核和管理企业知识产权合同的能力;
c)具备协调企业各方解决海外知识产权争议和纠纷的能力;
d)具备统筹推进企业海外知识产权保护工作的能力。
部门负责人岗位职责包括但不限于:
a)建立企业海外知识产权保护体系,根据总体规划与年度计划,落实企业海外知识产权保护工
作,明确企业海外知识产权保护工作人员职责;
b)做好海外企业知识产权的挖掘与创新的管理工作;
c)组织对目标市场的知识产权环境进行评估,开展海外知识产权布局;
d)应按照GB/T29490与ISO56005的要求,充分利用知识产权管理部门预警信息,做好企业海
外知识产权风险监测和预警工作;
e)协调企业各方解决海外知识产权争议和纠纷。
4.2.2知识产权工作人员
企业海外知识产权部门应配备专(兼)职人员负责知识产权工作,并符合以下要求:
a)技术能力。了解企业所处行业领域的竞争格局和海外政策,熟悉行业领域有关基本技术,具
备与海外知识产权相适应的专业知识和工作技能;
b)法律能力。熟悉企业主要目标市场的知识产权法律法规与知识产权保护环境;
c)风险意识。具备企业海外知识产权的风险感知意识,能够预先判断风险、规避风险并及时应
对;
d)从业经验。熟悉海外知识产权保护应对工作流程,熟练开展应对工作。
知识产权工作人员岗位职责包括但不限于:
a)根据企业海外知识产权保护体系要求,积极落实总体规划与年度计划,推进企业海外知识产
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权保护工作;
b)评估目标市场的知识产权环境,开展海外知识产权保护布局;
c)根据知识产权管理部门预警信息,做好企业海外知识产权风险监测和预警工作;
d)积极应对处理海外知识产权纠纷。
5风险防控保障与管理
5.1防控体系建设
5.1.1应建立标准化工作流程。根据企业的发展需要、战略目标,明确职能职责、规范工作流程,提
高知识产权保护工作效率。
5.1.2应建立知识产权管理体系。企业应按照GB/T29490与ISO56005确定的知识产权管理体系,
建立完善有序、高效的知识产权管理体系,建立源头知识产权风险防范机制。
5.1.3企业应建立海外知识产权保护制度,相关制度应包括但不限于:
a)知识产权创造、海外布局、管理、运用和保护制度;
b)知识产权风险监测及运用制度;
c)知识产权纠纷处理制度;
d)知识产权培训制度。
5.1.4应提高企业内部知识产权保护意识。企业应通过对工作流程、内部政策和制度、知识产权管理
体系、海外知识产权保护制度的贯彻落实及宣传培训,提升企业内部知识产权保护意识。
5.2知识产权风险管理
5.2.1一般要求
企业在进入目标市场前,应充分了解目标市场的知识产权环境,包括法律法规、制度环境等,梳
理目标市场经营活动中的知识产权风险,同时要提高知识产权风险管理能力,做好应对预案。
5.2.2风险识别
企业在目标市场经营活动过程中,对知识产权进行侵权行为风险识别(目标市场知识产权侵权行
为汇总表见附录A),风险识别种类包括但不限于:
a)知识产权尽调风险识别。应识别企业在目标市场投资、经营、贸易及展会等涉及双方或多方
合作的海外目标市场活动中,需通过知识产权尽职调查确定的风险;
b)知识产权权属风险识别。应识别因权属约定不清或者实际权属与约定不符而引发的权属纠纷
风险;
c)合同风险识别。应识别知识产权、侵权责任、权利担保等核心条款在合同中未明确约定、约
定不公平条款或约定不清而产生的风险;知识产权成果被泄露等行为,产生违反合同条款约
定而的风险。
5.2.3风险预警
侵权风险分析
通过专利侵权风险分析(FTO)、侵权责任保证等方式降低知识产权侵权风险。
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尽职调查
企业在海外技术许可、转让、投资并购等海外活动前期,应针对知识产权市场价值、技术价值和
法律价值,对知识产权权利的真实性、有效性、应用范围、技术路线匹配程度等进行完善的尽职调查
(常见的企业相关信息查询网站参见附录B)。
专业技术支持
企业与目标市场合作的合同,针对知识产权侵权责任条款、权利担保条款、知识产权权属条款等
核心条款内容,应借助专业机构、法律顾问及知识产权管理部门力量,提供必要的协助和支撑。
合同履约监控
企业应建立完善的知识产权履约监控制度,设立定期的监控节点,在履约期间,对合作方在履约
过程中是否遵守权属条款进行监控。
合规风险监控
企业应对目标市场引发法律责任、造成经济或者声誉损失、以及其他负面影响的违规行为进行监
控。
6风险防范
6.1企业知识产权保护能力建设
6.1.1专业能力建设
企业应加强对知识产权保护专业队伍的管理和专业能力培训,提升专业能力。
6.1.2知识产权信息化建设
利用互联网、人工智能等信息技术,建立知识产权保护数据库,对企业知识产权登记入库;加强
知识产权侵权行为监测预警、识别模型与算法研究,提高知识产权侵权行为预警、识别、存证固证能
力,提升海外知识产权保护工作信息化和智能化水平。
6.2关键环节风险防范
6.2.1技术研究开发环节
参与产业知识产权导航,开展产品知识产权微导航,加强知识产权跟踪检索与分析研判,规避研
发侵权。
6.2.2企业生产经营采购环节
开展专利检索、商标标识管理、新员工入职尽调等分析管理,规避侵权;加强合同管理,在采购
合同中明确约定双方的知识产权权利义务,明确侵权责任。
6.2.3委托生产加工承揽环节
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对委托生产的产品进行国内外专利检索,明确其专利技术、专利权人分布,确定产品的目标市场,
规避生产侵权;对加工承揽应在合同中明确双方知识产权责任义务,委托方应提供知识产权不侵权证
明,尽可能减少和降低侵权责任承担,规避侵权风险;在合同中应设置保证金条款,约定产生侵权纠
纷时承担相应的法律和经济责任。
6.2.4企业产品服务出口环节
出口目标市场前,应进行必要的目标市场内外专利检索分析、商标标识管理、技术秘密管理,规
避侵权。
6.2.5对外宣传展销环节
应了解对外宣传、展会举办方所在目标市场的知识产权法律规定、对参展企业和参展产品的要求,
防范知识产权侵权风险。
6.3熟悉知识产权保护环境
熟悉企业目标市场知识产权保护环境(参见附录C),包括但不限于:
a)目标市场知识产权立法、司法、行政机关设置及组织关系;
b)知识产权法律体系;
c)知识产权行政执法措施;
d)知识产权相关的产业贸易政策、贸易调查措施、技术标准等;
e)涉及知识产权纠纷相关货物管控措施;
f)知识产权侵权证据留存相关程序。
6.4海外知识产权布局
6.4.1布局准备
布局考量
布局考量因素包括但不限于:
a)企业应确定主要的目标市场,目标市场的国家或地区主要包括美国、欧盟、日本、韩国、东
南亚等;
b)企业应选择技术重要发展方向,以降低成本;
c)企业应选择在目标市场有较高盈利能力的产品或服务,明确企业在产业链中的分工、地位及
话语权。
行业知识产权特点
企业根据行业知识产权特点进行知识产权布局,包括但不限于:
a)企业应重点对竞争对手商业活动的生产地、销售地和主要贸易中转地开展知识产权布局,选
择恰当的知识产权类型进行布局;
b)专利权人主张的权利方式。企业应针对专利权人提起侵权诉讼的目的进行调查分析,做好规
避设计,围绕主要产品进行专利布局;
c)企业应根据知识产权诉讼情况进行布局,主要包括知识产权主要发生诉讼地、专利人主张的
赔偿数额、司法判决支持额;
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d)企业应根据销售对象取证难易程度进行知识产权布局。产品或服务主要客户为商业企业的取
证难度大,主要销售对象为个人消费者的取证较为容易,电商销售方式取证容易,应做好电
商平台上架前的尽职调查和知识产权保护。
考虑因素
企业海外知识产权布局应考虑成本因素与维权应诉因素。
知识产权保护形式
企业海外知识产权保护形式主要有专利权保护、商标权保护、著作权保护、商业秘密保护。
6.4.2布局实施
专利
专利的布局实施应符合:
a)海外专利布局前根据专利所对应的技术或产品可能实施的地区,对目标市场的专利申请环境、
成本进行详尽了解,申请过程主要考虑专利的新颖性、创造性、实用性以及适当的授权范围;
b)海外知识产权申请方式与途径包括:
1)直接申请,申请人可以根据自己的需求,直接向目标国家或地区的负责部门递交符合当
地规定的申请文件,以使得自己的申请可以更快在该国获得保护;
2)通过巴黎公约申请,企业向缔约国专利部门,在特定期限内要求优先权;
3)通过PCT申请,依据专利合作条约(PCT)在目标国家或地区的专利部门依法对专利进
行申请。
商标
商标的布局实施应符合:
a)商标标识的选择,包括现有商标的海外申请扩展、新品牌的推出、本土化品牌、需要申请的
类别;
b)商标申请途径,主要有马德里国际申请和单一国家申请。企业应结合自身情况,选择恰当的
申请途径。对非重要目标市场,可以通过马德里国际申请覆盖,对重要目标市场宜选择单一
国家申请或区域性国际组织申请。
商业秘密与著作权
商业秘密与著作权的布局实施应符合:
a)企业应做好新入职人员尽调,排除保密义务和竞业限制风险,避免侵犯商业秘密;
b)企业应建立健全的商业秘密保护内控制度,做好企业海外商业秘密保护;
c)企业应根据目标市场的国家或地区著作权法律的规定,制定布局策略,有效保护著作权。
6.5申请海关备案
企业可将自身已在目标市场注册的商标、版权、专利技术等知识产权及时向目标市场边境执法部
门申请知识产权备案,获得海关知识产权保护。
6.6不侵权证明
6
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企业进入目标市场前,可聘请当地律师等专业人员对出口商品/服务,在当地出具不侵犯知识产权
意见书。
6.7储备海外知识产权服务机构
企业应提前储备境外有影响力的知识产权代理机构、知识产权律师事务所等专业服务机构,建立
合作关系。
7海外知识产权纠纷应对
7.1侵权应对
7.1.1在目标市场被诉侵权
企业可依托国内外专业的海外知识产权服务机构,咨询专业人士的意见和建议,积极与对方
或对方的中国代理商、分销商、位于中国的关联公司等机构就分歧进行沟通,了解对方行为出发点和
目的,明确真实意图。
企业可加强与海外客户、政府部门、行业协会等第三方的协作,引入第三方进行调解、斡旋。
企业被诉侵权时,应采取以下措施:
a)积极收集信息,对收到的律师函进行综合分析,预判相关风险,回应律师函。对存在恶意欺
诈、诋毁商誉、不正当竞争等情形,可向政府相关部门举报;
b)对涉嫌侵权产品的新颖性与创造性进行分析评议,确认其权利范围的有效性与稳定性,做出
应对决策;
c)有侵权风险,可通过积极谈判签订协议获得许可;寻找对方产品侵犯己方或关联企业的知识
产权等有利证据,作为谈判筹码;谈判适当让步、给对方优惠条件。再根据长期效益和风险
考虑是否调整产品设计方案,规避风险。
企业面对诉讼时,应采取以下措施积极应对:
a)组建诉讼团队,由企业技术人员、熟悉掌握侵权行为地的法律规定和国际条约的规定的法律
人员等组成;
b)积极应诉,避免败诉风险;
c)开展知识产权评议,明确应诉方案,提出抗辩。可从原告是否为知识产权权利人、诉讼程序、
不构成侵权、在先使用、现有技术、专利无效请求、专利是通过“不公正行为”获得、滥用
权利、非法垄断等方面进行抗辩,以及商业秘密可从诉讼程序、技术秘密不具有秘密性、权
利人未采取保密措施、未实施侵犯商业秘密的行为方面进行抗辩;
d)主张善意使用或善意销售减轻侵权责任;
e)在展会被投诉知识产权侵权、面对“337”调查或国外竞争对方非常强大时,可寻求国际行
业协会和政府帮助。
7.1.2遭遇知识产权海关保护
企业可采取对不当扣押提出异议、在民事诉讼中进行抗辩、向权利人争取获得知识产权许可。
7.2被侵权应对
7.2.1谈判和解
7
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开展知识产权评议,分析我方知识产权权利的稳定性、有效性,做出应对决策,提高和解成
功率;
调查对方企业生产经营状况,企业的专利技术、关联企业等基础信息,争取最大和解条件;
根据对方基本情况,确定应对措施。
7.2.2诉讼
组建从业经验丰富的诉讼团队。
诉讼选择处理知识产权纠纷经验丰富的法院。
选择恰当的诉讼理由,结合诉讼实际情况,制定诉讼应对方案。
8总结与改进
8.1企业应收集整理海外知识产权保护资料,总结经验教训,进一步强化制度建设,加强知识产权全
流程管理和风险研判,提升企业竞争力。
8.2企业应积极向政府部门反馈海外维权保护的经验与教训,以便政府部门优化机制,制定有关规章
及配套政策,不断完善适合企业发展的法治环境。
8.3企业可积极与行业协会、产业联盟沟通维权情况,不断提升行业自律管理水平,提高成员企业解
决问题的能力。
8.4企业可通过行业协会、产业联盟就企业海外知识产权保护法律法规、工作经验、典型案例加强宣
传培训。
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附录A
(规范性)
知识产权侵权行为汇总表
表A.1知识产权侵权行为汇总表
知识产侵权风
易侵权行为
权类别险点
1.未经商标权人许可,将复制、假冒、模仿他人商标用于商品销售/服务提供,可能造成混淆、误
商品销
导的行为;
售/服
2.在相同或类似商品/服务上使用与他人商标相同或相似商标;
务提供
3.明知侵权却仍然销售侵犯商标专用权的商品,且无法证明商品是通过合法渠道取得。
商标域名注未经许可将他人商标相同或者相近似的文字注册为域名,仅通过该域名开展相关商品交易的海外
册业务活动,可能引起消费者误认的行为。
1.网店标识与他人商标相同或者近似的,可能引起消费者混淆的行为;
宣传推
2.未经商标权人许可,复制、假冒、模仿他人商标用于商品宣传展示的行为;
广
3.上传伪造的商标授权证明或商标许可使用证明进行宣传。
1.未经专利权人许可。在海外业务活动中制造、销售、许诺销售、进口他人发明和实用新型专利
擅自实商品的;
施专利2.未经专利权人许可,在海外业务活动中制造、销售、许诺销售、进口他人外观设计专利商品
的。
1.销售未被授予专利权的商品,或者在商品包装上标注专利标识;
2.专利权被宣告无效或终止后,销售继续在商品或其包装上标注专利标识的商品;
专利
3.未经专利权人许可,在商品或其包装上标注他人的专利号;
假冒专4.在销售商品的宣传页面、商品包装等材料中将未被授予专利权的技术或者设计称为专利技术或
利行为者专利设计;
5.将他人专利申请称为个人专利,或者未经许可使用他人的专利号,误导公众将公布的技术或者
设计称为是个人专利技术或者专利设计;
6.在商品宣传网页上使用伪造或销售伪造的专利证书、专利文件或专利申请文件。
侵犯著作权及与著作权有关权利的行为包括:
1.未经著作权人许可,发表其作品的;
2.未经合作作者许可,将与他人合作创作的作品当作自己单独创作的作品发表的;
3.没有参加创作,为谋取个人名利,在他人作品上署名的;
4.歪曲、篡改他人作品的;
5.剽窃他人作品的;
6.未经著作权人许可,以展览、摄制视听作品的方法使用作品,或者以改编、翻译、注释等方式
使用作品的,《中华人民共和国著作权法》另有规定的除外;
7.使用他人作品,应支付报酬而未支付的;
8.未经视听作品、计算机软件、录音录像制品的著作权人、表演者或者录音录像制作者许可,出
租其作品或者录音录像制品的原件或者复制件的,《中华人民共和国著作权法》另有规定的除外;
9.未经出版者许可,使用其出版的图书期刊的版式设计的;
侵犯著
著作权10.未经表演者许可,从现场直播或者公开传送其现场表演,或者录制其表演的;
作权
11.未经著作权人许可,复制、发行、表演、放映、广播、汇编、通过信息网络向公众传播其作品
的,《中华人民共和国著作权法》另有规定的除外;
12.出版他人享有专有出版权的图书的;
13.未经表演者许可,复制、发行录有其表演的录音录像制品,或者通过信息网络向公众传播其表
演的,《中华人民共和国著作权法》另有规定的除外;
14.未经录音录像制作者许可,复制、发行、通过信息网络向公众传播其制作的录音录像制品的,
《中华人民共和国著作权法》另有规定的除外;
15.未经许可,播放、复制或者通过信息网络向公众传播广播、电视的,《中华人民共和国著作权
法》另有规定的除外;
16.未经著作权人或者与著作权有关的权利人许可,故意避开或者破坏技术措施的,故意制造、进
口或者向他人提供主要用于避开、破坏技术措施的装置或者部件的,或者故意为他人避开或者破
坏技术措施提供技术服务的,法律、行政法规另有规定的除外。
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表A.1知识产权侵权行为汇总表(续)
知识产权
侵权风险点易侵权行为
类别
侵犯商业秘密的行为包括:
1.以盗窃、贿赂、欺诈、胁迫、电子侵入或者其他不正当手段获取权利人的商业秘密;
2.披露、使用或者允许他人使用以前项手段获取的权利人的商业秘密;
商业秘密侵犯商业秘密3.违反保密义务或者违反权利人有关保守商业秘密的要求,披露、使用或者允许他人使
用其所掌握的商业秘密;
4.教唆、引诱、帮助他人违反保密义务或者违反权利人有关保守商业秘密的要求,获
取、披露、使用或者允许他人使用权利人的商业秘密。
注:本表为知识产权侵权行为列表,并未完全列举全部禁止性行为。
10
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B
B
附录B
(资料性)
常见的知识产权相关信息查询网站
表B.1常见的知识产权相关信息查询网站
网站类
网站名称网址
别
国家知识产权局综合服务平台/zhfwpt/
中国专利信息网
http://pss—
专利检索及分析
/sipopublicsearch/portal/uiIndex.shtml
专利信SOOPAT专利检索/
息INCOPAT科技创新情报平台/#page1
INNOJOY/searchresult/default.html
美国专利商标查询
欧洲专利局/index.html
PATSNAP智慧芽/
中国商标网/
商标分类表/
商标信
企查查/
息
马德里国际商标查询/branddb/en/
欧盟商标查询https://oami.europa.eu/ohimportal/en/
国家版权局网/
中国版权保护中心/
著作权
中国版权在线
信息
美国版权局/
企查查/
中国裁判文书网/
人民法院知识产权审判网/
北大法宝/
国内涉
威科先行http://1/
诉信息
OPENLAW/
无诉案例/
Alpha法律智能操作系统(数据库)/
中国保护知识产权网/index.shtml
中国保护知识产权网—知识产权服务
/office/list.shtml?area_name=
机构名录
海外维
知识产权国别环境指南/hwwq_2/zhinan.html
权信息
中华人民共和国商务部贸易救济调查
htp:///
局
智南针/
337案件337Info/337external/
查询美国国际贸易委员会(USITC)htp://usite.go/setarsedere8noticeshtm
全国标准信息公共服务平台/
国家标准全文公开系统/bzgk/gb/
欧洲标准学会(CEN)https://www.cen.eu/Pages/default.aspx
标准信
美国标准学会(ANSI)/
息
德国标准学会(DIN)https://ww.din.de/de
英国标准学会(BSI)/
日本规格协会(JSA)https://www.jsa.or.jp/en/
11
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附录C
(资料性)
主要贸易市场知识产权保护环境
表C.1主要贸易市场知识产权保护环境表
国家
知识产权环境
(地区)
知识产权管理体制:立法方面,美国国会作为立法机构依据美国宪法授权制定联邦一级的知识产权
法律。司法方面,联邦地方法院(DCT)主要审理涉及版权、注册商标、专利、植物品种、集成电路布图设
计等知识产权侵权案件;联邦巡回上诉法院(CAFC)为专利确权、侵权诉讼的专属上诉法院,受理来自美
国专利商标局(PT0)的关于专利审查案件、美国联邦地区法院(DCT)专利侵权案件、和来自美国国际贸易
委员会(ITC)的“337调查”案件的上诉;美国联邦最高法院有权对联邦上诉法院审理的知识产权案件的
法律问题进行复审。行政方面,美国专利商标局主要承担专利、商标的登记、审查、公开等事务性工
作;美国图书馆下设的版权局,主要负责美国的版权登记管理;美国国际贸易委员会(ITC)与美国海关和
边境保护局是知识产权执法部门,对侵犯知识产权的进口商品的案件拥有执法权。
知识产权法律体系:美国知识产权法律体系由《莱西—史密斯美国发明法》《联邦商标法》《联
邦版权法》《联邦法院改革法》《联邦反不正当竞争法》《优化知识产权资源与组织法案》等知识产权联邦
法律和各州《商标法》《反不正当竞争法》等知识产权州法律组成。其中,联邦法律在知识产权保护方面
起着主要作用,美国各州知识产权法对达不到联邦法规定的知识产权保护要求或联邦法律没有规定的发
明创造、商业秘密、作者精神权利等提供补充保护。
挑战美国专利无效程序:在美国挑战专利无效的提出程序有两种途径,一种是走法院诉讼程序,一
种是走行政程序。相较诉讼程序,行政程序更简便、花费更少、耗时更短。挑战专利权无效的法院诉讼
程序有三种,分别是专利权确认之诉、专利权无效的反诉、专利权无效抗辩。挑战专利权无效的行政程
序即向美国专利商标局提起专利无效请求,也包括三种,单方复审程序(EPR)、授权后复议程序(PGR)、
美国
双方复议程序(IPR)。
美国337调查制度:美国《1930年关税法》(现被汇编在《美国法典》第19卷第1337节)第337条
授权美国国际贸易委员会(ITC)可以对进口贸易中存在的侵犯专利、版权或商标或其他不正当竞争的行为
发起调查并采取制裁措施,此类调查被统称为337调查。绝大多数337案件指控涉及知识产权,且专利
案件最为常见。337调查特点:启动门槛低、进程迅速、制裁严厉。337调查程序包括提交申诉状、立案
调查、证据开示、听证、行政法官初裁、ITC复审和终裁、总统审查、上诉、联邦最高法院复审等。违反
337条款可能承担的不利后果包括普遍排除令、有限排除令、禁止令、扣押和没收令、罚款。
美国知识产权民事司法程序:按照《美国联邦地区法院民事诉讼规则》规定,美国知识产权民事诉
讼通用程序一般分为五个环节,分别是诉讼开始、审前会议、庭外证言和发现程序、开庭审理、判决。
由于专利侵权纠纷或确权纠纷对法官的专业要求更高,因此美国专利民事诉讼程序除适用一般通用民事
诉讼程序外,还引入了马克曼听证会等特别程序对专利侵权证据进行法律判断。审判新趋势:美国专利
诉讼收紧了原告选择诉讼地的自由度,非执业实体(NPEs)诉讼的主要市场是电子商务和软件、消费类电
子产品和个人电脑和网络;实体运营公司诉讼比例最高的是消费品、生物技术和制药。败诉可能遭遇:
禁令、金钱赔偿、惩罚性损害赔偿、律师费等。
美国知识产权执法制度:美国海关和边境保护局(CBP)作为保障美国边境安全的主要联邦机构承担着
保护知识产权以及防止美国版权和商标被侵权的职责。美国海关和边境保护局同时也负责执行337调查
裁决结果,可以依337调查的裁决来扣押侵权产品或禁止侵权产品进入美国。
知识产权管理体制:立法方面,欧盟的主要决策立法机构为欧洲理事会、欧盟部长理事会和欧洲议
会。司法方面,主要包括共同体法院体系和欧洲统一专利法院。行政方面,主要分为行政确权机构和行
政执法机构。行政确权机构包括欧洲专利局、欧盟知识产权局、欧洲著作权管理组织。欧洲专利局主要
负责受理欧洲专利公约框架下的欧洲专利申请和PCT国际申请:欧盟知识产权局主要负责依据欧共体商
标条例进行欧共体商标的管理工作;欧洲著作权管理组织负责著作权的管理。欧盟的各种法令由成员国
负责执行,即欧盟的关于海关打击知识产权侵权产品的指令由各国海关依照执行。
欧盟
知识产权法律体系:欧盟知识产权法律体系由欧盟层面法律和成员国层面法律两部分组成。其中,
成员国法律以相关欧盟法(包括《欧洲专利公约》EPC)及其在相关国际协定中的承诺为基础。欧共体或其
成员国为世界知识产权组织(WIP0)成员,是《商标法条约》《海牙协定》《马德里议定书》《伯尔尼公约》
《与贸易(包括假冒商品贸易在内的)有关的知识产权协定》等国际条约和协定的签署方。欧盟知识产权
立法工作不断以确保内部市场运行为目的进行相关修订。
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表C.1主要贸易市场知识产权保护环境表(续)
国家
知识产权环境
(地区)
知识产权民事救济方式:欧盟民事救济概括为临时救济和确认侵权后的救济。根据救济提出时间与
诉讼进展的关系,又将临时救济细化成诉前救济和诉中救济,故欧盟知识产权民事救济分为:诉前救
济、诉中救济和诉终救济。诉前救济包括诉前禁令、诉前证据保全措施和诉前财产保全措施;诉中救济
包括诉中禁令、财产保全、证据保全以及权利人的知情权保护;诉终救济包括诉终禁令、召回、转移或
销毁侵权产品等。
欧盟
海关知识产权执法制度:包括依申请保护和依职权保护两种模式。欧盟海关保护申请最长可获得两
年的有效期(有效期一年,可申请延展一年)。欧盟依职权保护是在无备案也无申请的情况下启动的。欧
盟海关识别认为如果货物涉嫌侵犯了并未提出边境保护申请的知识产权(除不易保存的货物外),则可启
动依职权保护程序。在知识产权权利人的保护程度上,欧盟执法新条例对权利人提供宽泛的备案保护,
即使权利人在不知晓涉嫌侵权的货物是否进出口时亦可提出申请,且这项申请不予收费。
英国知识产权审判体系。英国法律传统有三个分支,分别为英格兰和威尔士体系、北爱尔兰体系和
苏格兰体系。在这三大司法体系中,只有英格兰与威尔士司法体系设置了专门的知识产权审判体系,因
此本部分将仅对该体系进行介绍。总体上,英国成立专门的知识产权法院进行知识产权案件的审理。
英国的专利法庭。高等法院大法官庭下的专利法庭,专门负责专利、注册外观设计、半导体电路布
局、植物新品种民事案件的初审。1949年英国成立了专利法院,其设置在高等法院的大法官部下,系大
法官部的一个专门法庭,其审理不服专利授权的上诉案件、无效案件,以及专利侵权案件。
英国的郡专利法院。由于专利案件数量的增加导致专利法院案件积压,于是英国议会通过了《1988
年郡专利法院法》,根据该法1990年9月3日郡专利法院于伦敦设立,受理专利工业设计纠纷,当事人
不服郡专利法院的判决,向上诉法院上诉,而不向高等法院上诉,也就是说郡专利法院与高等法院在审
级上是平行的,当然郡专利法院不能受理专利、商标授权的行政案件。
英国的专利法院审理的知识产权案件较为复杂,而郡专利法院审理的知识产权案件较为简单,通常
负责其他非技术类的知识产权民事案件的初审。2013年10月1日,专利郡法院正式更名为知识产权企业
法庭(IntellectualPropertyEnterpriseCourt,IPEC),并移至伦敦的高等法院之下。
知识产权维权开展。在进入英国市场之前,为了更好地维护我方利益,应当先进行专利海外监控工
作,提前做好维权准备。根据本企业的专利布局策略,利用多渠道长期监控类似产品并积极利用英国完
善的知识产权法系进行维权。遭遇侵权时可以考虑采取以下策略进行维权:
收集证据。当权利被侵害的情况下,应视情况及时收集证据,并对证据进行公证。并且委托律师向
侵权方发出律师函,通过协商的方式来解决,基于协商情况来决定是否提起诉讼。
明确诉讼请求。经沟通无效的,可以提起侵权诉讼。如果对方有进出口侵权物品的意向时,可以向
海关申请查扣嫌疑物品。如果在紧急情况下,可以申请临时禁令,请求查扣嫌疑物品。在提起侵权诉讼
英国时,应确定起诉对象,即是否是直接侵权人或间接侵权人。但对于直接侵权和间接侵权的诉讼主张应有
所区别。对于直接侵权,可以主张其赔付获得的收益、禁止其在英国境内出售产品等。对于间接侵权,
可以主张其赔付相应的应支付权利使用费用。如果对法庭判决拒不执行的,可以请求法院强制执行。当
权利受到侵犯时,可以向法院提出的诉讼请求有;确认权利的请求;赔偿损失的请求;没收侵权的物质
载体的请求;制止侵权行为或构成侵权威胁的行为的请求等。当人身非财产权利受到侵犯时,还可以提
出制止侵权行为,并要求补偿自己的精神损害的请求及要求公布法院关于侵权行为的判决。
提起诉讼保全。其目的在于顺利和完整地恢复由于民事侵权行为而遭受侵害的权利人的权益。建议
具备一定的胜诉可能性时提起诉讼保全。作为权利人提出诉讼保全可以防止损失的扩大并保障胜诉的情
况下,权益能够得到迅速的恢复。
知识产权纠纷应对。鉴于英国完善的知识产权保护体系,我国企业在进入英国市场前应进行全面的
专利预警工作,寻找是否有可能涉及侵权纠纷的产品。预警工作应当不仅针对英国本土的专利,同时也
针对在英国受到保护的欧盟产品。通过专利预警工作可以最大程度地保证进入英国市场的产品免受侵权
纠纷。当可能侵犯他人知识产权时,可以考虑采取以下策略来应对:
确认事实关系。在收到侵权警告以后,首先研究并确认警告函中内容的事实关系,且需要了解对方
的要求及目的。确认我方行为是否涉及侵害对方知识产权以及对方是否为相关权利人。
明确对方意图。在确认警告函中的事实关系之后,需要明确对方目的。对方发送警告函通常包含以
下目的:请求停止侵权行为、索求经济赔偿(等价或加倍)、请求我方将涉嫌产品撤出专利权保护的市
场、销毁产品等。
判断侵权与否和无效事由。在明确对方意图和所涉及的权利事实之后,首先应当确认对方的请求是
否成立,即是否确实构成侵权。对于著作权和商标、外观设计等可以进行简单判断的情形,可以由公司
的技术人员进行初步的认定,如果有可能涉及侵权,再请求知识产权律师或代理人的协助。对于专利权
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表C.1主要贸易市场知识产权保护环境表(续)
国家
知识产权环境
(地区)
而言,由于通常涉及复杂的技术领域并且涉及对侵权程度的认定,建议请求律师或代理人的协助,以确
定是否构成侵权以及认定侵权程度并估计可能的判决结果。如果确实构成侵权,也可以考虑是否可以提
起对方专利无效。无效可以通过是否涉及现有技术、不是专利权的保护客体等来提起。
答复警告函。根据以上分析结果和将采取的措施,谨慎地回答警告函,以避免对方留存不利证据。
如果所需分析时间较长,建议诚恳地委婉答复警告函,以获得更长的周旋时间。
积极应诉。如果对方已经提起侵权诉讼,由于英国采取成文法加判例法的法律体系,建议聘用专业
人士、即律师或代理人来协助考虑最佳解决方案。在应诉期间,首先应当考虑是否可以提起无效诉讼。
一方面,无效诉讼可以加长审理的时间,另一方面,无效对方专利权也是对本方最有效的保护。另外,
也可以请求律师协助查询对方是否有滥用市场支配地位或滥用专利权的嫌疑,或者是否已经构成不正当
竞争,以提起反诉。
知识产权管理体制:立法方面,主要由宪法委员会负责在法令颁布前对法令进行宪法审查,并对全
国选举进行管理。司法方面,主要分为两个单独的部分:普通法院和行政法院。普通法院涉及民法、贸
易、劳动和刑法诉讼的审理。普通法院的司法体系包括最高法院,中级法院(上诉法院)和基层法院构
成。基层法院包括大审法院、初审法院、违警法院和专门法院。知识产权案件的确权诉讼和侵权案件由
大审法院管辖。行政执法方面,主要由海关就入境的侵犯知识产权的制品进行知识产权执法和扣押。法
国知识产权保护的法律适用主要包括两个层次:一是作为欧盟的成员国,适用欧盟的知识产权法律。二
法国
是适用国内法。
司法保护制度:主要分为民事司法保护和刑事司法保护。民事诉讼是以专利为代表的知识产权保护
的重要途径,原告或被告对于专门法院做出的决定不服的,可以上诉至上诉法院。上诉法院对于相关的
专门法院具有地域管辖权。刑事诉讼即是对直接实施的盗版行为,销售、出口或进口盗版的作品进行惩
处。另外还有一些临时措施,如临时禁止令。
行政执法制度:主要分为海关扣押、调查取证程序、没收及禁令。
知识产权管理体制:立法方面,最高立法机关是联邦议会。联邦德国议会实行两院制,上院为联邦
参议院,各州人口比例由各州政府指派3-6名州政府成员组成德国下院为联邦议院,由选民选举产生。
司法方面,分为普通法院、劳动法院、行政法院、社会法院和税务法院。德国设有专门的专利法院,不
服德国专利商标局的法律事务部的审理的,可以向专利法院提起申诉。行政确权方面,主要包括德国专
利商标局、德国版权集体组织、德国品种局。行政执法方面,主要包括海关和警察部门。德国海关有权
查扣、没收涉嫌侵权的产品,是行政执法中的重要一环。所有权人请求法院颁布的临时禁令、搜查令等
由警察负责执行。
知识产权保护类型:主要包括工业产权和著作权。工业产权包括发明专利、实用新型、外观设计、
德国商标、地理标志、植物品种等。著作权包括文学、科学和艺术作品等。
有关法律法规:主要包括《专利法》《实用新型法》《外观设计法》《商标法》《微电子半导体产品保
护法》《反不正当竞争法》等。加入的有关知识产权国际条约主要包括:TRIPS协议、保护工业产权巴黎
公约、保护文学艺术作品伯尔尼公约、世界版权公约、专利合作条约、欧洲专利公约等。
司法保护制度:主要是以司法为主,行政为辅的知识产权保护制度。在《专利法》《商标法》《著作
法》中都结合民法典规定了对侵权的法律救济途径和惩戒条款。受害人对不同的侵权情形可以使用临时
禁令、侵权诉讼、刑事救济等相应的法律手段进行救济。
知识产权行政执法制度:主要依据德国国内法和欧盟第608/2013号令的条例,包括对涉嫌侵权的物
品的查扣、销毁物品。
知识产权管理体制:行政确权方面,主要包括日本特许厅、文部省、日本农林水产省。司法机构方
面,主要分为最高法院和地方法院。地方法院又分为地方高等法院、地方法院、家庭法院和简易法院。
日本知识产权诉讼实行专属管辖,技术性强的案件审理由东京地方法院和大阪地方法院管辖。执法方
面,主要是由海关和警察进行有关执法。
知识产权保护类型:主要包括发明专利、实用新型、外观设计、商标、著作权、商业秘密、植物新
品种、集成电路布图设计。
日本
有关法律法规:《知识产权基本法》《特许法》《实用新型法》《外观设计法》《商标法》《著作权法》
等。加入的有关知识产权的国际条约包括:《保护工业产权巴黎公约》《伯尔尼保护文学和艺术作品公约》
《专利合作条约(PCT)》等。
司法保护制度:主要是通过民事诉讼和刑事诉讼两种途径来进行。知识产权诉讼的救济途径:禁
令、损害赔偿,包括利润损失,合理的许可费或侵权获得的非法收入、以及销毁侵权产品等其它的救济
手段。
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表C.1主要贸易市场知识产权保护环境表(续)
国家
知识产权环境
(地区)
知识产权管理体制:立法方面,主要是国会。司法方面,主要包括了特许法院、高等法院、地方法
院。行政方面,主要包括行政确认和执法。行政确认包括韩国特许厅和知识产权审判部;执法主要是海
关、警察局、产业通商资源部贸易委员会。
有关知识产权法律法规:《专利法》《实用新型法》《外观设计法》《商标法》《种子产业法》《关税
韩国法》等。其他的国家条约包括:《与贸易有关的知识产权协议(TRIPs)(1994年)》《建立世界知识产权组织
公约(1967年)》《保护工业产权巴黎公约(1883年)》《伯尔尼保护文学和艺术作品公约(1887年)》《世界
知识产权组织版权条约(WCT)(2002年)》。
行政执法制度:法院具有商标、专利司法权,法院对注册商标、专利的保护及处理措施有民事制裁
和刑事制裁权。特许厅只有对假冒商标、专利商品的行政调查权,没有行政执法权。.
知识产权管理体制:行政确权方面,主要由俄罗斯联邦知识产权局、俄罗斯联邦知识产权局的组织
机构进行;司法方面,包括俄罗斯宪法法院、俄罗斯普通管辖法院、俄罗斯仲裁法院、俄罗斯知识产权
专门法院。行政执法方面,包括联邦反垄断局、俄罗斯联邦海关局。
司法保护制度:主要涉及侵犯发明、实用新型、工业品外观设计权纠纷,侵犯育种人、专利权人权
益纠纷,其涉及知识产权诉讼由法院依法受理,除法院、仲裁法院之外,还可通过第三方仲裁庭进行
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