商业方法可专利性述评

1、商业方法可专利性述评一、 涉及商业方法专利的几个基本概念 随着2002年底、2003年初国家知识产权局对两件美国花旗银行商业方法专利的先后授权，引起了媒体和知识产权业界的重视和一定范围内的讨论，究竟什么是商业方法专利，商业方法是否可以在中国得到专利保护，这其中涉及不少专利法方面的基本知识。为了讨论方便，有必要对涉及商业方法专利的基本概念做一个简要的介绍。商业方法专利，英文为Business Method Patent,也叫商业模式专利，由于绝大多数的商业方法专利以计算机软件相结合，故也有人称为商业方法软件专利（Software Related Business Method Patent）。一

2、般认为，其包括了普通的商业方法专利和用软件有关的商业方法专利，甚至多数情况是指后者，本文也以为如此。 “可专利性”是专利界人士耳熟能详的术语，通常来自于英文的Patentability,可专利性的另一种表达也叫专利适格性（eligibility for patent）。 一个专利申请要想被批准授权，必须经过两道门槛，第一道门槛就是满足可专利性，即符合报名资格（适格），属于可以被专利法保护的客体，如果不属于可以被专利法保护的客体，则可以驳回申请；如果属于，还要通过第二道门槛，判断是否满足专利性，即是否符合授予专利权的实质条件。通过第一道门槛把不属于专利法保护的客体排斥在外，通过第二道门槛，可以把

3、一些创新程度低的申请排斥在外。 由于专利法所说的发明或者实用新型，其本质上是保护一个具有工业实用性的技术方案，因此，我国专利法对专利保护的客体采取正面定义和反面排除的方式作了具体规定。专利法实施细则第二条给出了发明和实用新型的定义，即是一种“新的技术方案”，而专利法第二十五条则采用排除的方式规定了不予专利保护的对象。当然，排除的对象中，有一部分虽然属于技术方案，但是出于国家利益或公众利益的考虑，也将其排斥在外。但这些不属于本文讨论的范围。 根据专利法第二条的规定，专利法所称发明，是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。何谓专利法意义上的“产品、方法”？这个问题是非专利界人士容易混淆的概

4、念，所谓专利法意义上的“产品”，是指能够被人直接感知的物理实体，在专利文献上，通常以“系统、装置、结构模块、单元”等形式出现；所谓专利法意义上的“方法”，是指具有一系列时间顺序的步骤的集合，在专利文献上的表现形式通常为“方法”，工业上的“加工工艺”也符合专利法意义上的“方法”本质。因此，有媒体报道说，花旗银行的“19项专利共同点是其名称大多冠以系统、方法之名”，其实这是不了解专利法的规定而表现出的疑问。由此可见，专利法意义上的“产品、方法”与日常生活中的“产品、方法”相比，是十分狭义的。如，第三产业通常将其推出的服务模式也叫做“产品”，如“金融产品”、“旅游产品”，就不是专利法意义上的“产品”

5、。而普通公众通常所说的方法含义广泛，可能包罗很多方面，一般也不会限于专利法意义上的“方法”。 因此，可专利性要回答的问题是一项专利申请是否为专利法保护的客体，如果不是，就认为是“不可专利”的。二、 中国与美日欧专利局对商业方法专利的立场 可以作为专利保护的客体范围有多大，不单纯是一个法律问题，通过下面的分析，可以看出它的背后潜藏着巨大的国家利益。2.1 中国国家知识产权局对商业方法专利申请的审查原则 依据我国专利法对涉及商业方法的专利申请可专利性进行判断时，其法律依据是专利法第二十五条第一款第二项，即智力活动的规则和方法不属于中国专利法保护的客体。但是专利法并没有对什么是“智力活动的规则和方法

6、”给出明确的阐释，而是在国家知识产权局编写的审查指南（2001年版）中，为了对“涉及智力活动的规则和方法的发明专利申请”给出更为清楚、更为明确的审查标准，规定了“涉及智力活动的规则和方法的发明专利申请”的审查原则：即： “（1）如果一项发明仅仅涉及智力活动的规则和方法，亦即智力活动的规则和方法本身，则不应当被授予专利权。（2）如果一项发明就整体而言并不是一种智力活动的规则和方法，但是发明的一部分属于智力活动的规则和方法，则不应当完全排除其获得专利权的可能性，需要具体分析，按下述两种情况区别对待：（i）如果发明对于现有技术的贡献仅仅在于属于智力活动的规则和方法的部分，则应将该发明视为智力活动的规

7、则和方法，不授予其专利权； （ii）如果发明对于现有技术的贡献不在于或不仅仅在于属于智力活动的规则和方法的部分，则不能依据专利法第二十五条第一款第（二）项拒绝授予其专利权。” 接着，审查指南采用了列举的方式，给出了属于“智力活动的规则和方法本身”的例子，其中涉及商业方法方面的例子有：组织、生产、商业实施和经济等管理的方法及制度；计算机的语言及计算规则；计算机程序本身。 从审查指南的上述规定可以看出，关键是如何理解“智力活动的规则和方法本身”。注意：“本身”两个字并没有出现在专利法第二十五条第一款第二项中。尽管上述规定中列举了一些例子，但是没有任何直接提到商业方法的明确定义，仍需要审查员根据个案

8、，对涉及商业方法的专利申请进行个别判断。 涉及商业方法的专利申请可以分成两大类： 一类是所涉及的商业方法完全由人的安排实现的方法，也即称为纯粹的或者单纯的商业方法；如拍卖师的拍卖方法，货物交易的讨价还价的方法，保险险种的搭配设计方法，旅游路线的安排方法等专利申请， 另一类是涉及采用计算机或者网络技术等自动化手段实现的商业方法，即涉及电子商务的专利申请。如利用互联网进行股票交易的方法，网络或电视购物的方法，利用电讯网络播放广告的方法等。举例来说，美国专利“购买一辆汽车的方法”、“购买衣服的方法”、“飞机票的拍卖方法”， “玩足球游戏的方法”，“订购图书音乐的方法（一次点击）”、“电子化出售音乐的

9、方法”。中国专利申请中，也有来自我国台湾地区的申请人提出的类似的商业方法专利申请，例如，名为“提供线上互动式购物的方法及其网站”的.0号发明专利申请，名为“英特网购物中心服务器及其购物信息提供方法”的.4号发明专利申请，以及名为“利用随机数值的电脑购物系统及购物方法”的.0号发明专利申请。 对纯粹的或者单纯的商业方法专利申请来说，其实施的过程中，它不是用来解决技术问题，也没有采用任何技术手段，更没有获得任何技术效果，因此它不满足“为解决技术问题，采用技术手段并获得技术效果”的发明专利审查基本原则（即三要素判断法）。因而认为它不是技术方案，而是“智力活动的规则和方法本身”，所以不在专利保护的客体

10、范围之内。 对涉及电子商务专利申请的可专利性来说，仍要按照上述“三要素判断法”来判断它属于“智力活动的规则和方法本身”， 如“通过互联网进行股票交易的方法”，始终以满足交易特征为主线，没有任何技术性，尽管它表面上利用了互联网络，但其对现有技术的贡献仅仅在于利用了智力活动的规则和方法的部分（即交易规则），实质上还是一种单纯的商业方法，所以不在专利保护的客体范围之内。但对于那些属于智力活动的规则和方法的部分之外，又利用了技术的手段，其申请专利的主题（包括名称）主要是体现了智力活动的规则和方法的部分之外的技术处理，这样就不是“智力活动的规则和方法本身”了，则该申请具有可专利性。但是注意，这时候其主题

11、名称已经发生了变化，表现为涉及该技术处理的方法，如“一种利用格式处理对网上文件进行数据转换的方法”，可使得用户通过网络清晰地阅读网上资料，解决了原来因文件格式不符用户无法阅读网络资料的技术问题，其采用的是格式转换的技术手段并取得了技术效果。因此具有可专利性。 综上，中国国家知识产权局对商业方法专利申请并不是一概排斥，只有那些属于“智力活动的规则和方法本身”的商业方法申请才不具备可专利性，而那些能够满足“三要素判断法”的部分商业方法申请，则具有可专利性。2.2 美日欧专利局对对商业方法专利的立场美国专利法奉行的理念是“阳光下任何人造的东西都应该在专利保护之列”。因此，美国法律对待商业方法专利的审

12、查不存在任何法律障碍，只是涉及对法律规定的理解和解释。对商业方法专利在不同时期给予不同保护不是从成文法中反映出来（美国专利法是成文法形式），而是从专利局的审查原则反映出来，或者在后续的判例中反映出来。随着信息技术、网络技术等高科技的日新月异，电子商务也不断发展。美国为了更好地保护本国的利益，适应电子商务技术的发展趋势，美国专利商标局USPTO于1996年修改了与计算机有关的发明专利申请的审查指南，强调“在审查商业方法时应和其他方法同等对待”。而在2000年3月29日颁布的自动化商业方法专利白皮书中，电子商务模式作为“现代商业数据处理”专利已被正式归入美国专利分类表第705类之中。从而为商业方法

13、的专利保护大开方便之门，刺激了商业方法专利申请的激增，有数据表明，1995年美国的商业方法专利申请仅为170件，而2000年飙升为7800件，2001年为一万件。就美国而言，在关于网络商业方法是否给予专利保护的争论中，司法界扮演了举足轻重的角色。特别是1998年，联邦巡回上诉法院在State Street Bank一案的判决中，又确认了商业方法的可专利性，对USPTO的审查原则给予了司法肯定，从此为各种形形色色的商业方法软件化的发明申请敞开了可专利性的大门。正是State Street Bank一案，使得商业方法专利首次浮出水面。在该案中，State Street Bank&Trust v.对

14、Signature Financial Group的一项专门用于管理金融服务信息的数据处理系统的专利提起无效宣告程序。一审判决中，马萨诸塞州地方法院以不符合法定主题为由,判定该项专利无效。但该判决在上诉审判中被联邦巡回上诉法院推翻，联邦巡回上诉法院认为,Signature的数据处理系统(一种管理共同投资基金投资经营的计算机会计系统)不应该因为它是一种商业方法而被排除在专利之外。只要Signature 的技术通过了专利性的标准审查，它被授予的专利就应该是有效的。 联邦巡回上诉法院还对AT&T公司诉Excel 通信有限公司一案(诉讼客体是AT&T公司所拥有的一项长途电话计费系统专利-电话通话信息记

15、录系统)得出了类似的结论，该法院进一步明确了其在前案中采取的立场。可见，美国对待商业方法的可专利性的态度实际上没有什么明确限制，这也能从美国专利分类表中第705类的广泛内容而得到印证。这样，不但促进了美国本土的商业方法专利的申请，而且，以这些美国申请为优先权基础，又涌向了相对持严格主义的欧洲，甚至中国。从花旗银行在中国的19份专利申请上可以看出，其优先权的最早时间为1991年。尽管在日本专利保护历史上，对商业方法和与计算机软件有关的发明曾持否定态度，但日本对商业方法专利保护的演变历程，也体现在专利审查指南的政策修订中，无论是政府还是企业界、学术界和律师，对商业方法的专利保护极为重视，说明日本决

16、不会放过在全球电子商务领域发挥其本来就极具优势的良机，与企业界的高涨热情相配合的是日本特许厅JPO也不断研讨和调整相关政策，频繁地修改和补充专利审查指南。继1976年的计算机程序相关发明审查指南之后，1982年日本特许厅（以下称JPO）发布了关于计算机应用技术发明的审查指南。截至2000年12月，JPO总共进行了六次有关软件专利审查的政策修改或补充，2000年JPO修订的专利审查指南有关“计算机程序权利要求”中，其一是：将“计算机程序”定义为“产品发明”，即可以用存储“计算机程序”的介质来体现其是一种专利法意义上的“产品”；其二是：如果通过软件处理的信息借助硬件手段来实现，则该软件可以被定义为

17、专利法中所述的“法定发明”；其三是：增加了与商业方法有关的发明创造性判断的实施例，对专利分类进行细化。尽管日本的态度是积极跟进美国，但是，我们还是能够看出日本的态度与美国的全面开放所不同的区别之处。这是因为，按照日本的法律规定要求可授予专利的发明应该是“一种利用自然规律,源于技术构思的高度创造性工作”。JPO于1999年颁布的商业方法审查指南进一步强调了这一点，指南规定对单纯商业方法不应授予专利，而应该将专利授予有 “技术构思”的商业方法。2000年末，JPO颁布了进一步的指南。这些指南强调了发明具有创造性的重要性并解释道：如果一项发明结合了为商业领域公众所熟知的方法，那这项发明不能得到专利保

18、护。简而言之，利用网络或计算机的商业方法可能会在日本获得保护，但比在美国获得保护要难。原因在于：JPO就发明的创造性或非显而易见性采用了更高的标准。例如：据2001年5月的报道，Amazon和Signature在美国得到授权的著名专利，在日本申请专利的时候却被驳回。欧洲专利局对商业方法的可专利性一直是持严格主义态度的。有学者指出：“发明的技术性质是欧洲专利法关于可专利性主题的基石”。 因此，欧洲的情况远远没有美国和日本明朗。传统的观点认为软件和商业方法都不可以获得保护，因为不管是商业方法还是计算机程序，都被欧洲专利公约第52条第(2)款排除在专利保护范围之外了，但是这二者如果表现了一定的技术特

19、征，便有可能获得专利保护。欧洲专利公约（EPC）第52条第2款中列举的不可专利的主题包括： “智力活动的方案、规则或者方法”、“数学理论”、“游戏的方案、规则和方法”、“经营活动的方案、规则和方法”、“计算机程序”、“信息表述”等主题。其中： “智力活动的方案、规则或者方法”是作为与“数学理论”、“游戏的方案、规则和方法”、“经营活动的方案、规则和方法”、“计算机程序”、“信息表述”等主题相提并论的一种不授予专利权的主题而存在的，是一种具体概念。结合欧洲专利公约（EPC）第52条与欧洲专利审查指南的有关规定，欧洲专利局认为“专利必须针对技术领域，必须与技术问题有关，权利要求应采用技术特征来限定

20、；专利必须具有有形的和技术的双重特征”。通过2000年欧洲专利局上诉委员会做出的“Pension Benefit”一案的裁决，可以来说明欧洲专利局对商业方法的可专利性态度的一些变化。在该案中，欧洲专利局虽然仍坚持“技术性质”这一原则，但为商业方法的可专利性留下了一个缺口，认为“如果商业方法具有技术性质，那么就可以因为其技术性质而获得专利”。此前，欧洲专利局一直认为“技术性质”是那些能够产生“技术贡献”的性质。该判例的意义在于其“弱化”了技术贡献，在可专利的判断上可以暂时不考虑技术贡献，但在衡量创造性的高度时，则必须考虑“技术贡献”。虽然有学者指出这实际上是“大门宽，二门严”，但从可专利性的角度

21、，欧洲专利局已经将第一道门槛大大降低了。综上所述，中国国家知识产权局对商业方法的可专利性的态度最为严格，坚持商业方法专利申请本质上必须是一个技术方案，其判断标准是技术性的“三要素”，三要素缺一不可。美国的态度最为宽松，日本的态度较美国次之，但是美、日的相互协调相对顺畅。欧洲专利局在固守“技术性质”的同时，对“技术性质”的解释发生着转变，以适应于形势发展。但需要指出，欧洲专利局旗下的一些成员并不赞同“弱化”技术性质，可以说，欧洲专利局的最终态度还有待于密切观察。三、专利申请主题-从花旗银行在华专利申请的主题分析其可专利性 专利申请的主题与可专利性的关系十分密切，判断一项专利申请是否具有可专利性，

22、首先从专利申请的主题入手加以分析。专利申请的主题可以从广义和狭义来理解，狭义的主题就等于权利要求的主题名称，如果主题属于商业方法本身，仅仅从主题上看，就能断定其不满足“三要素”的要求。广义的主题要结合应该结合专利说明书的具体内容来综合分析，排除主题名称的字面干扰后，归纳出其实质的主题，然后对其实质的主题进行判断，通常理解为就是专利申请要求保护的客体，英文中称为“subject matter”,以下，具体地从花旗银行在华专利申请中（见附表），摘取部分专利申请的权利要求主题分析其可专利性。申请一：申请号为.7、其主题名称为“集成视频、音频和移动无线电话技术的系统和方法”，单从该名称看，还不能排除其

23、可专利性，需要进一步分析其具体的内容，如其要解决的问题是否为技术性的，在权利要求书中，是否采用了技术特征。从说明书相关部分的介绍来看，该主题所体现的系统和方法是用来解决数据传送的速率问题，属于技术问题；并且采用了技术手段，取得了技术效果，因此，这样的申请主题是具有可专利性的。符合专利申请的入门资格。申请二：申请号为.8、其主题名称为“用于实现银行卡交易的方法和系统”，其主题名称上，就基本可以认定属于交易方法，即商业方法本身。通过对其方法权利要求的分析，可以进一步证实其的确是一种商业方法本身，权利要求1写道：由交易卡用户进行交易的方法（主题名称），包括：鉴别交易卡用户；产生交易卡用户的一个匿名卡

24、号；使交易卡用户的匿名卡号与交易卡号相关联；用交易卡用户的匿名卡号核准交易。可见，其发明的主要特征都离不开“交易卡号”，这是以 “交易特征”为主线展开的，其发明的目的和效果都在于“交易”本身，不具有技术性，因此，满足不了“三要素”的要求，不具有可专利性。但是，这样的主题在审查过程中却可以通过修改主题来规避，从上述权利要求可以看出，其目的是实现交易，这不具有技术性，如果改成一种提高交易卡用户的交易安全的方法，其主要特征是通过技术手段来解决如何将用户的“交易卡号”转换成“匿名卡号”。类似于将原来的用户信息如何通过加密生成新的“匿名卡号”，且每一次处理后所得到的“匿名卡号”都不相同，这就是一种安全机

25、制了，就不是“商业方法本身”了。这样就达到了交易的安全，因此，就有可能具有了可专利性。当然，这样的处理还取决于对原始的说明书修改是否超出原始公开的范围，如果能够在申请之前的撰写准备阶段就进行这样的“技术处理”，这样的交易方法实际上通过保护其中关键点的技术处理-“卡号转换”而间接地得到保护。其它的市场竞争者如果要采用交易卡进行交易也是允许的，但是，他不能利用上述的安全加密机制，而只能另辟新的加密途径了。申请三：申请号为.2、其主题名称为“发票购货单系统”的申请，其中的权利要求1主题名称为“一种对客户和制造商之间的多个购货单进行跟踪和对帐，并相应于所述多个购货单对依照信用证在金融机构与受益人之间发

26、生的支付进行跟踪和对帐的方法”。可见，这样的方法完全是按照金融机构管理活动的规则进行的，属于“商业方法本身”，只不过是利用现有技术的网络电子化平台而已。是在现有技术的网络电子化平台上运行该对帐方法。所以，明显地不具备可专利性。申请四： 申请号为、其主题名称为“完成金融交易的多语种、自动交互系统和方法” 的申请，其中的权利要求1主题名称为“一种完成金融交易的方法”，主要原理可以用例子说明：如果花旗银行的某个美国客户（说英语，即第一语言）旅游到中国，需要通过中国的花旗银行的机构对该客户服务，由于中国的银行雇员（说第二语言的第一代表）不说英语，这样需要该第一代表用包括第一语言在内的其他语言对该美国客

27、户提示，确认该客户是说第一语言的美国客户，然后利用处理系统寻找所属金融机构的第二代表（说英语），由该第二代表负责处理美国客户的需求，处理完毕后，该第二代表向第一代表交接，从而继续完成金融交易。由此可见，该申请的主题和内容确是完成交易的全过程本身，实质还是一种常见的金融交易服务行为，只不过是考虑全球性银行的业务区域的特殊性，解决由于语言不通所带来的问题，其主题范围的表达过于宽泛，没有脱离管理规则的本身。该方法的目的就是执行一个典型的商业方法本身。所产生的效果是管理学意义上的效果，不是专利法意义上的技术效果。所以，不具有可专利性。 当然，如果上述发明主题缩小为“一种能安全快速进行语音自动转换交互的

28、方法”，其目的是提高语音交互的效率和安全，然后利用技术手段实现，取得了提高效率和安全的技术效果，这样的申请才有可能变得具有可专利性。申请五：申请号为、其主题名称为“电子货币系统”的申请，其中的权利要求1主题名称为“电子货币系统”，包含：一个具有线上会计系统的发行银行；线上会计系统使用的通货电子表征，记入发行银行的债务；与发行银行连接的用于产生通货电子表征的货币产生器模组（我国台湾地区将“模块module”翻译成“模组”）；与发行银行连接的柜员机模组；与发行银行进行线上交易的交易模组； 在柜员机模组与交易模组交易时，产生传票纪录，。该权利要求的工作原理是发行银行使用“通货电子表征”来代表货币符号

29、，通过柜员机模组与交易模组交易，产生传票纪录。这样的装置虽然可能产生某种技术效果，如提高工作效率，减少误差等，但其本质是依据金融行业的会计规则实现具体过程，不能同时满足“三要素判别法”，不具有可专利性。如果能够写成一个类似ATM机的装置或系统，可以代替人工，减少劳动强度，提高工作效率等等，其组成的部件通通采用技术手段来实现，则有可能具有可专利性。特别是如果通过缩小主题，比如，提出一种“用于产生通货电子表征的货币产生器模组”，则具有可专利性，但是这样的“货币产生器模组”要通过专利审查的第二道门槛（专利三性），即具有区别于现有技术的实质内容，也是很难的。 至于这样的申请为什么被授权，本文囿于篇幅，

30、不做讨论。四、本土商业银行应抓住机遇积极申请商业方法专利我们有理由认为，中国国家知识产权局对商业方法专利申请的审查基准的原则立场没有变化，一定会重申“三要素”的判断，特别是对金融方面的来自商业方法专利申请，并且会更加严格、规范地执行该“三要素”判断原则。本土商业银行目前积极申请专利，目前为时不晚，且其意义非常重大。首先，商业银行真正地把自己当作实实在在的市场竞争主体，审时度势，促进经营理念和机制的转变，学会利用合法的“游戏规则”保护自身的技术成果，从整体上提高中国金融界的知识产权保护意识。 其次，笔者建议可以采取如下的策略：一是“护身符”策略。本土商业银行可以通过先期的大量申请，尽早占领申请的

31、制高点，布置好自己的专利防线，防止来自国外的竞争对手利用我国履行加入WTO的义务全面开放金融服务的契机进行“圈地”；二是“主动出击”策略。即使所申请的专利暂时没有被批准，也可以利用优先权向美日欧等发达国家申请，以此来削弱竞争对手的优势地位，又可以在市场竞争中为自己获得“谈判筹码”；三是“借鉴策略”。回顾我国通讯领域专利申请的可专利性的认识历程，也可以看出金融企业申请专利的光明前景。通讯领域中，各企业之间在市场竞争的基础上，要保证不同的网络之间的“互连互通”，必然涉及到各种协议，其中涉及到各种数学算法，由于数学算法本身属于“智力活动的规则”，加上专利撰写时选择主题表达的问题，大多数会被误以为是“

32、不可专利”，现在则认为：网络协议其实就是实现通讯的前提，协议之间如果冲突就无法沟通，所以网络协议是为了解决技术问题应运而生，这样的“数学算法”已经不属于“纯数学”的概念，而是应用到工程技术领域，“数学算法”也仅仅是技术方案的一个特征之一，不能因为出现了“数学算法”，就不承认其具有可专利性。笔者认为，金融领域所涉及到的可专利性问题，与通讯领域早期所遇到的可专利性问题，具有相对程度的可比较性，处理策略上应有异曲同工之妙。例如，通讯网络之间的话务接续业务，如固定电话用户拨打移动用户，涉及到两个网络间的费用结算，这好比是用户接受非发行银行的服务后所涉及的两家银行之间的转账结算；又如，同一个移动通讯网络的用户，从北京当上海，其提供的服务方式叫做“漫游”，但是同一家银行的客户，在北京开户的客户到了上海，叫做“异地存取”，却不叫“账号漫游”。现在移动通讯公司也开辟了大区域服务，如长江三角洲之间的“漫游”被认为是“本地”服务，而银行在深港两地也推出了类似的“同城”业务，这样的金融服务与通讯领域有异曲同工之妙，但是前者的可专利性似乎