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1、律师知识产权业务漫谈 与乌鲁木齐同行交流,2010年10月27日杭州,2010-10-27,2,主题,知识产权是什么 如何学习知识产权法 知识产权实务一：知识产权的综合运用 知识产权实务二：各类案件的特点和技巧 结语,主题一,知识产权是什么,2010-10-27,4,2010-10-27,5,承认知识产权为私权； Trips前言,2010-10-27,6,2010-10-27,7,电视剧大宅门片段一、片段二 焦点访谈诉讼背后的博弈,主题二,如何学习知识产权法,2010-10-27,9,前言 ：学习皆有方法 一、知识产权法与传统民法学习方法的区别 二、知识产权法的特点就是“勘定边界” 三、著作权

2、法的学习切忌“盲人摸象” 四、“不懂技术”也可以学习专利法 五、商标实务的难点在权利的交叉和冲突 结语,2010-10-27,10,前言 ：学习皆有方法,知识的分类和学习方法 1、关于“知道是什么”的知识，记载事实的数据：学习方法就是记忆，不必问为什么。 2、关于“知道为什么”的知识，记载自然和社会的原理与规律方面的理论：学习方法是理解理论并加以记忆。 3、关于“知道怎样做”的知识，指某类工作的实际技巧和经验：学习方法是用正确的方法做大量重复性的训练。,2010-10-27,11,前言 ：学习皆有方法（二）,法律属于哪类知识？ 法律既包含为什么的知识也包含是什么的知识，而法律实务又包含了技能和

3、经验的知识。学习方法需要综合运用。其中知识产权法更多的内容为 “是什么”的知识。,2010-10-27,12,一、知识产权法与传统民法学习方法的区别,传统民法 有深厚的传统； 近乎完美的理论； 法律稳定性强。,知识产权法 并非传统民法的一个分支； 没有深厚的传统； 没有完整的理论； 很多问题（如基本概念）没有定论，不同的历史时期、不同的产业政策，都会催生出不同的立法和司法实践； 法律不稳定，经常修改，有众多的个条例、细则、解释。,学习知识产权法，不能追求完美的、稳定的理论，不能企图一劳永逸，需要不断地学习，要有终身学习的准备。,2010-10-27,13,一、知识产权法与传统民法学习方法的区别

4、（二）,法律稳定性的比较 传统民法 婚姻法：1950年、1980年、2001年 继承法：1985年 民法通则：1986年,知识产权法 商标法：1982年、1993年、2001年 专利法：1984年、1992年、2000年、 2008年 著作权：1990年、2001年,2010-10-27,14,一、知识产权法与传统民法学习方法的区别（三）,不能拿民法的理论去套知识产权法。 比如，如果拿侵权四要件理论去套知识产权侵权的构成，就大错特错了。 如果你的传统民法学得很好，你要告诉自己，民法是民法，知识产权法是知识产权法。这样说不是否定两者有相通的地方，只是强调作为学习方法，必须更重视两者的不同，才不会

5、被已有的知识障碍，才能更顺利地掌握知识产权法所独有的内容。,2010-10-27,15,二、知识产权法的特点就是“勘定边界”,学习一门学科，我们必须知道这门学科的特点是什么，其核心内容是什么。 知识产权的特点是无形性和传播性。这是最根本的特征，是其自然特征，其他特征都是由此派生的。由于其无形性和传播性，就不能像有形财产那样通过对一个物理存在的客体的支配来实现所谓的占有、使用、收益、处分的权利。 知识产权法就是用法律强行对无形无界的东西，划定明确的界限权利界限、时间界限、空间界限。这就由法律的介入派生了知识产权的权利法定性、时间性、地域性这些法律特征。这样我们在学习知识产权法时，就要弄清每一种知

6、识产权，法律赋予它的具体权项是什么？从相反角度来说就是法律禁止什么样的行为（侵权行为）。关键是把界限搞清楚，不能凭感觉、凭想象。,2010-10-27,16,二、知识产权法的特点就是“勘定边界”（二）,另一个重点是要明白，所有知识产权的立法都是在平衡权利人与公众的利益。初学知识产权法常会偏面强调权利人的利益，而忽视公众的利益。 明白了以上内容，我们就知道，知识产权法其实就是在划界，在权利人与公众之间划界。法律的修改常常是为了“重勘边界”。具体到每一种知识产权，又由于其各自不同的特点，其划界方式也不同。这又决定了不同门类知识产权法，又有不同的学习方法。,2010-10-27,17,民事侵权和知识

7、产权侵权的不同用语 Infringement 违法 侵权 常用于指对著作权、专利权、商标权、外观设计等的侵害。（元照英美法词典） In-进入，fringe-边缘 Tort 侵权行为：故意或过失进行造成损害、伤害或非法的行为，或虽未违反协议，但涉及严重责任，它可以引起民事诉讼。（美国传统词典） Infringement的侵权构成并不要求造成损害后果，也不要求一定要有主观过错，只要进入（in）他人的权利边界（fringe）就构成侵权。 但在汉语中一般民事侵权与知识产权侵权使用同一词，这也是造成理论界和实务界错拿一般民法的侵权理论套用在知识产权侵权上的一个重要原因。,二、知识产权法的特点就是“勘定边

8、界”（三）,2010-10-27,18,三、著作权法的学习切忌“盲人摸象”,著作权法的特点是法律关系异常复杂，作品的种类有多种，有十多种权项，多种主体，作品的创作有多种方式（决定了权利的归属），还有多种邻接权，再加上合理使用和法定许可，这些内容交织在一起，会变得异常复杂。但著作权法的复杂性常被初学者所轻视，往往认为著作权法是最简单的。这一错觉来自权利的自动产生，不像专利、商标有繁琐的申请和审批程序。看著作权法会发现，没有一条看不懂，但看完之后，把法条合上，随便考两个问题，又会是一头雾水，什么都没记住。要不就是把法律关系搞成了一团乱麻。,2010-10-27,19,三、著作权法的学习切忌“盲人摸

9、象”（二）,作品种类 1、文字作品； 2、口述作品； 3、音乐、戏剧、曲艺、舞蹈、杂技艺术作品； 4、美术、建筑作品； 5、摄影作品； 6、电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品； 7、工程设计图、产品设计图、地图、示意图等图形作品和模型作品； 8、计算机软件； 9、法律、行政法规规定的其他作品。,2010-10-27,20,三、著作权法的学习切忌“盲人摸象”（三）,权项 1、发表权 2、署名权 3、修改权 4、保护作品完整权 5、复制权 6、发行权 7、出租权 8、展览权,9、表演权 10、放映权 11、广播权 12、信息网络传播权 13、摄制权 14、改编权 15、翻译权 16、汇编权

10、17、其他,2010-10-27,21,三、著作权法的学习切忌“盲人摸象”（三）,权利归属 1、著作权属于作者； 2、改编、翻译、注释、整理已有作品而产生的作品，其著作权由改编、翻译、注释、整理人享有； 3、两人以上合作创作的作品，著作权由合作作者共同享有。合作作品可以分割使用的，作者对各自创作的部分可以单独享有著作权； 4、汇编作品，其著作权由汇编人享有；,5、电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品的著作权由制片者享有。电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品中的剧本、音乐等可以单独使用的作品的作者有权单独行使其著作权。 6、职务作品 7、受委托创作的作品，著作权的归属由委托人和受托人通过

11、合同约定。合同未作明确约定或者没有订立合同的，著作权属于受托人。,2010-10-27,22,三、著作权法的学习切忌“盲人摸象”（四）,邻接权 出版者的权利义务 表演者的权利义务 录音录像制作者的权利义务 广播电台、电视台的权利义务 合理使用 共12种情况,法定许可 为实施九年制义务教育和国家教育规划而编写出版教科书 报刊转载 录音制作者使用他人已经合法录制为录音制品的音乐作品制作录音制品 广播电台、电视台播放他人已发表的作品 广播电台、电视台播放已经出版的录音制品,2010-10-27,23,三、著作权法的学习切忌“盲人摸象”（五）,我的建议是，想学好著作权法，先把我们仅六十条的中华人民共和

12、国著作权法逐条地、认真地给背下来。这样你才会对这部法律有一个比较清楚的线索和框架。还有要注意的是，背的时候，要不求甚解。不要逐条去研究，那是浪费时间。著作权法是个整体，在整体了解（背下来）之前去研究局部（个别条文），好比是明眼人偏要去学盲人摸象，是很不明智的。背下来之后，你就可以慢慢地融会贯通了，通过学条例、学司法解释、研究案例，将知识细化深化。,2010-10-27,24,四、“不懂技术”也可以学习专利法,许多人认为，知识产权法中专利法是最难学的，理由是“我不懂技术”。这个想法是错误的。学专利法是要你学法律，不是要你学技术。就算是有理工科背景的，也只是了解他那个专业的知识。当然有理工科背景的

13、学专利法确有他的优势，但我认为优势不是来自具体的学科知识，而是通过理工科专业学习所获得的严谨的思维方式。这使得他在侵权比对的分析中，能做到条分缕析、清清楚楚。 一个实证的例子是，审理专利案件的法官没有多少是有技术背景的，但他们都可以审理专利案件。没有理由认为没有技术背景的律师学不好专利法。,2010-10-27,25,四、“不懂技术”也可以学习专利法（二）,对于专利法中复杂的申请和审批程序有一个大致的了解就可以了，不要陷进去。这些程序对专利代理人来说都是很复杂的，律师根本不需要也不可能完全掌握。 但是要学会专利法必须先学会阅读专利说明书，否则所学的专利法根本就是一个空壳。专利法学得再熟，如果连

14、一份完整的专利说明书都没见过，那根本就不算学过专利法。 对专利说明书的理解应牢记的是，其核心是其中的权利要求书，这是一份以技术形式出现的法律文件；而说明书是一份技术文件，同时也是权利要求书的注解。但这一部分是很难自学的，最好有人指导。,2010-10-27,26,四、“不懂技术”也可以学习专利法（三）,跳过复杂的程序，再学会阅读专利说明书，专利法剩下的内容其实已经不多了。你需要重点掌握的是，针对三类专利，具体的侵权行为有哪些？哪些行为不视为侵权？ 还应该注意：专利权是一种禁止权，而不是实施权 专利法第十一条“发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，

15、都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。 “外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、销售、进口其外观设计专利产品。”,2010-10-27,27,五、商标实务的难点在权利的交叉和冲突,传统知识产权法（专利、商标、著作权）中其实最简单的是商标法，它不像版权法那样有复杂的法律关系，也不像专利法那样涉及技术问题。 商标法本身确实相对单纯，但实践中遇到的商标案件，往往没那么单纯。经常涉及权利交叉和权利冲突的问题，商标与字号

16、、外观专利、著作权（主要涉及美术作品）都可能构成权利交叉和权利冲突。 所以商标法本身是简单的，但商标案件往往是复杂的。如果要自如地处理商标纠纷案件，对专利法（主要是其中的外观设计）、著作权法、反不正当竞争法应有所了解。,2010-10-27,28,五、商标实务的难点在权利的交叉和冲突（二）,商标法本身的学习，重点应了解商标是分类保护的，要时刻有类别的概念，当然驰名商标是例外。 应该清楚商标法究竟在保护什么？商标法保护的是商标吗？不是。商标法保护的是：特定商标与特定商品（或服务）之间的联系。 要归纳一下商标法、实施条例、司法解释所列举的侵权行为有哪些，把它们背下来。,2010-10-27,29,

17、五、商标实务的难点在权利的交叉和冲突（三）,有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权： 1、未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的； 2、销售侵犯注册商标专用权的商品的； 3、伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的； 4、未经商标注册人同意，更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的； 5、在同一种或者类似商品上，将与他人注册商标相同或者近似的标志作为商品名称或者商品装潢使用，误导公众的； 6、故意为侵犯他人注册商标专用权行为提供仓储、运输、邮寄、隐匿等便利条件的 ； 7、将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企

18、业的字号在相同或者类似商品上突出使用，容易使相关公众产生误认的； 8、复制、摹仿、翻译他人注册的驰名商标或其主要部分在不相同或者不相类似商品上作为商标使用，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的。 9、将与他人注册商标相同或者相近似的文字注册为域名，并且通过该域名进行相关商品交易的电子商务，容易使相关公众产生误认的。 这九种行为都是破坏特定商标与特定商品（或服务）之间的联系的行为，或有这种破坏的危险。,2010-10-27,30,五、商标实务的难点在权利的交叉和冲突（三）,另外有些内容也需要熟记，比如，哪些标志不得作为商标使用，哪些标志不得作为商标注册。 对商标申请和审核的流程有一

19、个大致的了解，作为律师，可能不做商标代理，但你的客户会向你咨询这些问题。 实务中，商标是否近似的判断是个难点，虽说有一些比对的原则（如审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释第十条所列举的），但遇到个案仍是见仁见智，觉得似乎怎么解释都对。法官遇到这样的案子也很头痛，判决结果往往只在自己的一念之间。此时能否影响法官的一念，就看你的知识、经验和工作态度了。,2010-10-27,31,结语,以上简单介绍了知识产权法三个主要内容著作权法、专利法、和商标法的学习方法。如果你按照上面的方法去做，相信会事半功倍的。但这样学习之后也仅是入门，登堂入室需要长期的积累。如果有一天你豁然开朗了，就说明你登堂入室

20、了这应该是至少几年以后的事情。这以后你仍然要继续不断地学习。我前面已经说过，从事知识产权法律工作需要终身学习，一停下来就会落后。,主题三,知识产权实务一： 知识产权的综合运用,2010-10-27,33,一、概念 二、行业特点分析 三、企业自身特点的分析 四、知识产权的创造 五、知识产权的经营 六、知识产权的保护 七、知识产权的管理 八、培训和调试,2010-10-27,34,一、概念,企业知识产权创造、经营、管理和保护的综合运用，就是知识产权战略或称为体系。 创造是基础，经营是目的，保护和管理是对创造和经营的保障和服务。没有创造和运用，所谓的保护是无从谈起的。,2010-10-27,35,二

21、、行业特点分析,每个行业的知识产权的特点都不同，不能想当然，如 制造业：工业品、消费品，内销、出口； 服务业：广告、金融、教育、宾馆； 特许行业： 软件行业：行业软件、办公软件、 文化产业：,2010-10-27,36,三、企业自身特点的分析,规模：规模不同，知识产权的复杂程度也不同 在行业中的地位：领跑者、跟跑者、还是尾随者？ 发展规划：为未来的发展进行知识产权的布局 财务状况：能花多少钱来做这件事？,2010-10-27,37,四、知识产权的创造,专利：贯穿整个研发过程权利选择、申请时机、申请类型（基本、外围、防卫、迷惑） 品牌：品牌商标，标识本身并不是很重要的，知名度和美誉度才是最重要的

22、。单一商标还是多商标。防御、联合。 版权 商业秘密 自己独创？合作开发？购买？ 需要建立一个流程化的制度,2010-10-27,38,五、知识产权的经营,知识产权不是收藏品，也不是只能自家用，知识产权也是产品，要经营起来 。 自己使用 许可使用：单向许可、交叉许可、专利池（6C、3C），高通、华盖创意 出售 投资 政策利益,2010-10-27,39,六、知识产权的保护（一）,保护是双向的：不被侵权，不侵权。也许侵他人权对企业造成的损害更大。 要为企业建立如下制度： 1、专利的监测：自己产品是否侵犯他人专利，他人是否侵犯自己专利，正泰VS施耐德案； 2、商标的监测：商标公告，异议，蓝色风暴案；

23、 3、版权的保护：防止拿来主义，广告、产品样本； 4、商业秘密保护； 5、发生侵权时的应对。,2010-10-27,40,六、知识产权的保护（二）,专利丛林 专利流氓 专利布局 产品开发到销售全程专利检索 如何绕开专利 发生侵权纠纷时的应对： 1）权利是否存在，是否有效；2）是否落入保护范围（与权利要求书、图片比对）；3）是否有其他抗辩理由；4）处理途径。 对冲诉讼,2010-10-27,41,七、知识产权的管理,严格来说知识产权的管理并非一个独立的部分，它贯穿知识产权创造、使用和保护的整个过程。 为企业设计知识产权管理制度，须和企业的组织架构紧密结合，部门、岗位、人员明确。 部门设置：法务部

24、？知识产权部？ 过程流程化。,2010-10-27,42,八、培训和调试,企业构建的知识产权体系，是不会自动运行起来的，它需要人去操作，需要有相应的能够操作起来的人。这就需要企业培训人员。 一个新的设备需要调试，同样新建的知识产权体系也需要调试，很多问题在应用中才会发现，需要一个调试和完善的过程。,主题四,知识产权实务二： 各类案件的特点和技巧,2010-10-27,44,一、专利最为规则化的诉讼 二、商标浅显的法律、复杂的实务 三、版权复杂的法律，普及的业务 四、商业秘密复杂的法律，复杂的实务,2010-10-27,45,一、专利最为规则化的诉讼,（一）原告的策略选择 1、根据不同的诉讼目的

25、，选择不同的策略 垄断市场 被告的竞争力，诉讼目标是停止侵权； 获得赔偿 被告的赔偿能力，可考虑以专利许可方式结束诉讼； 广告炒作 配合媒体宣传，实现宣传效果； 交叉许可 各自的专利对于对方都是有用的； 企业收购诉讼只是商业计划中的一颗棋子。,2010-10-27,46,一、专利最为规则化的诉讼,2、诉讼程序上的选择 时间 地点：管辖法院 一产品多专利时的合案与分案 临时禁令,2010-10-27,47,一、专利最为规则化的诉讼,3、证明侵权事实（定性） 侵权行为：发明和实用新型为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利

26、方法直接获得的产品。 外观设计为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。 被控侵权产品的取得：公证购买、海关扣押、申请法院证据保全等。,2010-10-27,48,一、专利最为规则化的诉讼,4、证明侵权的程度（定量） 计算赔偿额的四种方法 如果诉讼目的是获得赔偿，则应穷尽各种方法获得定量的证据,2010-10-27,49,一、专利最为规则化的诉讼,（二）被告的抗辩策略 1、弄清原告的诉讼目的 如果原告的目的是垄断市场通常不会接受许可使用的方案； 如果原告的目的是交叉许可，则诉讼只是一个逼和的手段； ,2010-10-27,50,一、专利最为规则化的诉讼,2、反诉专利无效； 大量的专利特别是实用新型和外观专利是可以被成功无效掉的 例： 【申请号】99338258.4 【申请日】1999.11.23 【名称】智能卡水流计量装置 1999年11月3日至5日,已在于深圳举办的99中国计量检测技术与设备展览会上公开展出,2010-10-27,51,一、专利最为规则化的诉讼,被比专利20053010333.7申请日2005年1月27日 200430090183.8 申请日2004.09.24,在先专利20043011