结合实际案例从审查员角度看专利创造性争辩的常见情形及审查处理方法

-精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 1 结合实际案例从审查员角度看专利 创造性争辩的常见情形及审查处理 方法 摘 要：在发明专利申请的实质 审查过程中，审查员与申请人/代理人之 间争论的往往是创造性的审查意见。本 文结合实际案例从审查员角度列出了申 请人/代理人创造性争辩的常见情形，并 给出了审查员在应对申请人/代理人的常 见创造性争辩时的处理方法，期望能为 审查员的实质审查工作提供一些有益的 参考，同时期望能给申请人/代理人在撰 写创造性的意见答复时提供一些有益的 启迪。 中国论文网 /4/view-12821280.htm -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 2 关键词：专利；审查；创造性； 争辩 中图分类号： G306 文献标识码： A 文章编号： 1673-1069（2016）29- 86-2 0 引言 专利法第二十二条第三款规定： 授予专利权的发明和实用新型应当具备 新颖性、创造性和实用性。其中创造性 是指与现有技术相比，该发明具有突出 的实质性特点和显著的进步，该实用新 型具有实质性特点和进步1。由此可见， 创造性是发明和实用新型被授予专利权 的必要条件之一。相对于新颖性和实用 性的判断，对申请专利的技术方案进行 创造性判断要求高，操作复杂，影响判 断过程和结果的因素多，这决定了对申 请专利的技术方案是否具备创造性的审 查是专利授权和确权中的重点和难点。 在创造性争辩的过程中，主要的沟通方 式是书面沟通方式，包括审查意见通知 书以及申请人/代理人的意见答复。在审 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 3 查员及申请人/代理人的意见存在分歧的 情况下，如果审查员未能在通知书中针 对争辩适时有效的表明自己的论点及论 据，则有可能延长审查程序，降低审查 质量，浪费审查资源和耽搁申请人的时 间，如果申请人/代理人未能在意见答复 中适时有效的表明自己的论点及论据， 则有可能延长审查程序，耽搁申请的授 权，还有可能导致申请被驳回。因此， 本文结合实际案例从审查员角度列出了 申请人/代理人创造性争辩的常见情形， 并给出了审查员在应对申请人/代理人的 常见创造性争辩时的处理方法，期望能 为审查员的实质审查工作提供一些有益 的参考，同时期望能给申请人/代理人在 撰写创造性的意见答复时提供一些有益 的启迪。 1 创造性意见答复的常见争辩情 形及审查员处理方法 根据实际审查经验，将申请人/代 理人对创造性审查意见答复的常见情况 归纳为以下六种，如图 1 所示。并给出 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 4 了审查员针对该类争辩情形的处理方法。 1.1 技术领域/技术问题差别 针对该类争辩情形，审查员应当 从整个申请文件和对比文件公开的技术 方案本身出发，说明对比文件公开的主 题也可以应用至本申请的领域，并且从 另一方面指出，申请人并没有对应用的 特殊领域，提出相应的技术手段或技术 特征。 案例 1：申请人强调本发明属于 特定的领域，与对比文件的应用领域不 同。 申请人认为，本申请涉及一种医 学图像的模板匹配方法，技术领域为医 学图像领域，是特定的领域而对比 文件 1 的图像匹配方法不能直接应用于 医学图像领域。 审查员在通知书中指出申请人仅 仅强调了医学图像的特殊性，而忽视了 其使用的技术方案本身的特征，纵观整 个说明书及权利要求书的内容，其 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 5 等技术手段均和现有技术的技术手段完 全一致（阐述对比文件公开了实质相同 技术方案，解决了相同技术问题） 本领域技术人员知道，对比文件 1 中的 图像匹配方法完全适合医学领域的图像 处理，他们本质上没有什么不同。申请 人虽然强调特定的医学图像技术领域， 却没有任何针对医学图像的特殊性提出 属于申请人自己创造、发明的技术手段. .申请人的陈述理由显然是不能成立的。 这并不是申请人为了技术进步特意地创 新，本来这个技术方案就是现有技术成 熟的理论，申请人只是一种引用罢了。 相对于现有技术，本发明并不存在申请 人所声称的新的特征、并没有做出具有 实质性贡献的地方，不具备创造性。 1.2 特征未公开/非实质相同/存 在其他区别特征 针对该类争辩情形，审查员争辩 处理方式如图 2 所示。首先需要判断争 辩的特征是否由权利要求记载的内容所 体现，如果区别技术特征在权利要求中 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 6 未体现，则需要提醒申请人审查的基准 是以权利要求所记载的技术方案为准。 如果区别技术特征在权利要求中已经体 现，若未公开/非实质相同/有其他区别 特征，则需要补充检索新证据，或加强 说理，若无新证据，也不能充分说理， 接受申请人的意见陈述；若实质公开或 相同，或不构成区别特征，则根据意见 陈述有针对性说理，认真分析对比文件， 直接文字公开的说明其出处，需要说理 的从本领域技术人员角度加以分析，必 要时提供公知常识证据。 1.3 发明产生了意料不到的技术 效果 针对该类争辩情形，审查员争辩 处理方式如图 3 所示。首先需要判断判 断争辩的技术效果是否由权利要求记载 的内容所带来，如果不是，则需要提醒 申请人审查的基准是以权利要求所记载 的技术方案为准。如果是，则需要判断 申请人宣称的显著效果是否由区别特征 所带来，如果是，审查员应从客观事实 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 7 出发，通过补充检索现有技术，根据现 有技术水平判断技术效果是否可以预期； 如果不是申请人宣称的显著效果是否由 区别特征所带来，审查员应当详细分析 区别技术特征，指出实际所带来的正确 的技术效果并不是申请人所强调的技术 效果，二是确定申请人所提的显著效果 是由哪些技术特征所带来，如果这些技 术特征已经被对比文件公开的话，很可 能其技术效果也是对比文件所能达到的 技术效果。 案例 2：申请人强调本发明产生 了意料不到的技术效果。本申请要求保 护的技术方案和最接近的现有技术的对 比如表 1 所示。 说明书的实验数据显示：本发明 的组合物与最接近的现有技术的组合物 的抗肿瘤效果相比，可预计差异为 6.7%， 而实际差异为 13.3%，申请人认为本发 明产生了预料不到的技术效果。 补充检索现有技术可知：顺铂和 奥沙利铂同属于金属铂类抗肿瘤药，分 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 8 别为第一代和第三代品，作用机理类似， 奥沙利铂同样可以增加 A 物质的抗肿瘤 效果，对耐顺铂的肿瘤细胞也有作用， 且副作用小于顺铂。 奥沙利铂替代顺铂属于技术的更 新换代，本领域技术人员能够预见奥沙 利铂替代顺铂可以获得更好的效果，有 动机选择效果更好的奥沙利铂。虽然本 发明与现有技术之间在效果方面存在一 定的差异，但由于本发明技术方案的可 预见程度较高，仅仅基于该发明在相同 性能上量的明显提高，因此不能认为该 效果属于超出预期水平的技术效果。 1.4 对比文件无结合启示 针对该类争辩情形，审查员应当 把握技术特征在技术方案中的作用以及 其与其他特征之间的关系，判断现有技 术在整体上有无结合启示，不能孤立技 术特征，割裂技术方案，忌将技术特征 简单拼凑。 案例 3：权利要求 1：一种滑动 引导装置，其包括以及用于从所述 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 9 油包排出空气的排气装置。 审查员在一通中指出权利要求 1 的技术方案与对比文件 1 的区别在于包 含“从油包排出空气的排气装置” 。对比 文件 2 的技术方案包含了一些通道，这 些通道可以让气体排出也可以让油通过 进入下一个油包” 。因此，上述区别特 征是对比文件 2 公开的内容，并且在对 比文件 2 中所起的作用与其在本发明中 所起的作用相同，都是使空气排出。结 合对比文件 1 和 2，对于所属领域的技 术人员来说，权 1 的技术方案是显而易 见的。本发明和对比文件 2 的结构。 实际上，区别技术特征在本发明 和对比文件 2 中的作用是不同的，本发 明从油包排出空气，是为了使得油包能 够充满润滑油，而对比文件 2 是为了向 后续的包“供应 ”工作介质（气体或者液 体） ，因此对比文件 2 是没有结合启示 的。 1.5 质疑公知常识 审查指南中规定：审查员在审查 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 10 意见通知书中引用的本领域的公知常识 应当是确凿的，如果申请人对审查员引 用的公知常识提出异议，审查员应当能 够说明理由或提供相应的证据予以证明。 因此针对该类争辩情形，审查员应当充 分说理或举证，说理和举证的常见方式 如表 2 所示。 案例 4：权利要求： 一种纸浆精磨的方法 根据权利要求 1 所述的方法， 其特征在于精磨采用盘磨机。 审查员在一通中指出：权 1 相对 于对比文件 1 不具有新颖性；权 2 与对 比文件 1 的区别特征，即采用盘磨机精 磨是本领域的公知常识，在权 1 不具有 新颖性的基础上，权 2 不具有创造性。 申请人答复：将原权 1 和 2 合并 成新的权 1，并称用盘磨机精磨不是本 领域的公知常识。 审查员在二通中补充检索公知常 识的书证，提供国际专利分类表证据如 下 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 11 D21D 1/20 精磨方法 D21D 1/22 锥形精磨机 D21D 1/22 球磨机或棒磨机 D21D 1/30 盘磨机（圆盘磨） D21D 1/30 锤式磨碎机 1.6 其他争辩情形 申请人/代理人利用不正确的结合 方式得出和审查员完全相反的结论。对 此，审查员要从三步法出发，首先，指 出申请人的错误，并说明错误的原因； 然后，从正面将正确的结合方法给申请 人解释清楚，并结合申请的技术特征， 将结合启示详细阐明；申请人/代理人故 意把区别特征与技术问题、技术效果或 者区别特征所起的作用等问题混合起来， 使得真正的区别特征不好辨认。对此， 审查员应当从三步法从发，正确区分区 别特征，技术效果，技术问题，分析清 楚三者之间的关系，并结合申请本身、 对比文件的技术特征，将本申请的权利 要求和对比文件之间进行正确的特征对 -精选财经经济类资料- -最新财经经济资料-感谢阅读- 12 比。 2 总结 创造性条款是审查员与申请人/代 理人争议较多的条款。在实践中，双方 经常各执一词，也经常出现不能有效沟 通的情况。本文结合实际案例从审查员 角度列出了申请人/代理人创造性争辩的 常见情形，并给出了审查员在应对申请 人/代理人