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商业方法专利制度相关问题研究 摘要 计算机信息的快速发展，网络技术的普遍应用，这些新的技术成果使 企业看到了新的商机。以满足客户的需要为基础，将计算机、信息处理 等技术与商业方法相结合，这便是商业方法发明。商业方法发明具有技 术特征，从而区别于传统的商业方法，进入了可专利主题的探讨范围。 而商业方法发明在电子商务和网上银行的成功应用，为企业带来了巨大 的经济利益，成为很多发达国家新的经济增长点。美国、欧洲和日本为 了在这个新兴领域占据有利地位，相继将商业方法发明纳入专利保护。 可见，是否给予商业方法发明专利保护，不仅仅是一个法律问题，更是 一个经济问题。 由于纯粹的商业方法和计算机程序在传统专利制度中都不具有可专 利性。因此，很长一段时间里对商业方法专利的研究主要集中在商业方 法发明的可专利性问题的探讨上。从各国的立法和实践来看，对这一问 题的争议虽未得到彻底解决，但都被审查和司法部门有意的搁置了。其 背后的动因就是谁也不想本国企业失去在这个新的经济领域占据一席之 地的机会。另一方面，为了维持专利制度建立的利益平衡机制，这些国 家将商业方法专利的研究重点转移到实质性要件的标准和审查制度的完 善上，并在实践中进行了一些有益的探索。这些经验、教训为我国建立 商业方法专利制度提供了非常有价值的借鉴。 尽管我国实践中已经对商业方法发明申请给予了专利授权，但尚未建 立完善的商业方法专利审查制度。如何发挥专利制度的激励作用，使我 国企业能迎头赶上，树立商业方法专利研发和保护的意识? 明确商业方 法专利是我国一类独立的专利类型，并完善相关的审查制度是我国专利 审查部门亟待解决的问题。通过大量的实证分析，结合专利的基础理论， 对商业方法专利审查制度进行系统的研究。以我国现行的专利制度为基 础，对完善我国商业方法专利审查制度提出了具体的建议和措施。 关键词：商业方法专利；可专利性；实质性要件；创造性审查 i i 硕上学位论文 a b s t r a c t w i t hr a p i dd e v e l o p m e n to fc o m p u t e ri n f o r m a t i o na n dw i d e l yu s e do f n e t w o r kt e c h n o l o g y ，t h er e s u l t so ft h e s en e wt e c h n o l o g i e sf o s t e rn e w b u s i n e s so p p o r t u n i t i e sf o re n t e r p r i s e s b u s i n e s sm e t h o di n v e n t i o n si s t o m e e tt h en e e d so fc u s t o m e r sa n db a s e do nt h ec o m b i n a t i o no fc o m p u t e ra n d i n f o r m a t i o n p r o c e s s i n gt e c h n o l o g y a n dt h eb u s i n e s sm e t h o d b u s i n e s s m e t h o di n v e n t i o n sh a v eat e c h n i c a lc h a r a c t e r ，w h i c hi sd i f f e r e n tf r o m t r a d i t i o n a lb u s i n e s sm e t h o d sa n di si n c l u d e di n t ot h es c o p eo fp a t e n t a b l e s u b je e tm a t t e r t h es u c c e s so fb u s i n e s sm e t h o di n v e n t i o n si ne c o m m e r c e a n di n t e r n e tb a n k i n gh a sb r o u g h th u g ee c o n o m i cb e n e f i t sa n db e c o m en e w e c o n o m i cg r o w t hp o i n ti nm a n yd e v e l o p e dc o u n t r i e s u n i t e ds t a t e s ，e u r o p e a n dj a p a ni no r d e rt oo c c u p yaf a v o r a b l ep o s i t i o ni nt h i se m e r g i n gf i e l d ， h a v ed e s i g n e dt h eb u s i n e s sm e t h o di n v e n t i o ni n t op a t e n tp r o t e c t i o n v i s i b l y ， w h e t h e rt og r a n tb u s i n e s sm e t h o da sp a t e n tp r o t e c t i o n ，i sn o to n l yal e g a l i s s u e ，b u ta l s oa ne c o n o m i ci s s u e a sp u r eb u s i n e s sm e t h o d sa n dc o m p u t e rp r o g r a m si sn o tp a t e n t a b l ei nt h e t r a d i t i o n a lp a t e n ts y s t e m t h e r e f o r e ，t h es t u d yo fb u s i n e s sm e t h o dp a t e n t s h a sm a i n l yd i s c u s s e dt h ep a t e n t a b i l i t yo fb u s i n e s sm e t h o di n v e n t i o n t h e l e g i s l a t i o na n dp r a c t i c ei nr e l e v a n tc o u n t r i e ss h o wt h a tt h ec o n t r o v e r s yo n t h i si s s u eh a sn o ty e tb e e nc o m p l e t e l yr e s o l v e da n di sl a i da s i d eb yt h e c o n c e r n e dd e p a r t m e n t s t h em o t i v a t i o nb e h i n di st h a tn oc o u n t r yw a n t st h e d o m e s t i ce n t e r p r i s e sl o s eo p p o r t u n i t i e si nt h en e wf i e l d o nt h eo t h e rh a n d ， i no r d e rt om a i n t a i nt h eb a l a n c em e c h a n i s mo fi n t e r e s t si nt h ep a t e n ts y s t e m ， t h e s ec o u n t r i e sw i l lf o c u so nb u s i n e s sm e t h o dp a t e n t st r a n s f e r r e dt ot h e s u b s t a n t i v ee l e m e n t so ft h es t a n d a r d sa n di m p r o v i n gt h er e v i e ws y s t e m ，a n d h a v ec a r r i e do u ts o m eu s e f u le x p l o r a t i o ni np r a c t i c e t h ee x p e r i e n c e sa n d l e s s o n sl e a r n e df o rt h ee s t a b l i s h m e n to fb u s i n e s sm e t h o dp a t e n ts y s t e m p r o v i d e sav e r yv a l u a b l er e f e r e n c ef o rc h i n a a l t h o u g ha u t h o r i t yh a sb e e ng i v e n t ot h eb u s i n e s sm e t h o d p a t e n t a p p l i c a t i o n i n c h i n a ，b u t as o u n db u s i n e s sm e t h o dp a t e n te x a m i n a t i o n s y s t e mh a sn o tb e e ne s t a b l i s h e dy e t h o wt om o t i v a t et h ep a t e n ts y s t e ms o t h a to u re n t e r p r i s e sc a nc a t c hu pa n db ea w a r eo ft h es i g n i f i c a n c eo f 1 1 1 商业方法专利制度相关问题研究 = = 詈詈毒ii i 寡皇喜昌暑暑暑葛詈詈皇詈詈昌喜皇= 詈皇= = = = 詈= = = = 詈詈詈詈詈詈詈詈= 詈皇篁昌鲁鲁曹置墨皇暑篁皇喜毫詈詈詈皇霉昌皇鲁盲= 墨暑兽皇墨皇皇鲁詈= 昌暑昌皇譬 r e s e a r c h ，d e v e l o p m e n t a n d p r o t e c t i o n o fb u s i n e s sm e t h o d p a t e n t s ? b u s i n e s sm e t h o dp a t e n ti so b v i o u s l yak i n do fi n d e p e n d e n tp a t e n tt y p e s ，a n d t h ei m p r o v e m e n to ft h ee x a m i n a t i o ns y s t e mi sa l s oa nu r g e n ti s s u ef o rt h e p a t e n t e x a m i n a t i o nd e p a r t m e n t s b u s i n e s sm e t h o d p a t e n t e x a m i n a t i o n s y s t e mi sd i s c u s s e dt h r o u g hal a r g en u m b e ro fe m p i r i c a la n a l y s i sc o m b i n e d w i t ht h eb a s i ct h e o r yo fp a t e n t a d v i c e sa n dm e a s u r e st o i m p r o v et h e b u s i n e s sm e t h o dp a t e n te x a m i n a t i o ns y s t e mi nc h i n aa r ep r o p o s e do nt h e b a s i so ft h ec u r r e n tp a t e n ts y s t e m k e yw o r d s ：b u s i n e s sm e t h o dp a t e n t ；p a t e n t a b i l i t y ；s u b s t a n t i v ee l e m e n t s ； c r e a t i v er e v i e w 硕上学位论文 第1 章绪论 1 1 论文选题背景及意义 为了防止专利泛滥阻碍科技的发展，大部分专利国家都试图通过设置 法定标的审查和实质性审查两道门槛将专利法的主题限制在比较狭窄的 范围内。传统的专利法理论中，计算机程序和传统的商业方法由于缺乏 技术性和工业实用性而不属于可专利的主题。随着计算机软件、信息、 网络技术的不断发展，其应用领域已延伸至涵盖工业、制造业、商业等 社会生活的各个领域。计算机等电子装置与商业方法结合产生新的商业 模式，对经济和社会生活的推动作用，这使一些国家开始转变态度。19 9 8 年美国联邦巡回上诉法院在s t a t es t r e e tb a n k t r u s tc o v s i g n a t u r e f i n a n c i a lg r o u p ，i n c 一案中首次确认了商业方法发明可以获得专利授 权。随后，欧盟、日本等发达国家也相继对商业方法发明敞开了专利保 护的大门。美、日、欧等发达国家一直在国际专利体系中扮演着规则制 定者的角色，他们对商业方法专利保护的态度也影响了其他发达国家和 发展中国家的专利政策。 亚马逊、花旗银行等大型跨国公司从上世纪九十年代就开始了世界范 围内的“跑马圈地”。为建立全球范围内的竞争优势，他们不仅在本国大 量申请商业方法专利，同时也在其他国家提出商业方法专利申请。花旗 银行从l9 9 2 年开始向我国国家知识产权局提出商业方法专利申请，至今 已达3 0 项之多。l9 9 2 年9 月5 日南方周末上刊登的题为花旗银行 暗布专利，中资银行何时梦醒的报道在法律界和金融业界引起了极大 关注，国内知识产权界也开始研究和讨论商业方法专利问题。由于计算 机程序和商业方法在我国传统的专利法上都属于不可专利的主题，因此 商业方法发明是否具有可专利性在我国引起了广泛的争论。目前来看， 研究的方向主要集中在商业方法发明的可专利性问题上。 由于担心国外企业利用商业方法专利扩大竞争优势，从而对我国经济 带来不利影响，我国专利审查部门仍未明确是否将商业方法发明作为一 类独立的专利类型，更未公布相关的审查标准。国家知识产权局仅在2 0 0 4 年制定了一份名为商业方法相关发明专利申请的审查规则( 试行) 的 内部文件。随着新专利法的生效，这份文件也j 下式失效。尽管实践 中专利审查部门已经受理了商业方法专利的申请，并实际授权了商业方 商业方法专利制度相关问题研究 法专利，但我国目前仍没有专门针对商业方法专利的规范性文件。这导 致了我国对商业方法专利申请的授权率非常低，而且授权的专利质量存 在争议。这种消极的态度难以激励企业的创新热情，不利于我国企业参 与国际竞争，积极抢占电子商务市场。 近年来，美、日、欧等发达国家在审查和司法实践中进行了很多新的 尝试，修改了“技术性”的认定标准，从而扩大了专利客体的范围。同时， 为减少商业方法专利对传统专利制度带来的冲击，商业方法专利的审查 重点由法定标的审查转向实质条件的审查，并提高了审查的标准。 从专利制度发展的历史来看，每一次重大的科技进步和产业发展无不 挑战着传统专利制度对可专利主题的陈旧束缚。商业方法发明可以获得 专利权，这已经成为一种趋势。与其在可专利性问题上纠缠不清，不如 积极完善商业方法专利审查的标准和制度。新专利法生效后， 专利 法实施细则和审查指南的修订工作也已经展开。笔者认为有必要 将商业方法专利的审查标准在上述法规中予以明确规定。因此，研究美、 日、欧等国家的商业方法专利制度，结合我国的法律体系和审查实践， 提出具体的审查标准和制度构建非常具有现实意义。 研究商业方法专利审查制度，具有几下意义： 首先，准确把握商业方法发明的性质和特点，为我国对商业方法发明 提供专利保护提供理论和法律依据； 其次，通过分析美、日、欧等发达国家商业方法专利制度的形成过程， 总结其经验、教训，为我国完善商业方法专利制度提供参考； 最后，为商业方法专利审查提供可操作性的措施和方法，并提出具 体的完善我国商业方法专利制度的建议。 1 2 文献综述 近年来，随着计算机基础技术、信息处理技术的不断发展，因特网的 使用越来越普及。互联网的出现不仅改变了人们的交往方式，也影响了 人们的交易习惯。互联网的广泛商业应用导致新的商业形态逐渐形成， 以电子商务和网上银行等为代表的商业系统已经对传统的商业模式带来 极大的挑战。这些商业系统已经被视为商业方法发明的核心，即与计算 机等装置相结合的商业方法发明。因此，商业方法就是借助计数机系统 和网络媒介实施的用于经营活动或者处理财务信息的系统性技术方法。 商业方法专利在我国是一个新的研究领域，我国相关的法律规定和案 例较少，所以研究主要停留在对外国，尤其是美国、同本和欧盟相关立 法和实践的研究上。目前，对商业方法专利的研究主要集中在两个研究 2 硕士学位论文 方向： 一、商业方法的可专利性问题。商业方法专利是商业方法和计算机等 技术的结合。传统专利制度中，计算机程序和商业方法都不具有技术属 性，不能获得专利权。因此，商业方法所面临的首要问题是商业方法发 明的可专利性问题。罗胜强在其发表的商业方法专利保护的内在逻辑 一文中从交易费用的角度探讨了商业方法的本质及其与技术之间的本质 区别，利用经济学原理分析了商业方法、技术与经济增长之间的辩证关 系，论证了对商业方法实施专利保护的合理性和必要性。贺宜德在电 子商务商业方法专利废纸还是钞票中从经济学的角度论证了商业方 法专利保护的合理性和必要性。苏云来在从知识产权法哲学视角谈商 业方法专利的正当性中运用知识产权劳动理论、知识产权激励理论以 及利益平衡理论探讨商业方法专利的正当性。张玉蓉、余翔合著的美 国金融业商业方法专利实证分析及其对我国的启示一文中，作者通过 案例研究，分析了美国金融业对商业方法专利战略的实际运用情况，说 明商业方法专利制度对金融业的积极促进作用，论述了商业方法专利制 度的合理性。张平在历史动因：商业方法软件专利保护分析中从美 国对商业方法专利保护的历史发展讨论其演变过程中的价值取向，认为 商业方法专利的保护过程与产业布局的调整有关。这为我国制定相关制 度提供了更高的视角。可见，大部分学者都认同我国应顺应国际趋势， 将商业方法发明纳入专利法的保护体系中来。但是，如何降低商业方法 专利对我国传统制度的冲击则是学者们在慎重考虑的问题。 。 二、商业方法专利的实质性审查标准问题。冯晓青在商业专利方法 略论中运用历史考察的方法，分析了美国对商业方法专利性态度的转 变及其背后的原因，提出商业方法专利审查标准应根据本国经济和社会 发展状况来制定。张弘在商业方法专利审查制度上的研究也取得了一些 成果。她在电子商务环境下商业方法专利的创造性审查一文中以比 较法为视角，以创造性审查为线索，分析了美、日、欧关于商业方法专 利创造性审查的标准；在电子商务环境下商业方法专利的实用性审查 一文中则主要分析了实用性和技术性之间的区别，指出这两者不可互相 替代，技术性仍是专利制度的基石，在实用性审查时应采用“产业应用性” 标准。这些都是对我国商业方法专利审查标准进行的有益探索。谢黎伟 在其发表的从新近判例看美国商业方法专利的发展一文中对美国最 新的案例进行研究，总结出出美国近年来对商业方法发明的可专利范围 和授权条件都提出了更为严格的标准和限制，以及这种发展趋势的背景。 这为我国的相关立法及司法提供有益的启示。贾丹明在欧洲商业方法 3 商业方法专利制度相关问题研究 专利分析中利用统计学的方法，以实际数据全面展示了欧洲商业方法 专利的现状，包括主要来源地、主要申请人、授权情况和审查周期等， 这对于进一步研究欧洲商业方法专利制度提供了实证依据。袁建中所著 的欧洲专利局软件专利审查变革以欧洲专利局历年来对软件相关专 利所作的决定为研究素材，分析该局审查标准反复不定的背后原因以及 将来可能面临的审查难题，为我国借鉴欧洲经验时提供参考和建议。郭 林亮、张永亮在合著的欧盟商业方法专利保护的模式与启示中介绍 了欧洲专利局在商业方法专利申请审查时强调技术部分的审查而忽视方 法部分的审查，分析了这种以点盖面的审查方法存在的弊端，这些著作 为完善我国商业方法专利的实质性审查制度提供了宝贵的借鉴资料。 另外，针对商业方法专利对国际知识产权体系可能带来的冲击，以及 由此可能引起的贸易摩擦，如何与现行的国际知识产权体系相衔接也是 我国在制定商业方法专利保护制度时应考虑的一个因素。这方面，陈淑 华在商业方法专利引发的国际知识产权问题研究已经做了有益探索， 指出利用国际知识产权体系做出相关规定是一个可行的方法。 尽管我国商业方法专利的研究时间还很短，但已经取得了一定的成 果。由于本国缺乏足够的理论和实证资料，目前的研究还多停留在对国 外立法和实践的分析和研究上。国家知识产权局从上世纪九十年代开始 已经受理了商业方法专利的申请，近年来也有一些申请获得授权。关于 这些专利的实证研究还很少，而这些专利的实际应用情况以及专利授权 对相关产业带来的影响正是我国制定商业方法专利制度的依据。由此可 见，我国目前在商业方法专利方面的研究还远远不够。 跨国公司已经开始在我国“跑马圈地”，我国亟待建立商业方法专利 制度以保护我国企业的利益。如何在我国现有专利制度的基础上，根据 我国的科技、经济发展水平以及未来的产业布局，建立和完善商业方法 专利制度的研究非常有必要。已有的研究成果为笔者提供了研究国外商 业方法专利制度的参考资料，在此基础上笔者对我国商业方法专利保护 的现状进行分析，提出了建立和完善商业方法专利制度的具体建议。 1 3 论文研究的主要内容与方法 1 3 1 研究的主要内容 论文的主要内容分为五部分： 第一部分，绪论，包括论文选题的背景和意义、文献综述及论文的 4 硕七学位论文 主要内容和研究方法等。 第二部分，阐述商业方法发明的基本理论问题，即传统的商业方法 和专利法意义上商业方法发明的区别，以及商业方法发明的定义和特征。 第三部分，介绍美国、日本、欧洲等发达国家将商业方法发明纳入 专利保护的发展过程，分析其背后的动因，为我国研究商业方法发明的 可专利性问题提供参考。通过对相关法律、文件、判例及具体数据的收 集、研究，在此基础上对比分析其制度的利弊，为我国完善相关制度提 供借鉴。 第四部分，介绍发达国家在商业方法专利实质性要件新颖性、实 用性和创造性审查方面的相关规定和具体案例，对这些国家的审查模式 和审查标准进行对比分析，指出商业方法专利在审查模式和审查标准上 的特殊性。 第五部分，介绍我国商业方法专利保护的现状，包括立法和司法实 践两方面；指出我国现行制造中存在的问题，并提出完善我国商业方法 专利制度的具体措施和建议。 1 3 2 研究的主要方法 研究的主要方法是比较分析法、归纳法与案例分析法。 通过大量阅读中文以及外文资料，除知识产权法方面的资料之外， 还需阅读大量的法学经典理论著作资料；利用各种合法渠道获得国内外 与商业方法专利保护相关的典型案例；充分利用互联网、期刊网以及网 上搜索工具，翻阅大量知识产权法、著作权法、商标法及与之相关的著 作等方法对商业方法专利制度进行理论和实证研究。 商业方法专利制度相关问题研究 第2 章商业方法发明的基本理论问题 2 1 传统的商业方法的含义 商业活动是人类特有的一种交往形式，是人类基本的社会活动之一。 联合国国际贸易法委员会电子商务示范法中将“商业”定义为“包括不 论是契约型或非契约型一切商务性质的关系所引起的种种事项。商务性 质的关系包括单不限于下列交易：供应或交换货物或服务的任何贸易： 分销协议；商务代表或代理；客帐代理；租赁；工厂建造；咨询；工程 设计；许可贸易；投资；融资；银行业务；保险；开发协议或特许；合 营或以其他形式的工业或商务合作；空中、铁路或公路的客货代”。 随着科技和社会的不断发展，“商业”的涵盖范围越来越广泛。尤其 是随着计算机和网络技术的出现和飞速发展，商业活动已经从实物交易 发展到虚拟交易，交易对象从有形物质扩展到无形的信息产品和服务。 交易形式的多样性，快捷性和广泛性正挑战着传统的交易模式。随之而 来的，商业活动的内涵和外延也在不断扩大。 我国国家知识产权局在商业方法相关发明专利申请审查规则( 试 行) 中对“商业”一词做了广泛的定义“商业包括：金融、保险、证券、租 赁、拍卖、投资、营销、广告、旅游、娱乐、服务、房地产、医疗、教 育、出版、经营管理、企业管理、行政管理、事务安排等”。可见，商业 活动已经涉及了社会生活的各个方面。 商业方法是指应用在商业活动中的各种方法的总称。传统的商业方 法是指通过逻辑推理、经验习惯而形成的“组织、生产、商业实施和经济 等管理的方法和制度”。这种商业方法不依赖于特定的装置或设施就可以 实施，“它仅是人们对其表达的信息进行思维、识别、判断和记忆，而不 需要采取技术手段或遵守自然法则，不具备技术性”。因此，传统的商业 方法一直以来被认为仅仅是人的智力活动和思维运动，被排除在专利法 保护的客体之外。欧洲专利公约( 以下简称e p c ) 第5 2 条第2 款规定 “进行比赛游戏或经营业务的计划、规则、方法”不属于发明。我国 ：审 查指南也明确规定，“组织、生产、商业实施和经济管理的方法及制度， 仅仅涉及智力活动的规则和方法本身，不应当被授予专利权”。 6 硕士学位论文 2 2 商业方法发明的界定 计算机技术、网络技术的出现和不断发展，对传统的商业模式和商 业方法带来了革命性的冲击。将商业方法与计算机、信息、网络技术相 结合，大大提升了交易的便捷性和安全性，降低了交易成本。同时，新 的商业模式和交易形态也不断出现，电子商务就是网络时代商业领域的 一大突破。相较传统的商业模式，电子商务不受地域的限制，其快捷、 效率、低成本的特点使电子商务一经面世就得到迅速的扩张。企业已经 清醒的意识到，谁占领了电子商务的高地谁就能在未来的经济中把握绝 对的主动权。很多企业已经投入到电子商务模式的研发中，其中一部分 已经取得了巨大的成功，为企业的发展带来了巨大的利益。获得专利权， 意味着企业能获得某一技术上的垄断地位，可以大大提升企业的竞争优 势。因此，企业要求对这种新的商业方法发明进行专利保护的呼声越来 越高。计算机以及其他装置与商业方法相结合的发明与传统的商业方法 有了本质的区别具有了技术特征，不是抽象的智力活动。是否对这种 包含有技术特征的商业方法发明给予专利保护，以及如何保护，这些成 为专利制度中新的研究课题。 商业方法专利无论对发达国家还是发展中国家来说都是一个新课 题，各国对商业方法专利的认识和保护还都存在很多分歧，这导致商业 方法专利到目前为止还没有形成一个统一的定义和标准。世界知识产权 组织( w i p o ) 认为：商业方法专利涉及的是那些借助数字化网络经营商业 的、有创造性的商业方法。美国将商业方法专利归入第7 0 5 类，其定 义是：“有关数据是为了实行有意变化数据处理的活动，或者为实行计算 活动的装置及对应方法，及为企业的业务、运营或者管理，或者为财务 数据的处理而独特设计或被利用的装置或者方法的类别。这一类别也规 定有关决定数据处理活动或物品、服务价格的计算活动而实行的装置和 对应的方法。”【2 】日本特许厅审查部部长井上正先认为“商业方法专利是一 项通过计算机系统完成创造的发明”。我国国家知识产权局2 0 0 4 年制定 的商业方法相关发明专利申请的审查规则( 试行) 将商业方法的定义 为“商业方法相关发明申请是指以利用计算机和网络技术完善商业方法 为主题的发明专利申请”。 商业方法发明在有些国家被称为商业模式发明，如加拿大。但商业 方法发明并非完全的商业模式整体，而是经营模式的因素，即与生产、 流通及销售相关的发明。由于大部分商业方法专利是将商业方法与计算 机技术、网络信息技术相结合，并以商业方法软件的形式出现，因此也 7 商业方法专利制度相关问题研究 被称为商业方法软件专利。但实践中，商业方法专利并不仅仅局限于计 算机软件和商业方法的结合。以花旗银行在中国的诸多商业方法专利申 请为例，大多数专利申请都是以电子形式表示的银行各方面信息的数据 流( 主要是虚拟的电子货币信息流) 为中心，辅之以各种终端设备( a t m 、 联网电脑、电话及移动电话等等) 、数据库、网络技术和数据安全措施， 是计算机软件和各种电子设备的综合体，而决定计算机软件和各种电子 设备结合方式的就是商业方法。因此，笔者认为商业方法软件专利只是 商业方法专利中的一种形式，其与商业方法专利应是“种与属”的关系。 商业方法专利是一个更为开放的定义，可以适用未来技术的发展。随着 科技的不断发展，通过与其他技术手段相结合促进商业方法的创新是企 业寻求发展的必然之路，这些新的发明都在不断扩充着专利法的客体。 因此，商业方法专利的定义更为开放和灵活，可以适应未来商业领域的 不断创新。本文中使用商业方法发明的概念包括但不限于与计算机相关 的商业方法发明。 2 3 商业方法专利的法律特征 1 权利保护范围的广泛性 由于商业方法专利通常与计算机软件相结合，获得一项专利就意味 着专利权人在商业方法和计算机软件两个领域同时获得垄断地位。这无 疑将大大增强权利人的竞争优势，这是一般的产品专利所无法比拟的。 电子商务是商业方法专利的集中领域，由于网络世界无国界的特点， 商业方法专利权人的控制力将突破地域限制，对世界范围内的相关竞争 行业都会产生影响。可见，商业方法专利相较其他类型的发明专利具有 更强的垄断性，对竞争的限制也更为明显。1 3 】 2 兼具方法和技术双重属性 商业方法专利是由商业方法或商业创意与特定的装置相联系，如计 算机或网络，其专利包括方法和技术两部分。这是商业方法专利区别于 其他产品专利最大的特征。大部分商业方法专利，其发明的主要部分是 由商业方法或商业模式等非技术性要素构成的，计算机、网络以及其他 装置往往只是处于工具性的地位，发明的本质部分与非技术性因素关联 较多。 商业方法专利是运用交易的基本原理，根据客户的需求，开发出的 整套包括硬件、软件以及系统集成在内的系统工程，是集合思想概念、 技术方案、商业方法等内容的有机整体。【4 】 8 硕士学位论文 3 保护趋势方面的特点 美国无论在计算机技术还是信息、网络技术领域都处于世界领先的地 位。对商业方法发明给予专利保护，符合美国的产业政策。因此，美国 是最先对商业方法发明授予专利权的国家。欧洲、日本等发达国出于对 本国产业的包括也紧随其后，加入到商业方法专利保护的行列中来。这 一趋势已由发达国家向发展中国家发展。 目前商业方法专利申请人主要是一些大型的跨国公司，他们积极的在 本国和外国申请获得商业方法专利权将商业方法进行推广，并进而发展 成行业标准，抢占行业竞争的制高点。“方法专利化专利标准化专利许 可化”已成为商业方法专利发展的方向。 9 商业方法专利制度相关问题研究 第3 章国外商业方法专利保护现状分析 3 1 美国商业方法专利保护现状分析 美国对专利保护的客体范围一直持开放的态度，但自然规律、自然现 象和抽象概念不能获得专利权。商业方法是否属于抽象概念? 法定标的 的判断标准是什么? 对这些问题的不同理解，导致美国在不同时期对商 业方法发明表现出不同的态度，采取不同的保护政策。 美国是一个典型的判例法国家，美国法院具有在专利诉讼中对专利有 效性进行裁判的权力。美国法院往往是通过判例使美国的专利制度得以 发展，从而对专利立法产生影响。商业方法专利保护制度更是如此。因 此，通过判例来研究美国商业方法专利的保护历程和现状就成为必要和 有效的研究方法。 3 1 1 拒绝保护时期 美国在十八至十九世纪的很长一段时间里，都将商业方法发明排除 在专利保护的范围之外。早在l8 6 8 年，美国专利商标局在一起专利申请 案中就明确指出“授予从事商业的方法专利与法律精神相悖”。在l8 9 3 年 的t h eu n i t e dc r e d i ts y s t e mc o v a m e r i c a ni n d e m n i t yc o 一案中，法官 再次重申了“从事一般商业经营的方法不能获得专利保护的原则”。【5 】 1 9 0 8 年h o t e ls e c u r i t yc h e c k i n gc o v l o r r a i n ec o ( 宾馆安全检测 公司诉格林公司) 一案中，美国联邦上诉法院第一次对商业方法是否属 于专利法主题的问题作出了明确的解释。该案件涉及的是“一种现金记账 与账目检查的宾馆记账商业方法”的专利。其方法是使用多个表格追踪销 售情况，并保证宾馆和饭店雇员在每个交易日结束时交回现金，以防止 雇员的侵占和欺诈行为。在该案的判词中，法官认为“如果一种商业方法 或者系统即使从最广义的角度解释，也无法在脱离实际执行步骤之外构 成技术，则该商业方法不能被授予专利，除非执行该方法的手段是新颖 的或者是己知的发明。”法院在本案中并不是因为系争专利不具有可专利 性，而是以该专利缺乏创造性而宣布其无效的。但是，该案判词中确立 的“商业方法除外的专利保护原则”影响力其后很长一段时间内美国在商 业方法发明上的政策。【6 j 1 0 硕士学位论文 3 1 2 积极保护时期 2 0 世纪9 0 年代以来，美国在计算机软件、网络技术和电子商务等领 域都取得了重大的技术突破，涌现了一大批如i b m 、a p p e l 、a m a z o n 等跨国公司，美国成为全球最大的软件出口国。这些领域成为美国新的 经济增长点，无论是企业还是政府都希望通过知识产权保护来巩固、发 展自己的优势。专利制度可以提供更为全面的保护，因此，美国对其专 利政策进行了重大调整，开始对计算机软件及其相关的商业方法发明转 变态度，通过判例和立法将商业方法发明纳入了专利保护的范围。 l9 9 8 年s t a t es t r e e tb a n k & t r u s tc o v s i g n a t u r ef i n a n c i a lg r o u p ，i n c 的专利诉讼案，不仅对美国乃至其他国家的商业方法专利政策都有很大 的影响，可以说是具有里程碑意义的判例。该案系争专利为“轴幅式金融 投资结算计算机记账系统”，是一种资料处理系统，主要用于处理被告标 记商业集团作为投资组合管理人于会计代理人的共同基金的投资管理。 由于各个投资人的基金组合及各基金所占实际资产的比例会因每日交易 而变化。投资组合管理人对合伙公司投资组合中的资产进行管理，并在 每日结束时，电脑会将合伙公司的收入、支出、盈利和损失在基金之间 进行分配。通过系争专利的自动计算及整理可节省基金管理人的管理， 同时给予基金投资人税务发明的优惠。美国联邦巡回上诉法院( 以下简 称c a f c ) 认为，判断一项发明是否属于可专利主题时应考虑该发明是否 能够产生“具体、有用且有形的结果”。具体到本案中，法官认为：通过 机器将数据转换成一系列数学算法，从而产生一种平滑的波纹，展示在 光栅显示器上的整个过程，是将抽象概念( 数学算法、公式或计算) 进 行了实际应用，因这个过程产生了“一个有用、具体且有形的结果”平 滑的波纹就本案反面而言，有机器( 本案中指常规用途的计算机) 由 一系列的数学计算，将数据信号转换成代表货币的数据，且所转换的结 果为代表最终股票价格的数据。权利要求所述的方法的结果构成“明确的 数额，即价格、利润、百分比、费用或损失”，及产生了“有用、具体且 有形的结果，争议方法为数学算法的实际应用”。c a f c 还特别强调，“从 未将商业方法之软件专利视为专利保护之例外”，应与其他方法专利采用 相同的标准审查。 7 1 该判例意味着“商业方法除外原则”的终结。从此，美 国对商业方法发明敞开了专利保护的大门。 在随后发生的a t & tc o r pv e x c e lc o m i n e 一案中，c a f c 进一步 明确了“实用性”作为专利适格性的判断标准。通过判例可知，在美国商 业方法并不要求与有形的装置相结合，即使是纯粹的商业方法如果能产 商业方法专利制度相关问题研究 生“有用、具体、有形的结果”都可以获得专利权。 其实，美国专利商标局为适应审查工作的需要，早在19 9 6 年就专设 了一个适用于商业方法发明的申请类别，即7 0 5 类别。7 0 5 类中的专利涉 及金融、贸易实践、管理、成本或定价有关的电子商务、网络和数据处 理方法。在该分类设立的当年，就有l 5 0 件专利注册在7 0 5 类别之下。 美国司法和专利审查部门对商业方法专利保护的积极态度，极大的 激励了企业的研发热情。不仅美国乃至世界其他国家和地区的企业纷纷 在美国申请商业方法专利保护。在l9 9 8 年，美国的软件和商业方法专利 申请案件数增加了4 5 ；次年，美国专利商标局收到的2 8 9 0 0 0 件专利申 请案中，其中有2 6 0 0 件为商业方法发明的专利申请。而在19 9 6 年，商 业方法专利申请量仅为7 0 0 件，从19 9 6 2 0 0l 短短5 年间，商业方法发明 的专利申请量就实现了30 倍的跨越。【8 】商业方法专利申请在美国的授权 率更是达到了惊人的约9 0 。 从s i g n a t u r e 的“金融服务数据处理系统”专利到a t & t 的“电话系统中 的对话使用记录”专利以及a m a z o n 公司的“o n e c l i c k ”( 一次点击) 专利 等实践来看，美国对商业方法专利已不再特别强调技术上的创造性，而 更多考虑的是商业方法的独特性和技术的应用性。 “实用性”标准是一个非常低的审查标准，可以说任何发明应用到某 一领域都具有某种实用性。在实用性标准下，美国甚至对药片咀嚼方法、 高尔夫球摆放方法、烹饪调料选用方法也授予商业方法专利。【9 】这导致 大量的“问题专利”的产生，从而引起大量商业方法专利的诉讼。 3 1 3 限缩保护时期 大量的问题专利和专利诉讼在美国国内引起了激烈的讨论，美国司 法和专利审查部门开始反思商业方法专利保护的政策和制度。b i l s k i 案可 以说是一个风向标。 l9 9 7 年b e r n a r d 与r a n da w a r s a w 向美国专利商标局( 简称p t o ) 申请一种使用对冲交易控制交易风险的商业方法专利。其方法是当商品 卖方向顾客以某一固定价格售出商品时，卖方同时以另一固定价格向另 一方购买该商品。当商品的价格上涨时，卖方虽然以不利的价格向顾客 卖出了商品，但他同时又以有利的价格购买了该商品，从而规避了交易 风险，反之亦然。该申请有1l 项权利要求，为限制交易的具体商品种类， 并在权利要求书中写明不需要通过计算机或其他技术装置实施该方法。 美国专利商标局的审查员认为该发明没有具体的执行装置，仅仅是 操作一个抽象的概念，解决一个没有任何实际用途的数学问题。由此认 1 2 硕士学位论文 定该发明不具有可专利性。b i l s k i 向专利上诉委员会( 简称b r a i ) 提出 复审请求。2 0 0 6 年9 月，b p a i 裁定，鉴于该发明没有发生从一种物质向 另一种物质的转化与，而该发明仅涉及非物质性的金融和法律风险的转 化，没有产生“具体、有用及有形的结果”，不属于可专利主题。 该案于2 0 0 7 年2 月上诉至c a f c ，c a f c 采用全体法官审理的方式对此 案进行了审理。c a f c 认为，一个发明是否属于专利法第l0l 条所规 定的可专利主题是一个基本前提。如果不属于可专利主题，即使满足了 其他法定的可专利标准，也将被拒绝授权。c a f c 对比了几种测试法后认 为，“有用、具体和有形的结果”测试法对判断方法是否属于可专利主题 并不充分，不足以成为判断标准。对方法专利申请是否适格的判断标准 是“装置或转化”测试法。它要求：( 1 ) 该方法与特定的机器或装置有关； 或者( 2 ) 该方法将特定的物质转化成另一种物质或形态。 2 010 年6 月，美国最高法院对该案做出了终审判决。最高法院采纳 了c a f c 的“机器或转换”测试标准，维持了c a f c 的判决结果。最高法 院认可了“机器或转换”测试法是审查一项方法发明是否具有可专利性的 重要工具，同时也指出这并非唯一的标准。肯尼迪大法官指出“机器或转 换标准为物质或者其他有形载体为基础的发明提供了充分的判断标准， 但该标准无法解答信息时代软件、高级医疗诊断方法以及以线性规划、 数据压缩和数据信号操作为基础的相关发明的可专利性难题”。【lo 】此案不 仅在商业方法专利的审查标准上存在争议和分歧，甚至又将讨论的重点 回到了商业方法的可专利性问题之上。 美国专利商标局根据最高法院的判例做了相关调整，要求“专利审查 员应继续根据第l0l 条的规定，运用于“机器或转换”标准相关的既存教 导，并将其作为判断相关发明是否属于第l0l 条意义下“方法”的工具。 如果所申请的方法满足了“机器或转换”标准，那么根据第l01 条的规定， 该方法很可能是专利适格的，除非该方法明显指向一个思想。如果所申 请的方法并不满足“机器或转换”标准，那么审查员应该根据第l0l 条的 规定拒绝申请授予专利保护，除非该方法明显未指向一个抽象思想。如 果权利要求因指向一个抽象思想而被拒绝授予保护，那么申请人有权解 释为什么其认为自己申请的权利要求并为指向一个抽象思想。” 一个月后，美国专利商标局又发布了一份审查方法专利权利要求 客体适格性的临时指导意见。在这份指导意见中，为帮助审查员更好的 。该测试法最早由最高法院在l9 7 2 年的b e n s o i l 案中予以运用。在该案中，“装置或转化测 试法”被当做对“工序”发明专利的检验标准：专利的检测标准 ( 1 ) 与一个具体的机器或 装置相连；或者是( 2 ) 将一具体的物品转化为不同的状态或事物。 商业方法专利制度相关问题研究 判断一项方法发明是否是专利法的主题，专利和商标局认为除了依据“机 器