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驰名商标反淡化问题研究 ( 硕士论文摘要) 专业：同等学力 研究方向：民商法学 作者姓名：杨秋蓉 指导教师：吕淑琴 驰名商标是指在市场上享有较高声誉并为相关公众所熟知的注册商标。随 着我国初步建成社会主义市场经济体制，并成功加入世界贸易组织( w t o ) ，对 驰名商标的法律保护已成为当务之急。驰名商标作为所有者的一种无形资产，意 味着广泛的市场占有率和较强的公众认知度，正因为此，驰名商标比其他商标更 容易被假冒，受到侵害。故此，世界各国都对其提供特殊的扩张性保护。本文较 系统地论述了商标淡化的起源、理论依据及其表现形式，在各国的立法体现以及 对驰名商标保护的意义。通过比较、分析和归纳等方法，阐述了我国商标淡化理 论的现状，同时对完善我国商标反淡化的问题进行思考，提出个人见解。全文分 前言、正文和结束语三部分。正文分为四章。 前言部分简要提出了驰名商标淡化的原由，从而引出下文的驰名商标淡化 的产生、发展概念。第章介绍了驰名商标的概念、法律特征及反淡化概念和其 表现形式。第二章从驰名商标淡化的理论讲起，分析驰名商标淡化侵害的对象， 商标淡化侵权行为的主观要件，及商标淡化的性质，它既是一种侵害商标权的行 为，亦是一种不正当竞争行为和不当得利行为，该行为也损害了消费者和社会公 众利益。第三章综述了世界各国关于驰名商标反淡化的立法与实践，具体分析 了国际公约及美、德等国就驰名商标反淡化保护的立法与实践，旨在为我国反淡 化理论提供相关指导和借鉴。第四章分析了我国现有法律体系中对驰名商标反淡 化的救济状况，运用理论探讨和实证分析相结合的方法，对构建我国驰名商标反 2 淡化法律体系提出建议。 关键词 驰名商标淡化行为立法构件 s t u d yo na n t i 。d iiu t i o no f w e ii k n o w nt r a d e m a r k ( a b s 订a c t ) m a j o r ：e q u a le d u c a t i o n f i e l d ：c i v i la n dc o m m e r c i a ll a w a u t h o r ：y a n gq i u r o n g t u t o r ：p r o f e s s o rl us h u q i n “w e l l k n o w n “t r a d e m a r k sr e f e rt ot h o s ew h i c hh a sb e e nr e g i s t e r e da n dk n o w n b yt h ep u b l i c i t ya n de n j o y sh i g hr e p u t a t i o n w i t ht h ei n i t i a l e s t a b l is h m e n t o ft h em a r k e te c o n o m yi nc h i n a ，a sw e l la si t sa c c e s s i o n t ob et h em e m b e ro fw t o i ti s i m p o r t a n ta n du r g e n tt oe s t a b l i s hs o u n d l e g a lp r o t e c t i o nf o rw e l 卜k n o w nt r a d e m a r k s a st h ei n t a n g i b l ep r o p e r t y o ft h ew e l l k n o w nt r a d e m a r ko w n e r ，w e l l k n o w nt r a d e m a r ks t a n d sf o rl a r g e m a r k e ts h a r ea n ds t r o n gr e c o g n i t i o nb yt h ep u b li c a ss u c h ，c o m p a r ew i t h o t h e rt r a d e m a r k ，i ti se a s i e rt ob ec o u n t e r f e i t e da n di n f r i n g e d d u et o t h i sr e a s o n ，m o s tc o u n t i e si nt h ew o r l dp r o v i d eas p e c i a ll a r g ep r o t e c t i o n t ow e l l k n o w nt r a d e m a r k t h i sp a p e rc o n d u c t e das y s t e m a t i c a la n a l y s i sa s t ot h eo c c u r r e n c e ，t h e o r yg r o u n d s ，t h et y p e so ft h et r a d e m a r kd i l u t i o n a sw e l la si t sl e g i s l a t i v es t i p u l a t i o n si nt h el e g a ls y s t e minv a r i o u s c o u n t r i e s b ya d o p t i n gt h em e t h o d so fc o m p a r i s o n ，a n a l y s i sa n dc o n c l u s i o n t h ea u t h o r p r o v i d e s a p i c t u r ec u r r e n t a n t i d i l u t i o no fw e 】一k n o w n t r a d e m a r ks i t u a t i o ni nc h i n aa n ds t a t e sh e ro w ns u g g e s t i o n st oc h i n al e g a l s y s t e ma s t ot h i si s s u e t h ep a p e ri sd i v i d e di n t ot h r e ep a r t si e p r e a m b l e ，m a i na r t i c e sa n dc o n c l u s i o n t h em a i na r t i c l e sa r ed i v i d e di n t o 4 f o u rc h a p t e r s t h i sp a p e ri sd i v i d e di n t of o u rc h a p t e r s t h ep r e a m b l ep a r tp o i n to u tt h e r e a s o no fd i l u t i o no fw e l l k n o w nt r a d e m a r k sa n dt h e r e f o r el e a dt ot h ep a r t t od i s c u s sa b o u tt h ep r e s e n c e ，d e v e l o p m e n ta n dd e f i n i t i o no fw e l l 一k n o w n t r a d e m a r k sd i l u t i o n t h ef i r s tc h a p t e ri n t r o d u c e dt h ed e f i n i t i o n ，l e g a l c h a r a c t e r so fw e l l k n o w nt r a d e m a r k sa n dt h ef o r m so fa c t i o n sf o rd i l u t i o n t h es e c o n dc h a p t e rs t a r t e df r o mt h et h e o r yg r o u n df o ra n t i d i l u t i o no f w e l l k n o w nt r a d e m a r k sa n da n a l y z e dt h eo b j e c t i v e si n f r i n g e db yd i l u t i o n t h es u b j e c t i v er e q u i r e m e n t sf o ri n f r i n g e m e n to ft r a d e m a r ka sw e l la st h e n a t u r eo ft r a d e m a r kd i l u t i o n ，i e i ti sn o to n l ya ni n f r i n g e m e n to ft h e t r a d e m a r kr i g h t ，b u ta l s oa na c t i o no fu n f a i rc o m p e t i t i o n s u c ha c t i o n s a l s od a m a g e dt h ec u s t o m e r sa n dt h ep u b l i ci n t e r e s t s t h et h i r dc h a p t e r l i s t e do u tt h el e g i s l a t i o na n di t sp r a c t i c eo ft r a d e m a r kd i l u t i o ni n v a r i o u sc o u n t r i e s ，s u c ha st h ei n t e r n a t i o n a lc o d e ，a m e r i c aa n dg e r m a n y w h i c hp r o v i d e ds o m eg u i d a n c ef o rc h i n at oe s t a b l i s hi t sl e g is l a t i o n t h e l a s t c h a p t e rr e v i e w e do u rl e g i s l a t i o nf o rp r o t e c t i o no fw e l l - k n o w n t r a d e m a r k sd i l u t i o n ，a n dp r o v i d et h ew r i t e r sp e r s o n a lo p i n i o nf o rt h e c o n s t r u c t i o no fc h i n a sw e l 卜k n o w nt r a d e m a r k sa n t i d il u t i o ns u g g e s t i o n s b ya d o p t i n gt h em e t h o d so ft h e o r e t i c a la n a l y s i s k e yw o r d s w e l l k n o w nt r a d e m a r k ；d i l u t i o n ；l e g i s l a t i o ne s t a b l i s h m e n t 5 驰名商标反淡化问题研究 导言 在目益激烈的市场竞争中，驰名商标所起的作用越来越受到人们的关注。驰 名商标对消费者而言，其代表着企业的信誉、产品品质及服务质量。对驰名商标 的所有人来说，驰名商标意味着强大的市场占有率和广泛的公众认知率。许多驰 名商标的价值或重要性已经超过商品的有形物本身。因此，对驰名商标提供特殊 保护已成为各国的共识。 在现实生活中，驰名商标已被越来越多地运用到不同种类的商品上，而这些 商品之间在类别属性上可能完全不同，从而发生了商标与商品类别联系的相对弱 化。如不对驰名商标进行跨类保护而任由他人注册，使用，公众仍会在新商品与 信誉卓越的驰名商标权人建立联系，认为该商品可能是驰名商标权人的新产品， 引起消费者的误购。若所售商品质量低劣，则会影响驰名商标在公众心目中通过 长期努力而建立起的良好信誉。美国是较早对驰名商标进行反淡化保护的国家。 其联邦商标反淡化法对淡化下的定义为减少、削弱驰名商标对其商品和服务 的识别性和显著性能力的行为，不管在驰名商标所有人和他人之间是否存在竞争 关系，或者存在混淆和误解或欺骗的可能性。商标淡化从本质上讲是侵害了驰名 商标所有权人的合法权益。它也是一种不正当的竞争行为，破坏市场公共秩序并 误导、诱骗消费者。为确保商标所具有的可辨识、确认和区别不同商品或服务的 显著性特征，避免混淆、欺骗和讹误，许多国家对驰名商标实行了绝对保护主义， 禁止在任何商品上使用与驰名商标相同或近似的商标。 我国虽然在2 0 0 1 年修订商标法时正式将驰名商标的扩大保护纳入规制， 但这并不意味着中国已有完善的商标淡化立法，其与淡化理论还是有所区别，故 对于我国商标立法是否应引进淡化理论，学界一直存在争议，各地地方立法也颇 不相同，本文意图通过对商标淡化理论的系统整理和分析考量、对我国商标立法 提出建议。 第一章驰名商标、反淡化概念及表现形式 商标是商品经济的产物，有了商品，才有商标。在中国商标法中，对商标作 出的界定是，“任何能够将自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品区别 开来的可视性标志，包括文字、图形、字母、数字、三维标志和颜色组合，以及 上述要素的组合”。这项界定表明，商标是一种标志，用于商品上，具有区别性， 在当代它是一种可视标志。中国商标法对商标所作的定义，揭示了商标的本质特 征。世界贸易组织与贸易有关的知识产权协定中确定，“任何标记或标记的 组合，只要能够将一企业的货物和服务区别于其他企业的货物或服务，即能够构 成商标；此类标记，特别是单词，包括人名、字母、数字、图案的成分和颜色的 组合以及任何此类标记的组合，均应符合注册为商标的条件；这些标记应为 视觉上可感知的。”根据以上规定，可以将商标定义为：商标是经营者在其生产、 制造、加工、拣选、经销的商品或提供的服务上采用的，能够与他人的商品或者 服务区别开的可视性标志。1 第一节驰名商标的概念及特征 保护工业产权巴黎公约、与贸易有关的知识产权协议都对驰名商标的 特殊保护作了行之有效的具体规定。 保护工业产权巴黎公约第6 条之2 第l 款规定，一个商标如构成对经注册 国或使用国主管机关认为是属于一个享有本公约保护的人所有，用于相同或者类 似商品上已在该国驰名的商标的伪造、模仿或翻译，易于造成混淆，本同盟成员 国都要按其本国法律允许的职权，或应有关当事人的请求，拒绝或取消注册，并 禁止使用，这些规定也适用于主要部分系伪造或模仿另一驰名商标易于造成混淆 的商标。世界贸易组织与贸易有关的知识产权协议第1 6 条第3 款规定，巴 黎公约1 9 6 7 年文本第6 条之2 原则上适用于与注册商标所标示的商品或者服务 不类似的商品或者服务，只要一旦在不类似的商品或者服务上使用该商标，即会 1 刘磊：中国商标注册与保护，知识产权版社2 0 0 4 年版，第6 页。 暗示该商品或者服务与注册商标所有人存在某种联系，从而使注册商标所有人的 利益可能因此受损。我国是保护工业产权巴黎公约成员国，并已经加入世界 贸易组织，履行保护工业产权巴黎公约和与贸易有关的知识产权协议的 规定，保护成员国在我国已注册或者未注册的驰名商标是我国应尽的义务。 上述两个国际条约虽都涉及了驰名商标的法律保护，但却没有一个确切的定 义。最早规定保护驰名商标的国际条约巴黎公约没有为驰名商标下明确 定义。t r i p s 协议虽然扩大了驰名商标的保护范围，但同样没有为驰名商标下具 体定义。世界知识产权组织召集专家会议起草驰名商标保护条约时，曾试图为驰 名商标下定义，但终未成功，而且各国对驰名商标的称谓也不尽相同，除驰名商 标外，还有周知商标、著名商标、高信誉商标、世所共知商标等，称谓虽不尽相 同，但其含义却大致相同。我国驰名商标认定和保护规定认为驰名商标是指 在中国为相关公众广为知晓并享有较高声誉的商标。本人认为，驰名商标首先必 须具备一般商标的基本特征和构成要件，它必须是能够用来识别不同商品和服务 来源的商业标记，同时它必须具有显著性，易于识别。其次，驰名商标与一般商 标不同，它是一种特殊的商标，具有一定的知名度和美誉度并为广大公众所知晓， 因此，在其被认定为驰名后法律给予其特别的保护，如末注册可以对抗抢注商标。 驰名商标与一般商标相比，有它自己所特有的专属独占性特征，丰要表现在： 一、超越注册原则的保护。除美国等几个少数国家外，世界上大多数国家 的商标注册采用申请在先原则：外国人申请的，还享有六个月的优先权，即相同 的商标注册申请，注册商标授予最先申请者。但对驰名商标而言，他人虽申请在 先，也不准注册；即或他人经申请已获准注册，驰名商标所有人也有权在一定期 限内请求撤销该注册商标。这个期限，保护工业产权巴黎公约规定为5 年( 自 注册之日算起) ；成员国还可以自行规定请求禁止使用的期限，但只能多于5 年，不能少于巴黎公约规定的最短期限；如果是属于以欺诈手段恶意取得或使用 他人驰名商标的，则驰名商标所有人的撤销请求权，不受期限的限制。中国驰 名商标认定和管理暂行规定规定，驰名商标所有人有权在5 年内请求撤销与其 相同或近似的已经注册的商标；同时也规定对恶意注册的不受时间限制。 o 对没有注册但已经驰名的商标在注册方面有何种特殊的权利呢? 世界上许 多国家的法律只对注册商标提供保护。对未注册而使用的商标不予保护。但巴 黎公约规定，各公约国对驰名商标的保护，不一定要经过注册程序，只要经过 “使用”而成为驰名商标，就受到成员国商标法的保护。按照巴黎公约的规 定，未注册的驰名商标可以阻止与其相同或近似的商标获得注册，对于已注册的， 在一定条件下可以要求撤消该注册。 二、跨越商品或服务类别的保护。所谓类别是尼斯协定中注册用商品和服 务的国际分类。对于一般商标，其保护仅限于相同或类似商品或服务。而跨类保 护可以超越商品或服务的“类别”对商标权进行保护。 在我国，驰名商标享受跨类保护的主要法律依据是2 0 0 1 年新修订的商标法， 该法第十三条第二款规定，“就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、 摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册 人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。”在国际立法方面，与贸易 有关的知识产权协议的第十六条第三项也作了相应的规定，扩大了巴黎公约关 于驰名商标受保护的范围，明确了跨类保护。 第二节商标淡化的概念及由来 淡化，英文为”d i l u t i o n ”，原意为稀释。依据美国联邦商标反淡化法， “淡化”一词是指“不管驰名商标权利人与他人之间是否存在竞争关系，或者存 在混淆、误解或欺骗的可能性，减少、削弱驰名商标对其商品或服务的识别性和 显著性能力的行为”。在世界知识产权组织编纂的反不正当竞争保护示范条例 第3 条第l ( b ) 项将“淡化”行为定义为“对商标的区别性特征和广告价值的 减损”。 一般认为驰名商标淡化是源自于英国的科达案例。原告是胶卷的生产商 e a s t m a np h o t o g r a p h i cm a t e r i a l s ，它想要制止别人在自行车上使用其商标“科 达”，因为e a s t m a n 认为该使用会削弱他的“科达”商标作为代表胶卷和照相器 材生产商的功能。英国法院认可了这一说法，商标淡化的原理就产生了。2 德国 法院进一步发展了这一理论，认为被告在不同的钢铁产品上使用“o d o l ”商标侵 犯了最初使用在一漱口产品上的相同的品牌商标。1 9 2 7 年f r a n ki s c h e c h t e r 在他的一篇“t h er a t i o n a lb a s i so ft r a d e m a r kp r o t e c t i o n ”文章中，将淡化 的理念引入了美国。斯凯特认为传统的商标保护的“混淆”标准在现代消费者经 济领域里并不完全适用。因为中间商的发展和发达，一个产品到达最终用户之前 可能会经过很多中间渠道，终端消费者不太可能知道也不是很在乎产品的来源。 所以现代商标的真正价值在斯凯特看来，“在于它的市场营销力”，该销售能力 部分是建立在商标在市场中“独一无二”的特征。所以斯凯特最初的担心是当一 个商标被另一方用在不相干的产品时候，该商标的销售能力会被削弱减少。他把 对被淡化商标的损害描述成为：“不断地削弱或稀释该商标或名字在公众心里已 经形成和确立的认知度，因为商标被用在不相关的产品上。”而后美国通过 了给予商标更为宽泛的保护的法律，主要是制止淡化商标显著性特征的使用。 1 9 4 7 年，m a s s a c h u s e t t s 州颁布了第一部制止商标淡化使用的法令，第一次在法 律上给予了商标反淡化的保护。1 9 9 5 年，美国国会颁布了联邦反淡化法。之后 德国、意大利、英国在商标法中作了类似的规定。w t o 与贸易有关的知识产权 协议第1 6 条第3 款规定，只要驰名商标使用在不类似的商品或者服务回暗示 该商品或服务与驰名商标所有权人存在某种联系，从而使注册商标所有人的利益 可能因此受损，则禁止在与驰名商标所标识的产品、服务不相类似的商品或服务 上使用。这标志着驰名商标在国际立法层面上的正式确立。 第三节驰名商标淡化的表现形式 商标淡化通常指对于他人驰名商标的商业性使用，降低了该驰名商标指示和 区别有关商品和服务的能力。商标淡化行为通常分为以下三类： 、因“弱化”造成的淡化 2 陈志刚：论驰名商标兰州大学学报，1 9 9 6 年第2 期，第4 5 页。 3s c h e c h l e lt h er e e o n a lb a s i so f t 随d e m a r kp r o t e c l i o n ；4 0h a a r dl a wr e v i e w 弱化，也称暗化，是指将他人拥有一定知名度的商标使用在不相同、不相类 似的商品或服务上，从而削弱了该商标与它原来所标志的商品或服务之间的联 系，削弱了该商标的显著性和识别性，近而对该商标所承载的商誉造成损失的行 为。弱化对商标的显著性和识别性的造成的损害是非常严重的，它可以稀释商标 的显著性和识别性，甚至使之完全消失，进而给该商标所承载的商誉造成毁灭性 的打击。 弱化的对象之一是商标与其所标志的商品或服务之间的联系，也就是前面所 说的商标的识别性。商标的一个基本功能就是其识别功能，消费者依赖该商标， 可以找到他想要的商品和服务。在消费者心中，驰名商标已经成了它所指示的商 品或服务的品质上的保证。人们只要一提起该商标，就会联想到该商标背后该商 品的质量和服务。这种识别性具有相对的稳定性，它固定地将消费者与某种商品 或服务联系起来了。 弱化首先是对识别性的削弱和降低。任何人未经许可，将他人拥有一定知名 度的商标使用在不相同，不相类似的商品或服务上，都会降低其识别性。当消费 者被提及该商标时，可能首先想到的就不再是原来了商品或服务，或者不只是原 来的商品或服务，甚至消费者根本就不再想到这些商品或服务，想到的反而是商 标淡化行为人的商品或服务。这无疑对商标的识别性是一个沉重的打击。 例如，人们一提到“海尔”商标立刻就会联想到该商标所揭示的商品，如“海 尔”牌冰箱，“海尔”牌空调。同样，人们一提到该等商品，很容易就联想到“海 尔”牌同类商品。这样，由于海尔厂商长期以来的不懈努力，其产品具备了良好 的市场信誉，这种信誉已经体现在其商标“海尔”身上。该商标已经成为了商品 优秀品质的象征与保证，成了消费者与该类商品稳定联系的“桥梁”。现在，假 如有人擅自在服装、香水、啤酒、运输等商品或服务上使用“海尔”商标，那么 会造成什么后果呢? 在经过一段时间以后，人们再提到“海尔”商标时，首先想 到的恐怕就不再是“海尔”牌冰箱，“海尔”牌空调等产品，甚至就根本就不再 联想到这些商品，而是“海尔”牌服装、香水、啤酒、运输等商品或服务了。显 然，对于真正的“海尔”，创出声誉的企业来说，该商标的识别性已经被淡化， 将会给原企业造成不可估量的损失。 弱化也是对商标显著性的削弱和降低。商标的显著性是商标区别于其他商业 标记的特征。具有一定知名度的商标，他本身应该是具有很强的显著性。能够非 常明显和迅速地将它自身与其他标志区别开来。但是，商标淡化行为将相同或相 似的商标使用在不同的商品或服务上，使得该商标与其他商业标识的区别力大大 降低，损害了其显著性。如果听之任之，商标的显著性将逐渐消亡，商标也就不 再成为其商标了。 比如说“同仁堂”是使用在药材上的商标，在国内外享有一定的声誉，具有 相当的显著性，能够和其他商业标识相区分。如果说有人将“同仁堂”作为彩电 商标使用，一般消费者将很难区分开作为药材商标使用的“同仁堂”和作为彩电 商标使用的“同仁堂”有什么不同。显然，这种行为损害了“同仁堂”商标与其 他商标的区分力，淡化了作为药材商标使用的“同仁堂”的显著性。 将他人驰名商标作为企业的名称使用，也是一种商标淡化行为。其特征是淡 化行为实施者将他人商标不再作为商标使用，而是使用在企业名称中。由于我国 现行的企业名称登记制度是实行行政区划界定，企业名称只要处于不同工商行政 管理的管辖区域，就可以重复使用。但是，将他人驰名商标作为企业名称，极可 能使消费者产生联想，误以为该企业与驰名商标所有人有某种联系，实际上也是 降低或削弱了驰名商标豹识别性，或是利用他人驰名商标的信誉。所以，这也是 一种商标淡化的行为。 国家工商行政管理局1 9 9 9 年关于解决商标与企业名称中若干问题的意见 中明确规定，商标专用权和企业名称权均是经法定程序确认的权利，分别受商标 法律、法规和企业名称登记管理法律、法规保护商标专用权和企业名称权的取得， 应当遵循民法通则和反不正当竞争法中的诚实信用原则，不得利用他人 商标或者企业名称的信誉进行不正当竞争。对于在商标和企业名称冲突时，应当 维护公平竞争和保护合法在先权利人的利益。对于将他人注册商标及与之近似的 文字登记为企业名称，引起相关公众混淆或误解的，应予以禁止。4 4 刘勇前驰名商标浈化的表现形式及具体体现， 湖南工程院学报第1 4 卷第二期2 0 0 4 年6 月 现实生活中有很多类似的例子。天滓市一家置业公司在多个项目中使用了企 业名称的简称“中信”，中国中信集团公司认为该简称侵犯了其驰名商标“中 信”的合法权利而提起诉讼。天津市第一中级人民法院近日经审理作出判决，被 告立即停止使用原告享有的驰名商标“中信”，完整使用其企业名称；被告在国 家级报刊上刊登声明，向原告赔礼道歉：被告赔偿原告经济损失8 万元人民币。 法院经审理认为，原告对其取得的“中信”商标依法享有商标专用权。因被告对 该注册商标构成驰名商标不持异议，故在本案中应对“中信”商标作为驰名商标 予以保护。被告虽经合法注册取得了企业名称权，但对其企业名称进行简化使用 时，侵害了原告的在先权利，对此，被告应依法承担停止侵权、赔礼道歉、赔偿 损失等民事责任。 我国商标法实施条例依照商标法保护驰名商标的基本精神，将驰名 商标的保护延伸到企业名称的使用登记上，即商标法实施条例第五十三条规 定，商标所有人认为他人将其驰名商标作为企业名称登记，可能欺骗公众或者对 公众造成误解的，可以向企业名称登记主管机关申请撤销该企业名称登记。企业 名称登记主管机关应当依照企业名称登记管理规定处理。这一规定为解决商 标与企业名称的冲突问题提供了有力的法律依据。 当然不管是弱化了商标的显著性还是识别性，都是影响了该商标所承载的商 誉。因为商标是商誉的载体，任何对商标的损害，最终都表现为对该商标的承载 的商誉的损害。 二、因“丑化”造成的淡化 丑化是指将他人的商标用于质量低劣或廉价的商品或服务上，或者用于非法 的或不道德的活动中。例如，将“劳斯莱斯”商标用于自行车上，将著名香水商 标用在马桶上都是丑化的例子。 丑化一般表现为两种情况：一是在不卫生和有伤风化的背景之下使用驰名商 标。例如，将他人驰名商标用于色情作品上。二是将他人驰名商标用于质量低劣 或价格低廉的商品或服务上。如，在s t e i n w a y & s o n sv r o b e r td e m a r s & f r i e n d s 一案中，被告将原告使用在钢琴上的驰名商标“s t e i n w a y ”用于啤酒罐开启把手。 1 5 法院审理认为，“被告将s t e i n w a y 商标同其商业活动及商品联系使用的行为， 如果不加以制止，原告高质量的钢琴产品势必会同被告廉价批量的产品相联系， 同销售被告产品的小店、超级市场相联系，而这种联系必然会损害原告只生产或 赞助高品位、高质量的产品的声誉和形象。”5 由于丑化行为的特性，对丑化行 为的处理般要比模糊行为容易，因为模糊往往不像丑化那样产生直接的否定影 响。 三、因“退化”造成的淡化 退化是指将驰名商标作为商品的通用名称而使用。有些商标，特别是一些新 产品的商标或者知名度特别高的商标，在被人用作商品的通用名称使用后，企业 如果放任自流，时间一长就会逐渐丧失区别商品出处的功能，最后成为商品的通 用名称。这种情况虽不常见，但一旦出现则会对企业造成巨大损失，尤其是往往 因为过于成功才造成这种结果。因此，“企业的困境是：他们希望他们的产品获 得成功而成为家喻户晓的名词，但不希望他们的产品太成功以致于人们开始用产 品的商标名称指代任何同类产品。退化一旦发生，商标将彻底丧失识别性，不再 具有区别功能。例如a s p r i n ( 乙酰水杨酸) 、e s c a l a t o r ( 电梯) 、t h e r m o s ( 绝热真 空瓶) 、等过去都是商标，但也许是因为过度的成功或保护不力，这些商标最后 都变成了商品的通用名称。为了避免重演类似悲剧，一些大公司每年都要投入大 量的人力和财力向公众宣传解释不要强行将他们的商标作通用名称，例如町口可 乐公司就强烈反对将所有的可乐饮料都成为c o k e 。 第二章驰名商标反淡化理论分析 第一节驰名商标反淡化的理论依据 原始意义上商标的功能在于区别商品和服务的来源，是为了将一个生产者或 经营者的产品或服务与其他生产者或经营者的产品或服务区别开来。任何能够将 5 美 苏珊瑟拉德美国联邦反淡化的立法与实践张今，张保国外国法译评 c 1 9 9 8 ( 4 ) 5 一企业的商品或服务区分开来的标记或标记组合，均应能够构成商标。这样i 可以 帮助商标所有人推销其商品或服务，并可以帮助消费者在同类竞争产品或服务中 作出选择。这个时候，商标仅仅是一个附着物，它的作用的发挥是与特定的商品 和服务结合在一起的。 但是当市场已经发育到这样一种程度，以至于消费者既不关心甚至也不可能 去探求真正的生产者时，商标区别生产者和经营者的作用显得不是那么重要了， 商标对商品或服务的质量和信誉的表彰的作用则被凸现出来。更深层的意义在 于，在现代社会，某些特殊的商标可能被不同的主体先后拥有，然而，一贯的商 业努力产生的商誉却在商标中沉淀下来。社会的经济发展以及主要包括广告在内 的商业运作引起的消费者消费心理的变化使得消费者不再追求传统意义上的“货 真价实”。而对商誉的表彰作用使得商标尤其是驰名商标恰可以通过蕴涵的声誉 和价值为消费者提供他们所需要的社会色彩和意义。今天，面对商标尤其是驰名 商标，人们所产生的联想已不单单指向其所代表的商品或服务，更多的是指向一 种精神、一种风格、一种形象乃至一种文化。驰名商标，不再仅仅是商品或服务 的附着物，它本身已经具有了独立的价值。即从“识别功能”向“表彰功能”的 扩张。 斯凯特在1 9 2 5 年的论述中认为随着商业的飞速发展，商标法也应该转换其 功能。原有的商标法以制止“混淆可能性”为基础，现在为了适应时代的发展， 应该将“混淆可能性”做扩大化解释。斯凯特指出，“二十世纪二十年代商标的 功能已经从以往的标识真实的生产者转变为标识产品的恒定的来源，这种来源可 能是不具体的。驰名商标象征了一定的优良的质量。从以上论述不难看出，将驰 名商标用在非竞争性产品上不仅损害了消费者的利益，即便是在没有转移销售的 情况下，也损害了驰名商标所有人的利益。”6 根据斯凯特的论述，一个选择“劳 斯莱斯”品牌的消费者，他的选择是建立在对该品牌提供的高质量的产品的信赖 基础一k 的。如果在后使用商标者没有提供和驰名商标人一样品质的服务，那么在 后使用人的这种行为就是侵权行为。由此可以推论，在后使用人在非竞争性的商 品上使用驰名商标时，如果在后使用人的商品品质和驰名商标所标识的商品品质 6 s c h e c h t e r t r a d em o r a la n dr e g u l a t i o n1 9 3 7 一样，那么驰名商标的所有人就不能禁止在后使用人的这种使用了。总的来说， 斯凯特认为，只要将传统的商标法做扩大化解释，将“混淆可能性”做广义理解， 就能解决商标法滞后于经济发展这个冲突。斯凯特认为驰名商标反淡化保护应该 考虑四个因素：其一，商标对其销售能力的价值；其二，商标的显著性、创造性 以及消费者对商标的认同带给商标标识产品的销售能力、商品价值：其三，在竞 争性和非竞争性产品上使用商标给商标的显著性所带来的损害；其四，体现了商 标所有人投资和创造力的商标的显著性，显著性不同，驰名商标得到的保护也相 不同。7 斯凯特认为，在非竞争性商品上使用驰名商标的行为会削减驰名商标的 识别性，转移驰名商标在公众中的支持率和销售额。 第二节商标淡化侵害的对象 一、商标的显著性和识别性 作为削弱、冲淡商标的显著性和识别性的一种侵犯商标权的行为，商标淡化 直接的危害后果是对驰名商标和其他具有一定知名度的商标的显著性和识别性 的损害，从而最终损害商标所体现的商誉。因此，商标淡化直接的侵害对象是商 标，间接的侵害对象是商誉。 ( 一) 显著性和识别性 显著性，又称独特性，是指商标自身的特异性，即某一商标与其他商标等商 业标志相区别的特性。商标的显著性是其能够成为商标的基础。“一个商标如果 丧失了其独特性，那它就不再是一个有效的标志而沦为一个随便可用的标志了。 商标一旦成为普通标志，其独特性也就丢失了。”8 我国商标法第9 条规定 申请注册的商标“应当有显著特征”，第1 0 条又从反面规定了不具备显著性的 情形。识别性，是指商标所具有的与特定商品或服务相联系的特性。商标的 个重要的功能就是区别不同企业的商品或服务，揭示商品或服务的来源，消费者 凭借商标就能够识别到某种商品或服务以及该商品或服务的提供者，这就是商标 7s c h e c h t e r ，t r a d em o r a la n dr e g u l a t i o n1 9 3 7 8 美富兰克奥普顿等著：美国的商标和商标法，陈中绳译，载于政法论坛1 9 9 9 年第1 期，第1 5 页 的识别性。而“商标的价值也正是通过引导消费者认牌购物这种方式才得以体现 的”。9 可见，识别性是商标的基本属性，任何商标都具有识别性，都能够将消 费者引导到某种商品或服务上，使消费者正确区分某类商品或服务的不| 司提供 者。 ( 二) 商标的显著性和识别性的关系 显著性和识别性是商标的两个基本特性，一件商标只有同时具备了显著性和 识别性，才能成为商标。显著性是商标的自然属性，一般说来，它是商标自然取 得的，是在设计和选择一件商标时就必须考虑的因素，欠缺显著性的商标一般是 禁止注册申请的，甚至被禁止当作商标使用。因此，一件商标是否具有显著性， 在其被当作商标使用之初就应当是显而易见的。但在特殊情况下，显著性和识别 性一样，可以通过使用取得，这主要是指具备“第二含义”的商标( 参见后文) 。 根据我国商标法第8 条的规定，欠缺显著性的文字或者图案，在我国一般是不能 得到注册的。只具备显著性的“商标”不是真正的商标，它只是一种“潜在的” 商标，只有当它具备了识别性后，才能成为真正的商标。识别性是商标的社会属 性，它是在显著性的基础上，商标能够识别某种商品或服务及其来源的特性，通 常是通过商标的使用取得的，一件商标只要与某类商品或服务结合使用，能够揭 示该商品或服务的来源，就具备了识别性。因此，商标的显著性是识别性的基 础，因为一件商标只有具备了显著性，能够将其自身与其他商业标志区分开，才 有可能被作为商标使用。识别性是在显著性的基础上，通过对商标的使用而形成 的。识别性是商标起到的识别某类商品或服务及其提供者的特性。一件商标要具 备识别性，首先就得具备显著性。具备显著性后再与特定商品或服务结合使用， 在使用过程中该商标获得识别性。也就是说，具备显著性的商标一旦与具体的商 品或服务结合，就立即具有了识别性，当然这时的识别性较经过长期使用的商标 的识别性弱。可见，商标的显著性是针对商标本身与其他商业标记的区分而提 出的概念，而商标的识别性是针对该商标与它所指示的特定商品或服务之间的联 系这一层面来论述的，两者具有不同的内涵与外延，具有不同的意义和作用。同 时，两者又统一于商标之中，具有密切的关系。 9 郭宋著：知识产权法选论，北京：人民交通出版杜，2 0 0 1 年5 月，第1 2 7 页 1 9 关于“第二含义”商标的显著性和识别性，第二含义，也称“第二位意义”、 “第二重意义”，”是指原本不符合商标使用或注册条件的文字、图形或其组合， 因被长期与某种商品或服务结合使用，具备了与这些文字、图形或其他构成要素 的通常意义不同的含义，这种与其通常意义不同的含义即是“第二含义”。“第 二含义”的获得，标志着原本不具备显著性和识别性的文字或图案，由于长期被 当作商标使用，获得了商标的显著性和识别性，可以申请为注册商标。“凡是一 个商标的主要意义不再是描述性的，已成为指出商品来源的，就说这个用词已发 展了第二位含义，具备了成为商业名称或商标的条件。”“一件商标获得了第 二含义后，就可以和正常商标一样注册、使用，甚至比正常商标得到更强的保护， 这是因为获得第二含义的商标往往是驰名商标，至少是具有相当知名度的商标。 在通常情况下，显著性是商标天然具有的属性，识别性是商标的社会属性，它是 靠对商标的长期使用取得的。但在“第二含义”商标中，情况发生了变化，显著 性和识别性都可以通过使用取得，而且是同时取得的。这类标志在经过长期使用 后，成为表达某种商品或服务的专用标志，获得了第二含义，成为具有显著性和 识别性的商标，消费者对该商标与它所指引的商品或服务产生了稳定的信赖。例 如，国内享有盛名的“五粮液”商标，曾被认为直接描述了该商品的主要原料， 根据我国商标法第8 条第6 款的规定，本不应获得注册，但由于“五粮液”商标 的巨大声誉，该商标已具有了第二含义，自然也就具备了显著性，当然应获得注 册。也正是因为该商标己具备了巨大的市场声誉，才成为一些不法分子侵害的目 标。 二、商誉 商誉是对某种商品或服务，以及这种商品或服务的提供者的一种社会评价。 首先，商誉是社会评价，相对来说，这种评价是客观和公正的，能够比较准确地 反映出某种商品或服务的社会影响力。其次，商誉的形成是一个长期的过程，它 通常是在长期的经营活动过程中形成的，是社会对某种商品或服务及其是虚无缥 缈的东西，它必须通过一些外化的载体来体现。应当说，凡是能够将商品或服务 1 0 查尔斯r 麦克马尼斯著：不公平贸易行为概论，陈宗胜等译，北京：中国社会科学出版社，1 9 9 7 年8 月，第6 8 页至第8 0 页。 1 l 沈达明编著：知识产权法，北京：对外经济贸易大学出版社，1 9 9 8 年5 月，第2 8 1 页。 2 0 与其来源相联系起来的东西，如商标、商号、厂商名称等等，都可以体现商誉。 商标淡化首先淡化的是商标的显著性和识别性。商标淡化行为削弱、冲淡他人商 标的显著性和识别性，而商标是商誉的载体之一，寄托着企业全部的商誉。因此， 作为侵犯商标权的行为，商标淡化行为必然侵害该商标所承载的商誉。举个例子 来说，某个具有一定知名度的商标本来具有很强的显著性和识别性，它承载着该 商标所标志的商品或服务及其提供者的全部商誉，而商标淡化行为，使消费者在 被提及该商标时，联想到的不仅仅是原来它所标志的商品或服务，还联想到淡化 行为实施者用浚商标所标志的商品或服务，有时候，消费者甚至只联想到后者， 而将前者完全忘记了。这样，该商标所承载的商誉在消费者及社会公众心目中无 疑是被削弱了，甚至完全消失了。可见，商标淡化行为在削弱商标的显著性和识 别性的同时，也削弱了该商标所承载的商誉。事实上，作为一种社会评价，商 誉抽象地存在于人的大脑中，它总是被某种形式如商标表现出来。从哲学意义上 讲，商标是商誉的表现形式，商誉是商标的内容，两者紧密联系，不可分割，是 内容与形式的关系。侵害内容的表现形式的行为，也必然侵害该形式所表现的内 容，任何侵害内容的行为，都是通过对内容的表现形式的侵害表现出来的。因此， 商标和它所承载的商誉是不可分的，任何对商誉的侵害行为，都将体现在对商誉 的表现形式的侵害上。任何侵犯商誉的行为，都是侵犯商誉的表现形式，从而再 问接侵害商誉。因此，商标淡化削弱了商标的显著性和识别性，淡化了作为商誉 表现形式的商标，也就必然侵害该商标所表现的商誉。总之，商标淡化削弱了 商标的显著性和识别性并通过对商标的显著性和识别性的削弱，进一步侵害了该 商标所承载的商誉，故商标淡化的对象是商标和商誉。 第三节驰名商标淡化行为的认定 淡化行为的一大特点就是对商标的显著性、识别性造成了损害。尽管在有些 情况下，消费者并不一定认为所使用的与某驰名商标相似的商标的商品或服务误 认为是驰名商标所有人的产品，也就是说混淆的可能性不大，但是由于消费者长 期以来养成的习惯，必然会对该商品或服务给予特殊的关注，而且在对该商品或 服务尝试后，就会在下一次选择商品或服务时存有戒备心理，从而对原驰名商标 所标识的商品或服务造成不良影响。这事实上就对驰名商标所有人长期以来所努 力追求的目标一在公众心目中树立起商标与商品或服务的直接联系造成巨大损 害。 在美国反淡化法的立法报告中，报告人明确