（经济法学专业论文）专利实施权转让研究.pdf

i 摘 要 随着科技的日新月异网络时代的迅速到来以及技术贸易的日趋频繁已有相当 一部分专利权人是主要通过许可他人实施专利的方式来实现其专利的价值一方面 专利权人因得到使用费而放弃他在市场上的部分独占地位与被许可人分享专利权带 来的利益另一方面被许可人付出了代价但得到了专利实施权但被许可人是否 有权转让其专利实施权呢对此我国法律并无明确的规定学术界对此问题的研究 亦较为薄弱 然而 专利实施权的资本化也已渐成趋势并逐步步入人们的观念之中 很多国家 如日本韩国英国都已明文规定专利实施权可以出质美国也早就有了允许专利实 施权入股的先例我国目前专利实施权转让制度的缺位显然不足以适应贸易的需要 与市场经济体制下专利实施权流通性日益扩大的要求不相适应本文将立足国情并 结合国外已有的司法实践 对专利实施权转让制度的建立从学理上进行较为详尽的研 究探讨文章从专利实施权基本概念入手介绍了专利实施权转让制度的概况研究 探讨专利实施权转让的法理基础 构成要件以及专利实施权让与的法律效力等重要问 题 从专利实施权转让之理论基础到转让各方以及专利权人的权利和义务等方面进行 了深入的研究并对转让中的若干争议法律问题进行了评析 专利实施权转让是专利实施权利用制度的重要组成部分涉及专利权人专利实 施权人受让人等多方利益研究探讨专利实施权转让的相关理论以及制度设计不仅 有着重大的理论价值也是现实生活中不容忽视的课题笔者愿以此文抛砖引玉以 期能对我国专利实施权转让制度的建立与完善提供有益的帮助 关键词专利权 专利实施权 转让 ii abstract with the progress in the science and technology, the coming of cyber era and the increases in the technique trading, many patentees obtain the value of patent through granting a license. from thispatentee give up the monopolization of patent and share the interest with licensee, while licensee has the right to commercially work the patented invention to the extent prescribed in this law or laid down by the license contract. but, the problem is that could license be transferred? to this point, the law of china does not regulate explicitly and the research on this problem is little as well. the capitalization of patent using right is well accepted by many people nowadays. in many countries, including japan, korea and england, the law regulate that the right to use a patent could be pledged. moreover, there is precedent that allowing patent using right to invest early in usa. obviously, the omission of assignment system of patent using right is not enough to meet the need of trade in our country. therefore, this thesis will discuss the problem how to construct the assignment system of patent using right based on national conditions and combining with foreign judicial practice. firstly, it will introduce the basic conception of patent using right and the assignment system of patent using right. then, it will study the theoretical foundation and the conditions of assigning patent using right. finally, this assay will pay much attention on the effect of assigning patent using right. assignment of patent using right is the important component of the patent using system. it involves the profits of patent, assigner, and assignee. studying on the theoretical foundation and the construction of assignment system is not only with great theory value, and also a subject that can not be ignored in the daily life. i want to use this paper to attract more people to pay attention to this question. and i also want to do something beneficial for our patent using system. keywords: patent right using right assignment 独创性声明 本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研 究成果尽我所知除文中已经标明引用的内容外本论文不包含任何其他个人或集 体已经发表或撰写过的研究成果对本文的研究做出贡献的个人和集体均已在文中 以明确方式标明本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担 学位论文作者签名杨明娟 日期 2005 年 4 月 25 日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留使用学位论文的规定即学校有权保 留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版允许论文被查阅和借阅本 人授权华中科技大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索 可以采用影印缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文 保密在 年解密后适用本授权书 本论文属于 不保密 (请在以上方框内打) 学位论文作者签名杨明娟 指导教师签名杨为国 日期 2005 年 4 月 25 日 日期 2005 年 4 月 25 日 1 引 言 随着科技的日新月异网络时代的迅速到来以及技术贸易的日趋频繁已有相当 一部分专利权人是主要通过许可他人实施专利许可证贸易的方式来实现其专利的 价值一方面专利权人因得到使用费而放弃他在市场上的部分独占地位与被许可人 分享专利权带来的利益另一方面被许可人付出了代价但得到了专利实施权成为 专利实施权人在许可证贸易中对专利权人来说最关键的就是对专利实施权的控制 问题 同时专利实施权能否转让以及如何转让对专利实施权人来讲也同样是至关重要 的研究探讨专利实施权转让的相关理论以及制度建设不仅有着重大的理论价值也 是现实生活中不容忽视的课题 传统的理论认为被许可人所获得的仅仅是对该专利的实施权不享有所有权 因而无权允许合同约定以外的任何单位或者个人实施该项专利据此我国专利法对 分许可做出了严格的规定任何单位或者个人实施他人专利的应当与专利权人订立 书面实施许可合同向专利权人支付专利使用费被许可人无权允许合同规定以外的 任何单位或者个人实施该专利然而遗憾的是国内一些学者往往据此推定未经专 利权人许可 专利实施权人也不能将其根据许可合同所获得的专利实施权转让给第三 人更甚者将专利实施权转让与分许可不分指鹿为马实际上转让专利实施权 与分许可并不相同专利法第 12 条只能作为分许可的限制性规定而无直接用于专利 实施权转让的依据合同法中的相关规定也只不过是对专利法的回应而已知识产 权局条法司在其所著的新专利法详解一书中对这一点也有说明同时笔者认为 此法条的理论依据也使之仅适宜适用于分许可 因此有必要深入研究专利实施权转让 及其相关理论问题澄清学术界存在的一些错误观念并修正相关理论 同时专利实施权转让与专利实施权入股出质等社会热门问题更是休戚相关 转让的自由度大小决定了专利实施权资本化的程度 我们正处于一个由传统工业社会 向知识经济社会变迁的历史时代中科技成果商品化技术向社会转移并被还原成 一般等价物而驱向市场专利实施权具有使用价值和交换价值必然会成为交易的客 体实际上在其他国家已经成为交易的客体专利实施权的资本化也已渐成趋势并 2 逐步步入人们的观念之中很多国家如日本韩国英国都已明文规定专利实施权 可以出质美国也早就有了允许专利实施权入股的先例即使是国内关于专利权特 许权利的适质性的探讨也屡见不鲜扩大公司出资方式的呼声则更是如潮然而如 前所述我国专利法仅对分许可作了限制性规定对专利实施权的转让则未置可否 这样的制度设置显然不足以适应贸易的需要 为此 不妨大胆设想一下 如果有一天 我国担保法允许专利实施权出质又或者我国公司法允许以专利实施权入股 而对专利 实施权转让本身却于法无据法律将面临如何尴尬的境地 法律制度的缺位也容易在实践中造成混乱“法无明令禁止即为许可”的观念为许 多人所认可但细心观察又会发现在学者们关于技术转让的著述中一般把专利实施 许可合同列为不可转让的合同类型理解的不同恰好说明明确的必要 “法律是社会变迁的工具”任何法律制度与措施都是在实践中备受检验不断完 善发展的它必须要对社会的变迁做出某种回应并推动社会向着一个更文明更发达 的境况迈进 3 1 专利实施权的基本概念及界定 1.1 专利实施权的概念与特征 专利实施权是在一定范围内实施他人专利的权利 根据我国专利法 这种“实施” 就产品专利而言包括为生产经营目的制造使用许诺销售销售进口该专利产 品的行为而对于方法专利实施专利则包括为生产经营目的而使用该方法或者许诺 销售销售使用进口依照该方法直接获得的产品至于“实施”外观设计专利则 仅指为生产经营目的制造销售进口该外观设计专利产品专利实施权与专利权并 不完全相同但联系密切专利权的本质是实施专利的独占权然而对于“实施”专利 权人并不都是亲历亲为的专利权人的“出让行为”是专利实施权最常见的产生根据 一方放弃实施的独占权获得使用费另一方则付出价金取得专利实施权与专利权以 及其他财产权相比较专利实施权 具有自己独特的特征 1 1专利实施权以对发明实用新型或者外观设计的“实施”为其主要内容专 利实施权的内容可因专利许可的范围也就是被许可实施行为不同而不同如实施 的行为可以仅仅是制造或者销售而不一定包括所有的实施行为 2专利实施权的设立不以对专利的占有为前提有形财产的利用通常包括对 物的“功能性使用”和“价值性使用”两部分前者表现为物的直接利用后者表现为物 的担保 对物的直接使用的前提为使用人对物的直接占有 占有是所有权人利用财产 实现其权利的必要条件而物的担保既可表现为对物的移转占有如动产质押也 可不表现为移转占有如抵押 2 相反 专利的非物质性改变了财产支配的惯常模 式传统的“实际占有”在此显得苍白无力人们只能求之于法律的授权而对专利进行 “虚拟占有”可喜的是这种“虚拟占有”丝毫不影响专利权乃至专利实施权的各项权 能的行使因此专利实施权的设立不以对专利的占有为前提 3同一专利上可允许多个专利实施权并存对有形物的“功能性利用”需建立 在对有形物的现实支配之上 在同一时刻不同主体一般不可能对同一物进行相排斥的 专利实施权在下文中如无特别说明仅从狭义上理解不包括专利权人自己所享有的实施专利的权利 4 使用例如一辆自行车通常只能由某人独骑而专利的非物质性特点决定了人们可 以对其进行“虚拟占有” 3 这为同一专利可以被许多民事主体同时使用或反复多次使 用提供了可能从而在同一专利上可同时出现数个“实施权”并立的状态也就是说 一项专利上可能同时存在实施内容相同或不同 又或者有相同也有不同实施内容的多 个专利实施权如专利权人可在同一时间许可甲在 a 城以“制造”为内容实施专利又 能许可乙在 a 城“销售”相关专利产品还可同样许可丙在 a 城制造销售同一专利 产品 4专利实施权是在他人的专利权上所设定的一种权利首先专利实施权是 非专利权人根据法律的规定或当事人的约定对他人专利所享有的权利 其客体是他人 所有之专利从法律性质上来讲与他物权相似 5专利实施权是一种限制性权利关于专利实施权所具有的限制性特征我们 可以从两方面来理解一方面由于专利实施权是从专利权中派生出来的常常都会 受到种种限制包括专利权人施加的以及法律规定赋予的例如实施的行为可能 是制造或者销售而不一定包括所有的实施行为实施的地域可以仅仅是某一地区而 非全国实施的期限也可以是一定而非全部有效期内另一方面专利实施权是在他 人专利上设定的权利换句话说也就是在专利所有权上设定的负担它起着限制专 利权的作用 在权利范围内 专利实施权人不仅可以排除一般人对其行使权利的干涉 还可直接对抗专利权人 1.2 专利实施权的取得 专利实施权的产生如果从专利实施权人的角度考察就是专利实施权的取得 专利实施权取得的原因包括先用强制许可出让转让继承等其中专利权人出 让专利实施权是最常见的取得原因我国专利法第 12 条规定任何单位或者个人实 施他人专利的应当与专利权人订立书面许可合同向专利权人支付使用费同时 专利法第 11 条规定除专利法另有规定的外任何单位或者个人未经专利权人许可 都不得实施他人专利 4 因此 一般而言任何人想实施他人专利都应当获得专利 权人的许可即使是在国家征用以及强制许可的情况下也需要与专利权人订立书面 5 实施许可合同研究专利实施权的取得有助于我们进一步了解专利实施权 1.2.1 国家授权 专利权是指受到专利法保护的对某项发明创造具有的独占实施权 专利权人获得 专利权的同时也就取得了专利的实施权因此从广义上来讲国家的授权也是专利 实施权产生的方式之一当然这时的专利实施权只是以专利权的一项权能的身份出 现不是严格意义上的专利实施权同时这种国家授权是以向国家专利主管机关提 交专利申请案为前提经审批后方能取得 1.2.2 出让 专利实施权出让是专利权人许可他人实施其专利 并由被许可人向专利权人支付 出让金许可使用费的行为当然专利权人也可以对被许可人的实施行为施加种 种限制按照被许可人取得的实施权的范围可以将这种出让也就是专利实施许可分 为以下几种类型5 1独占实施许可被许可人在指定的时间和地域内有权排斥包括专利权人 在内的所有人使用出让方提供的专利技术当然专利权人也就不再有权在同一地域 及时间内向第三方发放许可 2独家实施许可也称排他许可这种许可方式的授权范围基本与独占实施 许可相同但被许可人无权排斥专利权人许可人自己在同一地域同一时间使用 该专利 3普通实施许可许可受方在一定地域内一定时期内使用其专利同时保 留自己在同一地域以及同一时间使用该专利以及向第三方发放许可的权利 根据效力的强弱不同前者通常被称为专有实施许可而后两者则为非专有实施 许可 1.2.3 转让 专利实施权转让是专利实施权人将专利实施权再转移的行为如出售交换赠 与等转让可以促进财产的动态利用使资源合理配置然而我国专利法仅在第 12 条以及 53 条简略规定被许可人强制许可人均无权允许合同以外的任何单位或者个 6 人实施许可专利对专利实施权的转让则只字未提两者显然相异这种做法值得商 榷本文将在以后的章节中就专利实施权转让的问题作详细的探讨这里就不再一一 赘述 1.2.4 继承承继 继承是指自然人通过遗产分配的方式取得专利实施权 承继则是指法人或其他 组织通过合并分立的方式取得专利实施权2000 年修订的专利法没有关于专利 实施权继承以及承继的相关规定 此乃专利法的立法缺陷之一 虽然法律没有规定 但现实却不容忽视自然人的继承法人的承继是一个天天时时都在发生的事实 故不能没有法律的规范且纵观其他各国也多有相关规定如日本专利法第 77 条规定当与实施的事业一起进行并在取得专利权者的承诺以及继承的情况下 专用实施权可以转让同时日本专利法第 94 条也对普通实施权作了相似的规 定 6 1.2.5 强制许可 早在 1883 年签订的巴黎公约中就对强制许可作出了规定根据该公约成员 国有权采取措施防止由于行使专利权而可能产生的滥用例如专利权人不实施其专 利而我国专利法在赋予专利权人权利的同时也规定了专利实施的强制许可制度 根据我国现行专利法 在三种条件下可向国务院专利行政部门申请要求实施发明专利 或者实用新型专利的强制许可 具有实施条件的单位未能在合理情况下获得专利权人 实施许可国家出现情急情况非常时期或者根据公共利益的需要从属专利同 时强制许可不能是独占性的在授予强制许可的情况下被许可人仅获得普通实施 权专利权人依然可以自己以及许可他人实施其专利 1.2.6 先用权 根据我国专利法第 63 条第 1 款第 2 项在申请日前已经制造相同产品使用 相同方法或者已经做好制造使用的必要准备并且仅在原有范围内继续制造使 用的不构成专利侵权行为也就是说在先使用在申请日前实施或准备实施专 利技术的行为产生对抗专利权的先用权在原有范围内继续制造使用先用 7 权是基于专利权人意志以外的原因法律的规定而产生的这一点同强制许可的 情形类似我们可以把它作为取得专利实施权的一个特例值得注意的是有学者 认为 先用权并不是一种单独存在的权利 而仅仅是一种对抗专利侵权指控的抗 辩权 7 8 2 专利实施权转让制度概述 本部分将对专利实施权转让制度中的几个基本问题进行分析和探讨 以为后文的 研究提供理论基础 2.1 专利实施权转让的概念与特征 专利实施权转让又称为专利实施权让与 是在不改变专利实施权内容的前提下 债权人将专利实施权移转给第三人专利实施权让与有广义和狭义之分狭义的专 利实施权让与指在不改变专利实施权内容的前提下由原专利实施权人让与人或 出让人与第三人受让人或新专利实施权人以订立合同的方式将专利实施权移 转于新专利实施权人的行为广义的专利实施权让与还包括因法律规定或法院判决 而发生的专利实施权移转本文主要是围绕狭义的专利实施权让与 即让与人与 受让人达成协议将专利实施权转移于受让人专利实施权主体发生变更的法律行 为 展开研究讨论这种让与既可以是完全让与也可以是部分让与且通常情况 下并不导致专利实施权的内容发生变更它不仅具有民事法律行为的一般特点还 有自己独有的特征 1让与的主体是专利实施权人和受让人其中受让人是原专利实施许可关 系以外的第三人他与专利实施权人达成让与协议并成为让与合同的当事人值得注 意的是虽然这种让与将不可避免的影响到专利权人有时甚至需要专利权人以作 为或不作为的方式做出某种配合但专利权人并不是专利实施权让与的当事人 2专利实施权让与的对象是专利实施权专利实施权是一种无形财产权能 为其所有人带来经济利益因而可以作为转让的标的但专利实施权在性质上既区别 于普通的债权也有异于通常的物权因而专利实施权让与在性质上既不同于债权让 与也区别于物权让与 3专利实施权让与是专利实施权人处分其专利实施权的行为因此让与人 有处分权为专利实施权让与行为生效的必要条件对此本文将在专利实施权让与的 构成要件章节中加以详细的论述 9 4 专利实施权让与可以是部分转让 也可以是全部转让 在权利全部让与时 由受让人取代原专利实施权人的地位成为专利实施权人但原专利实施权人如果未 将其许可合同中的债务义务也一同转让的原专利实施权人只是不再享有合同 的权利但依然未脱离合同关系依然负有其原本应承担的合同义务如果是部分 让与则受让人将取代让与人的部分地位取得专利实施权为了便于描述姑且称 此专利实施权为“新 1”让与人仍保留部分专利实施权“新 2”需要解释的是 这种专利实施权的数量的增加并不引起实体权利的扩大因为部分让与所产生新 的专利实施权“新 1”与“新 2”都“小于”原专利实施权的权利范围二者之和方可与之 相等 虽然笔者并不否认专利实施权的部分让与但由于有关专利实施权转让的探讨 在国内学术界尚新且硕士论文时间篇幅有限因而在后文中如若提到专利实施权转 让则大抵都是从完全让与的角度出发进行研究探讨 笔者认为这样的处理可以更加简 单明了的说明问题当然文中相关理论对专利实施权部分让与同样有益 2.2 专利实施权转让的性质 专利实施权在性质上既区别于债权也有异于通常的物权因而专利实施权让与 在性质上既不同于债权让与也有别于物权让与但大多数情况下专利实施权的产 生是基于专利实施许可合同也就是说专利实施权在很多时候是以合同权利的形式 出现的同时现代民法亦承认专利实施权财产权的性质因此在探讨专利实施权 让与的性质时 可以作为物权变动的特殊问题予以考虑 并适当借鉴合同权利 债权 让与的相关理论学说当然也不可忽视专利实施权让与中独有的问题 2.2.1 合同权利转让性质的几种学说及评价 1无因的准物权合同说这种观点以德国法为代表我国台湾地区的立法和 绝大部分学者亦采此说 8910 该学说是以物权行为理论为基础的 将法律行为区分 为债权行为负担行为和物权行为处分行为承认物权行为的独立性和无因性 认为就债权让与而言不仅包含设定债权债务的负担行为 债权让与合同而且尚 包括当事人之间形成的移转债权之合意的处分行为 债权让与行为或者债权让与 10 契约 负担行为使合同权利让与人因此负有转移债权的义务而处分行为则直接发 生债权转移的效果由于该处分行为类似于产生物权变动效果的物权行为且其标的 物是债权而非有体物因此又被称为准物权行为或者准物权合同契约以区别 于典型的物权行为同时根据物权行为的独立性和无因性规则即使债权让与合同 无效或者被撤销准物权行为的效力也不受影响即该债权仍然有效地转移 2债权合同说在以法国为代表的一部分大陆法系国家以及英美等国中由 于文化传统经济背景等“土壤”差异物权行为理论并没有得到承认与发展这些 国家的法律认为债权让与交易中只存在一个债权性质的合同 债 权让与合同 在此之外并没有什么独立的物权合同债权权属发生转移只是债权让与合同生效和 履行的结果但各国在具体的立法上略有差异大体而言又可分为以下两种学说派 别 买卖合同说 与德国民法典不同 法国民法典未把债权让与放置于债权总则中 而是把它规定在买卖契约法中视为买卖契约的一种形态即债权的买卖属于出卖 人履行其转移标的物义务的一种方式 债权让与和有体物买卖在法律构成上完全相同 与法国民法典采取相同构成的还有西班牙民法典 11 即在债权合同以外无须任何 独立存在的所谓物权行为债权发生转移只不过是该债权合同生效的结果无论标的 物是有体物抑或债权法国民法对物权行为的存在本身都持否定态度既然不承认 物权行为的独立性自然也就不会产生债权行为无效或被撤销时对物权行为的效力 有无影响的问题因此在采取法国民法的理论构成中也就没有讨论有因性或无因性 的必要 12 合同说该种学说以英美法为代表在英美法上“转让assignment”一词 一般仅用于对财产权利的转移而几乎不用于特定物的转移 13 合同权利的转让是 一种合同让与权利合同必须具备下述条件才有效即权利人表示了不需要他自己 或债务人作进一步的行为立刻转让权利的意思他的意思可直接向受让人或第三人 虽然在中国大陆的现行法上不再区分契约与合同 但为了区别作为债权行为的债权让与合同与作为准物权行为 的债权让与行为两个概念本文把前者叫做债权让与合同后者取名为债权让与行为或者债权让与契约 当然现代的法国民法和西班牙民法并不排斥买卖之外的其他原因行为因而有学者批评这种规定是过时的 比如海茵科茨教授认为债权让与的原因行为并不限于买卖契约也包括赠与担保的合意等其他情况所 以很明显不能象法国民法典那样将之规定于买卖法而是必须抽取其共通项放在债权总论部分 11 表示 14 3我国民法的立场我国民法没有采纳物权行为理论我国亦有学者赞同物 权行为理论 15 不区分物权行为与债权行为 在这一点上不同于德国民法而与法 国民法相同但有趣的是在物权变动上我国现行民法又没有像法国民法那样坚持 彻底的意思主义的立法精神 而采纳了债权形式主义 物权的变动与其原因行为的 生效并不在同一时间 通常尚须有标的物的交付或履行登记手续方可发生物权变动的 效果在债权让与上我国相关法律法规则仍然没有采纳物权行为独立性及无因性理 论但区分了债权让与和债权让与合同两个范畴认为债权让与是债权自其主体处移 转到受让人之手的过程是债权变动的一种形态它属于事实行为同时它也是债 权归属于受让人的一种结果而债权让与合同则为引起债权让与的一种法律事实并 且因其以当事人的意思表示为要素故它属于一种法律行为因其在让与人和受让 人之间产生了债权债务故它属于债权行为 16 4本文的观点对于以上几种债权让与性质的学说学术界有不同的看法 但总体而言其争议的焦点主要集中于是否承认“准物权行为”反映的就是对物权行为 理论利弊的争议进而触及两种物权变动模式之间的优劣比较在笔者看来无论采 取什么样的理论模式最终目的还是要解决实际问题如果单从法理上难以分辨孰优 孰劣那么就看那种方式更有利于解决实际问题 正如王轶先生所言“二者最大的区别是形式上的即是否在债权合同之外承 认有独立的物权行为的存在这一区别在实质上是如何运用民事法律制度来解释 描绘生活世界时的差别”17 2.2.2 专利实施权转让的性质 毫无疑问专利实施权让与的性质专利实施权让与合同这个概念以及它所表示 的事务在采纳不同的合同理论时具有本质的不同按照“债权合同说”专利实施 权让与合同这个债权行为一旦成立并生效专利实施权就发生让与的效果不需要履 行行为至少不需要履行主给付义务但若采“准物权合同”理论则专利实施权的移 转不是借助于专利实施权让与合同这个债权行为而是通过专利实施权让与契约这 个准物权行为来实现的理论上虽然如此但在外观上只要当事人双方没有特别的 12 约定那么他们一经签订完毕专利实施权让与合同债权行为专利实施权就发 生移转不论是采准物权合同说亦或是债权合同说概莫能外造成上述奇怪现象的 原因在于专利实施权让与不同于物权变动两者对于公示的要求不同物权变动必 须通过移转占有登记等公示形式对外表现出来 18 至于专利实施权让与 则无须 采用特别的公示方式至少目前我国法律尚未对其提出特别的公示要求因此有学 者得出结论“失去了交付登记这些识别物权行为或准物权行为的外观标志德国 法上物权行为理论的优越性不复存在 反而彰显出法国法上债权意思主义的简洁合理 性”19 但笔者认为虽然从外观上似乎一经当事人签订完毕专利实施权让与合同 专利实施权就会发生移转但我们并不能因此认为专利实施权让与合同的生效就必 然引发专利实施权权属的变动专利实施权在当事人之间实际的转移还需有一个前 提 即要求法律对专利实施权的变动没有特别的规定或当事人之间没有特别的约定 同时确认让与合同的效力和确认专利实施权是否有效发生转移所要实现的法律目 标是不一样的前者所要保护的合同当事人意思表示一致后理所当然产生的对即得 利益的期待权 债权请求权仅涉及到合同双方当事人的权益而后者则是要确 定专利实施权权属的变动以及归属解决的是专利实施权归谁所有的问题通常会 涉及到包括让于合同当事人以及专利权人等多方面的利益法律制度的设计即不能 因为要保护当事人的合同权利就草率决定专利实施权权属的变动亦不能因为交易 中专利实施权基于种种原因无法像当事人预期的那样进行移转就推定合同的目的无 法实现 进而否定让与合同的效力剥夺当事人的求偿权 相较而言 笔者较为认同“准 物权合同说”至少应当对专利实施权让与与专利实施权让与合同有所区分方为适 宜 2.3 专利实施权转让与分许可的区别 传统的理论认为通过签订专利实施许可合同被许可人所获得的仅仅是对该专 利的实施权不享有所有权因而无权允许合同约定以外的任何单位或者个人实施该 项专利据此我国专利法对分许可作出了严格的规定任何单位或者个人实施他人 13 专利的应当与专利权人订立书面实施许可合同向专利权人支付专利使用费被许 可人无权允许合同规定以外的任何单位或者个人实施该专利然而遗憾的是国内一 些学者往往据此推定未经专利权人许可专利实施权人也不能将其根据许可合同所 获得的专利实施权转让给第三人 2021 更甚者 将专利实施权转让与分许可二者不 分 22 然专利实施权的转让与分许可显然是两个截然不同的概念 不能一概而论也 无从替代因此有必要对转让与分许可之间的差异进行分析“以正视听” 1二者的性质不同专利实施权的转让是专利实施权本身的转移即第三人 取代原专利实施权人取得了专利实施权并没有新的权利产生分许可则是专利实施 权人被许可人除了自己实施专利权以外还授权他人实施专利原专利实施权本 身并不发生转移只是在此之外又产生了一个新的专利实施权 2二者主体的变更不同专利实施权的转让导致原专利实施权人的消灭新 专利实施权人的诞生从而引起主体的完全变更而分许可则并不影响原专利实施权 人的地位而是有第三人加入进来成为新的专利实施权人在主体的变化上是增加了 专利实施权人 3第三人承受权利义务的方式和范围不同专利实施权转让中的第三人完全 承受了转移的权利以及附随的义务其承受范围一般与原专利实施权人相同而分许 可中第三人所得到的权利部分则不得超出原专利实施权的限度可小于原专利实施 权 4二者对专利权人的垄断地位和专利权的价值影响不同在专利实施权转让 过程中仅发生了主体的变更没有改变专利实施权的内容也没有新的专利实施权产 生因而对专利权人的垄断地位以及专利权的价值影响较小而分许可则由于其带来 了专利实施权的增量数量的增加使得专利权人的独占地位进一步削弱专利权 也相对贬值所以影响较大 专利实施权转让与分许可存在根本差异 二者对专利权人以及专利实施权人而言 有着不同的意义尤其是二者对专利权的价值影响绝然不同更是决定了两种法律行 为的条件设置应有所不同 这应当是在权衡专利权人以及专利实施权人两者利益保护 之后法律的必然选择 14 2.4 立法现状 在与专利实施权有关的立法方面我国专利法对分许可予以认可并做了规定如 专利法第 12 条提到被许可人无权允许合同规定以外的任何单位或者个人实施该专 利同时第 53 条 也有提及 23 如果再费思寻找一下 还可在合同法第 346 条 中 看到相似规定 24 而对于专利实施权本身能否转让则未置可否 然纵观世界其他国家的相关法律规定不难发现 各国一般都倾向于在特定条件下 或一定范围内赋予专利实施权人转让专利实施权的自由如日本发明专利法规定专 利实施权专用实施权和普通实施权与实施专利的事业一起或者取得专利权人的 承诺以及继承的情况下可以进行转让至于英国则规定得更为宽松如许可证中 有这样规定还可根据此许可证签发分售许可证而这样的许可证或分售许可证皆可 转让或抵押 25 即使是采用严格限制原则的瑞典 在其发明专利法中对亦对专利实 施权的转让作出了规定 26 同时 各国通常都允许专利实施权在继承的情况下进行 转让另外近年来各国有关专利实施权利用制度的发展也是较快的很多国家已经 许可专利实施权出质如日本韩国英国等 27282930 在美国具有代表性的判例 thoms v. sutherland 案中也肯定了专利实施权的“构成有效发行股份基础的财产”的 地位 31 也就是说 大多数国家的法律制度发展都趋向于赋予专利实施权人更多权 利以及更大限度的自由 面对如此差异不禁心存疑问在我国的法律规定中仅有分许可的相关规定能 否满足技术贸易的需求专利实施权在我国究竟能否转让如果能 当如何进行如 果不能又究竟缘何以及是否合理据此本文将在后续的章节中从立法论的立场出 发对以上问题进行详细的探讨研究我国相关法律制度的应然状态 中华人民共和国专利法第 53 条 取得实施强制许可的单位或者个人不享有独占的实施权并且无权允许他 人实施 中华人民共和国合同法第 346 条 专利实施许可合同的受让人应当按照约定实施专利不得许可约定以外 的第三人实施该专利并按照约定支付使用费 15 3 专利实施权转让的法理基础 专利实施权若要转让必须具备两方面的条件可能性条件与必要性条件两者 结合方能形成专利实施权转让之必然本章将从现实出发运用财产权理论学说以及 法理学相关知识分析和探讨专利实施权转让的可能性与必要性 以论证和解决专利实 施权为什么可以转让以及为什么要建立专利实施权转让制度的问题 3.1 专利实施权转让的可能性分析 3.1.1 财产权理论的推导 财产权是指“以能带来的社会生活上利益的财货为内容的权利原则上应具有经 济价值可以作为转让或担保客体的权利”32 财产权从权利分类形式的角度来看 “是与身份权人格权分属于不同类别的权利”33 那么专利实施权是财产权吗 或者更精确一点专利实施权是否具备了财产权的属性欲求证这一命题的真伪不 能靠主观臆断必须要先理解何谓财产权以及什么是财产权自身的哲学基础 在英美法中 财产权和财产这两个概念的界限是比较模糊的 英文中都以 property 表示“财产这个术语被人们经常在转换意义上使用它有时指财产所有权本身有 时也是指所有权客体”34 “如果合同所创设的权利可以转让 法律就将其作为一种财 产来对待”35 而在大陆法系国家则坚持主客二分的原则将财产与财产权严格区 分认为财产是财产权的客体而非财产权本身 36 谈到财产权的法哲学基础几乎无可避免地要提到财产权劳动学说这是对后世 影响最深远的财产权理论之一有学者指出“这种基于劳动的财产理论被认为是对 法理学做出的最重大贡献” 37 “财产权劳动学说构成了财产观念的基础至今仍是 许多人心中的一种深刻信仰” 38 财产权劳动学说的代表人物是英国思想家约翰 洛 克john locke 1632 1704他是从自然权利学说出发提出该理论的他认为“土 地和一切低等动物为一切人所共有但是每人对他自己的人身享有一种所有权除他 之外任何人都没有这种权利他的身体所从事的劳动和他的双手所进行的工作我们 16 可以说是正当地属于他的所以只要他使任何东西脱离自然所提供的和那个东西所 处的状态他就已经掺进他的劳动在这上面掺加他自己所有的某些东西因而使它 成为他的财产从而排斥了其他人的共同权利因为既然劳动是劳动者的无可争议 的所有物那么对于这一有所增益的东西除他以外就没有人能够享有权利至少在 还留有足够的同样好的东西给其他人所共有的情况下事情就是如此”39 洛克的财产权劳动学说为财产权找到了合法性基础 并确立了社会发展的核心价 值在构建现代私有财产制度方面的贡献功不可没同样财产权劳动理论也为知识 产品专利也是其中的一种何以成为一种“财产”以及为什么要赋予知识产品创造者 “独占实施且排除他人妨害”的权利提供了法哲学基础 有形财产和无形财产其实并不存在什么本质上的区别 知识产品同样是人们劳动 的成果尽管这种劳动更多地依靠脑力或者说是一种智慧活动但劳动本身并不排 斥脑力相反它从来就依赖于智慧有谁会认为我们从大自然之中获取财物是一种纯 粹的“体力活”呢结论是显而易见的如果洛克认为对土地和原材料的工作构成“劳 动”从而使其对产品的所有权合法化是值得赞同的话那么我们就没有理由否认知识 产品因其创造者的智力劳动而成为创造者的“财产”的正当性那么知识产品的所有 者当然享有实施其“财产”且排除他人妨害的权利正如有学者所言“所有类型的知 识产权所具有的一个共同的特征是这种权利的否定本质 即它们阻止他人的某些行为 换句话说是一种阻止海盗者伪造者假冒者在某些情况下甚至阻止独立获得 同一构思的第三人未经权利人许可而进行营利”40 专利实施权就是这样一种财产权 利 专利实施权是一种财产权其原因不是出于什么“皇家恩赐”也不像有学者指出 的那样是“政府赋予的一种武断的特权和垄断这种武断的特权毋宁说是使得创新的 积极性受到挫伤而不是纠正无助的市场秩序的不足”更不是什么“暴徒的神圣权利 the divine right of thugs” 41 而纯粹是因为它具备了财产权的合法基础 这种坚 实的基础正是导致专利实施权具有可转让性的本原 3.1.2 专利实施权的转让与专利权人利益的损害之间并无必然的联系 当运用财产权理论推导出专利实施权的财产权性质 并确认其具备转让的可能性 17 要件以后也许有人会质疑即使专利实施权是一种财产权也不能认为它就是可以 转让的因为并不是所有的财产权都是可以转让的法律制度有时会出于保护某种权 益的需要而限制另一种权利的行使不可否认这样的情况在现实中的确大量存在 但一种行为为法律所禁止不外乎以下几种情况 违背公序良俗 侵害其他合法权利等 虽然对专利实施权自由转让的顾忌毫无疑问是为了保护专利权然而通过分析会 发现专利实施权的转让其实并不必然损害专利权人的利益专利实施权的转让与专 利权的保护也绝非矛盾关系 具体说来专利使用费的支付方式大体上可分为两种即一次总算支付 和提成 支付首先来看一下第一种情况当专利使用费采取一次总算支付方式时被许可 人转让专利实施权通常不会影响到专利权人的利益当然违法以及越权转让的情形 不在此列那么采用提成支付方式的情况下又如何呢可能需要再次细分一下 被许可人无力实施专利被许可人不愿继续使用专利很明显在情况下不允 许被许可人转让专利使用权既无益于专利权人利益的实现也有损被许可人的权益 这 时的转让“势在必行”不仅不应当限制还需积极的促进如果此时专利权人对专 利实施权的转让持有异议其目的实在令人匪夷所思但无论为何都不应当是法律所 要保护的范畴因为这同时还无益于社会对该技术产品的需求和利用至于情况 被许可人不愿继续实施专利的情况究其根本如果不是实施专利无利可图就可能是 转让专利实施权会带来更大的收益这种收益的背后隐藏的可能是专利技术被更合 理适当的利用而不允许转让则可能导致被许可人消极实施甚至拒绝实施专利双 方对峙的唯一结果将是资源的浪费 也许 专利权人可能会担心专利实施权被转让给无力实施的人甚至是自己的竞争 对手但这些顾虑都是可以事先在专利实施许可合同中予以规避的例如专利权人 可以与被许可人在合同中约定实施的规模 最低的产量以及达不到规模或者是产量情 况下的责任专利权人还可根据自己的需要在合同中对对方的转让行为予以约束如 规定同业与专利权人的产业相同禁止转让等等当然双方约定不得转让专利实施 一次总算支付又称统包价格就是在专利实施许可合同中次算清应当支付的使用费数额可以次付清也 可以分期付款 提成支付就是双方在订立许可合同时仅约定提成的年限提成的比例提成的基础以及提成的方式一般不 确定提成费的具体数额专利权人的实际所得由受让人实施技术所产生的经济效果决定 18 权也是可行的 法律制度的作用是给人以指引让人们可以不断地反省和调整自己的行为以便 在可预期的范围之内去安排他们的行为获得预期的结果 而不是事无巨细皆替权利人 统一规定重视同一性而忽视了事物的多样性总之专利实施权的转让与专利权人 利益的损害之间并无必然联系甚至是有所裨益的 保护专利权不足以成为禁止转让专 利实施权的理由 3.2 专利实施权转让的必要性分析 如前所述我国专利法仅对分许可作了限制性规定而对专利实施权的转让没有 明确姑且不论这种做法是否合理单单是这种欲语还羞的状态就令人置疑这样的 规定显然不足以适应贸易的需要也不利于交易的明朗化专利实施权的转让与分许 可的发放显然是两个截然不同的概念分许可是专利实施权人非专利权人授权他 人实施专利原专利实施权本身并不发生转移只是在此之外又产生了一个新的专利 实施权而专利实施权的转让则是专利实施权本身的转移没有新的权利产生转让 以后原专利实施权人消灭新的专利实施权人产生因此二者对专利权人的垄断 地位和专利的价值影响截然不同对专利实施权人的意义也存在差异当然不能一概 而论另外法律上缺乏明确规定也容易在实践中造成混乱 笔者将在下文中详细阐明许可专利实施权人适度的转让专利实施权的自由以及 建立专利实施权转让制度的必要性 3.2.1 市场交易的多样性与明朗化的协调 专利实施权转让制度的缺位即不适应贸易的需要也不利于交易的明朗化交易 的多样性决定了专利权人以及专利实施权人在不同的条件下会有不同的需求 而交易 的明朗化又要求法律行使其应有的指引作用作到与法有据同时法律上缺乏明确 规定也容易在实践中造成混乱“法无明令禁止即为许可”的观念为许多人所认可然 细心观察又会发现在学者们关于合同转让的著述中 一般把专利实施许可合同列为不 可转让的合同类型笔者认为理解的不同恰好说明明确的必要因而给予专利实 施权人适度的自由并对专利实施权的转让设置一定的约束条件 建立健全专利实施权 19 转让制度是必要的 3.2.2 从专利技术价值实现的角度论述建立转让制度的必要性 实施或者许可他人实施专利技术是专利权人获得收益的主要方式 也是专利技术 经济价值得以实现的重要渠道专利实施权之所以能够成为交易的标的也正源于此 但一般情况下 专利技术的实施不仅需要相应的配套设施还有可能需要较高的资金投 入不是所有人在一切状态中都有条件实施的这应当也是专利权人许可他人实施专 利的原因之一然而专利实施权转让制度的缺位却有可能使专利实施权人面临一种 一方面无力实施专利另一方面又不能转让专利实施权的危险这种“危险”的存在 无论是在专利实施许可合同订立之前还是在签订以后都