（民商法学专业论文）商业方法专利实质性条件研究.pdf

山东大学硕士学位论文 中文摘要 商业方法的专利保护问题近年来在国内引起了学者们越来越多的关注，理论上与 实践中也有不少探讨。自1 9 9 8 年以来，已经有大量商业方法在美国、日本、欧洲等发 达国家被授予专利而我国对商业方法的专利保护尚无明确规定，如何借鉴、学习发达 国家在商业方法专利保护方面的经验与教训，并提出适合我国国情的商业方法专利判断 标准，目前理论界尚无完善的论述本文分析了商业方法专利实质性条件的基础理论， 并对发达国家的判断标准进行了对比分析，最后提出我国商业方法实质性条件的具体构 建思路。 本文共分三章； 第一章对商业方法进行了概述。该章阐述了商业方法的涵义、特征及分类。文章认 为，商业方法目前没有一个统一的定义，其内涵也比较模糊。故笔者在分析了国内外立 法机构和学者的观点后，认为商业方法就是具有技术特征并产生了显著的实用效果的计 算机软件化的商业模式。随后笔者通过对国外已授予专利的商业方法的分析，对商业方 法专利进行了分类，为进一步论述商业方法的实质性条件奠定了实例基础 第二章详细论述了商业方法专利的实质性条件，即新颖性、创造性和实用性对每 一特性，笔者都是从概念到具体判断标准进行了全面阐述，芳针对商业方法进行了专门 分析，特别是在论述创造性时，对美国、日本、欧洲的判断标准进行了详尽的对比与分 析，力争使读者对商业方法专利。三性”有个全面的了解 第三章对我国的商业方法实质性条件的构建提出了自己的见解在分析我国建立商 业方法专利制度的必要性和可能性及相关规定后。 结合我国国情，提出我国商业方法专利制度的具体构建思路，一是建议立法或者主管部 门应明确商业方法专利是建立在我国现行专利法的基础之上，应将之明确；其次建议配 各适格的审查人员，以应对复杂的商业方法专利审查；最后从新颖性、创造性、实用性 三个方面进行专利制度建设提出了具体、详细的设想。 【关键词】商业方法专利实质性条件新颖性创造性实用性 勿磊 、 协山、i i 砷 山东大学硕士学位论文 t h ep a t e n tp r o t e c t i o np r o b l e mo f b u s i n 黜m e t h o d sh a sa t t r a c t e di n c r e a s i n ga t t e n t i o nf r o m t h es c h o l a r si nt h ec o u n t r yi nr e c e n ty e a r s t h e r ea 托m a n yd i s c u s s i o n si nt h e o r ya n dp r a c t i c e s i n c e1 9 9 8 ，t h e r eh a v eb e e nm a n yb u s i n e s sm e t h o d sh a v eb e e ng r a n t e dp a t e n t si nt h eu n i t e d s t a t e s , j a p a n , e u r o p ea n do t h e rd e v e l o p e dc o u n t i e s a n do u rp a t e n tp r o t e c t i o nt ob u s i n e s s m e t h o d si ss t i l l n d e f i n i t e h o wt ol e a r nf r o ma n ds t u d yt h ee x p e r i e n c ea n dl e s s o n sd r a w nt h e b u s i n e s sm e t h o d sp a t e n tp r o t e c t i o ni nd e v e l o p e dc o u n t r i e s , a n dh o wt op r o p o s ec h i l l a * $ n a t i o n a ls t a n d a r d so na p p r o p r i a t eb u s i n e s sm e t h o d sp a t e n tc r i t e r i a , t h e r ea r en op e , f 鳅 e x p o s i t i o n t h et h e s i sa n a l y s e st h es u b s t a n t i v et e r m so ft h ep a t e n tb u s i n e s sm e t h o d sa n d t h e o r e t i c a l l ya n a l y s e st h ee v a l u a t i o nc r i t e r i a f i n a l l y , t h et h e s i sp r o p o s e st h ea p p r o a c h i n g i d e a sf o rb u s i n e s sm e t h o d si no u rc o u n t r y i ti sd i v i d e di n t ot h r e ec h a p t e r si nt h i st h e s i s t h ef i r s tc h a p t e rm 牺ab r i e f o u t l i n eo nb u s i n e s sm e t h o d s , w h i c h m a i 】笛t h em n i n g ， t h eo u t r e a c ha n dc l a s s i f i c a t i o n so fb u s i n e s sm e t h o d s b u s i n e s sm e t h o d sa r ec u r r e n t l yh a v i n g n oa c c e p t e dd e f i n i t i o na n di t sm 鞠n i n gi sr a t h e rv a g u e t h ea u t h o ro ft h i st h e s i sa n a l y s e st h e v i e w so fs o m el e g i s l a t i v e b o d i e sa n ds o m es c h o l a r s ，t h u sm a k i n gt h ed e f i n i t i o no ft h a t b u s i n e s sm e t h o d s 黜ak i n do fb u s i n e s sm o d e lt h a th a v i n gt h et e c h n i c a lc h a r a c t e r i s t i c so f h a v i n gas i g n i f i c a n ta n dp r a c t i c a le f f e c to ft h ec o m p u t e rs o f h 惜豫b u s i n e s s t h e nt h ea l i l h o f m - j 且1 y s e st h eb u s i n e s sm e t h o d sp a t e n t sg r a n t e di nf o r e i g nc o u n 幽，a n dc l a s s i f i e st h eb u s i n e s s m e t h o d sp a t e n ta u t h o r i z e df o rb u s i n e s sm e t h o d s t h a tb u i l d s 叩af o u n d a t i o nf o rf u r t h e r d i s c u s s i o no f t h es u b s t a n t i v ec o n d i t i o n so f b u s i n e s sm e t h o d s c h a p t e ri id i s c u s s e si n d e t a i lt h es u b s t a n t i v ec o n d i t i o n so nb u s i n e s sm e t h o d sp a t e n t , n a m e l yn o v e l t y , c r e a t i v i t ya n dp r a c d c a u t y f o re a c hc h a r a c t e r i s t i c , t h ea u t h o rm a k e sa c o m p r e h e n s i v ee x p o s i t i o nf r o mt h ec o n c e p tt os p e c i f i cc r i t e r i a , e s p e c i a l yc o n d u c t i n ga d e t a i l e dc o m p a r i s o na n da n a l y s i s0 1 1t h ej u d g m e n tc r i t e r i ai nt h eu n i t e ds t a t e s , j a p a n , e u r o p e j nt h ea s p e c to f c r e a t i v i t y t h a ti st oe n a b l er e a d e r st oh a v eac o m p r e h e n s i v eu n d e r s t a n d i n go n t h e ”t h r e en a t u r e ”o f p a t e n tb u s i n e s sm e t h o d & c h a p t e rh id r a w sac o n c l u s i o no nt h ec o n s 仕u c f i o no fb u s i n e s sm e t h o d ss u b s t a n t i v e 2 山东大学硕士学位论文 c o n d i t i o n si no u rc o u n ( x y a f t e ra n a i 咖t h en e c e s s i t ya n dt h ep o s s i b i l i t ya n dt h ec o r r e l a t i o n s t i p u l a t i o no f e s t a b l i s h i n go f t h eb u s i n e s sm e t h o dp a t e n ts y s t e mi no u rc o u n ( r ya n dc o m b i n g t h ep r a c t i c ei nc h i n a , t h ea u t h o rm a k e su pt h ec o 璐协j c t m go u t l i n e sf o rb u s i n e s sm e t h o d s p a t e n ts y s t e m n a m e l y , t h ef i r s ti d e ai st os u g g e s tt h el e g i s l a t i o no rt h ed e p a r u n e n tr e s p o n s i b l e t od a f f yt h a tt h eb u s i n e s sm e t h o dp a t e n ti se s t a b l i s h e do nt h eb a s i so fo u r c o u n t r y sp r e s e n t p a t e ml a w t h es e c o n ds u g g e s t i o ni st op r o v i d es u i t a b l ee x a m i n a t i o np e r s o n n e l , s ot h a tt o m e e tt h ec o m p l e xb u s i n e s sp a t e n te x a m i n a t i o n t h el a s ti d e ap r o p o s e st h ed e t a i l e da n d t e n t a t i v ep l a nf o rt h ep a t e n ts y s t e mc o n s t r u c t i o nf r o mt h r e ea s p e c t so fn o v e l t y , c r e a t i v i t ya n d u t i l i t y k e yw o r d s b u s i n e s sm e t h o dp a t e n t s u b s t a n t i v ec o n d i t i o n s n o v e l t y c r e a t i v i t yu t i l i t y 气嫡勃 斛牛 3 原创性声明 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进 行研究所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何 其他个人或集体已经发表或撰写过的科研成果。对本文的研究作出重要贡 献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明本声明的法律责任由本人 承担 论文作者签名：虽塑塾 日期：丛坚 关于学位论文使用授权的声明 本人完全了解山东大学有关保留、使用学位论文的规定。同意学校保 留或向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅 和借阅；本人授权山东大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关 数据库进行检索，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文和汇编本 学位论文。 ( 保密论文在解密后应遵守此规定) 论文作者签名：k 盂! 塾导师签名：龇日期：罂：! ! ：! ! 山东大学硕士学位论文 引言 近年来，电子商务在全球范围内迅速发展，据海外媒体的最新报道，市场调研公司 c o m s c o r en e t w o r k s 发布报告称，全球有6 9 4 亿1 5 岁以上的人使用互联网，占到了这 一年龄段人口总数的1 4 ，1 9 9 7 年到2 0 0 5 年之间，全球上网人数的年增长率高达5 5 ， 上网交易金额超过1 5 0 0 亿美元原有的软件公司以及一些传统商业企业，尤其是金融 业。都在谋求商业模式的全球垄断化，然而网络世界中公司的高速成长不再仅仅依赖于 硬件系统或者说单纯的市场营销技术，更借助于不断创新的商业方法( b u s i n e s s m e t h o d ) 随着商业方法跟计算机软件相结合产生的巨大经济、社会效应，应本国企业 的强烈要求，发达国家开始授予商业方法以专利在电子商务进入第二个十年之际，美 国电子商务时代邀请业内一些著名的分析家对相关专利进行了评论，并将他们的意 见加以综合，列出了对电子商务最具影响力的五项专利：集成电路技术、r s a 加密算法， d r m 数字加密系统、p u s h 无线电子邮件专利和商业方法专利。由此我们可以知道，商 业方法对电子商务产生的巨大影响。尽管对于电子商务的商业方法专利保护政策在国外 理论界仍然存有较大的争议，但美、日、欧等国家和地区已实实在在地明确了商业方法 专利的法律地位，并且还有一些国家正在效仿美日欧积极保护本国的商业方法 自美国s t a t es t r e e tb a n k 案后田，据美国专利与商标局的统计，在1 9 9 6 年以前。 涉及互联网的专利申请只有1 3 件；截止到1 9 9 8 年，与网络有关的商业方法发明专利授 权数已达2 1 9 3 件；1 9 9 9 年前3 个月，有关互联网的专利授权达到6 9 5 件之多就世界 范围内，到2 0 0 0 年年底，有关电子商务的授权专利，美国已有1 5 0 0 多件，日本有接近 2 0 0 件，随后的国家是加拿大、英国、荷兰、澳大利亚等国，韩国宣称每年有关电子商 务的专利申请达到3 0 0 0 - 4 0 0 0 件，位居全球之首2 0 0 2 年底、2 0 0 3 年初我国知识产权 局对两件美国花旗银行商业方法专利先后授权事件o ，引起了国内媒体和知识产权业界 ms m m s t r e e t b a n k 案涉及的是签名金融集团于1 9 9 3 年被授予的名为轴辐式数据处理金融服务系统( d 啦w o c e s s i n g s y s t e m f o r h u b a n d s p o l = l “m a n c i a ls e r v i c e c o 嘶娜t a l i ) 的0 5 6 号专利该专利主要被用于投资组合的实施过程 中信托基金( m u t u a lf u n d s ) 的管理和记账该系统能够将基金运作过程中所有的金融信息记录下来t 通过计算帆 运算将投入到不同投资组合中的信托基金( m u t u a lf u n d s ) 以合伙投资的方式进行管理，并且通过系统的复杂演算 确定每一信托基金的每日收益宰，在投入到同一投资组合的不同信托基金之问进行利润的分配该专利在投资金 融服务过程中，使得信托基金的管理更加便利和容易同样作为投资金融服务中介商的s t = ms t r e e t b a n k 想通过谈 判取得该专利的使用权，但谈判破裂，该公司便向底萨诸塞州法院起诉，要求确认该专利无效地方法院以专利 不符合专利法1 0 1 节所规定的可专利主露为由，判决其不具专利性1 9 9 8 年，美国联邦巡回法院( c a f c ) 在s m m s 帆咀b a n k 上诉案中推翻了地区法院作出的判决，首次肯定了商业方法的可专利性 o 这两项授权专利是t ( 1 ) c n 9 2 1 1 3 1 4 7 , 电子货币系绳申请日1 9 9 2 年1 1 月1 2 日。公开号1 0 7 3 7 8 9 , 公开日1 9 ”年6 月3 0 日。授权公告日2 0 0 2 年1 2 月1 8 日。授权日2 0 0 2 年1 2 月1 8 日，优先权日美国1 9 9 1 年1 1 月1 5b ( 0 7 7 9 4 , 1 1 2 h l 山东大学硕士学位论文 的重视，理论界也进行了热切的关注。直到今天，这两项专利仍然像定时炸弹一样埋在 中国的金融市场，时刻威胁着中国的金融业 纵观各国关于商业方法专利的立法或审查规则，授予商业方法以专利权在发达国家 已经基本得到认可但各国关于授予商业方法以专利的标准却存在很大的差异既然已 经存在如此之多的商业方法专利授权实例，如果我们再讨论商业方法的可专利性就不合 时宜了，当务之急是提出既能和国际商业方法专利趋势吻合，又适应我国经济发展水平、 利于我国经济发展的商业方法专利具体制度。故我们的研究方向应该定位在如何建立具 有我国特色的商业方法专利授予制度，其中授予商业方法专利的实质性条件架构建立是 重中之重 针对以上问题，本文探讨了商业方法专利授予的实质性条件，文章阐述了商业方法 的涵义及外延、发达国家授予商业方法专利的审查标准、商业方法专利的新颖性、创造 性、实质性等实质性条件，最后提出了构建我国商业方法专利实质性条件的具体设想。 2 ( 2 ) cn 1 9 1 0 7 2 敷据管理的计算机系统和撮作该系统的方法。申请日1 9 9 6 年9 月l o 日，公开日1 9 9 7 年1 1 月拍 日授权公告日2 0 0 3 年1 月1 日。授权日2 0 0 3 年1 月1 日。优先权日i 欧洲专利局1 9 9 s 年9 月1 4 b ( 9 5 1 1 4 4 6 7 4 ) 山衷大学硬士学位论文 第一章商业方法概述 第一节商业方法的内涵及特征 一、商业方法内涵 通常来讲，商业方法包括普通的商业方法( 也有人称做纯粹的商业方法) 和与软 件有关的商业方法( s o f t w a r er e l a t e db u s i n e s sm e t h o dp a t e n t ) 纯粹的商业方法是指完全由人的安排实现的方法，如货物交易讨价还价的方法，拍 卖师的拍卖方法，旅游路线的安排方法等，保险险种的搭配设计方法，由于这些商业方 法在实现过程中，没有用来解决技术问题，也无须采取任何技术手段，更没有获得任何 技术效果，因而人们认为它不是技术方案，仅属于“智力活动的规则和方法本身”，故 不在专利保护的客体范围之内而目前所有申请到专利保护的商业方法专利均因与计算 机软件相结合而获得授权，如。提供线上互动式购物的方法及其网站”、“因特网购物 中心服务器及其购物信息提供方法”、“利用随机数值的电脑购物系统及购物方法”、“订 购图书音乐的方法( 一次点击) ”等知识产权界讨论商业方法专利时，一般就指后者 ( 也可称做商业方法软件专利或者与计算机软件有关的商业方法专利，简称商业方法专 利或者商业方法) 本文也是以此概念来展开论述的 关于商业方法的内涵，在国内外理论界有多种论述。 美国是电子商务产业的大国，电子商务商业方法的专利保护也是最先从美国开始 2 0 0 0 年3 月，美国发布了自动化商业方法专利白皮书，将商业方法作为“自动化商 业数据处理方法专利”正式列入第7 0 5 类专利之中，因此对“商业方法”的概念也通常 以美国专利分类第7 0 5 类为参考。美国专利分类第7 0 5 类对商业方法的定义是：。装置 及对应的方法，用于商业运作、行政、企业管理或者财务资料报表的产生，其能使资料 在经过处理后有显著的改变或者完成运算操作：本分类也包含作为资料处理或者运算操 作的装置及对应的方法，它用于决定货物或者服务的费用。o ”而在美国众议院议员r i c k 巾原文为：。缶印| p 赳锄培柚d 雠印血喀m 曲。出细弘面m 面g d 嘲舯硝蛐屯叩啪l i o 鸭| mw 】i s a 啦i l i 6 删曲劬鲈i n 恤d 嘲斯芦栅啦酬蛐印删椭t h c 狮她“m 岫脚嘶酬f e r e t e t i l i z e d h 雠鹏 | d m 枷曲删。呜o r 蜊o f m 棚幛呶计i n t h e p m c e m i n g o f f m v a c i a ld a m t m s 汹如瑚岬i d f o r a p p = t m = m d c o r r 撇g m = t h e d s 白r 弘f l b 口牟。筐曲g 盯a i 棚蛐g 叩a a d o 弼i n w h i 矗a d u = g e f o r 霉o e d s o r r e v i e = i s d = m n i n e d 。 来源于刘尚志，陈佳麟著：电子商务与计算机软件之专和f 保护 ，中嗣政法大学出版社，2 0 0 4 年版第l o s 页 山东大学硕士学位论文 b o u c h e r 和h o w a r db e r m a n 提出的2 0 0 0 年商业方法专利促进法的提案中有这样的表述： “商业方法专利是指下列方法之一：( 1 ) 一种经营、管理或者其他操作某一企业或者组 织，包括适用予财经信息处理过程的技术方法。( 2 ) 任何应用于竞技、训练或者个人技 巧的技术方法( 3 ) 上述( 1 ) 和( 2 ) 中所描述的由计算机辅助实施的技术或者方法。”o 除此外，国内外学者还有以下几种说法： 1 所谓商业方法，是指从事电子商务的网络经营者在互联网上进行商业活动时所采 用的经营模式或者说，是通过计算机互联网进行商务活动的方法。o 2 所谓商业方法，是指为处理或解决商业经济活动或事务而( 由人类智力) 创造的方 法或规则。 3 根据世界知识产权组织的解释，商业方法专利指的是那些借助数字化网络经营商 业的、有创造性的商业方法。田 4 根据美国律师的观点，所谓商业方法，是指通过因特网，并且以硬件平台为基础， ( 但是与该硬件的改进无关，硬件只是作为一种工具) ，并且使用了计算机软件进行商 业活动的方法。o 5 日本特许厅第四审查部部长井上正先生认为：“单纯的商业方法由于缺少技术特 征被排除在专利保护之外，尽管我们现在称为商业方法专利，但这并不意味着我们突然 开始保护 那些传统专利法不保护的纯粹的商业方法和商业模式技术随着时代的改变而变化， 专利权也会授予给那些使用现代技术产生的发明。例如那些使用在银行操作系统上的自 动柜员机( atm ) 一类的支持商业活动的设备。近年来，随着信息技术的发展，使用计算 机和网络来完成整个商业活动的操作，比如订货、销售、财务结算以及广告都成为可能， 这使得思想可以通过计算机系统以一个有形的方式加以解决从而可以获得专利，这 就是那些极具吸引力的所谓商业方法专利。可以说，商业方法专利是一项通过计算机系 统完成创造的发明”井上正先生的这段话基本上描绘出了商业方法专利的大致含义，可 以认为商业方法专利是指那些通过计算机软件实现的商业方法发明。 o 原文为： a c c o r d i n g 协t h e u s b 惦i n 缁m e t h o d n b t i m p v o v c z n c n t s a c t o f 2 0 0 0 8 u s i n e 嚣删协：1 ) t m e t h o d o f ( a ) 暑凼l l i n j s c d n & m 柚a g i n 岛盯o d w i s e o p c 啦i n g 锄舶懈p r k 盯o q ；a n i s a f i o o , i n c h t c c h n i q u c u s e d j n d o m g o r c o 删n g b 璐| m c 站；甜( b ) p c e 醛i 赡f i n a n c i a l 血均；( 2 ) a n y 证c h n i q u c l | 5 。d i n l n s m c t i o n , 盯p c l 鞠n 毫ls l c i l l s ；a n d 伪a n y c o m p u t c r - a s d s t c di m p i c m c n 恤i o lo f a 暑y 鲰柚蕊cn l c a n $ d y 来源于刘尚志、陈佳麟著电子商务与计算机软件之 专利保护中国政法大学出版社2 0 0 4 年版第1 0 9 页 o 参见：2 0 0 1 年5 月衢日中国知识产权报，第5 版 参见lh n p ：棚嘲惴咖曲n 矗，张率埋在电子商务的地雷，一文 参见l 蜘事瑚咖如豫w i 泓姻唧而瞳川耐烈国叫 o 参见ij - s l s t t e c y ：p r o s u t i o no fs o f t n r e n d 如s i n e s si l e t h o dp a t e n t s 山东大学硕士学位论文 6 而我国台湾学者对电子商务商业方法内涵的看法比较趋于一致，即都认为电子 商务商业方法是商业方法与技术的结合，并且认为目前授予专利的电子商务商业方法， 常以软件程序或装置的技术加以具体化o 综上所述，笔者认为，所谓商业方法就是具有技术特征并产生了显著的实用效果的 计算机软件化的商业模式 二、商业方法的特征 通过对商业方法内涵的分析，总结商业方法的特征如下： 1 是一种运用于商务经济活动的方法，目的是提高商业活动精确度、利润或执行效 率： 2 方法目的实现过程是电子化过程，由计算机系统和网络系统操作进行，依赖于计 算机软件和硬件的相互结合； 3 核心是创新的计算机程序和软件技术 第二节商业方法专利的分类 根据目前国外授予的商业方法软件专利，可以将商业方法做如下分类： 1 电信通讯类例如瑞典爱立信公司名为“软件容错管理系统”专利，该专利 是利用。智能型管理的信息基础”之技术来解决电信通讯系统中的软件错误，用户可以 运用监视、诊断、管理等方法以最快和最低的成本来发现软件中的错误之处 2 网络交易安全类。例如甄马逊书店( a m a z o n c o r n ) 的5 ，7 1 5 ，3 9 9 号专利，该专 利通过抽离交易人之信用卡号码中的部分数字，而仅显现都份信用卡数字的方式来进行 讯息传输，能避免第三者得以窥视交易人的完整信用卡资料 3 企业资源管理类。例如i b m 申请的e - b u s i n e s s 专利，该专利通过对目标企 业的网络化管理，如工作流程安排、后勤支持、人力及资源配置、市场信息等，达到提 高流程效率及引导顾客观念的目的另外，该公司1 9 9 6 年获得的5 ，5 0 4 ，6 7 5 号专利， 该专利为自动化促销筛选方法与系统，企业每收到一笔顾客资料，就通过这个系统与现 有数据库的存货资料、其它顾客的采购资料等进行对比分析，达到建议企业修改营销策 略、选择最合适的营销方案之目的 咧尚恚陈佳簟著电子商务与计算机软件之专利保护 冲围政法大学出版社2 0 0 4 年版以及李森埋日本商业方法 专利制度简介) ：商业方法是透过应用软件技术研发与提升整合计算机硬件或因特舟资源来实现某种商业上之机艟 与概念的方法 5 山东大学硕士学位论文 4 资金流管理类。例如美国美林证券公司的“证券现金管理系统”专利，该专 利可以有效的监督、组合或调节股票交易佣金、有价证券或是一些短期流动资金 5 银行电子货币类。典型例子是花旗银行1 9 9 5 年申请的电子货币系统专利， 该系统发展自1 9 9 1 年，包含发行银行、收款银行、清算银行、商家及消费者之间的相 互运作该专利是电子银行商务运作的基础专利，目前已在世界主要国家，包括中国， 获得了专利 6 在线销售或服务类。例如亚马逊书店拥有的在线购物方法的o n e c l i c k 专利( - - 点通) ，该方法可以让顾客点击一次鼠标就可以重复购物。 6 山东大学硕士学位论文 第二章商业方法专利的实质条件 第一节概述 一、定义 商业方法专利的实质条件，是指一项商业发明获得专利权应当具备的实质性条件， 即专利法所规定的作为专利技术的发明创造应当满足的关于其本身特征、构成以及类型 等内在因素的条件。 = 、分类 商业方法专利的实质条件又可分为积极条件和消极条件积极条件是从正面去规定 哪些商业发明可具备专利性而获授权。按照我国专利法的规定，这些正面的具体条件为： 新颖性、创造性和实用性，即通常人们所说的专利。三性”。消极条件是从反面去规定 哪些商业方法发明不具备专利性，而不能获得专利授权。美国专利法对实质性条件的要 求为i “然而在属于专利保护客体的前提下，一件具体的软体发明，包括与软件相关的 商业方法发明，还必须满足专利法的其他要求，如新颖性、非显而易见性、实用性和充 分披露发明等等，才能够获得专利权正如联邦巡回上诉法院在“美国电话电报公司” 一案的结尾处所说：。由于本案必须发回审理法院进一步审理，而且也为了避免可能的 对我们判决范围的误解，我们声明，这些专利权利要求的最终有效性，取决于它们是否 满足了专利保护的其他要求。诸如美国专利法第1 0 2 条、第1 0 3 条和第1 1 2 条规定的要 求。”美国专利法第1 0 2 条是关于新颚性的规定，第1 0 3 条是关于非显而易见性的 规定，第1 1 2 条则是关于充分披露的规定大体说来，一项发明申请案在属于专利保护 客体的前提下，专利局还要审查该申请案是否满足了新颖性、非显而易见性、实用性和 充分披露等4 个要求，并由此决定是否授予专利权。按照美国专利制度的规定，这4 个 要求被称为专利的实质性要件按照传统的专利法理论，对充分披露这一条件并不在专 利的实质性要求中，该项一般在专利申请案中对申请权利的具体要求当中，即只是从新 颖性、创造性、实用性三方面做了严格的要求。 本文下面将从新颖性、创造性、实用性三个方面对商业方法专利的实质性条件作具 体分析 7 山东大学硕士学位论文 第二节新颖性 一、概述 ( 一) 新颖性的涵义 任何一项发明必须具有新颖性，才有可能被授予专利权，商业方法专利也莫能外， 因为国家授予发明人专利权的目的，就是为了要换取发明人将其发明公布于众，只有在 发明是全新的情况，才有可能构成对已有的技术内容的添加和丰富，并由此促进技术进 步和科学发展，商业方法发明也不例外。由于已经公开的技术不具有新颖性，因为国家 不能被授予排他性的专利权，否则就会妨碍公众对公知技术的自由利用，从而对公众利 益造成损害。因此，世界各国的专利法都无一例外的将新颖性作为授予发明专利权的基 本条件。 各国专利法中关于发明创造的新颖性( n o v e l t y ) 的定义虽不尽相同，但是一般来 说，都是首先划出现有技术的范围，然后再判断所申请的发明是否落在现有技术的范围 之内。如果申请案落在现有技术的范围之内，则说明发明不具备新颖性：反之，如果发 明未落在现有技术的范围之内，则具备新颖性现有技术是指所申请的技术在专利的发 明日或申请日之前已经以某种方式在一定的地域范围内公开，该现有技术已经脱离了保 密状态，一般公众能够得知的技术内容。这里所说的公众，是指社会中的任何成员，无 论人数多寡，但是不包括对技术内容负有保密义务的人。所谓“公众能够得知”并不意 味着有关技术内容实质上已经被众多的人所知悉，它只是要求有关技术内容已经处于向 公众公开的状态，任何想要了解该技术的人只要经过合理的努力便能了解其内容就足 也现有技术向公众公开的方式多种多样，如出版物公开，使用公开。互联网公开或其 他方式公开。技术内容无论通过何种方式向公众公开。只要其产生的效果是使得该技术 脱离了保密状态，使公众能够得知，就可以认定该项技术是专利法意义上的现有技术 当然，对现有技术的认定存在两种特殊情况：其一，对于某些尽管在一件专利的申请日 之前尚未公开，但是已经由其他人在该专利申请日之前向专利主管部门提出过申请并在 后一专利的申请日之后由专利行政部门公开的内容，为判断后一件申请的新颖性目的， 亦被认为是现有技术，这就是通常所说的“抵触申请”；其二，尽管某一技术在专利申 请日之前已经被公众所知晓，但是，当这种公开符合法定条件时，如在规定的展览会上 展出，则可以视其为不影响该专利的新颖性，这就是通常所称的专利新颖性的宽限期 0 山东大学硕士学位论文 现在许多国家专利法发展趋势是从反面规定新颖性：如果一项发明是现有技术中没有 的，它就具有新颖性，如欧洲专利公约第5 4 条是对新颖性的规定。美国专利法第1 0 2 条：。可获得专利的条件：新颖性及获取专利的权利的丧失”，有下列情况之一者无权获 得专利：( a ) 在专利申请人做出发明之前，该发明在本国己被他人所知或被他人所用，或 在本国或外国己获得专利或者已在出版物上刊登：( b ) 在美国申请专利前一年以上。该发 明已在本国或者外国获得专利或者在出版物上刊登己在本国公开使用或者销售：( c ) 发 明人已经放弃其发明：( d ) 申请人或其合法代理人或受让人己先在国外就该发明获得专 利或者使他们获得专利，或取得发明人证书：或其在国外提出专利申请或发明人证书申 请的日期，早于在美国提出申请的日期1 2 个月以上：( 的他人在己先于申请人在美国提 出并获得专利的申请案中陈述了发明，或他人已先于申请人在其国际中请案中陈述了发 明，所说国际申请案的申请人履行了本专利法第3 7 1 条c 款中( 1 ) 、( 2 ) 、“) 项 的规定：( f ) 申请人所申请的主题不是他本人的发明：( 9 ) 在申请人做出发明之前，已有别 人在本国做出了同一个发明，他并未放弃、隐藏或隐瞒自己的发明。在确定发明的优先 权时：不仅应考虑每个人的发明构思的形成日期及其发明完成的日期，而且应考虑，首 先形成构思而最后完成发明的人在别人形成发明构思之前所付出的合理的勤劳m ( 二) 新颖性的判断标准解析 1 、对于现有技术公开方式的分析 根据2 0 0 1 年专利法实施细则第3 0 条规定，“专利法第2 2 条第3 款所称已有的 技术，是指申请日( 有优先权的，指优先日) 前在国内外出版物上公开发表、在国内公 开使用或者以其他方式为公众所知的技术，即现有技术。”中国专利制度中的现有技术 以“申请日”作为时问界限；而美国专利法第1 0 2 条规定以“发明的完成日”作为 判断新颖性的时间点 现有技术并非指申请日以前已经存在的全部技术，它是指只有在申请日以前已经公 开的技术，才可能构成现有技术同时，即使在申请日以前已经公开的技术也不一定都 是现有技术，因为法律还规定了例外的情况通常，专利制度中的技术公开，是指一项 技术已经处于非保密状态，任何人均可以通过合法途径获得该项技术；就是说，只要一 项技术处于可为非特定人获取的状态，则该技术公开如果他人违背技术所有人的意愿 将其技术公之于众，则在一定期限内，该项技术仍不失新颖性。公开的方式有多种，概 括起来，可以分作三类： o 汤宗舜t 专利法解说 ，专利文献出版社1 9 9 4 年版第页 9 山东大学硬士学位论文 ( 1 ) 以出版物的方式公开是指技术的实质性内容可以从全世界的出版物得知 而专利法所称的。出版物”泛指独立存在的，记载有技术或设计内容，并表明其发表者 或者出版者以及公开发表或出版时间的有形传播载体o 出版物的种类十分繁杂。就载 体而言，它不仅包括各种印刷、打印、或手抄的纸件，而且还包括其他各种以光、电、 磁或照相等方式制成的有形载体，如磁带、磁盘、光盘、唱片、缩微胶片或平片等就 内容而言，出版物包括专利文献、科技刊物、科技著作、学术论文、专业文献、技术手 册、教材、技术专题报告、产品样本乃至产品广告等出版物不受地理位置、语言、获 得方式、出版年代的限制出版物的出版发行量大小、是否有人阅读过、申请人是否知 道也是无关紧要的。专利局在审查申请案的新颖性时会将这些出版物进行全面检索，只 有那些在已有出版物中检索不到的技术才有可能被认为具有新颖性当然，在进行新颖 性检索时，最主要的出版物是专利文献，因为专利文献的信息量大、报道全面、及时， 且分类标准化，便于检索。 ( 2 ) 以使用方式公开 所谓使用公开，是指由于在国内或国外使用而导致一项或者多项技术方案的公开， 或导致该技术方案处于公众中任何一个人都可以得知的状态。一些产品或技术方法虽然 没有在任何出版物上发表过，但也未必不是现有技术的一部分，如某工厂将其新开发的 产品投放市场，任何人均可在市场上购买到这种产品，则这种产品已经公开，属于现有 技术。又如将某种新的工艺方法在公开场合( 如展览会) 进行演示，公众通过其演示可 以清楚地了解其新工艺的技术特征，则该方法也已公开，属于现有技术在专利法上， 公开使用包括为商业目的的制造、使用和销售、进口、模型演示以及为使用或销售而进 行的展示 ( 3 ) 以其他方式公开。所谓其他方式即为“出版物”和“使用”外的其他任何方式， 它包括口头交谈、报告、讨论会发言、广播电台或者电视台或者电子网络等传播方式 在公众可阅览的展台上、橱窗内放置情报资料及直观资料的方式属于展出公开方式o 2 、对现有技术公开标准的分析 在判断申请专利的发明是否有新颖性时，其公开的状态可以从空间和时间两个角度 来考虑。空间标准是指判定一项技术在怎样的地域范围公开才算进入现有技术领域时 间标准是判定什么时候公开的技术才可在特定申请案的新颖性审查中作为现有技术 o 韩赤风主编；知识产权法 清华大学出版挂。2 0 0 5 年版第2 2 5 页 韩赤风主编t 知识产权法 清华大学出版杜。2 0 0 5 年4 月第l 版第2 拍页 1 0 山东大学硕士学位论文 ( 1 ) 地域标准 纵观世界各国专利法，地域标准分为两种，即相对标准和绝对标准 所谓相对标准，则是把在本国领域内公开的技术作为现有技术，至于仅仅在国外公 开而未在国内公开的技术则不属于现有技术范围。相对新颖性在专利制度建立初期为各 国所使用，但是随着全球化的到来，随着网络通信技术的迅速发展，特别是商业方法更 多的是通过互联网在实现的，任何一项技术只要在一国公开，其他国家很快就可以知晓。 所以，这种相对新颖性的审查方法不适应商业方法专利的审查，目前已经在很多国家已 经淘汰 所谓绝对标准，指在世界范围内来考察技术的公开状态不论在哪个国家，只要一 项技术已经公开，则认为该技术已成为现有技术，从而丧失新颖性。以此为基础的新颖 性概念被称作绝对新颖性或者世界新颖性，也称全球新颖性我们在判断其新颖性时不 能仅仅局限于国内外出版物公开发表过、国内公开使用或以其他方式为公众所知的混合 新颖标准，而应当将范围拓展至国内外公开使用或以其他方式为公众所知，即应当采用 绝对新颖的标准也就是说该专利申请在世界范围内未以文字公开过、在国内外未经过 使用而公开的发明视为具有新颖性o 从理论上讲，采用绝对新颖性的概念更加合理， 但相应的，在判断新颖性要付出较大的人力物力仅就对出版物的检索而言，就需要对 世界各国多年来来所出版的各种出版物进行全面检索，这一工作的工作量就非常大。专 利合作条约( p c r ) 对每个国际检索单位提出的最低文献量的要求就包括7 个国家( 美、 德、英、法、俄、瑞士) 和两个国际组织( 欧洲专利公约专利合作条约) 的自1 9 2 0 年以来的全部专利文献以及最近五年来的1 6 9 种期刊在新颖性检索时，至少应在不少 予以上最低文献范围检索，其检索报告才能在国际上得到承认在。出版物公开”方面 采取绝对标准，尽管工作量大，但尚可以实现。而在“公知”“公用”方面采用绝对标 准方面用绝对标准在审查时就十分困难尽管一些国家在专利法中规定了这样的原则， 但在操作上，只要没有相反的证明，就推定其满足绝对标准的要求。因为审查员不可能 为一件专利审查而跑遍全球以核实是否为公众所知或者公开使用。正因为新颖性检索可 能会有漏检，所以在各国专利制度中都规定有提出异议、请求撤销或者请求宣告无效的 程序，通过这些程序使公众可以对专利审查进行监督 ( 2 ) 时间标准 公开的时间标准，就使用公开而言，公开日就是使用者将技术方案即商业方法向公 。