（法学理论专业论文）论专利侵权中的等同原则.pdf

摘要 等同原则是一个由美国判例法逐渐发展起来的一项平衡专利权人和社 会公众的原则 至今已有两百年左右的历史 它的基本含义是 专利权的保 护范围不仅包括权利要求记载的必要技术特征 而且包括与该必要技术特 征实质上等同的技术特征 也就是说 即使被控产品或方法从权利要求的 字面意义上看并不构成侵权 但如果该产品或方法与权利要求记载的技术 方案在实质上相同 也构成侵权 运用等同原则判定专利侵权 首先要解释专利权的保护范围 应采用 周边限定原则和中心限定原则的折中原则 其次要采用正确的适用方法 即将专利权利要求的必要技术特征与侵权物的全部技术特征进行对比 对 比时要坚持用准确 一致的标准来衡量 在主体标准上要坚持所属技术领 域的普通技术人员的标准 在客体标准上要坚持三个基本加显而易见的联 想标准 在时间标准上要坚持侵权日标准 在范围标准上要坚持开拓型发 明范围宽 改良型发明范围窄的标准 同时要注意几种特殊发明在专利侵 权中等同原则的适用 对于改劣发明 迂回发明 非首创化学发明都应当 适用 如果等同原则完全拘泥于权利要求的文字 将损害专利权人的利益 但是如果过宽的适用等同原则 一定程度上又会损害公众利益 为此 从 知识产权利益平衡机制的角度 应采用禁止反悔原则和公知技术抗辩原则 限制等同原则的适用 禁止反悔并非绝对禁止 专利权人对禁止反悔可以 适用抗辩 证明修改与专利性无关 公知技术抗辩中的公知技术 不应当 附加 自由公用 的限制 是否等同不在于技术方案组合的数量上 而是 把握是否经过创造性劳动且是否属于显而易见的简单组合 在被控侵权人 提出公知技术抗辩时 应当优先适用 是否提出无效宣告请求 法院无权 干涉 等同原则虽然已在全球范围内广泛应用 但我国最高人民法院直到 2 0 0 1 年才以司法解释的形式将等同原则明确为专利侵权判定的一项司法原 则 并没有制定详细的法律制度 应尽快制定统一的 权威性的司法解释 对等同原则做出全面明确的合理规定 并在立法中建立适用等同原则的一 系列相关规则 加强专利保护范围的法律确定性和可预测性 在全国分区 设置几个审理专利纠纷的统一上诉机构 统一地方各法院在专利侵权认定 中的不同标准 法官在适用等同原则判定侵权时应当遵循合理步骤 关键词 等同原则专利侵权禁止反悔公知技术 i i a b s t r a c t d o ed e v e l o p e df r o mt h ea m e r i c a nc a s el a ww a s ap r i n c i p l ei n b a l a n c i n gt h ei n t e r e s t sb e t w e e nt h ep u b li ca n dt h ep a t e n t e ef o rt w o h u n d r e d sy e a r sf r o mt h e no n i t sb a s i cm e a n i n gi st h a tt h es c o p eo f p r o t e c t i o no fp a t e n tr i g h t s i n c l u d i n gn o to n l y t h en e c e s s a r y t e c h n i c a lc h a r a c t e r i s t i c si nt h ea f f i d a v i to fc l a i m b u ta l s ot h e t e c h n i c a lc h a r a c t e r i s t i c sc o m p a r e dw i t ht h er e a le q u i v a l e n t s t h a t i st os a y e v e ni ft h ea c c u s e dp r o d u c to rm e t h o df r o mt h eli t e r a l c l a i m sp e r s p e c t i v ed o e sn o tc o n s t i t u t ei n f r i n g e m e n t w h i l et h e p r o d u c to rm e t h o dc o m p a r e dw i t hc l a i m si st h es a m et e c h n o l o g yi n e s s e n c e a l s oc o n s t i t u t e si n f r i n g e m e n t a p p l y i n gd o et od e t e r m i n et h ep a t e n ti n f r i n g e m e n t f i r s to fa l l t oe x p l a i nt h es c o p eo fp a t e n tp r o t e c t i o no fa f f i d a v i to fc l a i m t h e c o m p r o m i s em e t h o do fe x p l a i n i n gb e t w e e nt h ed o c t r i n eo fp e r i p h e r a l c l a i m i n gp r i n c i p l ea n dc e n t r a lc l a i m i n gp r i n c i p l es h o u l db ea d o p t e d s e c o n d l y t h ec o r r e c tm e t h o do fa p p l i c a t i o ni st h a tc o m p a r i n gt h e n e c e s s a r yt e c h n i c a lc h a r a c t e r is t i c si nt h ea f f i d a v i to fc l a i mw i t h a l lt e c h n i c a lc h a r a c t e r i s t i c so ft h ei n f r i n g e m e n t w h e nc o m p a r e dt o p e r s i s ti nu s i n ga c c u r a t ea n dc o n s i s t e n ts t a n d a r d s a tt h ea s p e c t o fc o r p u ss t a n d a r d s g e n e r a lt e c h n i c a lp e r s o n n e lo ft h et e c h n i c a l a r e a ss h o u l db ea d h e r e dt o a tt h ea s p e c to fo b j e c ti v es t a n d a r d s i i i t r i p l ei d e n t i t yt e s ta n da s s o c i a t i o ns t i c k i n go u tam i l es h o u l db e p e r s is t e di n a tt h ea s p e c to fti m es t a n d a r d s o nt h ed a yi n f r i n g e d s h o u l db ei n s i s t e do n a tt h ea s p e c to fs c o p es t a n d a r d s aw i d es c o p e o nc r e a t i v ei n v e n ti o n s an a r r o ws c o p eo nm e li o r a t i v ei n v e n t i o n s s h o u l db ei n s i s t e do n a tt h es a m et i m e a p p l i c a t i o no fd o ei np a t e n t i n f r i n g e m e n ta c t i o na b o u ts e v e r a ls p e c i a li n v e n t i o n ss u c ha sb a d i m p r o v e di n v e n t i o n c i r c u i t o u si n v e n t i o n a n d t h en o n o r i g i n a t e d c h e m i c a li n v e n t i o n s s h o u l db ep a y e da t t e n t i o nt o a n dd o es h o u l d b ea d o p t e d i fd o er i g i d l ys t i c k l e st ot h el i t e r a lm e a n so fc l a i m t h e p a t e n t e e si n t e r e s t sw il lb ed e t r i m e n t a lt o w h e r e a st h ep r i n c i p l e i sa p p l i e dw i d e l y t os o m ee x t e n t t h ep u b l i ci n t e r e s t sw i l l a l s o b ed a m a g e d t h e r e f o r e t h ed o c t r i n eo fp r o s e c u t i o nh i s t o r ye s t o p p e l a n dp r i o ra r td e f e n s et od e m u rt h ep r o p o s i t i o no fd o es h o u l db e a d o p t e df r o mt h ep o i n to f v i e wo fi n t e l l i g e n tp r o p e r t yr i g h tb e n e f i t s e q u i l i b r i u mm e c h a n i s m a n dt h ed o c t r i n eo f p r o s e c u t i o nh i s t o r y e s t o p p e li sn o te s t o p p e la b s o l u t e l yb u tc a nb ed e m u r r e db yp a t e n t h o l d e rt op r o v et h em o d i f i c a t i o ni si n d e p e n d e n to ft h ep a t e n t t h e d e m u ri nt h ep r i o ra r ts h o u l dn o ta d dt h el i m i to fp u b l i cu s i n gf r e e l y a n dc o n f i r me q u i v a l e n ts h o u l dn o tm a k es u r eb yt h eq u a n t i t yo f t e c h n o l o g ys c h e m ec o m b i n a t i o nb u tg r a s p i n gt h er u l eo fw h e t h e ri t issi m p l ec o m b i n a ti o ns tic k i n go u tam i l ea n dm a d ea f t e rc r e a ti n g i v w o r k i ts h o u l da p p l yp r i o r i t yw h e nt h ep e o p l ew h oisa c c u s e do f i n f r i n g e m e n tp r e s e n tt h ed e m u ri nt h ep r i o ra r t a n dt h ec o u r th a v e n or i g h tt oi n t e r v e n ew h e t h e rp r e s e n tt h er e q u e s to fp a t e n tr e v o k i n g a t h o u g hd o eh a sb e i n ga p p li e dw o r l d w i d e l y t h es u p r e m ec o u r t o fc h i n as e ts o m ep r i n c i p l e dr e g u l a t i o n si nt h ef o r m o fj u d i c i a l i n t e r p r e t a t i o nu n t i l2 0 0 1 a n d d o e s n t m a k ed e t a i l e d l e g a l s y s t e m s ou n i f o r mj u d i c i a le x p l a n a t i o n so u g h tt ob ec o n s t i t u t e d t o m a k eo u te n t i r e l yc l e a ra n dr e a s o n a b l ep r o v i s i o n t of o u n das e r i o u s o fr u l e so fb e i n ga p p ll e do fd o e a n da l lt h o s ea r ea i m i n ga t r e i n f o r c i n g l a wf o r e c a s ta n df a c t i c i t y u n i t ei n q u i s i t i o n i n s t i t u t i o nt on a t i o n a lp a t e n tc a s e ss h o u l db es e tu pa n ds t a n d a r d s o fp a t e n ti n f r i n g e m e n tc o g n i z a n c eo fr e g i o n a lc o u r t sa l s os h o u l db e u n i f i e d t h er e a s o n a b l es t e p sm u s tb ef o ll o w e db yt h ej u d g ed u r i n g t h ep r o c e s so fm a k i n gd e c i s i o nw i t ht h ed o e k e y w o r d t h ed o c t r i n eo fe q u i v a l e n t s d o e p a t e n ti n f r i n g e m e n t p r o s e c u t i o nh i s t o r ye s t o p p e l p r i o ra r td e f e n s e v 湖南师范大学学位论文原创性声明 本人郑重声明 所呈交的学位论文 是本人在导师的指导下 独立进行研究工作所取得的成果 除文中已经注明引用的内容外 本论文不含任何其他人或集体已经发表或撰写过的作品成果 对 本文的研究做出重要贡献的个人和集体 均已在本文中以明确方 式标明 本人完全意识到声明的法律结果由本人承担 学位论文作者签名 际渺厉如萨i 1 月力日 湖南师范大学学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留 使用学位论文的规 定 同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和 电子版 允许论文被查阅和借阅 本人授权湖南师范大学可以将 本学位论文的全部或 部分内容编入有关数据库进行检索 可以采 用影印 缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文 本学位论文属于 1 保密口 在 一一年解密后适用本授权书 2 不保密口 请在以上相应方框内打 作者签名 东讶闺滔 导师签名 日期 历口7 年i l 月捆日 日期 矽叼年 1 月甥日 论专利侵权中的等同原则 第一章等同原则基础理论 1 1 等同原则的概念 专利侵权判断可以分为两个步骤 第一步是把被控侵权产品或方法和 专利权利要求相比较 如果被控侵权产品或方法具备了权利要求里的每一 项技术特征的话 专利侵权就成立了 这一步在国内称为全部技术特征原 则或全面覆盖原则 在美国则称为字面侵权 如果被控侵权产品或方法不 具备权利要求里的所有技术特征 也不等于专利侵权就不成立 这时法院 还要再走第二步 就是判断被控侵权产品或方法和专利权利要求所覆盖的 专利发明是不是等同 这就应用到了等同原则 其实随着科学技术的突飞 猛进的发展 科学技术的种类变得越来越繁多 内容也更复杂与精细 相 应的专利侵权也表现得更隐蔽 在一个知识产权法制越来越健全的社会中 那些仅通过第一个步骤就被判断出侵权成立的专利侵权 显得很愚蠢 那 种粗糙的专利侵权方式变得越来越少见 专利侵权越来越多的表现为等同 原则下的侵权 于是等同原则 d o c t r i n eo fe q u i v a l e n t s 简称为d o e 成 为当前世界各国专利界和司法界运用最为频繁的判断是否存在专利侵权的 一个准则 等同原则的基本含义是 专利权的保护范围不仅包括权利要求 记载的必要技术特征 而且包括与该必要技术特征实质上等同的技术特征 也就是说 即使被控产品或方法从权利要求的字面意义上看并不构成侵权 但如果该产品或方法与权利要求记载的技术方案在实质上相同 也构成侵 权 等同原则经过历史的演变 己形成了一系列的实施规则 如果两个技 术特征在具体方案中的功能 作用和结果基本相同 同时这种特征的替换 冯晓青 知识产权前沿问题研究 中国公安大学出版社 2 0 0 4 2 4 9 1 同等学力硕士学位论文 在相同领域的普通技术人员看来是显而易见的 则这两个技术特征将被认 为等同 具体地说 以比较过程中一个选定的普通技术人员的认识能力为 标准 把两个技术特征从功能 方式 结果这三个要素逐一比较 来 判断这些要素是否相同 以及两个技术特征的替换是否显而易见 除此之 外 由于社会技术不断进步 普通技术人员的认识能力也在不断的发生变 化 因此需要将专利法选定侵权发生时的时间 作为等同比较的认定时间 1 2 等同原则的历史演进 受英国第一次工业革命的影响 1 8 世纪末1 9 世纪初 美国的工业开始 蓬勃发展 机械业 制造业等方面发明技术不断涌现 授予专利数量也越 来越多 随着技术水平不断提高 一些仿制者开始有意避开完全相同的仿 造 通过对专利发明进行微小的改动以逃避侵权责任 由于美国是一个判 例法国家 当时对这种仿造行为并没有先例原则可供遵循 于是 仿制行 为盛行一时 极大地打击了发明入的创作积极性 在此情形下 美国最高 法院在1 8 1 4 年对 奥里奥恩诉温克莱 一案的判决中首次提出了等同原则 思想 根据美国著名专利法学家哈罗德 c 威格纳的研究 这是美国司法 实践中第一个包含 等同原则 思想的判例 在此案中 瑟夫 斯托里法官 提出 仅是貌似不同 或微小改进 并不能勾销始初发明人的权利 在 该案例之后的近两个世纪的长河中 美国各级法院的众多判例扮演着等同 原则的诠释者的角色 通过一系列判例确立了等同原则在专利侵权诉讼中 的地位 在本节中 将按照历史的顺序 把标志等同原则发展中的重要阶段的 案例分成7 个片段逐一列出 并对其分析 使我们从历史的回顾中思考等 张乃根 美国专利法判倒选析 中国政法大学出版社 1 9 9 5 2 0 4 2 0 5 2 论专利侵权中的等同原则 同原则和与其相关的限制原则 1 2 1 等同原则的最初提出 关于等同原则的提出 据美国著名专利法学家哈罗德 c 威格纳的透彻 硒究 第一个包含等同原则思想的判例是1 8 1 4 年 奥里奥恩诉温克莱 当时兼任巡回法官的美国最高法院大法官约瑟夫 斯托里提出 仅仅是貌似 不同 或微小改进并不能勾销初始发明人的权利 这其中出现了 貌似不 同 微小改进 的描述语 实际上就蕴含着 只要实质相同就不能排除 专利侵权的可能性 的意思 虽然他还没有明确表达出来实质相同的概念 随后1 8 1 7 年另一位兼任巡回法官的最高法院大法官b 华盛顿在 格雷诉詹 姆斯 中首次提出了实质一致的检验标准 作为一般的规则 只要某些机 器实质相同 并以同样方式操作 产生同样后果 它们在原理上就必然相 同 我讲实质相同 只在排除一切形式差别 而且我讲同样结果时 我必 定理解为同样种类的结果 虽然其程度上也许不同 他虽然还没有提出 等同原则的术语 但是已经把该原则的大概内容提出来了 再后1 8 4 9 年美 国著名专利法学家乔治 j 柯蒂斯在总结有关司法实践时 则明确地使用了 机械等同原则 这一术语 至此等同原则作为美国普通法原则已经基本 确立 1 2 2 等同原则的正式确立 而正式确定等同原则的案例则是1 8 5 3 年的怀南斯诉登米德案 w i n a n s v d e n m e n a d 1 8 5 3 年 该案例被视为美国最高法院有关等同侵权的最 早案例 原告怀南斯设计了一种底部为圆锥形的运煤车厢 以代替原来的 张乃根 美国专利法判例选析 中国政法大学出版社 1 9 9 5 2 0 4 2 0 5 d w i n a n sv d e n m e n a d 5 6 u s 3 3 0 1 8 5 4 参阅张乃根 美国专利法判例选析 中国政法大学出版 社 1 9 9 5 1 9 4 2 0 4 程永顺 罗李华 专利侵权判定一一中美法条与案例比较研究 专利文献出版 社 1 9 9 8 1 2 2 3 同等学力硕士学位论文 底部为长方形的车厢 并获得了专利 该设计与原来的车厢相比 不仅在 于形状上有显然的差异一以圆锥形底代替了长方形底 关键在于圆椎形底 可以均匀的承受所运煤的压力 大大提高了车厢的承载力 从而可以运载 比原来的长方形底车厢多得多的煤 可见原告是通过对力学原理的应用k 对车厢形状进行了创新的设计 达到了很好的实用效果 而被告登米德见 到怀南斯设计的列车车厢模型后 设计了一辆与前者专利产品相似的车厢 该车厢与专利产品相比 上部以八角截面代替了圆形截面 下部则以八面 锥形代替了圆椎形 可以看出登米德并没有利用有关力学原理进行创新设 计 仅仅稍改变了专利产品的形状而已 但是一审法院认为 怀南斯专利 的权利要求规定列车车厢为圆锥形 登米德设计的车厢不是圆锥形的 当 然侵权也不成立 而美国最高法院大多数意见认为 根据我们的法律 仅 仅是形式的改变并不能授予其专利 仅仅是机械形式的改变只是技师 的工作 而不是发明人的工作 原来的专利也不能建立在这种改变上 只 有做到这一步 即改变现有的机械的形式 并通过这种改变的手段 产生 和采用其他机械原理 自然力或新的操作方式 从而达到新颖实用效果 才能成为可取得专利权的主题 在判决书中 柯蒂斯大法官更为精确 的阐述道 当形式与实质密不可分时 只要看形式就可以判定是否侵权 但是 如果二者是可分的 他人大可以用不同形式抄袭发明 法院和陪审 团的职责是透过形式来看发明的本质 这也正是发明人享有的并有权得 到法律保护的专利权 只要认定是实质上的抄袭 专利侵权即告成立 专 利权人围在权利要求书中对此种形式加以说明 并不能构成抗辩理由 在 此案中 最高法院认为在适用等同原则确定被控产品或方法是否侵权时 曲三强 知识产权原理 中国检察出版社 2 0 0 4 3 0 4 论专利侵权中的等同原则 可采用权利要求及其等同物的公式 尽管在这里美国最高法院也没有提出 等同原则的概念 却实际上确立了等同原则在专利侵权判断中的适用 而 且我们注意到 该判决并没有体现出是过错责任原则还是严格责任原则 也没有指出一套判断构成等同侵权的具体规范方法 可能当时法院主要是 解决适用等同原则的问题 还无暇细化研究到这种程度 所以等同原则是不断地在历史发展中而逐渐完善的 在随后1 8 7 8 年的 机器公司 一案中 最高法院指出 从专利法的意义上说 某一事物的 实质性等同物 是指与该物本身相同的东西 所以 如果两件发明物以实 质上相同的方式发挥着相同的功能 达n y 实质上相同的效果 它们就是 相同的 尽管它们的名称 结构或形状有所不同 这对如何适用等同原则 在方法上进行了完善 1 2 3 现代等同原则的确立 确立现代等同原则的经典判例则是1 9 5 0 年的格雷夫油罐制造公司诉林 德航空用品公司案 g r a v e rt a n k m f g c o v l i n d ea i rp r o d u c t sc o 1 9 5 0 年 美国最高法院就此确立了等同原则在 美国专利法 中的地位 并确 立了适用该原则的一系列关键性问题 在格雷夫案中 原告的专利要求是 以碱土性硅酸盐为主要成分的焊剂 专利产品使用的是镁硅酸盐 镁属于 碱土性金属 而被诉侵权产品的主要成份是锰 锰的硅酸盐并不属于碱土 性硅酸盐 但是 最高法院根据原告提供的专家证言认定镁和锰在焊剂中 功能等同 遂判定侵权成立 指出 案卷中没有任何证据说明 林肯焊剂 被 诉侵权的焊剂 是独立试验或发明的产物 t h er e s u l to fi m i t a t i o nr a t h e rt h a n g r a v e rt a n k m f g c o v l i n d ea i rp r o d u c t sc o 3 3 9u s 6 0 5 19 5 0 参阅张乃根 美国专 利法判例选析 中国政法大学出版 1 9 9 5 2 0 8 2 1 6 程永顺 罗李华 专利侵权判定一一中美法条与案 例比较研究 专利文献出版社 1 9 9 8 1 2 3 1 2 5 尹新天 专利权的保护 第2 版 知识产权出版社 2 0 0 5 3 7 7 3 7 8 5 同等学力硕士学位论文 e x p e r i m e n t a t i o nr a t h e rt h a ne x p e r i m e n t a t i o no ri n v e n t i o n0 在该案最高法院 对等同原则的实质进行了进一步的阐述 允许模仿专利发明 不是从文字上 原封不动的复制 将使专利权的保护形同虚设 这种限定将留下空子 鼓励 肆无忌惮的复制者以无关紧要的和对专利表面的改变或替代来获取规避法 律禁止的复制品 挖空心思盗窃发明的如同盗窃者 盗版者可以用微不足 道的变化来隐藏其盗版的真面目 原原本本的复制是愚蠢的 罕见的侵权 不制止乔装打扮的侵权将使发明人处于文字主义的威胁中 并使实质依附 于形式 这将剥夺发明人的发明利益 促进隐藏而不是披露发明 披露发 明正是专利制度的首要目的 等同原则就是对这种侵权行为的反应 该原 则的实质是一个人不能骗得专利 嚯该案中还确立了判断是否构成等同 原则的 三要素 准则 以基本上相同的方式 实现基本上相同的功能 产 生基本上相同的效果卜 方式一功能一效果 准则或 三一致检测法 t r i p l ei d e n t i t yt e s t 并指出一些具体如何适用等同原则的要素 等同的构 成 必须在专利 现有技术和有关案件特定情形的背景中予以确定 在专 利法看来 等同不是某一公式的禁锢 也不是在真空中予以考虑的绝对 它不要求每一个方面的完全一致 在确定等同时 于某一事物相等的事物 可能并不相互等同 而那些主要效果不同的事物可能会在有时等同 必须 考虑专利中某一技术要素所要达到的效果 它与其它技术要素合并时所产 生的特性 以及它在操作时将要产生的功能 一个重要因素是该领域中具 有一般技术水平的人员是否有可能知道 专利中不存在的某一技术要素与 专利中存在的那一技木要素具有可互换性 该案与怀南斯诉登米德案相比 有以下不同之处 被告人的侵权行为 李明德 美国知识产权法 法律出版社 2 0 0 3 8 6 6 论专利侵权中的等同原则 表现得更加隐蔽 在怀南斯案中 被告以八角锥形代替了圆锥形 与专利 产品比较在外形上就很接近 也容易联想到被告行为的侵权性质 而在格 雷夫案中 被告以非碱土性硅酸盐锰硅酸盐代替了碱土性硅酸盐镁硅酸盐 表面上看似乎己超出了原告专利权利说明书的范围 实际上在形式而言可以 说已不同于专利产品 这就增加了判断的难度 正是在这时等同原则得到 了一次经典的应用 并得以明确表述 并一举奠定了现代等同原则应用的 基调 可以看出 随着科技的不断发展 专利侵权行为表现得越来越隐蔽 新种类也在不断出现 而判断专利侵权的等同原则也在相应的发展并不断 完善 尽管等同侵权案件中被诉侵权人具有主观过错的情形实属常见 但是 过错究竟是不是等同原则适用的必要前提 格雷夫案的判决也同样没有特 别针对等同原则的归责原则问题表态 但是无疑加深了人们对于 等同原 则只有在故意模仿专利产品或方法的情况下才能适用 的印象 经过了4 7 年的实践 等同原则在1 9 9 7 年的希尔顿 戴维斯化学公司诉华纳 詹金森公 司一案中又得到了进一步的发展 并对等同原则适用的方法和归责原则等 问题做出了明确的回答 1 2 4 等同原则的徘徊 自1 9 5 0 年的格雷夫一案以后 在长达近五十年的时问里 美国最高法 院没有受理过有关等同原则的案件 在这期间 美国联邦地方法院和上诉 法院尤其是1 9 8 2 年新成立的联邦巡回上诉法院 t h eu n i t e ds t a t e sc o u r to f a p p e a l sf o rt h ef e d e r a lc i r c u i t 简称c h v c 就如何适用等同原则产生了严重 分歧 其判决一直在 整体等同 与 逐一技术要素比较 之间徘徊不定 同等学力硕士学位论文 在1 9 8 3 年的h u g h e s a i r c r a f tc o m p a n y v u n i t e ds t a t e s 一案 中 c a f c 在适 用等同原则时 将权利要求所要求保护的发明作为一个整体和整个被控侵 权物进行了比较 明确提出了 方式 功能 效果检验标准 适用于 整体等 同 理论 侧重了对专利权人的保护 因而 该案判决后 引起了极大反 响 联邦巡回上诉法院还赢得了 亲专利权人 的名声 面对美国舆论的 种种意见 c a f c 在19 8 7 年p e n n w a l tv d u r a n d w a y l a n d 一案 中调整了关于 等同原则的判断立场 又将 方式 功能 效果检验标准 适用于 逐一技术 要素比较 理论 即在判断等同侵权时 要将被控侵权产品 或方法 中的每 一技术特征与专利权利要求中的每一技术特征进行一一对比 如果被控侵 权产品或方法与专利技术相比 以基本上相同的方式 实现基本上相同的 功能 产生基本上相同的效果 则构成侵权 由上述可以看出 同一个法 院在判定等同时采用了不同的判断方式 一个采用了 整体等同 理论 一个则采用了 逐一技术要素比较 理论 时隔仅四年 同一法院对两个 基本相同的案件就等同原则的适用却做出了截然不同的结论 几乎难以让 人相信这是同一法院作出的判决 事实上 在p e n n w a l t 案判决后 c a f c 有关等同原则的判决仍然是五花八门 多数判决遵循逐一要素比较规则 但有的判决仍然采用整体等同理论 有的试图将逐一技术要素比较和整体 等同理论综合起来 在此情形下 美国最高法院终于在1 9 9 5 年对这一争论 不休的问题进行了澄清 h u g h e sa i r c r a f tc o m p a n yv u n it e ds t a t e s 7 1 7 f 2 d1 3 5 1 2 1 9 u s p q 4 7 3 f e d c i r 1 9 8 3 参阅张乃根 美国专利法判例选析 中国政法大学出版社 1 9 9 5 2 1 8 2 2 8 程永顺 罗李华 专利侵权 判定一一中美法条与案例比较研究 专利文献出版社 1 9 9 8 1 4 3 1 4 8 尹新天 专利权的保护 第2 版 知识产权出版社 2 0 0 5 3 8 7 3 9 1 p e n n w a ltv d u r a n d w a y l a n d i n c 8 3 3 f 2 d9 3 1 4 1 i s p q 2 d1 7 3 7 f e d c i r 1 9 8 7 参阅张乃 根 美国专利法判例选析 中国政法大学出版社 1 9 9 5 2 1 8 2 2 8 程永顺 罗李华 专利侵权判定一一 中美法条与案例比较研究 专利文献出版社 1 9 9 8 1 4 3 1 4 8 尹新天 专利权的保护 第2 版 知识产 权出版社 2 0 0 5 3 8 7 3 9 1 8 论专利侵权中的等同原则 1 2 5 等同原则侵权责任及逐一要素原则的确定 经典案例是希尔顿 戴维斯诉华纳 金肯逊案 h i l t o nd a v i sc h e m i c a lc o v w a r n e rj e n k i n s o nc o 19 9 7 年 原告希尔顿 戴维斯公司和被告华纳 詹金斯公司都是生产颜料的公司 产品使用范围包括食品 药品及化妆品 因此为了达到政府有关食品和药品纯度的要求 生产厂家必须设法去除在 生产过程中不可避免的存在于颜料中的一些杂质 原告拥有一项用薄膜进 行颜料过滤的方法专利 在该专利的权利要求书中载明 一项用于颜料提 纯的方法 其改进部分在于 在水溶条件下 通过使用孔径为5 1 5 埃米的薄膜进行外在过滤 从而将杂质从颜料中分离出来 其外在过滤的 流体静力压强为2 0 0 一5 0 0 磅1 平方英寸 p h 值在6 0 一9 0 之间 被告华 纳公司在1 9 8 6 年也开发了以薄膜进行外在分离颜料的方法 除了p h 值为 5 0 外 其他技术特征与专利权利要求中的技术特征一样 有证据显示 华 纳公司在开发时并不知道希尔顿公司的专利方法 初审法院判定华纳公司 等同侵权成立 c a f c 二审维持了原判 而最高法院因要确立在适用等同原 则中权利要求的解释方式 逐一技术要素原则 推翻了二审判决 将案件发 回c a f c 重审 但仍然认定华纳公司侵权成立 华纳公司在答辩中就认为 在格雷夫案中被告败诉是因为他没举出独立 试验的证据 因此被认定为故意模仿导致侵权 法院适用的是过错责任原 则 所以华纳无过错即不构成等同侵权 但是美国最高法院在判决中指出 格雷夫及其后的一系列先例均未提及适用等同原则必须以过错为前提 格 雷夫案的判决强调被诉侵权人缺乏独立试验的证据 其目的在于以这种故 h i lt o nd a v i sc h e m i c a lc o v w a r n e rj o n k i n s o nc o 3 5 1 j s p q 1 6 4 1 参阅李明德 美国专利 法中的等同理论一一希尔顿化学公司案评述 外国法译评 1 9 9 9 2 6 5 程永顺 罗李华 专利侵权判 定一一中美法条与案例比较研究 专利文献出版社 1 9 9 8 1 2 6 1 3 4 尹新天 专利权的保护 第2 版 知识产权出版社 2 0 0 5 3 9 2 4 0 2 9 同等学力硕士学位论文 意模仿行为来证明专利发明和被诉侵权产品之间不存在本质区别 主观过 错只是判定等同的情节 而非构成要件 可见美国最高法院在这一案例中肯定了等同原则适用严格责任 笔者认 为等同原则之所以使用严格责任是由知识产权客体的诸如抽象性 普遍性 等自身的本质特点决定的 这将在下一章有所阐述 值得注意的是 在等 同原则中适用严格责任并不是不考虑侵权人的主观要件 适用严格责任只 是为了判断是否侵权 而在确定侵权责任的承担方式时 侵权人的主观要 件就成为非常重要的因素 这也是民法上的公平原则的体现 在本案中 初审陪审团考虑到华纳公司并非故意侵权 就在判决中仅支持了希尔顿公 司要求的赔偿额的2 0 在初审中 原告仅以等同理论提出侵权主张 初审法院判定被告等同侵 权成立 c a f c 根据整体等同原则维持了原判 但是 法官之间存有较大分 歧 1 2 名法官中有5 名法官持反对意见 持反对意见的法官认为 适用整 体等同理论不恰当的扩大了权利要求的范围 有悖于最高法院的一贯裁定 权利要求的作用是界定发明创造和告知公众专利权的界限 尼斯法官 则具体提出了在不扩大权利要求范围的前提下适用等同理论的方法 即将 等同理论适用于权利要求中的每一个技术特征 美国最高法院最终采用了 尼斯法官的意见 将 三要素准则 明确适用于 逐一要素比较 理论 美国最高法院的这一表态彻底否决了美国联邦巡上诉法院1 9 8 3 年h u g h e s 一案判决中提出的 整体等同 理论 最终确立了 逐一技术要素比较 原则 由此可以看出 伴随着技术水平越来越发达 专利数量越来越多 美国的政策取向也从最初的单一的激励创新逐步转向确保专利权保护范围 的稳定性 从而促进竞争者的技术再开发的积极性 当然在希尔顿案中 l n 论专利侵权中的等同原则 专利权人在专利申请中加入了 p h 值大约从6 0 到9 0 的文字 很明显 p h 值9 0 的上限是为了避免与现有技术的重叠 但是写出p h 值下限6 0 的原因却不清楚 最高法院不确定禁止反悔能否适用 这也是它做出发回 重审的判决的原因之一 可见关于禁止反悔的适用 为以后的审判留下了 发挥的余地 接下来的美国最高法院于2 0 0 0 年1 1 月审理的费斯托案 则 是解释禁止反悔原则的经典判例 1 2 6 禁止反悔原则的确立 经典案例是费斯托公司诉s m c 公司案 f e s t oc o r p v s h o k e t s u k i n z o k uk o g y o k a b u s h i k ic o 一 2 0 0 2 年 1 9 9 3 年费斯托公司向马萨诸塞州 地方法院起诉s m c 公司侵犯了自己的两项专利 c a r r o l l 专利和s t o l l 专利 这两项专利是关于磁性钢制气缸的 气缸的火花塞上有一对密封环 而s m c 公司的火花塞上使用的是单个密封环 尽管该公司在地方法院的简易程序 中辩称单个密封圈与专利技术中韵一对密封环不构成等同 所以没有侵犯 c a r r o l l 专利 但地方法院根据费斯托公司提供的专家证言判定侵权成立 另外s m c 公司对于s t o p 专利提出了禁止反悔抗辩 但是陪审团仍然认定 等同侵权成立 s m c 公司对这两项判决均向c a f c 提出了上诉 c a f c 在 1 9 9 5 年做出判决 维持了地方法院的原判 随后美国最高法院接受了s m c 公司的申请 将案件发回c a f c 要求在希尔顿案判决的基础上重新审理费 斯托案 有三名法官组成的法庭维持了地方法院关于c a r r o l l 专利的判决 宣告s t o l l 专利的判决无效并发回重审 对其它问题则没有改动 之后 c a f c 又应s m c 公司的申请 宣告3 位法官的判决无效 决定由全体1 2 位法官 专利审查员在审查该专利时 发现另有一项专利技术披露了p h 值为9 以上的为在过滤方法 如果 原告不规定这个上限 就将与现有技术重叠 尹新天 专利权的保护 第2 版 知识产权出版社 2 0 0 5 4 6 1 4 7 7 周中琦 美国最高法院关于专利 纠纷的一项最新决定 知识产权 双月刊 2 0 0 3 1 6 3 6 4 1 1 同等学力硕士学位论文 出席审判 在漫长的等待之后 于2 0 0 0 年1 1 月2 9 日做出了判决 c a f c 认定在费斯托案中适用禁止反悔原则 等同侵权不成立 原因是专利人的 修改与可专利性直接相关限制了权利要求 被修改的权利要求不再受到等 同原则的保护 在过去 禁止反悔原则被视为 灵活的壁垒 f l e x i b l eb a r 来限制等同 原则的适用范围 一般来说仅在与现有技术相关的修改的情形下适用 它 限制的仅仅是 等同的范围 而非消除所有的等同 c a f c 在此指出 灵 活的壁垒 会使在特定专利中被保护的内容的范围模糊不清 导致专利权 人和广大公众不可能知晓专利实际覆盖的范围 因此禁止反悔原则应作为 适用等同原则的 完全的壁垒 c o m p l e t eb a r 它适用的条件是 1 在专 利申请过程中进行过修改 2 该修改限制了权利要求的范围 3 该修改是 为满足可专利性的法定要求而作的 专利权人为了推翻修改权利要求是应 法定要求而做出的这一推定 负有举证责任 并且在证明自己的修改与可 专利性无关时 只能利用专利审查程序中出现的证据 可以看出费斯托案的判决在希尔顿案的基础上 对限制等同原则的禁止 反悔原则进行了更进一步的完善 并提出了适用禁止反悔原则的一些明确 的条件 尽管c a f c 是在4 位法官持反对意见 另外2 位法官则持不同的 判决理由的情况下做出判决的 但是这一判决无疑为如何适用禁止反悔原 则对等同原则进行合理的限制指明了方向 也表明了美国在当代科技进一 步发展的新情形下其法律的天平向公共利益倾斜的态度 当然由于美国专 利界存在的各种不同的利益衡量标准和不同的知识产权哲学观点 关于禁 止反悔原则的争论还在继续 费斯托案存在着一些未能回答的问题 诸如 何种修改与陈述可以被视为并非出于与可专利性相关的原因而做出的 有 l l 论专利侵权中的等同原则 没有更为明确的判断标准等 这也只能期待在今后的实践中去解决了 2 0 0 2 年美国联邦最高法院作出新的回归判决 1 2 7 公知技术抗辩原则的明确 除禁止反悔原则 公知技术抗辩原则是完善等同原则的另一个重要的原 则 所以这里还有必要谈一下该原则在美国专利侵权实践中发展的情况 早在1 9 8 3 年 c a f c 在h u g h e s 一案的判决中就指出 等同判定中不仅需 要将被诉侵权的产品或方法与权利要求进行比较 而且还需要在被诉侵权 的产品或方法与现有技术之间进行比较 判断被诉侵权的产品或方法是更 加接近专利方法 还是更加接近现有技术 其结论对于等同侵权的判定结 果有一定的影响 该案中 由于被诉侵权的产品或方法与专利的相似程度 比它与最接近的现有技术之间的相似程度大