知识产权诉讼策略与技巧.docx

知识产权诉讼策略与技巧1中国应对美国启动IPR争端解决机制的对策25企业专利侵权之应对策略32知识产权诉讼策略与技巧在激烈的市场竞争中，先进技术成果、经营诀窍、知名品牌成为经营者在市场经济大潮中赢得竞争优势并获取巨大商业利润的利器。与此同时知识产权案件呈逐渐增多的趋势，许多法院受理的知识产权纠纷逐年上升，如2000年江苏省法院受理知识产权纠纷比1999年增长了55.4%，北京法院受理的知识产权案件比1999年增长了42%，上海法院受理的知识产权案件比1999年增长了16%。2001年1月至2月北京法院受理的知识产权案件比2000同期增长了300%。 2002年上半年，全国法院新收知识产权案件2991件，比2001年同期相比上升24.99%，其中著作权案件上升66.60%，专利权案件上升29.13%，技术合同纠纷案件上升31.29%，商标权案件上升12.10%。 知识产权纠纷数量不断攀升的趋势日益引起法学界、经济学界和社会媒体的广泛关注，如何利用知识产权诉讼策略也成为企业和律师关注的问题。对一般人来说，诉讼是维护自己权益的手段；对高明的律师来说，诉讼是一门艺术；对现代企业来说，诉讼是企业管理战略中的重要组成部分。诉讼不仅仅可以打击侵权者、违约者，还可以起到杀一儆百之功效；诉讼不仅仅可以制止和打压竞争者，还可以化敌为友，扩大同盟；诉讼不仅仅可以在维护固有利益方面起作用，还可以吸引公众的注意，提高企业或产品的声誉，取得良好的社会相应。如果一家企业能够充分利用诉讼策略，尤其是知识产权方面的诉讼，对企业的管理大有裨益。在知识产权诉讼过程中，原告与被告是攻守双方，每方都可采用一些诉讼策略，下面简要介绍原、被告的诉讼策略。一、知识产权诉讼中原告的诉讼策略原告是为了保护自己的民事权益，以自己的名义向人民法院提起诉讼，从而引起民事诉讼程序发生的人，也就是说原告是民事诉讼程序的启动者。原告在决定提起诉讼之前，必须考虑以下问题：是否应当提起诉讼？起诉谁？采用刑事诉讼、民事诉讼还是行政诉讼？以什么理由提起诉讼？什么时候提起诉讼为最佳时机？在哪里提起诉讼？在诉讼过程中是边谈判边打还是一直打到底？1、是否起诉诉讼本身是一件很重要的事情，有些诉讼直接关系到企业的存亡，因此证券法第60条规定上市公司遇到涉及公司的重大诉讼事项，应当在中期报告中记载并予公告。即使案件的重要性还没有达到影响企业发展的程度，是否提起诉讼都应谨慎从事。因为诉讼本身毕竟是一项耗费巨大的活动，它不仅仅需要一定的经济支出，这些支出中既包括应当正当支出的部分，在司法环境不纯洁的地方不可避免还包括相当的交际成本；除了经济方面的支出之外，当事人还需要相当的耐性，知识产权案件相对比较复杂，审理期限比较长，即使在美国这种发达国家中，有关知识产权的案件审理期限在十几年也并不稀奇；另外，我国传统文化中具有浓厚的厌诉情结，在许多人眼中，诉讼意味着双方关系的破裂，在无形之中增加了诉讼的成本。这些有形和无形的成本都是在决定是否起诉前应当仔细考虑的。在实践之中，因为存在这些诉讼的不利因素，许多企业在处理许多事情时，只要事情没有达到一定的严重程度，一般都不会诉诸法院，即使在诉讼过程中，双方也往往营造比较融洽的气氛，进行协商争取和解。当然，对于那些涉及重大利益的事情，企业不能妥协退让。100多年前，德国伟大的法学家耶林曾疾呼“为权利而斗争”，认为权利斗争是权利人自己应当尽到的一种义务，他认为提起诉讼，往往不是因为实际上的利益，而是基于权利感情，即不是单单要讨还标的物，而是要主张自己应有的权利，诉讼对你，不是单单利益问题，而是名誉问题，即人格问题。因此，他非常欣赏和赞扬英国人愿为区区一便士之微而付出十倍以上的金钱，与加害人从事斗争。 耶林老先生发起的“为权利而斗争”的号角，成为法学界津津乐道的话题，也符合现实生活中有些人为了获得某种说法而不计代价的社会心理。但对于企业来说，企业是典型的以盈利为目的的实体，是一种典型的“经济人”，只要诉讼这种行为所获得的收益大于潜在的成本，它就不会实施。因此，企业作出是否诉讼的决定前，还当权衡再三。许多诉讼，尤其是知识产权方面的诉讼，往往能够引起社会的广泛关注，成为公众的焦点话题，因此诉讼可以作为销售策略中的一个有机组成部分，这种诉讼所取得的效果甚至比投入大量金钱对产品进行宣传的效果更好。日本人比较擅长这一招。日本的汽车在全世界都非常有名气，但是摩托车在全球市场所占的份额则相对较少，尤其是在我们中国，日本摩托车的知名度更小。日本摩托为了挤占中国市场，在进军中国市场之前，首先通过提起侵权之诉的形式，在中国营造气氛。它首先起诉中国摩托车侵犯其外观设计专利。它们提起诉讼的时机选在我国入世之前而在DVD事件之后，这一期间公众和媒体本身就对知识产权问题特别关注，DVD事件更被认为国外企业向我国企业知识产权问题开刀的标志，日本厂商提起的外观设计专利案件引起了媒体的广泛关注，也让它们赚足了公众的注意力。公众在注意该案件的同时，结合日本产品在公众中的良好形象，无形之中就会在头脑中产生日本摩托应该也是不错的产品。“日本摩托”这种概念借着这场诉讼，轻而易举地在公众中形成了，这种效果比投入大量的广告费产生的效果好的多。在“日本摩托”的概念形成之后，日本某摩托车厂商为了进一步突出其商标，于2003年底向北京法院提起诉讼，诉称我国某摩托车厂商的产品侵害其商标，索赔1000万人民币。许多媒体对该案进行跟踪报道，这些报道从另一方面看是在为该企业做免费的广告，而且这种效果比纯粹的广告好的多。也许该案最终是否胜诉并不是该日本厂商最关心的，能够引起社会的关注则是它最关心的，这种诉讼成为企业营销方式中重要的组成部分。有些厂商没有充分估计诉讼可能产生的社会效应，提起诉讼的结果是在无形之中帮助了其竞争对手扩大其声誉。例如，名人掌上电脑与商务通掌上电脑在争夺市场老大地位的过程中，商务通就在这方面吃了点亏。商务通擅长市场经营，它率先打出“手机、CALL机、商务通一个也不能少”广告用语，并不惜工本的进行广告轰炸，这种广告使得消费者形成一种“商务通即掌上电脑”“掌上电脑即商务通”的概念，使得商务通在短短几年之内就占据了大部分市场份额。名人掌上电脑虽然是中文掌上电脑的先驱，并且具有独树一帜的技术优势，但因为产品推销方式和策略落后使得其销售额远远落后于商务通。名人在与商务通争夺市场领头羊地位的过程中，祭出了价格战之旗，并在推销过程中，采取与商务通性能价格等进行比较的方式。在我国目前，比较广告本身是不允许的，因此商务通向法院提起诉讼。虽然商务通在法院判决结果上并没有吃亏，但名人借此机会，利用媒体追踪报道案件的过程中，吸引了公众的注意，并将自己的技术优势完全表达出来了。这场诉讼反而帮助了名人反攻盟主地位。 有些诉讼，明知最终要失败，为了特定目的还是要毫不犹豫地提起。例如，在IT行业中，“芯片”生产厂商是最赚钱的，而英特尔公司则是电脑芯片生产商中的霸主，全世界88%的服务器上都内置英特尔处理器，它在我们中国更处于绝对霸主地位。据报道，该公司每年在我国因为产品定价高于欧美市场而获得5亿美元的额外收益，这种额外收益就远远超过了微软在中国的年销售额2亿美元。 英特尔的霸主地位正受到我国台湾地区陈文琦率领的威盛公司的冲击。1999年，PC行业制定新标准，威盛公司以PC133标准对抗英特尔Rambus标准，并一战成功。英特尔公司坚持的Pambus标准，要求所有的内存厂家要更换生产线，这是动辄几十亿美元的投资。当时的内存速度是100Mhz，号称PC100标准。威盛公司顺水推舟地推出了PC133标准。按此标准，厂家不用更换设备即可继续生产下一代内存，并配合威盛公司芯片组的使用。因为生产成本的降低，芯片的价格也比英特尔的低，英特尔的芯片报价是每片40美元，而威盛公司芯片的报价只有25美元。从此，威盛公司的芯片组产品供不应求，迅速成为全球第四大IC设计公司，1999年威盛公司PC133标准成为市场主流技术；2001年DDR266内存规格的推出，也成为新一代内存规格的主流。英特尔公司显然不会善罢甘休，它要想方设法扭转这种局面，至少要阻止这种趋势的继续发展。诉讼就成了英特尔公司拖垮对手的法宝，英特尔有8000多项专利，随便挑几条来告别人，是轻而易举的事情。历史上，Cyrix公司的5X86、6X86系列CPU都曾给英特尔造成过直接威胁。而英特尔的应对办法非常简单，就是诉讼。虽然被威盛收购的公司就曾经次和英特尔对簿公堂，而且每次都取得了胜利，但是该公司的市场经营却毫无建树。所以有业内人士指出，诉讼其实是英特尔牵制竞争对手的营销策略之一。这次它同样祭起屡试不爽的法宝。本来曾经形成真空地带的P4CPU芯片组，因为威盛P4X266芯片组提前英特尔的i845芯片组三个月推出，使得P4CPU有成为市场主流产品的可能。而就在这个关键时刻，威盛接到了英特尔的一纸诉状。接下来的反应说明了英特尔的成功：台湾前三大主机板厂商均对生产P4X266芯片组的主板保持了低调。而这三大主机板生产商生产的主板大约占全球主板产量的40以上。如此一来，英特尔在时间上拖住了威盛，为随后推出i845芯片组赢得了时间。 这三个月对于存在著名的莫尔法则 的微型芯片行业来说，是非常宝贵的。虽然最终是以英特尔在诉讼上的失败告终，但赢得了市场，使得威盛公司在2001年第三季度的纯利润和收入分别从2000年同期的万美元和亿美元下降到万美元和亿美元。虽然威盛公司赢了官司，但是却拖累了市场份额的占有 。从以上的分析可以看出，对于一起纠纷是否应当提起诉讼，不仅仅要考虑该案胜败的可能性、该案可能的成本与收益，还要从企业发展战略的角度来考虑。2、起诉谁诉讼与打仗相似，需要根据不同的情形和对象采取不同的策略，而目标的确定则是这些策略中重要的一部分。如果法律关系比较单一，谁对我构成知识产权违约，谁侵害了我的知识产权，一眼就可以看清楚，那么诉讼对象比较容易确定。如果法律关系盘根错节，当事人情况复杂多变一时难以梳理，应当起诉谁这个问题则需要仔细斟酌。如果有多人共同实施侵权行为，例如集团制造假冒产品，从法律上来说，这些人需要承担连带责任，那么只要起诉其中几个人作为被告，如果他们败诉他们将承担全部的损失，因此只要将几个“有钱人”作为被告，他们能够保证判决得到履行就可以了。当然，将全部人起诉到法院也可以，但这种作法要承担一定的风险：一方面如果法院不能将司法文书送达其中一些人，必然要公告送达，公告期达60天，延长了诉讼周期，增加了时间成本；另一方面，将全部人作为共同被告起诉到法院，在诉讼过程中需要对这些人实施侵权行为承担相应的举证责任，增加了举证责任的难度。如果多人同时实施侵权行为，例如多人分别制造假冒产品，因为他们彼此之间并没有意识联络并且各自独立完成侵权行为，因此权利人只能将他们分别起诉到法院。当然，这里也可根据不同情况采取相应对策。如果其中有侵权重点对象，那么应当将其作为重点“照顾对象”，采取三十六计上所谓的“擒贼擒王”之计，而且一旦起诉一定要达到胜诉的效果，这样可以起到杀鸡警猴之功效。如果对重点对象起诉的证据尚不充分，或者因为种种原因，对重点对象起诉有诸多不便，可以采用毛主席倡导的“农村包围城市”，即先起诉一些障碍小的，这是三十六计上的“打草惊蛇”之计，它可起到敲山震虎的作用，向所谓的重点对象发出警告，自己不会纵容这种行为继续进行下去，否则将诉诸法律手段。3、诉讼过程中应当注意的策略诉讼本身是一些列活动的集合，每一步都可能影响到案件的最终结果。下面这些方面值得在诉讼过程中引起注意。第一，在诉讼中要善于“借刀杀人”。兵书说“敌已明，友未定，引友杀敌，不自出力，以损推演。” 意思是说在敌人已经明确，而盟友对主战的双方尚持徘徊观望态度之时，要善于借用盟友的力量打击敌人，自己的主力即可避免遭受损失。在知识产权诉讼中，经常会遇到一些自己难以啃掉的硬骨头，在这种情况下，要善于借“刀”以“杀”之，这把刀主要是指公权力。外资企业在保护其知识产权的活动中，例如在打击制假、售假过程中，就很喜欢借用工商行政机关这把“刀”。我国工商行政机关机构健全、执法人员众多、职权比较集中，他们查处侵犯知识产权行为的能力远远强于任何个人和企业。这些企业等工商行政机关对知识产权侵权者作出处罚之后，再直接依据这种处罚决定向人民法院提起民事诉讼，胜诉自然是水到渠成！在知识产权保护过程中，还可以借用刑事司法机关这把“刀”。大部分知识产权，如著作权、专利权、商标权、商业秘密，都规定了刑事责任。在追究刑事责任的时候，大多数是公诉案件，即由公安机关对案件进行侦查、预审，由检察机关代表国家向人民法院提起公诉。公安机关内设有经侦大队，专门负责经济案件的侦查，他们收集证据的能力显然是其他个人或者企业所不能比拟的。如果能够报请经侦大队立案侦察，其结果应当比较乐观。例如重庆晨报曾报道，重庆市人民检察院第一分院在2002年9月逮捕了一位涉嫌侵犯商业秘密罪的犯罪嫌疑人。曾任中美合资企业重庆浦益斯汽油机有限公司总经理的李某，退休不久后，办了重庆汩云机械制造有限公司和重庆大足内燃机制造有限公司，这两个公司的产品占领了浦益斯公司部分市场份额。该公司经调查，认为李某侵害了重庆浦益斯公司的商业秘密，但在收集证据方面则遇到很大的困难，于是向重庆市公安局报案。经该局经侦总队侦查，发现李某明知浦益斯汽油机的生产技术系商业技术秘密，仍然利用对浦益斯公司技术和销售渠道的掌握，自己开办公司，侵犯了浦益斯公司的商业秘密。 这是典型的借用公权力保护自己知识产权的案例。第二，“天时、地利”之争。中国人做事情讲究“天时、地利、人和”，天时和地利是外在因素，它们常常能够决定事情的成败，诉讼过程中也应注重这些因素。诉讼过程“天时”是指起诉的时机，“地利”是管辖地点。对一般的诉讼来说，提起诉讼的时机对案件的审理结果没有特别影响，但对有些案件来说，把握良好的时机，往往能够获得意想不到的效果。例如，日本企业对我国摩托车生产厂商提起的外观设计专利侵权之诉所选择的时机就非常恰当，刚好是最能吸引公众“眼球”的时候，该案因此取得了相当好的社会效果。有些时候，诉讼时机尚不成熟，可以采取“欲擒故纵”的策略。美国微软公司在我国就采用了这种策略。美国微软公司对我国的盗版行为，长期以来不闻不问，这种纵容的结果是盗版软件满天飞，微软借助这种免费的零倾销策略完全击毁了中国的软件行业，在上一世纪九十年代后期，微软公司开始对一些大公司使用盗版软件的行为提起诉讼，在上海和北京等地都屡有收获，每起诉一个公司，对方都要赔偿几十万人民币，正应了比尔盖茨在中国演讲时说过，让中国人用盗版，早晚有一天他会收网（但在起诉亚都公司时，却意外失手，并引起社会对其抨击声不绝于耳，这一点请参见下文）。在新千年之后吵得沸沸扬扬的“DVD事件”，也是国外企业“欲擒故纵”的一个好例子。DVD的生产技术大多为国外企业所有，我国生产DVD的核心原料都是从国外进口，其中机芯、解码芯片以及精密传送马达等占总成本七成以上，我国企业利用我国劳动力便宜，通过组装DVD，每台可以挣得1015美元。从2000年开始，国外几家企业联合起来要求我国DVD生产厂商缴纳专利使用费，当时的态度比较温和。等到我国许多厂商都投入到生产DVD的行业中，在2002年期间国产DVD出口数量占整个国际市场的2/3以上的时候，他们的态度强硬起来了，要求支付高额的专利使用费，并在欧洲海关扣押国内企业出口产品。国内企业迫于压力，最后与国外一些企业达成了许可协议，出口一台DVD累计需要缴纳专利使用费21.3美元。 国外企业在2002年之前之所以采取比较温和的态度，就是因为当时生产DVD的企业还不多，DVD国际市场还不够成熟，放任我国企业利用其技术，这是一个蓄水养鱼的过程。等到我国许多企业投入巨资购买生产DVD的设备，并且生产量达到一定程度的时候，鱼已经养大了，收网的时候到了，因此，他们的态度立即变得强硬起来。一般来说，“地利”对特定案件结果的影响比较明显。不同的法院对同样的案件处理结果有所不同，尤其在实践中不可避免地存在外在因素影响法院判决的情况下。因此，如何尽可能地避免对自己不利的因素，是每个当事人应当考虑的问题。在知识产权诉讼中，一起案件往往有多个可供选择的管辖地域，选择出对自己最有利的地域作为起诉的地点，往往成为案件胜败的关键。上海朱妙春律师在代理“晨钟响彻黄昏”案中，他认为选择上海法院作为受理地为案件的胜诉抢占了有利的地形，奠定了胜诉的基础。在该案中，原告是一位国家一级作家，创作了严肃小说晨钟响彻黄昏，并获得东北地区奖项。东北一出版社与该作家签订出版合同，作者要求出版社以高质量、高品味的要求出版该小说。出版社将该小说封面设计得深邃而抽象，作家非常满意，但市场销量不行。出版社为了扩大销售量，未经作者许可，将该小说的封面换成半裸女人的封面，自己撰写小说的内容提要，其中充斥“性”之类的语言，并将小说的第一页内容更换为格调低下的淫秽场面。该小说因为降格为地摊货而销路大增，但由此而给作者造成了极大的精神痛苦，与出版社多次交涉而无结果。作者从云南回辽宁时途经上海，在上海某书店购买了一本“地摊式”的小说，拜访了上海的朱妙春律师。作者将该案的诉讼委托给了朱律师后，他们决定将该案起诉的地点选择在上海。虽然该案可以在出版社所在地、北京和其他地方起诉，但在出版社所在地诉讼，不可避免的要受到被告势力的影响，胜算太小，在北京起诉，原告和原告代理人都需要奔波很远，诉讼成本增大。在上海起诉是最好的，因为上海远离出版社所在地，避免了地方保护主义，同时上海知识产权案件审理水平比较高，而且是代理律师所在城市，原告全权委托律师后，可以省却原告和律师的诉讼成本。因此，朱律师认为，该案选择上海作为起诉地点，是该案得以胜诉的关键点之一。 孙子有云：“知己知彼，胜乃不殆；知天知地，胜乃不穷” 。充分把握诉讼时机，选择好诉讼地点，为案件的成功打下坚实的基础。第三，辅助措施之采用。古人说“兵马未动，粮草先行”，在诉讼上则可以说诉讼未进行而证据先收集。整个诉讼都是围绕证据而展开的，缺乏证据的诉讼主张是得不到法院支持的。在证据的收集过程中，有些证据可能因客观原因不能自行收集到，这时可根据民事诉讼法第64条第2款的规定：“当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集”，申请法院收集该证据。需要收集的证据有时具有时效性，即经过一定的时间证据可能灭失或者难以取得，当事人可以向法院提出证据保全。商标法对此规定得更详细，该法第58条规定：“为制止侵权行为，在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，商标注册人或者利害关系人可以在起诉前向人民法院申请保全证据。人民法院接受申请后，必须在四十八小时内做出裁定；裁定采取保全措施的，应当立即开始执行。人民法院可以责令申请人提供担保，申请人不提供担保的，驳回申请。申请人在人民法院采取保全措施后十五日内不起诉的，人民法院应当解除保全措施。”向人民法院申请证据保全程序比较复杂，周期比较长，不能根据当事人的意思决定保全证据的时间，因此，在许多知识产权诉讼中，当事人不向法院申请证据保全，而直接向公证机关申请公证。例如在北京阳光数据公司诉上海霸才数据信息优先公司技术合同、不正当竞争纠纷一案中，原告以自己的数据格式对十多家商品和证券交易所的行情信息进行整理汇编，形成综合的行情信息流，通过卫星广播系统向终端用户发送。被告系原告的客户，未经原告许可将原告的信息流拿到市场上发展自己的客户，收取信息服务费。原告在提起诉讼之前，向北京市公证处申请公证，公证处分别于1996年5月20日、6月11日对原被告信息流的的依存从属关系作了比较测试，并在各测试现场制作了录像带、录音带及试验记录，作为公证证明。法院在审理案件时采信了原告提交的公证材料。 在现代知识产权诉讼中，随着高新技术的发展，尤其是电子信息产品的发展，证据易于消逝而难于获取，即使申请法院进行诉前证据保全，可能都为时太晚。当事人一般通过公证机关取证或者证据保全，这是一种不错的方法。诉讼的目的为了胜诉，胜诉的目的为了得到切实的执行。在现实生活中执行难是一个司空见惯的问题。许多被告经常采用“金蝉脱壳”之计，即在诉讼过程中尽量地拖延诉讼时间，等判决生效的时候他早已财去楼空，原告胜了官司但输了钱财，手里空有一纸判决，虽胜犹败！为了避免这种情况的出现，原告最好采用“关门捉贼”之计，即在诉讼之前调查好被告的财产和帐户，起诉后立即申请法院财产保全。第四，积极寻求和解。以前有智者曾经说过：“没有永远的朋友也没有永远的敌人，只有永远的利益”，虽然这句话首先指的是国家与国家之间交往的关系上，但它可以适用的范围应当很广，至少在企业之间可以适用。诉讼的目的在于保护自己的利益，但诉讼并非保护自己利益的唯一方法，如果双方能够心平气和地谈判，谈判的结果又能够保护自己的利益，这样不仅化解了双方的矛盾，而且增进了双方的感情。这在知识产权诉讼中相当常见，在英特尔公司起诉威盛公司的许多诉讼都化干戈为玉帛，双方达成使用许可协议，英特尔公司撤诉。能够以诉讼为威胁，在诉讼之前或者在诉讼过程中和解是最好的，正应了兵书上所说的“百战百胜，非善之善者也；不战而屈人之兵，善之善者也”。 二、知识产权诉讼中被告的诉讼对策兵书上说“故用兵之法，十则围之，五则攻之，倍则分之，敌则能战之，少则能逃之，不若则能避之。” 战场上任何情形都有相应的对策，诉讼也同样如此。被告首先应当采取积极的行动，仔细分析原、被告双方在诉讼上的优劣以及诉讼的社会效应，才决定是战是和是逃还是避。只有作到知己知彼，方能百战而不殆。（一）积极应诉在分析双方诉讼上的实力以及诉讼社会效果之后，如果对自己有利，可以应诉为主要对策。在应诉过程中，除了要做好证据收集以及庭审工作之外，以下几招可尝试使用。第一，看原告的权利是否为有效的知识产权。原告要胜诉，其凭借的权利基础，即知识产权，应当是有效的。许多知识产权都没有经过审查，例如著作权，根据著作权法的规定，著作权自动取得，即不需要经过登记或者审查程序，只要创作完成就受著作权法保护。如果原告提起诉讼的作品内容违反法律规定，根本就不属于受著作权法保护的对象，或者原告根本就对被侵害的作品不享有著作权，因为他是剽窃其他人作品的结果，那么被告在法庭上只要举出相应的证据，就足以突破原告的防线，被告获胜的机会应当相当大。有些知识产权虽然经过有关机关的审查，但仅仅是形式上的审查，例如外观设计专利、实用新型专利。这些专利没有经过实质性审查，极有可能出现不符合专利法上新颖性的要求。例如甲于1991年12月向中国专利局提出名称为“太阳能多能电动牙刷”实用新型专利申请。该产品既可作牙刷，又可作微型手电筒，设计独特，结构良好，深受广大消费者喜爱。1992年11月被授予实用新型专利，1993年6月发现乙也生产与该产品外形相似、功能相同的电动牙刷。于是甲向专利管理机关提出要求保护专利权，制止侵权行为并赔偿损失。乙得知对方指控其侵权后，向专利管理机关提出意见：该厂生产的产品虽然和甲生产的多功能电动牙刷相似，但是本厂科技人员1986年从国外带来样品，自行改进设计，而且在1989年就已研制出第一批样品进行试销，并提供了主管机关的证明材料。同时，乙向国家专利局复审委员会提出甲的实用新型专利产品不符合新颖性规定，要求宣告该专利无效。 这样甲要求制止乙侵权行为，反而导致甲授予的专利被宣告为无效。即使在经过国家相关机关实质审查的知识产权，也可能被认定为无效知识产权。专利法第45条规定：“自国务院专利行政部门公告授予专利权之日起，任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合本法有关规定的，可以请求专利复审委员会宣告该专利权无效。”商标法中也有类似规定，第41条规定：“已经注册的商标，违反本法第十条、第十一条、第十二条规定的，或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局撤销该注册商标；其他单位或者个人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。已经注册的商标，违反本法第十三条、第十五条、第十六条、第三十一条规定的，自商标注册之日起五年内，商标所有人或者利害关系人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制。”因此，即使经过实质审查的知识产权，也可以怀疑其有效性，并以该知识产权的有效性为诉讼的突破口，如果成功，案件就胜诉了。否定原告借以提起诉讼的知识产权的有效性，类似于三十六计中的“釜底抽薪”之计，是最有效的招式之一。第二，看自己的行为是否属于不视为侵权的情形。知识产权是一种专有权，但它受到诸多的限制，法律为了平衡权利人与社会公众之间的利益，专门规定了一些不视为侵权的情形。如果被告的行为属于这些不视为侵权的情形，当然就胜诉了。例如著作权法第22条规定了12种合理使用行为，还规定了5种法定许可使用方式；商标法实施条例第四十九条规定：“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。”专利法第63条规定：“有下列情形之一的，不视为侵犯专利权：（一）专利权人制造、进口或者经专利权人许可而制造、进口的专利产品或者依照专利方法直接获得的产品售出后，使用、许诺销售或者销售该产品的；（二）在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的；（三）临时通过中国领陆、领水、领空的外国运输工具，依照其所属国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依照互惠原则，为运输工具自身需要而在其装置和设备中使用有关专利的；（四）专为科学研究和实验而使用有关专利的。”这些规定为被告的行为预留了相当的合法空间，处于这些空间内则不属于侵权行为。第三，根据被告的过错程度要求减免赔偿责任。在知识产权侵权诉讼中，侵权行为的认定一般不需要行为人主观上有过错，只要实施了法律规定的行为，就构成侵权，例如商场出售假冒商品的行为，只要它实施了该行为，不管它主观上是否认识到该商品是假冒商品，都构成侵权。但是被告主观上是否认识到自己实施的行为是一种侵权行为，也就是说主观上是否有过错，对损害赔偿的数额具有重要的影响作用。一般来说，主观过错小赔偿的数额小，如果主观上没有过错，可能不承担赔偿责任。例如商标法第56条第3款规定：“销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品，能证明该商品是自己合法取得的并说明提供者的，不承担赔偿责任。”专利法第63条第2款规定：“为生产经营目的使用或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利产品或者依照专利方法直接获得的产品，能证明其产品合法来源的，不承担赔偿责任。”因此，特定的善意行为人可以免除赔偿责任，当然，其他责任如停止侵害等责任则不能免除。第四，关注社会效应，调动社会舆论。有些时候原告提起诉讼的目的就是为了获取一定的社会效应，有时候原告提起诉讼之后，被告虽然在诉讼上可能处于不利地位，但可以挣很多社会影响分。在日本某摩托车厂商起诉我国摩托车侵害其商标权的时候，被告一方面可以利用原告在社会造成的阵势，让自己的企业和商标为更多的人知悉，充分利用这种免费的广告，另一方面可以出面澄清事实，不能让原告浑水摸鱼。（二）寻求和解在诉讼过程中，双方基于共同的利益，和解的可能性相当大，尤其是企业之间的诉讼更是如此。和解是建立在双方平等自愿的基础上，如果原告胜诉的可能性比较小，它可能会主动提出和解，如果原告胜诉的可能性比较大，除非它觉得和解的结果比由法院继续审理的最终结果对它更有利，否则和解的可能性不大。对于后者，有三种方法可以达到：第一，原告在该案中将胜诉，但其他相关案件中可能败诉，两相权衡觉得所有案件一起和解的结果对自己更有利，要达到这种结果被告需要提起其他足以威胁到原告的诉讼，这一招可称之为“围魏救赵”；第二，使原告觉得该案虽然能够胜诉，但拖延的时间太长，而且最终能否执行到还不一定，潜在的风险太大，觉得和解比判决结果更好，这一招可谓“死缠烂磨”；第三，使原告觉得将来法院判决的结果还没有被告开出的价码高，同意和解，而被告在和解过程中或者解决了一项棘手的工作，或者在商场上获得了更大的利益，这一招名之曰“抛砖引玉”。当然，要达到最佳的结果，应当双管齐下，采用“连环计”。1、围魏救赵战国时期魏国派大将庞涓攻打赵国，将赵国首都邯郸围得水泄不通，赵国求救于齐国，齐国大将田忌率兵欲直逼赵都邯郸，军师孙膑劝之，说魏国精兵倾国而出，如直攻魏国，庞涓必回师解救，邯郸之围自解，再于中途伏击庞涓归路，其军必败。田忌依计而行，解邯郸之围并大胜魏国。这是“围魏救赵”的来历。这一招在诉讼过程中也同样可以适用，在英特尔诉威盛公司专利侵权案中，威盛公司就采用了这种策略。早在1999年6月，英特尔就曾控诉威盛在PC133架构方面有侵权行为。这宗法律纠纷最后以庭外和解而告终，威盛主导的PC133也成为市场主流。在这次事件中，威盛可以说已经在芯片组大获全胜。英特尔眼见威盛日益强大，并在英特尔的i845芯片组之前三个月推出威盛P4X266芯片组，很有可能成为市场主流产品，于是在2001年 9月7日向美国特拉华州地方法院提出诉讼，指控威盛P4X266芯片组侵犯英特尔五项专利。威盛电子马上作出反应，指出英特尔所生产的奔腾4处理器产品及奔腾4兼容的845系统芯片组，侵犯威盛所拥有的专利，并于9月10日和9月20日向美国和台湾两地的法院对英特尔公司提起刑事及附带民事诉讼，并请求赔偿与禁止令。英特尔公司于美国当地时间2001年9月26日宣布针对台湾威盛科技（VIA Technologies）新增加4项专利诉讼。该公司以威盛公司的“C3”微处理器和芯片组“P4X266”侵害了英特尔公司的8项专利为由在德国、英国和中国（香港）三地同时提起了诉讼。两巨头之间的专利战剑拔弩张。与英特尔这种超级大公司诉讼，需要有实力，更需要有勇气和智慧。英特尔起诉威盛是为了抢占其市场，威盛当然不可能拱手相让，如果威盛奔腾4芯片组不能上市，那威盛将失去在奔腾4时代的机会，多年来苦心经营的市场份额也会化为泡影。它迫不得已只能以诉讼的方式反抗。但威盛离不开英特尔，并且在短期内诉讼的负面影响对威盛更大1999年打官司时，威盛的股价就出现过暴跌。英特尔也不必跟威盛完全决裂。Jo s ie Tay lo r说：“英特尔一贯考虑用适当的价值交换来进行授权，一贯坚持最广泛地与业界合作。” 事实上，威盛芯片组的推广也有利于英特尔奔腾4处理器的推广，英特尔也不会因为诉讼改变市场计划，尤其是在中国这个奔腾4增长最快的市场。两个“老冤家”到最后再如上次那样最终和解，也不是没有可能。 以后的事实证实了这种推理的合理性。2003年4月7日英特尔和威盛达成和解协议，结束了双方在5个国家内的11件历时长达2年之久的专利权纠纷。英特尔股价也因此上涨了0.3美元，报17.35美元。 据台湾IT媒体的报道，威盛同英特尔就P4X266芯片组诉讼的和解，将专利使用费确定于2美元，而智扬和矽统的专利使用费则高达四至五美元。 应当说威盛公司的诉讼策略相当成功。2、打持久战冷战时期，美国为了拖垮苏联而搞军备竞赛，搞星球大战计划。苏联承受不起这种高昂的“竞赛”，最终以苏联分崩离析而宣告“冷战”的结束。诉讼过程中也可采用同样的方式。诉讼是一项高消费活动，需要有相当的时间和经济作后盾。现实生活中，许多人为了避免这种麻烦，不到万不得已不愿意诉讼。因此，在诉讼过程中增加相应的诉讼成本，对方当事人可能因为惧怕这种成本而“投降”了。死缠烂磨、拖延时间是一种“下三烂”的招式，不值得提倡，但不可否认它比较有效。在知识产权诉讼中，拖延诉讼时间的地方很多，尤其是在专利诉讼中更是如此。最高人民法院在2001年第21号司法解释 中第九条规定：“人民法院受理的侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件，被告在答辩期间内请求宣告该项专利权无效的，人民法院应当中止诉讼，但具备下列情形之一的，可以不中止诉讼：（一）原告出具的检索报告未发现导致实用新型专利丧失新颍性、创造性的技术文献的；（二）被告提供的证据足以证明其使用的技术已经公知的；（三）被告请求宣告该项专利权无效所提供的证据或者依据的理由明显不充分的；（四）人民法院认为不应当中止诉讼的其他情形。” 第十条规定：“人民法院受理的侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件，被告在答辩期间届满后请求宣告该项专利权无效的，人民法院不应当中止诉讼，但经审查认为有必要中止诉讼的除外。” 第11条规定：“人民法院受理的侵犯发明专利权纠纷案件或者经专利复审委员会审查维持专利权的侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件，被告在答辩期间内请求宣告专利权无效的，人民法院可以不中止诉讼。”从这些规定可以看出，侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件的被告，其在答辩期间内请求宣告该项专利权无效的，人民法院以中止诉讼为原则，不中止诉讼为例外。但是对发明专利这种经过实质审查的专利，则以不中止为原则。在中止诉讼的过程中，外观设计、实用新型以及发明专利是否为无效，是由专利复审委员会复审。复审委员会作出决定后，对专利复审委员会宣告专利权无效或者维持专利权的决定不服的，可以自收到通知之日起三个月内向人民法院起诉。人民法院应当通知无效宣告请求程序的对方当事人作为第三人参加诉讼。这样，一个专利案件可能拖好几年。在这些期间内，双方有足有的时间洽谈和协商。3、抛砖引玉如果诉讼中的知识产权对被告非常重要，或者双方是战略合作伙伴，那么被告应当谨慎考虑是否及时和解，因为在许多时候被告虽然在该案中胜诉，但影响了双方关系僵化，最终影响到被告的商业发展。在双方协商的时候可以在一定范围内吃点亏，但确保了更大的利益。在仔细分析双方诉讼得失的基础上，有礼、有力、有节地与原告协商，作到“大行不必细谨，大礼不拘小节”。（三）釜底抽薪在武术和兵法上，都很讲究避敌锋芒，击其弱点。在诉讼过程中也是一样，如果不能够胜诉或者没有必要卷入诉讼，能够避让尽量避让。诉讼中可以从两个方面进行避让，一方面是原告是否有资格提起诉讼，另一方面是被告是否属于原告所起诉的对象。1、原告是否有资格提起诉讼俗话说“皮之不存，毛将焉附”，如果原告不具有充当原告的资格，那么他提起的诉讼自然不攻自破。根据民事诉讼法第108条的规定，原告必须是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织，这是具备原告资格的条件。与本案具有直接的利害关系是指当事人与特定诉讼标的有事实上或者法律上的关系，即是该诉讼标的权利主体或者法律关系主体，或者具有诉讼担当人资格，他们对诉讼具有诉讼实施权。 所谓诉讼担当，是指实体法上的权利主体或者法律关系以外的第三人，以自己的名义，为了它的利益或代表他人的利益，以正当当事人的地位提起诉讼，主张一项他人享有的权利或他人法律关系所生的争议，法院判决的效力及于原来的权利主体。原来不是民事权利或者法律关系主体的第三人是诉讼担当人，原来的权利主体则是被担当人。 诉讼担当分为两种，一种是法定诉讼担当，即法律关系以外的第三人，对他人的权利或者法律关系的诉讼实施权，是基于实体法或诉讼法上的规定而产生的。 如遗嘱执行人、破产管理人，他们负有管理的职责，可以以自己的名义提起诉讼，而继承人或破产人却不是正当当事人。另一种诉讼担当是任意的诉讼担当，即权利主体通过自己的意思表示，赋予他人诉讼实施权，如我国民诉法上规定的代表人诉讼。在知识产权诉讼中，哪些人能够作为原告提起诉讼，在本章第一节第二个主题“当事人的确定”中已经有详细论述，在此不再重复。只要原告不具有相应的资格，在诉讼过程中，被告只要能够论证这一点，案件自然胜诉。2、被告的主体资格是否妥当在起诉的时候，被告必须确定，但如果被告与原告没有法律上的利害关系，两者风马牛不相及，原告显然要败诉。因此如果被告能够在诉讼中证明自己并不是原告所要起诉的对象，他就完全胜诉了。美国微软公司诉北京亚都科技集团侵犯其计算机软件著作权纠纷案 中，被告就很好地利用了这一招。1999年3月31日，北京市第一中级人民法院受理了该案，原告方美国微软公司在起诉中称，1998年11月17日，微软公司授权代理人中联知识产权调查中心在北京亚都科技集团办公场所的电脑上发现了未经许可，通过盗版光盘擅自复制并使用的由微软公司开发并享有著作权的计算机软件产品。请求法院判令北京亚都科技集团立即停止侵权行为，公开赔礼道歉，消除影响；赔偿因其侵权行为给微软公司造成的市场损失计人民币150万元；承担微软公司为制止其侵权行为而支付的调查、取证费用；承担本案的有关诉讼费用和律师费。被告方北京亚都科技集团在法庭答辩及提供的证据中则称，微软公司在亚都大厦办公场所发现的使用盗版软件的计算机及现场提供证词、证言的当事人都不属于北京亚都科技集团。因为在亚都大厦至少还有一家名为北京亚都科技股份有限公司的独立企业。因此，北京亚都科技集团不是本案被告，此案与集团无关，微软公司告错人了。1999年12月17日，北京市第一中级人民法院开庭审理了该案。法院认为，由于北京亚都科技股份有限公司和北京亚都科技集团的住所地都位于亚都大厦。因此，根据有关公证书的直接记载的内容，不能得出侵权行为的实施人为北京亚都科技集团的结论。同时，也无直接证据予以证明公证书中提供证词、证言的当事人是亚都科技集团的人员，因此，不能证明被告实施了被控侵权行为。法院据此认定，美国微软公司主张被告为侵权行为人，没有提供充分证据，法院不予认定，北京亚都科技集团不是本案合格被告，裁定驳回起诉。该案在社会上的影响是很大的，微软一纸诉状将亚都公司推上法庭，引起舆论界一片哗然，对微软的抨击声不绝于耳。因为它涉及计算机软件终端用户使用盗版软件是否侵权，而该问题涉及到全国几千万用户的切身利益而成为公众讨论的焦点话题；另外，微软公司利用中国早期发展和不成熟的时机，通过纵容盗版行为来达到免费广告推销的目的，这类广告发生利润效益了， 就停止纵容盗版行为而转向反盗版大战，进而向用户权限开战，微软公司这种“欲擒故纵”的做法是否有悖于商业道德，是否还有权利提起诉讼，在社会上引起很大的争议。在此期间，方兴东博士撰文著说挑战微软霸权在社会上引起轰动效应。亚都公司在诉讼之前充分利用社会对此案的关注，大肆渲染微软公司对中国用户的价格歧视、微软对盗版行为的纵容行为、微软在该案中胜诉可能对中国几千万终端消费者的影响，从而赢得了众多媒体和公众的好感，产生了很良好的广告效应。被告在诉讼过程中采用的“金蝉脱壳”的策略，从诉讼上来说是非常成功的。中国应对美国启动IPR争端解决机制的对策图分类号：D997. 1 文献标识码：A 文章编号：1009-0150(2007)02-0018-08一、问题的提出知识产权(IPR)保护问题曾经是，现在仍然是，将来还会是中美贸易关系中的一个举足轻重的问题。自2001年12月中国入世开始，美国特别关注中国“入世”后的知识产权保护问题。早在中国“入世”一周年之际，美国就指出中国在知识产权保护方面存在的问题。在此后的几年里，美国几乎每年都会对中国的知识产权保护问题提出质疑。在2006年的WTO与贸易有关的知识产权理事会对中国的年度审议会议上，中国的知识产权保护问题成为欧盟、美国和日本最为不满的焦点问题。 由于美国政界形成了知识产权贸易逆差失业的思维，美国一直将中国对知识产权保护不力作为美国贸易逆差的借口和理由。美国早在2005年就提出其准备向WTO争端解决机构提出与中国就中国知识产权保护不力问题进行磋商。此后，美国一再声明如果中国不依照WTO的与贸易有关的知识产权协定(以下简称TRIPS)以及中国入世议定书和中国工作组报告中的规定，承诺全面履行其保护知识产权的义务，将直接向WTO争端解决机制提请动用该机制，以促使中国尽早全面履行TRIPS的义务和切实提高中国知识产权保护水平。此后，美国一而再地通过各种方式和渠道表示，美国将就中国对知识产权保护不力的状况向WTO投诉。2006年3月初，美国贸易代表办公室法律总顾问詹姆斯门登霍尔在访问中国时就声称要把中国告上世界贸易组织，并要求美国在华企业收集中国侵犯知识产权的证据， 2006年6月13日世纪经济报道称，在美国时间6月78日，美国几乎所有与知识产权相关的议员、官员、企业界、专家代表齐集华盛顿，参加了由美国美中经济安全审查委员会主持的有关中国知识产权和打击假货的听证会。这一听证会证实，(来自中国的)假货和盗版产品令普通美国人失业、收入减少，同时也危害到了他们的健康和安全。知识产权贸易逆差美国人失业，是美国政界的典型思路，在该次听证会上，有关知识产权和贸易的官员表示，将加快就知识产权保护问题向WTO起诉中国的步伐。如果中美就知识产权保护问题不能达成令美国满意的协议，相信美国向WTO投诉中国知识产权保护不力的问题已经不再像过去一样主要是用来给中国施加压力，而很可能进入实质性投诉。或者，因种种原因，美国暂时不就中国知识产权保护不力问题向WTO投诉，也不表示美国将来不再对中国知识产权保护不力问题向WTO投诉。因为，知识产权保护、不符合WTO的出口补贴政策及措施、人民币汇率和市场开放问题已经成为美国2007年关注中国的焦点问题。在美国贸易代表向国会提交的2006年中国遵守WTO年度报告中，美国贸易代表指出，中国在WTO规则适用的领域的执法不力问题，例如知识产权保护，为美国和它的其他贸易伙伴制造了很严重的问题。当双边对话不能解决美国关心的问题时，美国会和其他WTO成员方一样，毫不犹豫地行使其向WTO提起对中国投诉的权利。2006年11月美国已经通知中国其将向WTO投诉中国的知识产权执法问题，但后因中国要求进行进一步的双边谈判，并获得美国产业界支持，美国才同意推迟投诉。 因此，就美国对中国知识产权保护不力问题向WTO投诉，中国应在哪些方面做出应对的研究就显得尤为迫切。本文针对美国就中国知识产权保护问题启动WTO争端解决机制的法律问题进行分析和论证并提出相应对策，祈望能对国家有关决策部门提供必要的对策建议和意见，以解决迫在眉睫的WTO争端解决机制的启动问题。或者，即使中美能够解决目前的知识产权冲突，但本文的建议仍然可以为将来再次发生的中美知识产权争端提供有价值的思考。二、美国针对中国知识产权保护不力启动WTO争端解决机制的依据WTO争端解决机构解决的知识产权争端，通常主要是根据关于争端解决规则与程序谅解(以下简称DSU)第4条、TRIPS第64条和GATT1994第22条或第23条，并结合被投诉国家的具体措施，根据TRIPS相关条款提出。DSU第4条规定的是磋商程序。根据WTO争端解决机构所解决的争端看，各争端方一般都是先行磋商。只有在磋商不成或磋商无法在规定时限内完成，才会进入专家组程序。迄今为止的24个WTO关于知识产权争端的案件基本都是根据WTO相关协定中规定的争端解决条款提出磋商请求的，主要是关于争端解决规则与程序的谅解第4条、GATT1994第22条或第23条、TRIP