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微信案之争鸣与启示（最终版） 日前，一起因“微信”文字商标注册引发的一起“民告官”的行政诉讼一审落锤。这本来是一起普通的行政诉讼，但是，因为事关“微信”文字商标的注册归属以及裁定驳回原因涉及商标法“不良影响”情形的认定和适用，进而引发广泛关注与争议。本人对案件中的争议焦点和各方论点进行梳理供本次集体学习：首先，案情回顾：原告创博亚太科技（山东）有限公司于2010年11月12日向商标局申请注册第38类的“微信”文字商标，2011年8月27日经商标局初步审定公告，指定使用服务为第38类信息传送、电话业务、电话通讯、移动电话通讯等。在法定异议期内，张某对被异议商标提出异议。2013年3月19日，商标局作出（2013）商标异字第7726号裁定，对被异议商标不予核准注册。创博亚太公司不服该裁定，于2013年4月7日向商标评审委员会申请复审。2014年10月22日，商标评审委员会作出第67139号裁定。商标评审委员会在裁定中认定：虽然创博亚太公司申请注册第8840949号“微信”商标（简称被异议商标）时，腾讯公司的“微信”软件尚未正式对外推出。但是，张某提交的证据表明，腾讯公司在被异议商标初步审定公告前已正式推出了“微信”软件，且用户量持续迅猛增长，截止2013年7月腾讯公司的“微信”注册用户至少已经增长到4亿人，并且多地政府机关、法院、学校、银行等推出了微信公共服务，相关公众已经将“微信”与腾讯公司紧密地联系起来。虽然创博亚太公司申请注册被异议商标是否损害腾讯公司的特定民事权益不属于中华人民共和国商标法（简称商标法）第十条第一款第（八）项所调整的内容，也不是本案审理的焦点，但在社会公众对“微信”的认知发生变化，社会客观环境和公众利益内容发生变化的情况下，商标评审委员会应对被异议商标的注册是否会对变化了的社会公共利益和公共秩序造成不良影响作出判断。考虑本案的事实，如核准被异议商标注册，将会对多达4亿的微信注册用户以及广大公共服务微信的用户带来极大不便乃至损失，同时也可能使他们对创博亚太公司提供的“微信”服务的性质和内容产生误认，从而可能对社会公共利益和公共秩序产生消极、负面的影响。因此被异议商标已经构成商标法第十条第一款第（八）项所禁止的情形。综上，商标评审委员会裁定被异议商标不予核准注册。原告不服被告工商总局商标评审委员会裁定不予核准注册，向北京知识产权法院提起行政诉讼。 此案经北京知识产权法院开庭审理，一审驳回了原告的诉讼请求，判决维持了商评委对创博公司提交的38类“微信”文字商标不予核准注册的复审裁定。 已证事实中： 本案中，根据计算机软件著作权登记证书的记载，原告的“微信系统”软件于2011年2月23日开发完成。在2011年4月和6月，原告就该软件产品签订了2份业务合作合同，其中2011年4月的合同缺乏实际履行的相关证据，2011年6月的合同虽然有合作单位的书面证言作为实际履行的证据，但该书面证言中明确表明相关软件产品被命名为“沃名片”。因此，在案证据无法证明被异议商标已实际投入商业使用，并被消费者所认知。而第三人提交的证据显示，“微信”即时通讯服务应用程序由腾讯公司于2011年1月21日首次推出，晚于被异议商标申请日2个月，早于被异议商标初审公告日7个月。此后，“微信”注册用户急速攀升，根据相关报道的记载，至2013年7月用户已达4亿，至2014年11月用户更超8亿。 判决书中以及审理法官在审理后的自述中认为： 根据商标法第十条第一款第（八）项的规定，有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的标志不得作为商标使用。在审查判断有关标志是否构成具有其他不良影响的情形时，一般应当考虑该标志或者其构成要素是否可能对我国政治、经济、文化、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序产生消极、负面影响。如果该标志作为特定主体在特定商品或服务上的商标注册和使用，可能会误导广大消费者，从而对公共利益产生消极影响，亦应属于该条款所规范的情形。 判断被异议商标是否具有其他不良影响，考察的是被异议商标注册和使用可能产生的客观社会效果，而不是商标申请人申请注册商标或使用商标时的善意或恶意。同时，对于尚处于注册审查程序中的被异议商标来说，判断其是否具有其他不良影响，还应当考察行政裁决或判决作出之时的事实状态，以尊重新的已经形成的公共利益和公共秩序。大量的政府机关、银行、学校开通了公共微信平台，并向社会公众提供各种公共服务。“微信”在信息传送等服务市场上已经具有很高的知名度和影响力，广大消费者对“微信”所指代的信息传送等服务的性质、内容和来源已经形成明确的认知。在这种市场实际情况下，如果核准被异议商标注册，不仅会使广大消费者对“微信”所指代的信息传送等服务的性质、内容和来源产生错误认知，也会对已经形成的稳定的市场秩序造成消极影响。就是被异议商标注册和使用可能产生的客观社会效果。有观点认为，判断被异议商标是否具有不良影响应当审查其申请注册之时的状态，而不能在在后形成的利益格局基础上进行评价。判决书中和法官自述认为：先申请原则是我国商标注册制度的一般原则，但在尊重在先申请这个事实状态的同时，商标注册核准与否还应当考虑公共利益和已经形成的稳定市场秩序。当商标申请人的利益与公共利益发生冲突时，应当结合具体情况进行合理的利益平衡。我们认为，对于尚未被核准注册的被异议商标来说，判断其是否具有不良影响，不能仅考虑申请日之时的情况，还应当考虑行政裁决或判决作出之时的情况，因为此时新的公共利益已经形成，如果不加以考虑，将会使公共利益受损。就像判断诉争商标是否构成相关商品上的通用名称一样，如果诉争商标在申请注册之时尚未构成通用名称，但在授权之时已经构成通用名称，则该商标不具备可注册性，否则会对同行业经营者的利益造成损害。由于被异议商标申请注册没有恶意，但被异议商标核准注册会影响不特定多数公众的利益，因此我们最终只能在被异议商标申请人的利益与不特定多数公众的利益之间进行平衡和取舍。事实上，商标申请行为本身并不产生任何权利，商标申请行为仅产生对特定符号的先占利益和未来对特定符号的使用可能产生的期待利益。而本案中，天平的另一端是8亿微信用户已经形成的稳定认知和一旦改变这种稳定认知可能形成的较大社会成本。两相权衡，我们认为，选择保护不特定多数公众的现实利益具有更大的合理性。一、根据当事人的诉辩主张， 本案的争议焦点在于被异议商标申请注册是否违反商标法第十条第一款第（八）项的规定和“申请在先”原则的节点让我们来看看其他人的观点：观点一：有碍“公共利益”，“微信”商标不该注册（支持）作者 |袁博 上海市第二中级人民法院“不良影响”条款适用的前提是该商业标识的使用可能对公共利益造成损害，本案中，“微信”的使用涉及的是混淆庞大消费者群体或者干扰社会经济秩序，而非单纯的抵触腾讯公司个体企业的权益，因此属于公益而非私益，具有适用“不良影响”条款的前提。在以往的司法实践中，对经济方面的消极影响，实践中相对较少。必须看到，能够像“微信”那样影响公众生活的商标屈指可数，因而“微信”商标对公众具有非同寻常的意义。根据腾讯最新发布的数据，微信的用户已经突破11亿，月活跃用户超过 4.68亿，早已成为一种重要的通讯工具和重要社交渠道，客观地说，在今天，拥有同样庞大用户群体和巨大影响力的商标，并不多见。因此，没有必要担心本案的情形会推造成“个案的突破可能损害法律的稳定预期”，因为本案的情形具有其他商标个案无法简单复制的特殊性。有观点认为，“不良影响”的条款属于绝对禁止条款，如果说本案原告使用了会有“不良影响”，那么难道腾讯公司使用就不会有“不良影响”吗？笔者认为，腾讯公司的使用洽洽会消除“不良影响”存在的事实基础。对于本案而言，广大的微信用户本来就已经将“微信”与腾讯公司的上述服务密切联系起来，因此，如果该商标由腾讯注册或使用，就会消除造成经济方面不良影响的客观基础，因为人们的主观认知与客观事实一致。总之，“其他不良影响”可以做广义理解，不只局限于文字、图形，只要核准商标可能损害公共利益，就属于有“其他不良影响”。（牵强吧？）争议焦点之二：“申请在先”不违背有观点认为，我国商标法中对商标权的授予确立的是“申请在先”原则，而本案中阻碍在先申请商标注册所依据的事实，却是商标申请后腾讯利用大量运营所形成的庞大消费群体和市场影响力，那么，用申请日之后的事实来阻碍申请日的商标，在时间点的选择上是否有违公平？ 对此，笔者以为，对有关商标注册条件的司法审查，无论是合法性、显著性还是其他方面的审查，应当以审查日的事实而非申请日的事实为准，这是由商标本身的特性所决定的。按照我国现行的法律规定，人民法院对于行政机关作出具体行政行为之后才出现的新事实、新证据，除法定情形外，原则上不纳入评价具体行政行为合法性的审查体系。但在商标行政领域中，越来越多的司法实践表明，面对案件中不断变更的情势，固守一成不变的事实和证据，已经难以实现实质上的正义。在商标行政诉讼中，涉案商标可能要经历商标注册申请、商标复审、行政一审、行政二审，最后才能由法院确定是否核准注册。在这个也许要经过几年甚至十几年的漫长过程中，影响商标注册的重大有利事实或者不利事实完全可能发生。因此，将诉讼期间的新证据纳入司法审查范围，将司法审查的时间点从具体行政行为作出之日后移至判决作出之前是由商标本身的机理所决定的。如果固守“案卷排他性”原则，无视涉案商标本身发生变化的重大事实，不但无法实现维护行政相对人合法权益的实质正义，也无法发挥行政诉讼法的救济价值。同样，一个在申请时无关社会公益的商标，也完全可能在商标审查过程中发生了重大的事实变化，使得待审查的商标已经有悖社会公益，那么，此时法院审查的事实基础就应着眼于变化的影响商标注册的重大事实。此外，从商标法律法规体系的内在逻辑来看，确定商标是否能注册的时间点应当是动态的。从初审看，商标审理标准第八部分第六条规定，“判定某个标志是否属于经使用取得显著特征的标志，应以审理时的事实状态为准”，即说此时的时间点为初审时间；从复审看，商标评审规则第三十五条规定，“商标评审委员会审理不服商标局驳回商标注册申请决定的复审案件，应当针对商标局的驳回决定和申请人申请复审的事实、理由、请求以及评审时的事实状态进行评审”，即说明复审时的判断点应延伸到复审时；遵循同样的时间点设定逻辑，在行政诉讼时，法院应以判决时的时间作为考察商标是否符合注册条件的时间基准。总之，由于“不良影响”条款保护的公益优先于个体私益，即使申请人在申请时并无过错或其他可以指责的地方，但因情势变更，行政机关或法院在审查时发现，该商标在核准注册后会有害于公共利益，也应该拒绝核准该商标注册。此外，即使涉案商标能够成功注册，如其后发现该商标有违反十条一款（八）项的情形，仍可撤销或宣告无效，对申请人而言，这只是不予核准注册和注册后撤销或无效的区别而已。观点二：因为腾讯，所以任性作者 | 李俊慧 知产力特约观察员，中国政法大学知识产权研究中心特约研究员 事实上，商标法第十条规定了八种“不得作为商标使用”的情形，也就是商标注册“禁区”，其中最后一种情形，也就是判决中所指称的“第一款第（八）项”，是指“有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的”。 从立法技术上看，与前七种可明确分辨或区分的情形不同的是，该规定属于概括性的“兜底”条款规定。而从商标审查实践来看，适用该条款驳回商标注册申请的，重点考量的是“是否容易误导公众”或“有损公共利益”。 那么，回归到创博公司提交的38类“微信”文字商标注册申请来看，是否“容易误导公众”或“有损公共利益”呢？ 首先，要看该商标的申请时点。创博公司向商标局提交“微信”注册商标申请，彼时腾讯的“微信”尚未发布。从“微信”文字商标的注册申请时间、创博公司的商标注册行为以及腾讯“微信”产品的上市运营及商标保护策略等综合来看，首先，创博公司的“微信”文字商标应该没有任何 “恶意”,提前注册更多是一种“巧合”；其次，腾讯自身对“微信”的重视程度或微信在腾讯内部的地位，也经历了从“边缘到核心”，从“试验到成熟”的过程。 其次，要看该商标的使用情况。显然，创博公司提交的“微信”文字商标未实际使用或广泛使用，成为其最大的“瑕疵”所在。不过，申请注册的商标是否已实际使用并不是核准注册的必要条件。那么，“不良影响”的认定应站在哪个时点？商业利益在何种情形下可以转化为“公共利益”？在本案中，商评委和一审法院认定创博公司在先申请的“微信”文字商标可能让消费者或公众产生“误认”影响，前者是站在复审期间（2013年），后者更是站在了诉讼期间（2015年）。这种以“动态表现”评估“静态申请”的做法，不知道是否会产生争议。从积极的角度看，似乎是“与时俱进”；但是，从消极的角度看，似乎存在人为干扰市场竞争秩序之嫌。首先，从腾讯自身来看，其对“微信”的商标保护是“渐进式”。从“微信”商标注册申请来看，腾讯最早的申请是2011年1月24日，最晚的是2014年10月30日。其中，2011年1月24日首次申请仅提交了两件商标申请。2012年6月27日、28日、29日连续三天“一口气”提交了18件“微信”图文商标申请。可以看到，腾讯加码“微信”商标保护发生在产品上市1年半之后。应该说，这是很有“互联网特色”的做法。由于互联网的特殊性，互联网类产品或服务的迭代周期非常快，一款产品或服务半年内可能会快速走红，也可能一年内就“销声匿迹”。因此，不论是腾讯这种的互联网巨头，还是中小互联网公司，对于自身品牌的保护，尤其是商标注册都是“渐进式”发展起来了，就全面保护；没发展起来，就束之高阁。其次，从实际影响来看，创博公司获得“微信”商标并不必然产生“公众误认”。一方面，如果创博公司的“微信”产品发展不起来，根本不会产生“公众误认”的现实影响；另一方面，如果创博公司的“微信”产品真的发展壮大了，因为其产品内容、服务受众与腾讯“微信”完全不同，也不会产生“公众误认”的现实影响。 据商标局网站(中国商标网)查询结果显示，截止2015年3月24日，累计已有81件“微信”商标注册申请，其中，有49件并非腾讯提交申请。申请主体除去腾讯外，还涉及22家公司和13位个人，而在38件“已成功注册(含已转让)”的“微信”商标中，有19件不归属于腾讯。这些有非腾讯公司申请、分布在其他类别上的已注册商标，也没有产生让“公众误导”的现实影响。其三，“商业利益”上升为“公共利益”需谨慎认定和小心适用。在本案中，一审法院认为，如果非腾讯公司获得了“微信”文字商标核准注册，不仅会损害腾讯的公司利益，而且还会损害公共利益。 但问题的关键在于，即使创博公司提交的38类“微信”文字商标被核准注册，腾讯依旧可以通过市场的手段解决此问题，比如获得对方的商标许可授权或出资收购实现转让。退一步讲，因为微信产品与微信用户之间有着“不可分割”的联系不安装腾讯“微信”APP，就无法使用腾讯“微信”服务。因此，腾讯“微信”更名的时间、技术或商业成本几乎可以“忽略为零”，仅需一次软件版本升级或信息推送即可实现对数亿微信用户的“产品更名”告知。观点三：张伟君，同济大学法学院/知识产权学院副教授，硕士生导师，知识产权与竞争法研究中心主任错谬之一：微信案适用的商标法第十条第一款第（八）项：“有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的”标志不得作为商标使用。属于“绝对禁止使用”。在这些情形下，无论是禁止注册，还是禁止使用，“禁止”的是任何一个市场主体，如果说一个标识因为具有不良影响而被禁止使用（当然也被禁止注册），就不应该存在。然而，一审判决适用商标法第十条第一款第（八）项的结论恰恰却是：对于先申请注册的山东公司来说，“微信“标识具有“不良影响”；而对于后申请注册的腾讯公司来说，“微信“标识却不具有“不良影响”。这就把该条规定的“绝对禁止任何人使用”的“具有不良影响标识”硬生生地转变为：有的人注册使用的商标有不良影响的，而有的人注册使用的商标没有不良影响的了！错谬之二：因为损害公共利益，所以具有不良影响。法官以允许山东公司使用（腾讯公司）微信商标的行为会导致“消费者误导”这样一个损害后果为理由，有意无意地把商标法第十条第一款第（八）项规定的一个“标识”具有“不良影响“（即该判决说的：该标志或者其构成要素可能对公共利益和公共秩序产生消极负面影响）的含义，和一个使用该标志的”行为“会“导致消费者混淆，从而损害公共利益“的含义等同起来，于是才有了因为损害公共利益，所以具有不良影响的说法。 其实，商标法第十条第一款第（八）项的目的是在于：一个标识是因为其本身具有不良影响(违背公序良俗)而禁止其使用，而不是在于制止那些会产生不良影响（误导公众）的商标使用行为。商标法第十条第一款第（八）项规定的是“具有不良影响的标识”，而并非“具有不良影响的行为”；该规定是禁止使用有不良影响的标识（因不良影响而禁止使用），而并不涉及因使用该标识而导致不良影响的行为（因使用而具有误导公众的不良影响）。因为使用他人商标而误导公众、损害消费者利益从而具有不良影响的行为，是商标使用行为是否构成商标侵权的问题，而不是一个标识是否能注册和使用的问题。在一个标识是否可以注册（是否属于被禁用标识）？谁是先申请人？谁可以依法注册？等等，这样的问题都还有待作出判定的情况下，法官却推论出：如果山东公司使用该标识，就会造成对腾讯公司的微信商标的混淆。这不是变成先有结论（腾讯注册使用该商标是合法的）再作推论了吗？ PS：原告创博亚太科技(山东)有限公司(以下简称“创博公司”)于2010年11月12日向工商总局商标局(以下简称“商标局”)提交了三件“微信”文字商标注册申请，分别涉及商标分类中的9类、38类和42类。其中，该公司提交的42类“微信”文字商标已经注册成功，9类、38类则经异议程序，被工商总局商标评审委员会(以下简称“商评委”)裁定不予核准注册。既然第42类已经注册成功，并不属于会有“不良影响”的“绝对禁止”商标。 各方论证有理有据，我们暂不做争论，了解即可，因为原告创博公司当庭表示上诉，也就意味着该“微信”文字商标的最终归属还有待二审法院的终审判决。不过，腾讯的“微信”商标保护“伤疤”已经被揭开，围绕“微信”商标的申请、注册和保护等问题，对于广大企业，尤其是创业者来说，至少还有八件事，你可能不知晓但应该予以重点关注。1、腾讯“微信”最火，但商标申请最早另有其人2011年1月21日微信1.0测试版发布，三天后，2011年1月24日，腾讯正式向商标局提交了“微信”图文商标注册申请。腾讯这种“先有产品，再做保护”的策略应该说属于常规做法，但是，如果碰到非常规的竞争业态，可能就有点不当。事实上，在腾讯微信产品发布或商标注册申请前，本文开头提到的创博公司已经提前2个月率先向商标局提交了“微信”文字商标注册申请，并一次性提交了三件商标注册申请。此外，在腾讯微信1.0测试版发布前，还有一家公司提交的“微信”商标注册申请，也早于腾讯。这家名叫“北京联智昭阳文化传播有限责任公司”于2011年1月17日向商标局提交了38类的“微信”注册商标申请。2、81件“微信”商标申请，涉及36家单位或个人提交商标局网站(中国商标网)查询结果显示，截止2015年3月15日，累计已有81件“微信”商标注册申请，申请主体除去腾讯外，还涉及22家公司和13位个人。 3、最先核准注册的“微信”商标属于创博公司截至目前，最早核准注册的“微信”商标，是由创博公司于2011年11月28日被核准注册的42类“微信”文字商标，保护范围主要包括计算机软件编程等相关领域。而腾讯提交的“微信”商标，最先获得核准注册的是于2013年3月2日获得核准注册的“微信”图文商标，即“微信APPlogo 微信文字”图文组合商标。由此可见，腾讯最先获得核准