企业技术创新中的知识产权管理策略研究.doc

.第 26 卷第 4 期2013 年 8 月南京理工大学学报（ 社会科学版）Journal of Nanjing University of Science and TechnologyVol 26 No 4Aug 2013.企业技术创新中的知识产权管理策略研究以知识产权确权管理为考察视角冯晓青( 中国政法大学 无形资产管理研究中心，北京 100088 )摘要： 知识产权确权的核心是知识产权的获取以及相应地受到法律保护。知识产权确权是在知识产权制度运行机制层面上企业技术创新与知识产权战略融合的纽带和基本立足点。企业技术创新过程中知识产权确权的策略涉及技术成果报告的撰写、技术创新成果的知识产权确权等内容。企业在技术创新全过程中，应高度重视知识产权确权的及时性和策略性。关键词： 企业; 技术创新; 知识产权管理; 知识产权确权中图分类号： D913 4文献标识码： A文章编号： 1008 2646（ 2013） 04 0047 11知识产权确权是指符合知识产权法律制度的知识创新成果被创造出来后，按照知识产权法律规定的条件和程序申请并获得知识产权的形式和过程，核心是知识产权的获取以及相应地受到法律保护。知识产权确权是企业实施知识产权战略的基础和“资本”，也是知识产权制度运转的基础。企业技术创新中的知识产权确权管理，最重要的是技术清仓问题，即评估和确定企业研究开发成果哪些是值得申请专利的，哪些值得采取以商业秘密等形式加以保护。 本文即以知识产权确权为考察视角，探讨我国企业技术创新中的知识产权管理策略。一、企业技术创新过程中知识产权确权的基本要领基于知识产权创造的重要性，企事业单位知识产权创建工作方案明确指出要“加强知识产权创造管理，将技术创新过程中的创新成果知识产权化。重视核心技术的专利开发，努力形成核心自主知识产权”。技术创新过程也就是知识产权的确权过程，其中企业的自主创新对于其知识产权的获取具有关键意义。企业虽然可以通过受让和许可形式获取对他人知识产权的所有权和使用权，但这种形式本身需要付出代价，且不是企业知识产权确权的主要形式。企业通过自主创新活动，能够直接产生符合知识产权保护条件的创新成果，在权利人采取知识产权确权手段后即可转化为受到法律保护的知识产权。因此可以认为，企业自主创新的过程也就是取得知识产权的过程，企业自主创新是其获取知识产权的源泉。不过，企业自主创新毕竟不能和知识产权确权划等号，如果缺乏知识产权意识，对自主创新过程取得的创新成果不予以及时固定、及时进行知识产权确权，就很可能造成知识产权获取的障碍甚至根本性地丧失，例如商业秘密的流失、专利申请的滞后。正是在这一意义上，需要在企业技术创新过程中融入知识产权管理和战略思维。知识产权确权是在知识产权制度运行机制层面上企业技术创新与知识产权战略融合的纽带和收稿日期： 2013 05 08作者简介： 冯晓青（ 1966） ，男，湖南长沙人，中国政法大学无形资产管理研究中心教授、博士生导师。 企业技术创新中的知识产权管理还涉及其他很多方面问题，如知识产权的风险防范、知识产权有效利用、知识产权信息管理等多方面问题。限于篇幅，作者将另行探讨。 47 基本立足点，因为如果对技术创新中的创新成果不及时进行知识产权确权，就不能对及时对其给予保护，无法通过在技术创新活动中融入知识产权制度的激励机制，从而不能推动技术创新活动的开展和深化。为此，需要构建有利于培植自主知识产权的技术创新机制。技术创新的基础是研究开发、科技创新，这也同时是自主知识产权特别是自主专利技术获得的重要源头。企业需要不断加大对技术创新的投入，通过原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新等形式提高科技创新能力，在具有自主知识产权的关键技术和核心技术方面积极取得突破。企业需要充分运用知识产权制度保护和激励创新的机制，积极与高校和科研院所建立技术合作关系，建立有利于培育自主知识产权的创新模式和环境。在企业技术创新的不同阶段都存在知识产权确权的问题。为确保知识产权确权的及时性和策略性，企业除了从思想上重视在技术创新活动中特别是主要创新成果产生后及时进行专利等知识产权确权外，更应从制度保障、策略运用和措施上予以落实。在策略运用方面，企业尤其需要认真加以对待，因为企业技术创新中的知识产权确权绝不是一个简单的申请专利、注册商标等之类的问题，而是一个充满了策略和智慧的问题。企业技术创新需要与知识产权战略实现有效的融合，缺乏知识产权战略指导的企业技术创新活动在知识产权确权问题上会陷入盲目性。以专利确权为例，对企业技术创新活动而言，其首先就存在一个是作为商业秘密保密还是作为专利保护的决策问题，即使作为专利保护，也涉及一系列决策因素，如申请时间、申请地域、申请类型、申请要求的权利要求保护范围等，需要根据企业技术成果的情况、市场竞争程度、技术发展动态、市场前景等多种因素加以权衡。在措施保障方面，企业需要保障知识产权确权的基本费用，通过专门的经费预算和执行加以实施。从广义上讲，知识产权确权还包括初始确权后进一步维护的问题。例如，企业专利申请授权后，需要缴纳专利维持费，如果企业在专利确权后忽视这一问题，或者对专利维持的后续管理不善，就将使辛辛苦苦获得的专利权付之东流，造成企业无形资产的流失，甚至还会因为已经失效的 48 专利负载的产品仍然在市场上流通而被有关主管部门认定为违法，这样造成的后果将更加严重。二、企业技术创新过程中知识产权确权的策略1 技术成果报告的撰写在研究开发成果确权阶段，应对取得的研究开发成果进行总结，提交研究开发成果报告或称之为技术成果报告，并移交项目研究开发过程中全部技术资料。研究开发成果报告应当载明研究开发项目名称、项目负责人和主要成员、研究开发起止时间、研究开发取得的成果、研究开发过程及其取得成果的知识产权归属问题。技术成果报告可以借鉴我国专利法和专利法实施细则对申请专利的发明和实用新型关于说明书的要求撰写，应着重阐明以下内容：一是研究开发所属技术领域。也就是研究开发技术方案所属的技术领域。它是技术方案所属或者直接应用的具体技术领域，而不是上位的或者相邻的技术领域，也不是该技术成果本身。二是研究开发背景技术。它是与研究开发技术方案最为接近的现有技术，是完成本研究开发技术方案的基础，包括已申请专利或获得授权的专利技术和专利文献以外的已公开技术。背景技术是与本项目技术成果技术实质与使用效果接近、用途相同的现有技术。在技术成果报告中，针对背景技术涉及先有技术存在的问题及其原因，必要时可以载明背景技术的历史和发展现状及解决的不同方案。三是技术成果内容（ 发明创造内容） 。该部分是对取得的技术成果所涉及的需要解决的技术问题的技术解决方案，并对照现有技术写明本技术成果的有益效果。其中需要解决的技术问题是该技术成果解决的现有技术成果存在的问题。需要解决的技术问题应针对现有技术中存在的不足，客观地反映本技术成果要解决的技术问题，必要时可以说明其技术效果。技术问题的解决方案是技术成果报告的核心内容，技术方案应当清楚、完整地说明本技术成果解决技术问题所采取的技术方案的技术特征，说明该技术方案是如何解决技术问题的。四是本技术成果的有益效果。技术成果报告应清楚、客观地写明本技术成果与现有技术成果相比所具有的有益的效果，即有本技术成果的技术特征直接带来的或者是由所述的技术特征必然产生的技术效果。五是附图说明。当本技术成果的技术内容需要以附图帮助说明技术内容时，应有附图并对附图作出简要的说明。六是具体实施方式。它是实现技术成果技术效果的优先方式，应体现解决技术问题所采用的技术方案。技术报告对优选的具体实施方式应有详细描述，通过实施例的形式加以阐明。实施方式显然与技术方案一致，实施例的数量根据发明或者实用新型的性质、所属技术领域、现有技术状况以及要求保护的范围等因素加以确定。技术成果报告对实施方式的阐述应使本技术领域技术人员能够实施为准。企业技术创新各阶段知识产权管理流程2 技术创新成果的知识产权确权关于企业技术创新成果的知识产权确权，需要明确以下两个问题：其一，知识产权确权是企业技术创新管理的重要内容，对于实现技术创新目的具有重要意义。知识产权确权成为企业技术创新活动的重要目标，也是检验技术创新活动和发展成效的关键指标。确权的目的则是为了对创新成果实施有效的知识产权保护。实际上，在企业技术创新的所有环节中，都离不开知识产权保护问题，只是研究开发成果产生出来后更需要及时通过确权形式保护企业自主创新成果。这方面，日本三菱公司提供了有益的经验。该公司在研究开发管理中，确定了研究开发立项的严格程序。公司的研究开发 49 工作由研究所负责。研究开发项目立项有以下四个环节： 首先在每年夏天由各工厂或研究所提出提案，两者所占比例大体相当。其次，每年 9 月份，研究所对提案进行可行性方面的评估。再次，每年 12 月左右，经评估认为不具有可行性的提案，申请人可以申请复核。最后，通过可行性评估的提案，经工厂厂长和研究所所长同意后，予以正1进一步说，企业对其技术创新过程中取得的创新成果忽视知识产权确权的后果是，这些成果将很快进入公有领域而失去了本应获取的市场优势。这是因为，知识产权是保护企业技术创新成果和与拓展市场的开路先锋和法律保障，其本身是企业技术创新成果的权利化。企业只有将其在自主创新基础上获得的创新成果及时予以法律保护，才能够将技术本身的优势转化为产品优势和市场竞争优势，形成自主知识产权。相反，如果对企业科技开发成果不及时通过知识产权确权上升为法律权利，就会造成创新成果的流失，被他人无偿占有，严重影响创新的效益，甚至被他人“捷足先登”，反过来制约我国企业的发展。例如，我国青蒿素发明没有及时申请专利就是一个严重的教训。青蒿素具有的抗痢疾作用是由我国科研人员最早研究开发的，但由于没有及时申请专利，反过来被外国申请者申请了专利，结果导致外国公司垄断了青蒿素产品市场，而我国企业只能作为原料供应商获取不到该产品市场份额的 1% 。又如，早在 20 世纪 90 年代初，我国就有人发明了VCD 技术，并通过成立公司制造和销售 VCD 产品，为此还投入了大量产品开发和市场开拓费用。然而，由于没有对该具有先导性的技术及时申请专利，以致很快出现了大量以低成本制胜的竞争企业，不仅使公司研究开发和市场开拓投资无法收回，而且完全丧失了通过专利保护控制市场的大好机会。更具讽刺意味的是，后来随着 VCD 产品国内市场的饱和，只得面向国际市场，而此时国外跨国公司已在同类产品上部署了众多专利，且通过专利池战略构建了严密的技术壁垒，共同阻止我国 VCD 产品的低价竞争，结果我国 VCD 出口企业因为“赤膊上阵”，在与穿上了专利“铠甲”的跨国公司对垒中惨败。该事件可谓我国企业不重视对研究开发成果及时进行专利确权带来惨烈教训的案例。当然，外国企业也发生过一些因为 50 未对自己的重要研究开发成果及时进行专利确权而丧失大好市场机会的事例。例如，图形用户界面技术是美国施乐公司在 1979 年发明的技术，但该项技术由于没有及时申请专利而在后来被作为苹果公司 Macintosh 和微软 Windows 个人电脑操作系统的用户界面的基础，丢掉了一大片市场。事实上，根据日本学者斋藤优对日本企业及科研人员从事知识创新的一项调研统计，在 3052 个样本中，尽管在研究开发阶段有 33 16% 的人员主要是受个人兴趣的驱动而从事研究开发活动的，在创新成果完成阶段以取得专利等形式赢得市场竞争优势则成为主要的动力因素。可见，知识产2其二，知识产权确权应充分引入企业知识产权管理战略。在技术创新成果的知识产权确权阶段，企业需要关注的问题主要有： 一是确定需要保护的客体； 二是选择保护的方式； 三是根据企业外部法律状况和面临的技术和市场风险选择保护机制或保护机制的组合； 四是选择确权的时间； 五是选择确权的地域范围； 六是注意确权的技巧和策略。第一点针对研究开发成果的产生和成熟状况，企业需要确定需要保护的客体，通常需要进行职务成果的登记。这就首先涉及对研究开发成果的性质区分问题，即职务技术成果与非职务技术成果的分流。参照我国专利法的规定，职务技术成果是为完成本单位任务或者履行本单位工作职责而完成的技术成果，除此之外的技术成功为为非职务技术成果。职务技术成果登记通常可以按照企业研究开发项目小组申报与企业知识产权管理人员调查等形式进行。一般而言，研究开发人员在上班工作期间从事的研究开发活动产生的技术成果均为职务技术成果。通常研究开发人员从事研究开发活动工作任务和职责限定了其研究开发工作的性质，在具体区分职务技术成果与非职务技术成果时，有关的研究开发、实验记录、技术档案材料等是很重要的说明材料。企业研究开发人员对工作中取得职务技术成果，应按照企业职务技术成果管理办法的规定及时进行申报和登记，以便及时掌握成果的情况。一般地说，企业研究开发产生的职务技术成果包括申请专利的技术发明、适宜于作技术秘密保密的技术发明或信息、适宜于以式立项。权的保护是知识创新者自我成熟的一种反映。著作权保护的科技作品以及计算机软件等。为了规范企业职务技术成果的管理，没有建立职务技术成果登记管理制度的企业可以根据本企业的情况增补这方面的制度。第二点特别重要的是申请专利与商业秘密保密的分野。企业研究开发成果出来后，除了极个别的情况出于知识产权战略的考虑需要公开以阻止他人申请专利的情形外，一般而言应采取某种法律形式加以保护，而基本的考量则是申请专利与作为商业秘密保密。其中基本的考虑因素包括： 技术本身的性质，如该技术是否容易通过反向工程的形式被他人“破译”、技术生命周期是否较长； 技术的市场前景和市场容量，如技术市场范围、维持市场优势的时间等； 技术采取保护与救济措施的情况，如侵权的难易程度、自我保护的成本等。从理论上讲，两者各有千秋，分别适用于特定的技术成果。以申请专利而论，其优点自然是能够获得国家专利法的充分保护，法律权利较为稳定，独占性较强，以此可以构建企业专利战略大厦，为提高企业技术和市场竞争能力奠定坚实的基础。但选择申请专利本身也存在诸多风险和不足，对一些技术成果而言申请专利绝非最佳选择。例如，专利法要求以充分公开作为专利权人享有专有权利的“对价”，专利技术公开对专利权人而言可能会造成他人在该技术基础上进一步开发，反过来制约专利权人的技术发展。专利技术公开后还面临非法仿制、仿冒等侵权风险。特别是，如果专利申请在公开后最终并未获得专利权，那么该技术成果还无法实现以公开获取专有权的对价。申请专利还有经济上的风险，如有些技术成果经济寿命很短，等到获得专利时已经丧失市场价值。此外，专利申请获得后，还需要缴纳年费，这也是一笔经济负担。当然，企业采取申请专利的方式保护技术成果也有技术秘密保护方式难以企及的优点。例如，拥有专利的企业本身具有一定的广告效应，成为企业具有一定技术和经济实力的外在表征之一，特别是对于科技型企业而言更为重要； 拥有专利技术可以借此直接获得经济收益，如许可、转让和资本运作； 拥有专利技术可以借此垄断相关的技术和市场，获得市场竞争优势； 拥有专利技术也是“以专利对抗专利”，与拥有专利的主体进行谈判和合作的重要筹码。就商业秘密保护而言，其优点则是不需要公开技术要点，只有保密得当就可以长期地垄断相关技术，而不像专利技术有一定的保护期限； 商业秘密保护避免了竞争对手对自己技术成果的追踪和改进，有利于确立自身的竞争优势。不过，商业秘密保护也存在诸多局限性和不足。例如，商业秘密保护的独占性不强，它不能禁止他人通过反向工程的形式获取，更不能禁止他人独立开发； 商业秘密一旦被他人泄密，事实上就难以再获得充分的法律保护； 他人将具有同一技术主题属性的商业秘密申请并获得专利，商业秘密所有人不仅不能再申请专利，而且不能再使用，从而会给其带来巨大损失。从这里可以看出，针对一项特定的技术成果，企业应根据知识产权战略的需要加以审慎决定。就申请专利的情形而言，企业主要选择策略如下： 一是从竞争战略考虑应申请专利的情形有：技术比较复杂、竞争对手难以绕过去的比较重要的技术创新成果，如企业的基本发明； 通过申请专利能有效地控制竞争对手的技术创新成果，防止竞争对手的产品或者技术进入相关产品市场； 通过专利申请和确权能有效地防止竞争对手控制自己； 为迷惑竞争对手而制造假象申请专利。至于有些技术获得专利是相对于竞争对手的唯一的竞争优势，则也应申请专利。二是从技术开发难度的角度考虑应申请专利的情形，主要有： 竞争对手容易通过反向工程获得该发明创造成果技术要点的，例如有些技术属于“一点即破”的技术，缺乏专利保护很容易造成被竞争对手大量仿制的被动局面； 市场潜力较大但创造性较低的发明创造成果，如有些技术对企业自身具有较强的市场竞争力，但创新程度不高，自己不申请专利则迟早会被竞争对手申请，因而需要尽快申请专利。三是从法律保护与利用角度考虑应申请专利的情况。四是从市场和经济价值的角度考虑应申请专利的情形。例如，有些技术成果研究开发周期长、投资高，需要专利保护才能保障收回投资； 有些技术成果市场价值很大，市场前景广阔，申请专利能够取得较大的经济收益和市场优势。还如，从技术应用方面考虑，有些技术成果也需要申请专利，如企业拟对研究开发的技术实施许可或转让战略，或者拟向国外投资设厂而是用该技术，则也需要申请国内专利或国外专利。 51 就作为商业秘密保密的情形而言，则主要有以下情形： 一是明显不能适用专利保护的企业技术创新成果，主要有： 技术创新成果不属于专利法保护的主题； 技术创新成果不具备专利性或者难以判断是否符合专利条件，尽管其商业价值可能较大。二是虽然可以获得专利保护，但专利保护风险大，从技术、市场或经济方面分析，申请专利可能对竞争对手有利，或对自己并无多大益处，主要有： 竞争对手能够在研究专利说明书后轻易绕过的技术创新成果； 技术创新成果商业应用价值不大，申请专利会公开发明创造内容，而对自己并无经济利益方面的好处； 技术创新成果经济寿命周期短，申请发明专利有可能出现等到授权时该技术成果已有更先进的替代技术出现的情况，如半导体芯片、计算机软件等更新换代快的技术成果。三是申请专利保护会过早暴露企业重大技术研究开发意图与策略。四是通过保密该技术，可以明显得到长期的、无国界的独占市场，而该技术很难被他人通过反向工程或其他途径“破译”，也很难被竞争对手仿制。五是技术的市场前景不易确定，申请专利除了向竞争对手公开技术发明，还会增加技术维护成本，而技术效益不明显。另外，有些创新成果，如果存在权属关系不够清晰，即使申请专利获准后也难免造成权属纠纷，此时也不宜作为专利申请，而可以先以商业秘密形式保密。另外，在选择保护方式上，如果确定了以专利形式加以保护，还需要进一步确定是以发明专利还是实用新型专利形式予以保护，对于产品的外观形状，还存在申请外观设计专利的问题。一般而言，企业研究开发的成果如果属于创新程度高、技术先进、技术进步显著的产品或者方法，则应申请发明专利。创造性程度不高、技术进步不显著的产品发明则应申请实用新型专利。还必须指出，基于上述商业秘密保护与专利保护各自的优缺点，实践中对技术成果的保护更多的是选择混合保护形式，如在申请专利时，在不影响充分公开的前提之下尽量对一些附件技术特征予以保密，或者只就发明创造的配套技术申请专利，发明创造中的关键技术则用商业秘密形式保护，或者先进行商业秘密保护，待时机成熟时再申请专利保护。总的来说，两者的保护形式不是截然分开的，而是相互补充的。第三点是根据企业外部法律状况和面临的技术和市场风险选择保护机制或保护机制的组合，这需要确定选择保护的方式，如专利加技术秘密、专利加商标等形式。以专利加技术秘密为例，有很多发明创造既适合于申请专利，也适合于作为商业秘密保密，企业可以在满足专利法充分公开的条件下，将一部分技术内容申请专利，另一部分则作为商业秘密保密。除了选择保护方式外，选择专利保护方式本身也具有较强的战略性。以专利有利于保护范围而论，并不是保护范围越宽越好，而是应考虑特定的技术。国外有学者研究认为，单纯宽广的专利保护范围不如相对较窄的专利保护范围加上公开部分技术秘密，因为这样有利于 在 累 积 性 创新的基础上增加总体的社会福利，也由于专利权人可以由此分享后续创新带来的利益和价值而3时，需要结合企业的市场战略加以决策。这一要求无疑是在技术创新的确权阶段贯彻企业知识产权战略与企业生产经营战略相结合原则的体现。对此，发达国家的企业非常重视专利确权与市场战略的融合。例如，日本富士通公司在确定研究开发目标和专利申请计划时引入市场导向原则。在研究开发取得创新成果后，公司启动专利评价机制，专利申请决策和具体内容以保护自身技术的安全、实现与竞争对手产品和技术的差异化为原则。市场导向原则也可以称为市场导向策略，如果不仅在申请专利时引入该原则，在申请专利前的研究开发决策和研究开发阶段即引入，能够取得更好的效果。如在研究开发决策时将市场需求作为评判的重要标准，在研究开发活动中将产品的可制造性和加工的经济性、消费者的消费偏好等因素考虑，可以研制出更适合于消费者需要的产品。这一点无疑也在一定程度上体现了前面所述技术创新的市场性特点。第四点对确权时间的选择之所以重要，是因为专利申请实行先申请原则，耽误申请时间会产生丧失新颖性的风险。当代科学技术发展的一个重要特点就是“同累积性创新又称为序贯创新，是指创新具有延续性和继承性，是在已有知识基础上进行的创新过程。 52 有利于专利权人的利益。 同时，在选择保护方式时创新”普遍存在，也就是在同一时间内很多独立的机构和个人进行同一项发明创造。专利确权的先申请制度则较为圆满地解决了同一发明被不同的人申请专利的问题。选择适当的时机申请可以避免过早暴露发明创造的意图，也可以防止申请太晚而被他人捷足先登。在有些情况下，则适宜于推迟申请或者说暂不提出申请。例如，如果发明人能够确信他人在同一领域的技术研究开发与自己存在一段距离，则只有在发现对方快要赶上时才提出申请，也即申请时机的选择需要考虑竞争对手的研究开发进展，如果竞争对手目前还无力进行同样的研究或者虽然已进行但短时期无法赶上自己时，等到对方着手研制但尚未研制出来时申请专利比较合适； 有些研究开发的技术市场成熟度不高，但具有巨大的潜在的市场价值，推迟申请可以避免他人围绕该技术开发而占领未来市场。还如，有些技术成果属于关键技术、核心技术，但是企业尚未就其开发外围技术或者配套技术，围绕基本发明的周边研究或应用研究还不够成熟，以致申请会导致他人围绕基本专利大量开发外围专利、实行技术反包围的情况，此时的企业可以在周边技术或配套的应用技术开发较成熟时一并申请基本专利和外围专利，不过也应紧跟市场和技术环境的变化，以免造成错失申请基本专利的大好时机。换言之，在有些情况下，企业针对其基本技术，需要在开发完成后即申请专利，然后逐步申请围绕该基本技术的外围专利； 有时候则宜先申请外围专利，再申请基本专利。当然，企业专利申请也需要避免过早申请问题，一则是因为过早申请专利的发明创造可能不够成熟，难以获得专利权，二则是因为过早申请意味着暴露了自己的研究开发意图和研究开发方向、思路，也容易造成技术秘密的泄露。在实践中就经常存在因为过早暴露了自己的目标而遭受竞争对手攻击，反而被竞争对手超越的现象。总体上，企业专利申请时机取决于专利战略需要，不能一味地等到技术比较成熟时再考虑申请，否则可能被该技术领域的竞争者捷足先登，当然也不能为避免丧失新颖性而过早地申请，掌握申请的适于企业专利战略和国际化战略的需要。例如，企业研究开发的技术在国外不具有先进性，仅在国内具有先进性，就不适于在国外申请，或者反过来技术在国内市场价值不大，但在国外有较大的市场潜力，则可以在国外申请专利。进一步说，在选择到国外申请专利时，原则上应在考察国际市场行情和目标国家或地区基础上，根据市场需要加以确定，最终以占领国外市场为目的。具体地说，可以按照市场导向原则或生产导向原则进行申请。前者就是选择市场大或者人口多的国家或地区申请，具体又可以分为以下几种情况： 创新的技术或产品未来在一些国家或地区有强劲的市场潜力，为占领这些市场而实行“产品未到，专利先行”策略； 创新的技术或产品在目标国家或地区有较大的技术需求，向这些国家或地区申请专利可以迅速凭借专利的垄断性占领市场； 向现有产品或技术的订货商所在国家或地区申请，可以就改进的技术和产品继续占领这些国家或地区市场。进而言之，企业在国外申请专利的根本目的是为了占领国外市场，利用在国外获得的专利权与竞争对手展开竞争并取得优势。通常，企业是通过以下几种途径占领国外市场的： 其一是直接在竞争对手所在国家或地区申请专利。在很多情况下，竞争对手所在国家或地区是其生产销售的主要地域，这一申请模式能够有效地控制竞争对手相关的专利技术市场； 其二是在竞争对手主要产品工艺来源国申请专利。在有的情况下，尽管产品涉及的市场涵盖多个国家或地区，但产品的工艺来源却比较集中于一个或少数国家或地区，则可以通过在这些国家或地区申请专利而控制产品的工艺来源国。其三是在竞争对手的主要供应市场所在的国家或地区申请专利。在有的情况下，竞争对手较多，涉及国家或地区范围较广，但很可能产品的供应市场比较集中，为此可以集中在主要供应市场所在的国家或地区4国外申请专利时，同样应重视利用专利文献和情报。从发达国家企业专利申请地域范围确定方面当时间本身具有很强的策略性。看，这方面经验较多。例如，美国杜邦公司申请国第五点是关于确权地域范围的选择。通常考虑的方式是仅在国内申请还是同时或者先后在国外申请，或者只在国外申请。这取决外专利的一个重要考虑就是出于商业上的需要，同时考察目标国家或地区专利法制的健全程度、保护他人专利权的力度和过去的案例，以便综合 53 申请专利，以控制这些市场。 此外，企业确定到确定在该国或地区申请专利能实际获得的保护力度。还值得指出的是，以前我国很多企业由于缺乏专利国际化战略意识，忽视了将创新成果及时在国外部署专利，导致国际市场受阻，受制于人，教训很深刻。以 Nd Fe B 永磁材料为例，虽然我国在这一领域技术上领先，并且我国稀土资源储量在世界上占据的比重很大，但日本等国家在我国一些相关出口市场抢先申请了一些专利，对我国相关产品出口构成了严重威胁。可见，企业专利申请地域因素的考虑应与企业专利国际化战略紧密结合。第六点关于确权的技巧和策略，主要是针对专利申请的策略和技巧以及专利布局策略而言的。专利申请看似单纯的专利确权的法律行为，实则具有很强的技巧性和策略性。企业应高度重视专利申请文件的撰写技巧和策略，防止因为权利要求书等专利申请文件撰写出现纰漏而被竞争对手轻易规避。从总体思路看，企业申请专利应注意从离散保护向组合专利保护转变、从国内申请为主向国内外申请合理布局转变、从外观设计与实用新型为主向发明专利转变，并充分重视专利申请中具体的实施策略。常用的申请策略如抢先申请策略、集中申请策略、分散申请策略、化整为零策略、外围专利策略、绕开对方专利策略、迷惑申请策略等。其中：抢先申请策略是指根据先申请原则的要求，在发明创造所形成的技术方案基本形成时，抢在竞争对手前面申请专利的策略。抢先申请策略需要掌握申请时机，否则过早申请由于技术方案不够成熟而增加了被驳回申请的可能。集中申请策略是指当企业遇到竞争对手的基本专利进攻时，在其基本专利的周边部申请很多原理相同的小专利，形成对基本专利的反包围或者在与竞争对手的基本专利的竞争中能够以攻为守、分庭抗礼，迫使其接受许可谈判的条件，从而获得竞争对手的基本专利技术。事实上，日本企业在二战后的几十年中，实现技术追赶目标的基本手段和策略就是如此。分散申请策略是指，当企业研制出重大技术改进的发明甚至开拓性发明时，为防止竞争对手获取相关的专利情报，而先在总方向上申请基础专利，然后将基本专利派生出的不同分支的发明创造以隐蔽形式申请专利，从而达到反竞争情报的效果。化整为零策略是指将较复杂的技术方案分解成多项专利申请，以获得数量更多的专利权。实施这一策略可以获得更大的专利保护范围、增加对市场的控制。在当前越来越多的企业重视专利组合战略的情况下，这一策略还有更深层次的意义。研究发现，日本企业比较重视运用这种策略，而且日本的专利立法也为之提供了立法保障。外围专利策略是指很多企业由于研究开发力量有限，难以开发具有重大技术进步的基础专利，或者面对竞争对手基本专利的进攻，而采取的围绕他人基本专利开发配套的外围技术并申请专利的策略。当然，在另外一些情况下外围战略策略也完全适应于拥有基本专利的、技术和经济实力雄厚的企业予以适用，甚至可以被作为对企业基本专利的重要保护手段。以美国飞利浦石油公司为例，该公司早些时候取得了热塑性树脂聚苯硫醚技术基本专利，为了加强对这一基本专利的保护，公司先后又申请了从制造、应用到加工的外围专利 300 余项。这些外围专利延续了对基本专利保护期限届满后对基本专利技术的保护，实现了通过外围专利实际延长基本专利保护期限的目的。拥有基本专利的企业如果不重视对基本专利周边的技术申请外围专利保护，就 可 能 被 他 人“捷足先登”或者进入公有领域，直接影响到对基本专利的充分保护。例如，我国最早研究开发、设计、生产、销售电涡流缓速器的高新技术企业深圳特尔佳运输科技有限公司就曾存在类似的教训。公司在起步之初，虽然重视对核心技术的专利保护，但对一些配件或者应用方面的配套技术的专利申请和保护问题不够重视，结果导致相关产品被国内外厂家竞相模仿，给公司生产经营造成了较大的困境。后来公司吸取了教训，重视全面利用专利手段保护自己的创新成果，并且将专利保护战略与行业标准战略结合起来，大大提高了在国内电涡流缓速器行业中的核心竞争力。参见深圳市委、政府关于实施自主创新战略建设创新型城市的决定之五“大力实施知识产权战略，打造自主知识产权高地”。 54 绕开对方专利策略则是指为避免与竞争对手专利相冲突而陷入专利侵权的风险，通过绕开对方专利权利要求确定的保护范围而申请专利的策略。在专利申请实践中，省略部件法、使用新材料法、改进技术原理等都是常用的策略，它被证明是抗击竞争对手专利进攻的有效手段。除了这些申请技巧和策略外，申请文件撰写本身也存在很多技巧问题，需要引起高度重视，如申请专利的权利要求保护范围过大或者过小，对申请人来说都可能造成未来技术竞争的巨大被动。因此，在具体撰写和准备专利申请文件时，应由具有经验的专业人员负责处理。迷惑专利申请策略则是指为达到抗制竞争对手的竞争情报，迷惑竞争对手的目的，故意将企业进性后，接着论证该发明是否具有商业应用价值、获得许可的几率。在上述步骤基础之上，再研究是否申请发明专利以及申请的时机、地域和范围等。总的来说，美国企业在取得技术研究开发成果后，对这些创新成果有严格的等级、管理和监控制度。首先是商业秘密保密，这样可以避免因为泄密导致成为公共财富。其次是通过对发明成果的审查确定是否申请专利以及具体的申请策略。这种及时的知识产权确权和保护措施，使得企业研究开发人员的创新成果得以被固化，技术知识从隐性知识转化为受知识产权保护的显性知识，同时也有利于企业科技人员这一人力资源的个人资本及时转化为公司的知识资本，加强对企业知识资本的控制和有效运用。以美国惠普公司而5有时，为了论，该公司建立了一套跟进技术创新活动的专利有力防范竞争对手对自身专利申请的阻击，还可以从竞争对手的立场评判专利申请布局的优劣，以便达到更好的防止竞争对手攻击的效果。在本阶段，需要结合拟定的知识产权目标对研制出的创新成果加以评估和验收，验收的重要标准就是评价知识产权数量和质量指标的完成情况。三、企业技术创新中知识产权确权的实证分析国外企业在上述专利确权方面为我国企业提供了经验。例如，根据美国发明呈报制度，在发明呈报表提交的基础上，企业的专利委员会或专利小组等部门对所呈报的发明进行审查，主要从呈报发明的技术开发、产品市场前景、申请专利的竞争价值等方面确定是否值得申请专利。以美国惠普公司为例，该公司设立了由技术、法律和市场专业人员构成的专利管理中心，其中负责申请新的专利，查询、负责维护、转让和保护公司专利的专业人员分别占三分之一。发明人完成发明创造活动后，需要填写发明呈报表，并向专利管理中心递交，由其登记备案。接着主管人员会进行系统的专利文献库检索，以确认该发明成功是否具有先进性，排除重复劳动的可能。在确认发明具有先管理流程，其中在专利协调流程中规定，研究开发人员与专利代理人和公司律师一起讨论对取得的技术发明成果是否申请专利、如何申请专利、申请专利的技巧等问题，从企业管理的角度看这是一个组织学习的过程，从专利战略与技术创新的角度看则是确保技术发明及时获得有效法律保护的途径。又如，德国企业对取得的创新成果的知识产权确权也有很强的知识产权战略内涵。在取得创新成果后，企业先对发明的价值进行评估，根据发明的价值大小判断是否公开，是否许可他人使用、是申请专利还是作为商业秘密保护，其中对涉及企业核心利益的具有巨大价值的创新成果，如果在技术公开后容易被竞争对手掌握而自身又难以采取有效手段加以保护，企业一般是将其作为商业秘密严格保密。在专利申请获得授权后，企业实行动态的价值评估管理，对没有价值的及时放6还如，日本索尼公司非常重视技术创新中的知识产权确权问题。公司制定的知识产权战略与方针是，“商业活动所至之处，即知识产权保护必须所及之处”。在专利确权方面，公司针对新技术发明的专利申请，从市场前景、竞争对手和实施情况等方面综合考虑。具体内容是： 一是评估申请的专利能否应用或获得许可，以考察申请专利国外学者切尔滕纳姆总结的企业专利布局六大策略也有应用价值，其内容是： 特定的阻绝与规避设计、策略型专利、地毯式专利布局、专利围篱、包围式专利布局和组合式专利布局。 55 一些无关的技术申请专利的策略。弃专利权。的技术的经济性和实用性； 二是看申请专利的技术对竞争对手是否具有吸引力，能否实施许可，以评估新技术对竞争对手的影响，同时需要进一步评判在竞争对手提出专利侵权警告或者诉讼的情况下该专利是否具有防御能力； 三是评估申请专利的技术的实施范围。国外公司的这些做法值得借鉴。当然，我国也有一些企业提供了相关经验，同样值得重视。例如，中芯国际集成电路制造（ 上海） 有限公司对研究开发成果专利确权有一套完整的评审制度。该公司设立了由资深技术人员和知识产权专业人员组成的专利技术委员会，其工作的重要内容就是就专利申请质量进行咨询审核，以确保专利的质量。无疑，上述国内外企业的经验表明，加强对研究开发过程中产生的技术成果的资料和档案管理，建立专人负责以及专门场所或机构保管的制度，保障研究成果资料和信息的完整、准确，有利于技术创新成果的及时确权。具体应做到： 保存完整的研究开发记录，借鉴美国等企业的做法，建立研究开发记录和实验室日志制度，记录以下事项： 研究开发完成者姓名、研究开发目的、研究开发的内容和步骤、研究开发阶段性成果情况，以及实验对象、实验设备或模型、实验数据、实验完成时间、实验次数、实验设计步骤、实验结果等。必要时，还应记载发明创意人、发明构思形成的时间等内容。研究开发人员在完成研究开发成果后，还应提供完整的研究开发成果项目清单。四、我国企业技术创新中知识产权确权应重视的问题关于我国企业技术创新中知识产权确权，尤其值得注意以下几点：一是在研究开发完成后，为实施技术创新活动，企业通常需要对创新成果进行小试、中试和小批量生产，像药品一类发明从小试到中试、临床试验再到试产，平均需要 10 年的时间才能进入正式的生产。在这一过程中，企业需要高度重视取得专利、著作权、商业秘密等一系列的知识产权，如针对技术图纸、参数、性能和功能说明、软件可以取得著作权保护，针对相关产品、实验数据和方法可以申请专利，针对这一过程中未公开的配方、关键技术、核心技术和各类制造方法与工艺方法，在采取保密措施后可以受到商业秘密保护。二是企业应建立健全有关职务发明创造的制度。尽管我国专利法、专利法实施细则对职务发明创造申请专利和获得专利权的归属做了规定，但规定较原则，企业需要根据实际情况加以细化。发达国家企业一般对此问题予以高度重视，如 IBM 公司通过授权契约明确了属于公司的知识产权权属。另外，针对上述创新成果的知识产权确权，还需要引入知识产权动态管理原则，灵活地采取保护形式。根据企业知识产权动态管理原则，企业需要立足于其创新成果的阶段性和市场环境变化情