一起侵犯商标专用权案例分析

1、一起侵犯商标专用权案例分析违约能否构成犯罪？-一起侵犯商标专用权案例分析企业 a 系 fh 牌注册商标所有人，其与制造企业 b 签订商标使用许可合同，许可企业 b 制 造并销售 fh 牌商品，企业 b 在经营活动中，违反了商标使用许可合同中有关商品生产数量 及销售方式的约定，向贸易企业 c 销售了 fh 牌商品，企业 c 将 fh 牌商品出口。随后，企 业 a 发现了企业 b 与 c 销售 fh 牌商品的行为，遂向公安机关举报，要求司法机关按照假 冒注册商标罪及销售假冒注册商标的商品罪追究企业 b 与 c 的刑事责任。本案的争议焦点在于，企业 b 违反商标使用许可合同制造并销售 fh 品牌商品

2、的行为，是否 属于刑法及相关司法解释规定的“未经注册商标所有人许可，在同一种商品上使用与其注册 商标相同的商标”， 应当依照假冒注册商标罪追究刑事责任的行为？第三人企业 c 购买并 销售该违约生产的商品的行为，是否属于刑法及相关司法解释规定的“销售明知是假冒注册 商标的商品”， 应当依照销售假冒注册商标的商品罪追究刑事责任的行为？ 对此，有三种 观点：第一种观点认为，刑法及相关司法解释中 “ 未经注册商标所有人许可 ” 的含义应当作广义解 释，只要是违反了注册商标权所有人的意思表示，包括尽管与注册商标所有人签订了商标使 用许可合同，但违反该合同的情况，均应当视为“未经注册商标所有人许可”，故企

3、业 b 构 成假冒注册商标的商品罪；第三人企业 c 购买并销售使用了该 fh 牌商标的商品的行为应认 定为销售假冒注册商标的商品罪的行为。第二种观点认为，“未经注册商标所有人许可”的含义不宜作扩大化解释，企业 b 与注册商 标所有人企业 a 签订商标使用许可合同在先，随后违反该商标使用许可合同的行为性质属 于民事违约行为，与刑法及相关司法解释规定的“未经注册商标所有人许可”有本质的区别， 其使用（制造并销售）该 fh 牌商标的行为不应当构成刑法及相关司法解释中规定的假冒注 册商标罪，第三人企业 c 购买并销售使用了该 fh 牌商标的商品的行为不应认定为销售假冒 注册商标的商品罪的行为。还有一种

4、折衷的观点认为，在双方签订了商标使用许可合同的情况下，对该合同的违反是否 视为刑法及相关司法解释中 “ 未经注册商标所有人许可 ” 的情形应当结合具体的案情分析而 定，如违反合同的行为是否构成根本违约？是违反了有关产品品质的约定还是关于生产数 量、销售方式的约定？违约涉及金额在整个合同中所占的比重？该合同条文对此类违约行为 如何定性？等等。同样，应当依据行为人的违约行为性质来判断第三人企业 c 购买并销售 使用该注册商标的商品行为是否属于刑法及相关司法解释中规定的“销售假冒注册商标的商 品”。笔者赞同第二种观点，其理由如下：第一，法无明文规定不为罪，民事合同违约不应构成犯罪。企业 b 使用 f

5、h 牌注册商标是经过注册商标所有人企业 a 的许可，双方签订了商标使用许 可合同，该合同是民事合同，违反商标许可合同的实质是违反民事合同，违反民事合同应当 承担民事责任，承担刑事责任显然没有法律依据。在我国法律体系中，无论是刑法，还是民 法通则及合同法，都没有违反民事合同构成犯罪，应当承担刑事责任的规定 。根据刑法罪 行法定原则，法无明文规定不为罪，故被许可方违反商标许可合同，不应承担刑事责任。 第二，企业 b 违反商标使用许可合同的行为不具有犯罪的社会危害性。目前，在我国刑法学界，对于知识产权犯罪的定义有很多，一般认为，知识产权犯罪，是指 我国刑法所规定的，未经知识产权所有人许可，非法利用其

6、知识产权，侵犯国家对知识产权 的管理制度和知识产权权利人的合法权益，情节严重的行为。我国刑法分则将侵犯知识产权 罪单独作为一节归类在破坏社会主义市场经济秩序罪中，知识产权犯罪不仅侵害了知识产权 权利人的利益（如专利权、商标专用权等），还违反了知识产权法律制度和管理制度、扰乱 了市场经济秩序、危害了国家经济增长，即知识产权犯罪的客体是复杂客体。假冒注册商标 的行为，一般表现为两种形式：一是假冒他人注册商标的商品不属于伪劣商品，即行为人在 自己生产、销售的同种类合格产品上假冒他人的注册商标；二是假冒他人注册商标的商品同 时又是伪劣商品，即行为人在自己生产、销售的伪劣商品上，假冒他人同种类商品的注册

7、商 标。前述两种情况的假冒行为不仅侵害了商标所有人的商标专用权，侵犯了消费者的合法权 益，还违反了国家商标管理制度、扰乱了市场经济秩序，上述行为情节严重的，即构成假冒 注册商标罪。本文讨论的案例中情形则明显不属于前述两种情况，企业 a 与企业 b 双方签订了商标使用 许可合同，制造生产 fh 牌商品的行为经过注册商标所有人企业 a 的许可，该授权的事实是 客观存在的，受法律保护的，同时企业b 生产制造的商品是“真品”，并非“假冒品”，即商品 的原始来源是合法的，即使后续存在违反许可合同的情况，在一定程度上侵害了注册商标所 有人的商标专用权，也只属于民事违约行为，这种违约行为没有违反国家的商标管

8、理制度、 扰乱市场经济秩序，更没有侵犯消费者的合法权益，故该行为显然不具备犯罪的本质特征社 会危害性，从打击假冒注册商标罪犯罪活动的立法本意来看，该行为不构成犯罪。 第三，不能机械地理解刑法及相关司法解释中“经过注册商标所有人许可”的含义，将任何违 反商标使用许可合同的行为均视为“未经注册商标所有人许可”的涉嫌犯罪行为。注册商标所有人与行为人签订商标使用许可合同，许可行为人使用其注册商标的含义是广泛 的，首先就表现为注册商标所有人“同意使用”的意思表示，即授权被许可方使用（包括制造、 销售等）其注册商标。其次还有更广泛的含义，即注册商标所有人通过使用许可合同的约定， 约定合同双方的权利义务，确

9、保被许可方使用其商标的商品品质，确保双方的收益。经过授 权许可生产的商品，其生产制造销售过程中均受商标使用许可合同的约束，受注册商标所有 人指导，商品的产品规格、质量、品质、商标标识等一般都受注册商标权所有人控制，使被 许可方生产的商品与注册商标所有人的品牌商品保持一致，签约双方对此都负有合同义务。 一旦商标使用许可合同成立生效，即表示被许可方有权使用该注册商标，其使用行为授权合法性都已确定无疑，至于在何种程度上的使用，充其量是违约而已。在与之类似的还有出版行业中的委托印刷合同，出版发行单位委托印刷单位依照图书母版印 刷图书的，印刷单位违反双方合同超额印刷，超出部分的书籍，在出版界被称之为“盗

10、印图 书”，以与未经专有出版权人授权而印刷“盗版图书” 的行为相区别。盗印图书方一般要承担 民事违约责任，同时由文化主管部门追求其行政责任，而“盗版图书”的行为则往往会构成犯 罪。第四，将违反商标使用许可合同行为认定为犯罪，不利于维护刑法的严肃性，不利于维护经 营者的合法权益。注册商标所有人与被许可方签订的商标使用许可合同是一类专业性较强的民事合同，其内容 一般应当包括许可使用得商标及其注册证号、许可使用的商品范围、许可使用的期限、商标 标识提供方式、商品（服务）质量监督条款，商品（服务）表明双方名称、产地条款等，对 这些事宜如果约定不清，或者存在重大误解，极易出现客观上被许可人违约的情形，商

11、标使 用许可合同约定的条款较多，涉及到方方面面，从品牌商业运作到具体的生产制造过程，被 许可方在合同履行过程中，也容易在细节上违反某些规定。另外双方在签订商标使用许可合 同时，许可人一般处于优势地位，合同中可能存在显示公平的条款，从而造成合同实施过程 中被许可方违约发生。由此可见，合同双方尤其是被许可方违反商标使用许可合同的情况在 生活实践中会经常发生。民事合同的履行发生纠纷，应当通过民事程序进行解决，例如，当 事人可以行使撤销权及不安抗辩权，依据合同法主张许可合同无效，要求变更或者撤销合同 等等，通过民事程序足以解决问题，以维护其合法权益。相反，如果一旦被许可方涉嫌违反 商标使用许可合同中的

12、任何条款，都认定为刑法及相关司法解释中“未经注册商标所有人许 可”，进而通过刑事程序来追究其假冒注册商标的商品罪的刑事责任，这就无异于滥用国家 司法权，侵害经营者的合法权益，这显然是荒谬的。那么是否应当根据被许可方违反商标使 用许可协议的具体情形判断是否承担刑事责任呢？笔者认为这也是不恰当的，且不说对民事 合同的违约行为追究刑事责任没有法律依据，即使存在法律依据，又依据何种标准来认定哪 种程度的违约行为是构成犯罪？这种不确定性会严重影响刑法的严肃性，危害社会稳定。 第五，违反商标使用许可合同构成犯罪，与国际上的商标保护制裁标准不相一致，也不符合 目前我国司法实践中的做法。我国保护知识产权的标准

13、应当与国际接轨，但是也应结合我国国情，建立适合我国现状的知 识产权保护制度，保护力度不宜高出发达国家的标准。从目前国内外的司法实践来看，未见 有违反商标使用许可协议构成犯罪的先例。2004 年我市某区检察院对一例违反商标使用许 可合同，擅自生产将某品牌的领带、皮带、皮包等商品向外销售的行为以假冒注册商标罪提 起公诉，经相关方面研究后，最后检察院做出撤诉决定，告知商标权人通过民事程序解决纠 纷，尽管这一案例所涉及的注册商标系由外国企业所有，但是法律面前人人平等，中国国内 企业之间的商标纠纷案件也应当依照同样的法律原则进行处理，否则将招致在我国营业的外 国企业及个人就其享受的“国民待遇”提起异议。综上，企业 b 制造并销售 fh 牌商品的行为不属刑法及相关司法解释中规定的假冒注册商标行为，不应定性为假冒注册商标罪的行为。企业 c 从 b 处购买并出口该 fh 牌商品的行为 当然也不属刑法及相关司法解释中规定的销售假冒注册商标的商品的行为，因而也就不能追 究其刑事责任。相关权利人可以通过民事程序追究违约人及侵权人的民事责任。侵犯知识产权犯罪作为法定犯罪，随着科技进