专利先用权制度探究

1、编号： 单位代码：14100 Shandong University of Political Science and Law 本科毕业论文专利先用权制度探究院 系 部 经济贸易法学院 专 业 法学 年 级 2012级 班 级 18班 学生姓名 李明 学 号 12115051839 指导老师 李浩成 职 称 讲师 2016年 月 日 专利先用权制度探究 Research on right of first use of patent院 系 部 经济贸易法学院 专 业 法学 年 级 2012级 班 级 18班 学生姓名 李明 学 号 12115051839 指导老师 李浩成 职 称 讲师 20

2、年 月 日毕业论文诚信声明书 本人声明：我将提交的毕业论文专利先用权制度探究是我在指导教师指导下独立研究、写作的成果，论文中所引用他人的无论以何种方式发布的文字、研究成果，均在论文中加以说明；有关教师、同学和其他人员对本文的写作、修订提出过并为我在论文中加以采纳的意见、建议，均已在我的致谢辞中加以说明并深致谢意。论文作者（签字） 时间 年 月 日指导教师已阅（签字） 时间 年 月 日 毕业论文版权使用授权书本毕业论文专利先用权制度探究是本人在校期间所完成学业的组成部分，是在山东政法学院教师的指导下完成的，因此，本人特授权山东政法学院可将本毕业论文的全部或部分内容编入有关书籍、数据库保存，可采用

3、复制、印刷、网页制作等方式将论文文本和经过编辑、批注等处理的论文文本提供给读者查阅、参考，可向有关学术部门和国家有关教育主管部门呈送复印件和电子文档。本毕业论文无论做何种处理，必须尊重本人的著作权，署明本人姓名。 论文作者 （签字） 时间 年 月 日指导教师已阅（签字） 时间 年 月 日目  录摘要 Abstract 引言1一、专利先用权的性质2（一）独立权利说2（二）抗辩权说 2（三）在先使用行为说3（四）关于先用权性质的再思考3二、专利先用权的取得4（一）存在先用行为4 （二）先用行为必须发生在专利申请日以前4（三）合法的技术来源 4（四）在一国境内实施5 三、专利先用权的限制5

4、（一）对原有范围的限制5（二）实施行为的限制6（三）先用权的继承和转让6四、完善我国专利先用权制度的思考6结语7参考文献8 谢辞9摘要专利先用权是在先申请原则和一发明一专利情况下，为弥补先申请制的不足，权衡各方利益而产生的。它旨在平衡专利人、先用权人、社会公共利益之间对专利权的利益关系。完善的先用权制度对实现社会公平，保障投资、生产经营等经济活动的稳定性，维护社会经济的安全都具有极其重要的作用。中华人民共和国专利法第69条第1款第2项规定：“在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的不视为侵权”由此确立了我国的先用权制度。但

5、同时他也是不完善的，单凭这一个简单的法条去解决形色各异，构成要件多样的专利纠纷是远远不够的，对中国知识产权的司法现状研究后不难发现，多数案件都遇到了由于立法过于简单而导致的法律适用难的问题。在阐述先用权制度情况下，指出我国先用权制度的具体适用以及在具体适用中遇到的一些问题。关键词：专利先用权 独立权利 抗辩权 原有范围abstractIn order to make up for the inadequacy of first application system，Patent first unavailability was created by weighing the interests

6、 of all parties, on the basis of first-to-file principle and one invention and one patent. It aims to balance the interests of the patent relationships among the patent, unavailability of people first and social public interests. Perfect patent first unavailability plays an important role in realizi

7、ng social justice, guaranteeing the stability of economic activities such as investment and production and management and maintaining the security of social economy. The second item of paragraph 2 in article 69 in the patent law of the People's Republic of China rules that: If someone has made t

8、he same products using the same method or has prepared necessity for manufacturing and using before the patent application date, and he continues to make and use in the original scope, he doesnt violate this law. So the Patent first unavailability in China was established first. But meanwhile its no

9、t perfect, its not enough to solve various problems and patent disputes which consists of many elements by this simple Article of law. After studies on China's judicial status of intellectual property rights, its not hard to find that most of law cases face a problem, namely laws are hard to use

10、 owing to too simple laws. By stating the unavailability first rules, the author point out the specific applicable and some problems in application of the patent first unavailability.Key words: Patent first unavailability, Independent rights, the right of defense, original scope9引言专利制度是知识产权中极为重要的制度，

11、它根据专利法的规定对提出申请的发明创造或方法进行审查 审查：分为实质审查和形式审查，在我国法律框架下，授予发明专利要进行形式审查和实质审查，而实用新型专利和外观设计专利只进行形式审查。，对符合专利法规定的发明或方法授予专利权，在授予专利权人专有垄断权利的同时，也要求其将专利的内容公布于众，从而促进科学技术的进步和社会经济的发展。细究专利权制度我们不难发现它是一种双面性很强的制度。本质上，授予专利权人专有垄断权并不利于技术最大范围的推广，但为了鼓励人们发明创又不得不这么做，可以说专利制度就是用授予专利权人一定时期内专有使用权为代价，换取其技术内容的公开。目前，世界上绝大多数国家除菲律宾 菲律宾实

12、行先发明制，即当有多个人就相同的发明创造申请专利时，专利权授予先发明人。外都实行先申请制度，在一发明一申请原则下，先申请制度 先申请制：是指当有多个人就相同的发明创造申请专利时，专利权授予先申请专利的人。存在一个弊端，当两个发明人就同一技术提出申请时或两个掌握相同技术的发明人一个申请专利另一个通过商业秘密进行保护时，一旦有人被授予专利，另一发明人将不能再继续使用相同的技术，这对同样付出人力，物力，财力的另一发明人是极其不公平的，对那些善意，合法取得该技术的合同相对人更是一种伤害。因此，法律应当允许其在原有的范围内继续使用该发明，在这种背景下，专利先用权应运而生。我国于1984年颁布的专利法是中

13、国历史上第一部真正意义上保护发明创造的法律，他对我国科技进步的推动作用是不言而喻的。但就专利法中的先用权来说，也许是因为当时社会的实际情况，也或许是因为照搬西方先用权制度的 原因，总体上存在大而空的问题。细究专利法和中国当代的社会实际我们不难发现单靠这一个简单的法条去解决形色各异，构成要件多样的专利纠纷是远远不够的。从许多涉及先用权的案例中我们可以比较直观的看出许多案件都遇到了明明有法律依据但又无从下手的法律适用问题，大而空的法条在具体适用时更像是法律原则而不是法律规则，这也是导致许多涉及专利先用权的案件无法胜诉的最主要原因。截至目前，我国对专利法共进行了第三次修改，但其修改并不涉及专利先用权

14、的内容。法律的制定本身就晚于社会的发展变化，更不用说这是在高速发展的中国，也更不用说这是个二十多年前的制度，而一个不适应社会发展需求的制度必定会引发社会矛盾，阻碍社会的进步。本文将从专利先用权的性质入手，指出我国先用权制度的具体适用以及在具体适用中遇到的一些问题。 一、专利先用权的性质要灵活运用先用权解决专利纠纷，我们必须首先了解先用权的性质。目前关于先用权的性质主要存在以下几种观点：（一）独立权利说持这种观点的学者认为，“先用权既然作为一项能够与专利权相对的民事权利，其本身就是相对于专利权而独立存在的，有其自身的权利范围，并由法律来设定权力边界以谋求与包括专利权在内的其他权利的和平共处。”

15、1仔细想来，这种观点有其科学性，专用权在某些方面确实具备了独立权利的特征：首先，它可以依法转让，虽然在国内禁止其独自转让，只能随专用权人的企业一并转让和继承，但能否独立转让是一个独立权利的必要条件吗？生命权、健康权也禁止转让，但我们不能因此否定他们是一种独立的权利。另外德国和日本的专利法中干脆就规定专用权可以随意转让和扩大规模，只要不超出目的事业范围即可。很多持反对观点尤其是抗辩权说的学者会问:先用权是相对于专利权而存在的，没有人主张专利权先用权从何谈起？专用权存在的意义就是为了对抗专利权人提出的诉讼请求，没有专利权人的请求也就没有所谓的专利先用权。乍一看，这种观点有些道理，但仔细一想其实是在

16、“死抠字眼”，先用权在专利权人提出请求之前其实是以商业秘密 商业秘密：不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益，具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。商业秘密是企业的财产权利，它关乎企业的竞争力，对企业的发展至关重要，有的甚至直接影响到企业的生存。的形式存在的，秘密持有者通过持续的研究开发使其成为可申请专利的发明创造，但却由于时间或是其他原因不能或不想申请专利，转而通过商业秘密进行保护，而在与贸易有关的知识产权协定 与贸易有关的知识产权协定：即TRIPS协定。中首次明确商业秘密是一项独立的知识产权。可见先用权的前身商业秘密是一项独立的权利，自然，先用权也当是一项独立的权利。先用权

17、确实具备了独立权利的某些特征，但在我国法律背景下其受到了诸多限制，是否能称之为独立权利还有待商榷。（二）抗辩权说持这种观点的人认为：先用权并不是单独存在的权利，立法者的原意是当专利权人提出侵权诉讼时先用权人可以援引先用权进行抗辩，在提起专利侵权诉讼之前先用权只是一种先用行为，而不是一项权利，如果没有侵权控诉先用权也就失去了存在的意义，先用权是依附于专利侵权控诉而存在的，单独的先用权并没有实际意义。“我国专利法中没有规定专门确认先用权的程序和机构，这是因为先用权是对抗专利权的一种抗辩权 我国法律中的抗辩权仅指狭义的抗辩权，不包括权利消灭性抗辩。，它并不是独立存在的，而是与相应的专利权共存亡，因此

18、，先用权的确认只是在侵权诉讼中才是必要的，而单纯的确认先用权并无实际意义。”2这种观点目前是我国国内的主流观点。笔者认为这种观点存在诸多漏洞，比如以上程永顺先生提到“没有规定专门确认先用权的程序和机构”我们想一下，人的人格权也需要专门的程序和机构来确认吗？当然不用，人格权是每一个人生来便具有的，无需任何程序和机构来确认。另外，为论证这种观点的正确性首先要分清两个基本概念“抗辩”和“抗辩权”，抗辩和抗辩权是不同的，抗辩囊括了事实抗辩和抗辩权的内容，其中，事实抗辩偏向于从根本上解决问题，即否定对方请求权的存在。比如原告向被告主张债权请求权，被告则主张没有借钱或是早已将欠款换还上，直接否定了原告请求

19、权的存在。什么是抗辩权呢，民法中共有5种抗辩权：诉讼时效抗辩、先诉抗辩权，同时履行抗辩权、不安抗辩权、和顺序旅行抗辩权，抗辩权并不否认对方请求权的存在，也不否认请求权的合法性，只是暂时或永久的排出了请求权的效力3，比如原告向被告主张债权请求权，被告则以超过诉讼时效为由进行抗辩，被告的这种主张并不否认原告请求权的存在，只是根据法律的规定获得了永久抗辩的权利。再来细究一下先用权到底是事实抗辩还是抗辩权，当专利权人对先用权人提出诉讼请求，先用权人是直接否定自己行为的侵权性还是先承认自己侵权然后再用先用权来拒绝给付？显然，被诉人肯定是通过先用权来否定自己行为的侵权性，即自己的行为根本不构成侵权。所以先

20、用权是一种事实抗辩而不是一种抗辩权。（三）在先使用行为说 该种理论认为，先用权既不是抗辩权也不是独立的一项权利，“严格的讲，在先使用行为本身不是一项单独存在的权利，而是一种对抗专利权的在先使用行为。”4这种理论仅仅将先用权看作是一种行为，一种对抗专利侵权控诉的理由，忽视了专利权本身的价值。另外，笔者认为这根本就不能称之为一种观点，它只是吸取了抗辩权说观点中的看法：先用权在专利权人提起侵权控诉前只是一种行为，一种对抗侵权控诉的理由，而又因为先用行为属于事实抗辩，根本不能称之为抗辩权，所以持这种观点的学者就退而求其次，称它只是一种用来对抗侵权控诉的先用行为。其实不管怎么变我们都不难看出这种观点就是

21、抗辩权说的附庸。（四）关于先用权性质的再思考正如上文所述，关于专利先用全的性质仍没有一个统一的定论，笔者通过对先用权和独立权利的某些特征对照后认为先用权更像是一项独立的权利。首先，专用权有其自身的权利范围，并由法律设定边界。其二，先用权人的发明创造行为本身并没有瑕疵，只是在单一制原则和先申请原则背景下专利只能授予一人，但我们不能因此剥夺先用权人使用自己劳动成果的权利，而这种劳动成果就是先用权的客体。可见先用权并不是专利权的附属物，因为它是一直存在着的。其三，先用权是可以转让的，这在德国和日本的专利法中体现的更为深刻，可见，专利权和先用权其实就是一组相对的权利，各自的权利范围此消彼长，既相互对立

22、又相互弥补。二、先用权的取得（一）存在先用行为可见在我国的先用行为包括两种，即“已经制造相同产品、使用相同方法”和“已经作好制造必要准备”。根据我国司法解释的规定必要准备不仅可以是实质的如购买主要设备，原材料、建造厂房等也可以是观念上的如完成主要技术图纸和工艺文件。即只要先用权人能够让人相信其已经在专利申请日前掌握了该技术即可。我国司法解释虽然对“已经作好制造必要准备”做出了具体的规定，但发明不同 ，专利的内容也就截然不同，如果适用统一的标准“完成主要技术图纸和工艺文件”来确定是否做好了必要准备显然不合实际，看似具体实用的法条实则也少不了无法适用的窘境。（二）先用行为必须发生在专利申请日以前先

23、用行为发生在专利申请日以前，当然，有有优先权日的应当发生在优先权日之前，这是专利先用权成立的最基本条件。如果允许专利先用权发生在专利申请日以后，必然会导致先用权和专利权的混乱，损坏专利权人的利益。而且目前的主流观点认为先用行为应当一直持续到申请日，因为如果先用行为在专利申请日之前停止就意味着先用人对此技术的放弃，既已放弃就不能阻碍专利权人行驶专利权，而先用人如果在申请日后再次使用该技术就难免有投机取巧之嫌。（三）合法的技术来源先用权人的技术来源必须合法、正当，它既可以是先用权人独立的发明创造，也可以是先用权人通过其他合法方式取得的，比如专用权人与他人签订技术开发合同，约定在专利申请日前将技术成

24、果转让给先用权人。总之，只要不是先用权人从发明人或其他利害关系人那里通过非法手段取得的即可。另外，有学者提出来源于专利人的技术不能作为先用权的技术来源，笔者认为这种观点是错误的，因为这种技术来源同样是基于诚实信用原则通过合同取得的，本身并无瑕疵，若禁止其行使先用权有违诚实信用原则。（四）在同一国家境内实施知识产权具有地域性特征，专有权作为知识产权的组成部分也应当具有地域性，如A在B申请专利权前仅在甲国实施某项技术，B向乙国申请专利后，A又请求自己在乙国的专利先用权，则乙国法院不予支持。当然，如果甲乙两国签订的条约或参加的国际条约互相认可这种地域性特征是可以规避的三、专利先用权的限制（一）对原有

25、范围的限制对“仅在原有范围内”的争论在国内并不多，主要集中在应该采取“量化标准”还是“范围标准”。“量化标准”即专利人提起专利申请时先用权人的机器设备所能达到的最高产量5。这也是我国现在的主流观点。“范围标准”即专利权人提出专利申请后先用权人可以随意扩大生产规模而不用受专利人申请专利时先用权人最大产量的限制，只要不超出事业目的范围即可。德国，日本等一些西方国家采取的就是这种“范围标准”。日本学者纹谷畅男认为：先用权的范围应当包括已经实施或准备实施的和原有的事业目的范围。6德国联邦最高法院乌尔曼博士也认为：“德国专利法对先用权的行使并没有量的限制，法律允许先用权人在专利权人申请专利后扩大先用权的

26、行使力度。”7显而易见，这种“范围标准”远比“量化标准”宽松的多，也就意味着先用权人有着更多，更大的自主权。跟“范围标准”比起来，“量化标准”的先用权更像是在夹缝中艰难生存。西安交通大学法学院副院长王保民教授曾经提出这样一个观点：在产品专利领域采取“量化标准”，在方法专利领域应采取“范围标准”。8笔者认为这种观点是非常科学的。首先，我国是先申请制国家，对产品专利来说，如果允许先用权人肆意的扩大生产规模最终必定会影响专利权人的利益，从而影响发明人申请专利的积极性，这有悖于专利法“保护发明创造专利权，鼓励发明创造”的立法宗旨。另外，方法专利不应该也不可能适用“量化标准”因为不可能对一种方法进行量的

27、规范。（二）实施行为的限制专利法第69条第1款第2项规定：“在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的不视为侵权”其中，这里所说的制造，使用应该做广义的理解，即制造应当包含使用、许诺销售、销售。使用相同方法应当包括使用该种方法得到的产品，对该产品的使用，以及销售，许诺销售。唯一应当禁止的就是在申请日之后的进口行为。另外，如果第三人在申请日前从专用权人处购买了商品，在申请日后出售，这种行为合法吗？根据权利用尽原则，该第三人的行为当然不视为侵权。另外笔者发现很多大学生的毕业论文里对制造、使用的解释仅仅局限在制造、使用上，而不包括

28、销售、许诺销售。如果法律仅仅允许先用权人使用、制造，而不允许他们把获得的产品卖出去，将技术转换为商业价值，那法律赋予人们先用权也就失去了本身的意义。（三）先用权的继承和转让在我国法律背景下，为保护专利权人的利益，先用权转让和继承是受到严格限制的：先用权不得随意转让，只能随企业整体或部分转让。另外，先用权也不可成为抵押、投资、入股联营的对象。立法者之所以这样规定是为了保护专利权人的利益，如果允许专利先用权随意转让那它就无异于专利权，专利先用权的无限制转让必然会影响专利权的行使，也必然会影响社会发明创造的积极性。另外，在某些国家的专利法中是可以为他人的企业设立先用权的，但在中国，专利法是禁止先用权

29、单独转让和许可的。这是出于我国的国情和保护专利权的目的而设立的。四、完善我国专利先用权制度的思考我国正处于经济转型的关键时期，科技创新成为推动经济安全转型的关键因素，一部完善的专利法制度就显得尤为重要。到底该如何平衡专利权人和先用权人的利益，如何寻求两者利益的最大化而又不损害彼此的最大利益？这个问题仅靠仅靠一个简单的法条根本无法解决。专利法颁布已经二十年有余，至今仍未对先用权制度做出任何实质的完善或修改，二十年前的制度放在今天早已不合时宜，为此，对于先用权制度的改进笔者提出了以下几点看法： 1、明确专利先用权的性质，给予先用权充分的“尊重”。肯定其独立权利的地位。虽然这表面上看上去只是形式上的

30、修改，其实不然：立法明确规定而不是法律适用者从法条中推出，一方面省去了理论界对其性质的争论，另一方面也体现了立法者对此项权利的重视。先用权人作为同专利权人一样付出人力物力的发明人，其发明行为本身并不存在行为瑕疵，仅仅因为是申请专利时间顺序的不同而对其“另眼相待”，这显然有失公平，也会打击人们从事发明创造的热情。2、应当采取范围标准来解释“原有范围”，目前专利法中关于“原有范围”的规定采取的是量化的标准，即不能超过专利人申请专利时已有的机器设备所能达到的最高产量，这种量化标准确实保护了专利权，可作为同样是独立发明人的先用权人仅仅是因为申请顺序的不同就受到这样的打压，是不是过于苛刻，面对巨大的经济

31、利润，不能转让也就罢了，就连生产规模也要受到限制，显然这并不利于企业利益的最大化，也不利于技术的扩散。德国和日本在这个问题上采取的是范围标准，即只要不超出目的事业范围即可，这与我国的量化标准比起来就显得先进许多，它在维护了专利人权利的同时，也充分肯定了先用权人的劳动成果。3、2008年12月17日，我国对专利法进行了第三次修改，但其修改和完善的内容并不涉及先用权。从2000年至2009年间涉及先用权抗辩的的典型案件162件，而最终得到法院支持的仅有4例，从中我们不难发现多数案件都遇到了由于立法过于简单而导致的法律适用难的问题。面对成百上千形色各异，构成要件多样的案列，要求我们仅用一个简单的法条

32、和几个笼统的司法解释去解决，着实有些困难。如“（一）已经完成实施发明创造所必需的主要技术图纸或工艺文件；（二）已经制造或者购买实施发明创造所必需的主要设备或者原材料。” 出自审理侵犯专利权案件问题解释这是司法解释对于“必要准备”的规定，看似详细具体，实际上不同的专利技术在复杂程度和难易程度上相差，不宜采用相同的标准来评价是否做好了“必要准备”，面对日益细化的案件构成要件，我们的法律也应当不断地细化和完善，而不是一劳永逸。结语专利先用权是在先申请原则和一发明一专利情况下，为弥补先申请制的不足，权衡各方利益而产生的。9它旨在平衡专利人、先用权人、社会公共利益之间对专利权的利益关系。完善的先用权制度

33、对实现社会公平，保障投资、生产经营等经济活动的稳定性，维护社会经济的安全都具有极其重要的作用。从上文分析我们可以得出：其一，从性质上讲专利权是一项独立的实质性权利，而不是一种抗辩权或只是一种先用行为。其二，对于必要的实施准备我们认为实质的和形式上的都可以，只要使人们能够相信先用权人在申请日前已经掌握了技术内容即可。其三，先用权的来源合法即可，不必考虑其是否来自己专利权人。其四，专用权具有地域性，但这种地域性可以通过条约规避。其六，对于“原有范围”中国目前采取的是量化标准，即产量不能超过专利人申请专利时先用人的机器设备所能达到的最大产量。其七，实行行为的种类包括制造、使用 、销售、许诺销售，而不

34、仅仅局限于制造和使用上。其八，先用权不允许单独转让，只能随企业整体或部分转移。西方国家在社会制度方面取得的成功得益于他们的立法者能够根据社会生产关系的变化来调整法律关系，用法律去适应社会，而不是社会去适应立法者的法律。10中国的先用权制度确立二十年有余而未做修改，早已不适应如今的社会生活，专利先用权制度的完善和充实显得日益迫切。参考文献1陈子龙. 关于先用权“原有范围”的再思考兼对“量化标准”提出质疑J.知识产权，1991，（1）：42. 2程永顺. 关于先用权的几个问题J.知识产权，1993，（3）：8.3龙卫球.民法总论(第二版)M. 北京：中国法制出版社，2002.128.4谭筱清. 从本案看在先使用与公知技术抗辩的运用N.人民日报(理论专版)，2007-7-28.5郑成思. 知识产权法教程M.北京：法律出版社，1997.212.6纹谷畅男.专利法50讲M.魏学启译，北京：法律出版社，1984.254.7陈子龙. 关于先用权“原有范围”的再