知识产权许可与转让-副本

知识产权许可与转让南京理工大学知识产权学院吴广海

法学博士、副教授北京盈科（南京）律师事务所律jwuguanghai@讲座目录☆知识产权许可、转让的基本理论☆主要知识产权许可协议（合同）举例☆专利权许可与转让基本问题☆专利技术许可费（条款）☆专利许可、转让中限制竞争条款☆专利权默式许可☆专利权强制许可第一讲知识产权许可、转让的基本理论一、知识产权许可和转让的涵义

1、涵义知识产权许可（licensing）：许可方将所涉知识产权授予被许可方按照约定条件使用/实施的活动，简称许可。或在不转让财产所有权的条件下让渡财产中的权利。知识产权转让（assignment/sale）：出让方将所涉知识产权让渡给受让方的活动，简称转让。世界知识产权组织（WIPO）及外文资料中多从广义上使用“转让”（transfer）一词，通常意义包括“许可”（licensing）和狭义的“转让”（assignment/sale）。（2）区别表现：排他性权利：转让中的买方拥有所有权，是卖方对其排他性权利的让渡，转让后卖方不再拥有所有权；许可时许可方对使用权的让渡，许可人仍拥有所有权，被许可方不拥有所有权。侵权追究权利：被许可人并不当然地享有提起侵权之诉的权利。（3）转让的理由二、许可/转让的类型1、许可/转让的分类：根据不同的分类标准，学理上可将知识产权许可/转让作如下分类：（1）根据客体的不同可分为：技术许可/转让（包括专利技术许可/转让、专有技术许可/转让）、出版和演出许可/转让、商标许可/转让、计算机软件许可/转让等；（2）根据许可人授予许可是否基于意思自治可分为：自愿许可与非自愿许可；（3）根据许可所采用的形式要件的不同可分为：明示与默示许可；（4）根据许可授权权限范围的不同可分为：独占许可、排他许可、普通许可、交叉许可和分许可。2、许可的基本类型：（1）自愿许可知识产权独占许可：除被许可方可以按照约定独占地使用有关知识产权外，包括知识产权权利人在内的任何第三方均不能使用该知识产权的活动。知识产权独家许可：又称排他许可，许可方允许被许可方在约定的范围内独家使用知识产权，不允许任第三方在该范围内使用该知识产权，但是许可方仍保留自己再改范围内使用该知识产权的权利。知识产权普通许可：被许可方按照约定使用有关知识产权，许可方仍可以许可第三方使用该知识产权的活动。知识产权分许可：被许可方在一定条件下以自己的名义许可第三方使用所涉知识产权的活动。

说明：分许可的效力取决于许可方和被许可方的原许可。只有原许可合同中规定了被许可人可以在一定范围内再许可第三方使用所涉知识产权，被许可人和第三方签订的分许可合同才有效。（2）非自愿许可 知识产权所有人以外的任何人未经知识产权所有人的同意而被允许使用该知识产权的，属非自愿许可。种类：A.法定/强制许可：由法律或立法机关施加的非自愿许可。B.默示许可：非经明示和书面协议方式，通过向他人实施特定行为，如果他人可由此正当推定知识产权所有人已经同意其使用的，构成默示许可。第二讲

知识产权许可、转让协议举例一、商标权许可、转让协议1、商标使用权许可协议.doc2、商标使用权转让合同.doc二、专利权许可、转让协议1、专利申请权转让合同.doc2、专利权许可协议.doc3、专利权转让协议.doc三、版权（著作权）许可、转让协议1、版权许可协议.doc；2、版权转让协议.doc。第三讲专利权许可（转让）基本问题一、专利权许可协议的特征专利许可协议（PatentLicensingAgreement）是指专利权的所有人或持有人将依法所有或持有的专利技术有偿地许可受让方使用，并收取技术使用费的一种协议。1、一般特征：合同基本条件2、特殊性：（1）许可方资格的特殊要求1）许可方为所许可技术的所有权人，且有权进行转让单独所有:共同所有:《专利法》第15条：专利申请权或者专利权的共有人对权利的行使有约定的，从其约定。没有约定的，共有人可以单独实施或者以普通许可方式许可他人实施该专利；许可他人实施该专利的，收取的使用费应当在共有人之间分配。除前款规定的情形外，行使共有的专利申请权或者专利权应当取得全体共有人的同意。（注意：与物权处分的区别）2）许可方非为技术的权利人，但有权转让在许可方非为权利人的情况下，只要得到权利人的授权，也可以签订专利许可协议，其中比较典型的是在许可方授权后，被许可方取得该技术的分许可权，有权对该技术进行再次转让。（2）协议履行过程较长被许可方在得到技术资料以后不足以使其完全掌握技术并生产出产品，而技术许可协议往往要伴随着技术的培训与指导。二、专利权许可协议的主要内容（条款）《合同法》第324条：技术合同的内容由当事人约定，一般包括以下条款：（一）项目名称；（二）标的的内容、范围和要求；（三）履行的计划、进度、期限、地点、地域和方式；（四）技术情报和资料的保密；（五）风险责任的承担；（六）技术成果的归属和收益的分成办法；（七）验收标准和方法；（八）价款、报酬或者使用费及其支付方式；（九）违约金或者损失赔偿的计算方法；（十）解决争议的方法；（十一）名词和术语的解释。与履行合同有关的技术背景资料、可行性论证和技术评价报告、项目任务书和计划书、技术标准、技术规范、原始设计和工艺文件，以及其他技术文档，按照当事人的约定可以作为合同的组成部分。技术合同涉及专利的，应当注明发明创造的名称、专利申请人和专利权人、申请日期、申请号、专利号以及专利权的有效期限。1.协议的首部（序文）协议的首部是国际许可合同的开头部分，是合同必不可少的基本条款，它包括合同的基本名称，当事人的法定名称和法定地址、签约日期、签约地点以及鉴于条款等。鉴于条款主要说明双方当事人的职业背景、签订许可协议的目的和愿望以及陈述转让方对所持技术拥有合法权利等，当协议的正文与鉴于条款发生冲突时，应以协议的正文为主，但鉴于条款可以对协议的正文进行补充解释。2.协议的正文（1）定义条款由于专利许可协议设计的技术性知识较多，内容也比较复杂，而双方当事人所在的国家不同，法律规定也不同，对协议经常会出现的术语就有必要进行定义，以免在协议履行中出现更多的纠纷。（2）许可的范围与内容许可的范围条款是国际许可协议的中心内容。（3）授权的范围与性质1）授权的范围：首先包括受让方获得的权利范围，技术转让方对受让方的授权范围一般包括技术的使用权、技术产品的制造权以及产品的销售权。技术的转让方通常只允许技术的受让方将技术用于合同产品的生产上，而不允许用于协议约定之外的产品上。其次，指受让方利用技术生产产品所许可的销售地域。技术转让方一般都会对产品的销售地域进行限制，但这种限制应是合理的，否则会构成国际许可协议中的限制性商业条款，在受让方国家主管部门的审核中被否决。通常在转让方已在某一地域授予了某第三方独占许可的情况下，转让方就可以限制受让方向该地域内销售产品，这是国际上所认可的。2）授权许可的性质双方的许可协议依双方权利划分的不同可分为独占的许可协议、排他的许可协议及普通的许可协议。不同性质的许可协议，双方的权利义务划分也是不同的，同时也影响了双方对技术使用费的约定。（4）协议的价格与支付方式在国际许可协议中的计价方法一般包括一次总算、提成支付和入门费加提成三种方法。（5）技术资料的交付与保密如果没有技术资料的交付，就无法实现技术的转让，通常在协议中要列明技术资料的交付时间、交付条件以及在技术资料出现丢失、缺失情况下的处理。在以专利技术作为技术转让的标的时，在协议中也要签订保密条款，因为专利技术往往与专有技术共同进行转让。（6）保证与索赔条款保证条款是协议中要求技术的转让方对提供的技术作出担保的条款。在专利技术的许可协议中，转让方应保证专利的有效性，协议中应明确规定转让方要按期缴纳年费，以维持专利的有效性。如果这些条款未得到履行或完全履行，受损的一方有权向违约的一方要求损害赔偿，协议中应具体规定索赔条款，明确双方的责任，如规定转让方提交的技术资料不完整、不正确时，应限期免费补交、更正或修改有关技术资料，因此造成的损失，由转让方负责赔偿；如产品无法达到协议中规定的指标，转让方可拒绝支付使用费，并要求赔偿损失等。3.协议的尾部协议的尾部包括协议的生效、有效期及协议的终止等条款。在协议的尾部应订明协议的签订日期，这对协议的生效日期有着重要的法律意义，应注意的是协议的有效期不要超过专利技术的保护期限。协议中应规定协议终止后的处理办法，如果协议自然终止，协议告终结。协议中的文字如果用当事人双方的两种文字作成，两种文字应具有同等的效力，协议中最好明确哪一种文字为协议文字，以便发生争议时及时解决。

专利权许可协议.doc三、专利许可的类型1、依对技术使用权限制的分类（1）独占许可协议(ExclusiveLicensingAgreement)独占许可协议指技术的许可方许可技术的被许可方在一定的期限和地域内，享有对技术的独占使用权，许可方在合同规定的地域和期限内不得再向第三方授予该项技术的使用权，同时许可方自己也不得使用该项技术制造和销售产品的许可协议。依独占许可协议，被许可方取得的权利较大。（2）排他许可协议(SoleLicensingAgreement)指技术许可方在一定的地域和期限内将技术的使用权转让给被许可方，许可方不得再将技术许可给任何第三人使用，但技术许可方自己保留使用技术制造和销售产品的权利。（3）普通许可协议(SimpleLicensingAgreement)指技术许可方在一定的地域和期限内将技术的使用权转让给技术的被许可方，但同时许可方仍可以讲技术在转让给其他被许可方，并保留自己使用技术制造和销售产品的权利。2、以专利权取得分类（1）专利申请许可协议（2）专利权许可协议3、以专利的可转让性分类（1）可转让许可协议(TransferableLicensingAgreement)是指专利许可贸易的许可方允许技术的被许可方将技术再次转让给第三方使用的许可协议形式，又称为分许可或从属许可协议。（2）不转让许可协议(NontransferableLicensingAgreement)则指专利许可贸易的技术许可方不允许技术的被许可方将技术转让给第三方，只能由被许可方自己使用的许可协议形式。4、交叉许可协议交叉许可协议(Cross-LicensingAgreement)是指专利许可贸易的当事人还可以约定互为技术的许可方与被许可方，彼此授予不同技术的使用权的许可协议，也被称为互换协议，类似于以货易货贸易。交叉许可协议较多的利用在专利联营这种形式之中，不同的专利权人基于技术的互补性，相互许可专利权，或形成共同的许可条款向第三方授权。第四讲专利技术许可费（条款）问题《合同法》第325条：技术合同价款、报酬或者使用费的支付方式由当事人约定，可以采取一次总算、一次总付或者一次总算、分期支付，也可以采取提成支付或者提成支付附加预付入门费的方式。约定提成支付的，可以按照产品价格、实施专利和使用技术秘密后新增的产值、利润或者产品销售额的一定比例提成，也可以按照约定的其他方式计算。提成支付的比例可以采取固定比例、逐年递增比例或者逐年递减比例。约定提成支付的，当事人应当在合同中约定查阅有关会计帐目的办法。一、技术使用费概述1、技术使用费的名称、涵义技术价格、技术酬金、技术费用等。世界知识产权组织认为：“技术价格是指被许可方为取得技术使用权而所愿意支付的，许可方可以接受的使用费的货币表现。”我国对技术使用费没有一个特殊的定义，但在《关于进口货物特许权使用费估价办法》中对类似的词语进行了定义，即特许权使用费，在该办法中规定，特许权使用费是指进口货物的买方为获得使用专利、商标、专有技术、享有著作权的作品和其他权利的许可而支付的费用，包括：专利权使用费、商标权使用费著作权使用费、专有技术使用费、分销或转售权费及其他类似费用。2、技术使用费的特征与一般商品的价格相比，技术许可贸易中的技术使用费有着本身的特点：（1）技术使用费的高低主要不是由其价格决定的，而是由其未来可预期的经济效益决定的，一项投入很大却很难产生经济利益的技术，其使用费不会因为其成本的投入高而创造较高的技术使用费，反之亦然。（2）技术使用费与技术的供求关系不大，一般商品的价格受供求关系影响，当供大于求时，价格就会降低，而在供小于求时，价格则会上涨。技术的使用费则不同，由于技术的许可方对技术拥有合法的独占权，其占有供方的比较优势，被许可方往往很难再去寻找竞争性技术，供求关系对技术使用费的影响并不明显。（3）技术使用费是依靠出让技术的使用权获取的，而一般商品的价格则以让渡商品的所有权为基础。（4）技术使用费的表示方法往往采用浮动费用的方法表示，与被许可方利用该技术获得的经济利益相联系，这是由技术未来能够创造的经济价值无法确定决定的。而一般商品的价格不会采用此种计价方法，而是进行一次性支付，即使是分期进行，也不能改变其性质。正是由于以上的区别，价格常常成为有形商品价格的代名词，因而，将技术许可的费用仍然称作价格并不十分准确，而称为技术使用费更能够反映其本身的特点。二、技术价格（使用费）的构成一般来说，专利技术的价格是由以下几部分构成的：1.研究与开发费用2.机会成本（OpportunityCosts）3.被许可方利用技术后的新增利润三、影响专利技术使用费的因素四、专利技术使用费的计算与支付方式1、LSLP作价原则LSLP原则即（Licensor’sShareonLicensee’sProfit），是国际计算国际技术转让价格时通常采用的方法，也称为利润合成法，指技术许可使用费从被许可方使用该技术获得利润的一部分进行支付的一种计价原则。国际技术转让中通常以许可方占被许可方在该技术项目中所获的利润的合理份额为计价标准，技术许可方占技术受让方利润的份额通常以一个固定的百分比表示，该百分比通常为提成率（royaltyrate）。提成率的计算公式如下：提成率=许可方在被许可方利润中的份额*（被许可方的销售利润/被许可方产品售价）或提成率=（支付给技术许可方的使用费/产品的净销售额）*100%一般讲，基础工业提成率应为2%~3%,工业中间产品应为3%~4%，耐用消费品应为4%~5%，非耐用消费品应为4%~5%，高级技术产品应5%~6%。2、具体支付方式根据国际上的通行做法，国际技术许可协议的技术转让费支付方式主要有三种：（1）一次总付（Lump-sumPayment）（2）提成支付(RunningRoyalty)或提成价格（royaltyprice）（3）入门费加提成费(InitialPayment&Royalty)3、专利技术被宣布无效对使用费的影响《专利法》第45条：自国务院专利行政部门公告授予专利权之日起，任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合本法有关规定的，可以请求专利复审委员会宣告该专利权无效。第47条宣告无效的专利权视为自始即不存在。宣告专利权无效的决定，对在宣告专利权无效前人民法院作出并已执行的专利侵权的判决、调解书，已经履行或者强制执行的专利侵权纠纷处理决定，以及已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同，不具有追溯力。但是因专利权人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。依照前款规定不返还专利侵权赔偿金、专利使用费、专利权转让费，明显违反公平原则的，应当全部或者部分返还。（1）专利被宣告无效后，使用费是否应当返回。1）宣告专利权无效前人民法院已经作出并已执行的专利侵权的判决、调解书；2）宣告专利权无效前已经履行或者强制执行专利侵权纠纷处理决定；3）宣告专利权无效前已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同。（2）被许可方提出专利无效异议时，异议期间使用费的支付。第五讲专利许可、转让中限制竞争条款反垄断法：垄断协议；滥用市场支配地位搭售（打包许可）条款；排他性许可条款；价格歧视条款；拒绝许可条款；划分地域市场条款；限制产量条款；限制新技术开发条款等。专利联营最常见《合同法》第329条：非法垄断技术、妨碍技术进步或者侵害他人技术成果的技术合同无效。最高人民法院《关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第10条：下列情形，属于合同法第329条所称的“非法垄断技术、妨碍技术进步”：（1）限制当事人一方在合同标的技术基础上进行新的研究开发或者限制其使用所改进的技术，或者双方交换改进技术的条件不对等，包括要求一方将其自行改进的技术无偿提供给对方、非互惠性转让给对方、无偿独占或者共享该改进技术的知识产权；（2）限制当事人一方从其他来源获得与技术提供方类似技术或者与其竞争的技术；（3）阻碍当事人一方根据市场需求，按照合理方式充分实施合同标的技术，包括明显不合理地限制技术接受方实施合同标的技术生产产品或者提供服务的数量、品种、价格、销售渠道和出口市场；（4）要求技术接受方接受并非实施技术必不可少的附带条件，包括购买非必需的技术、原材料、产品、设备、服务以及接收非必需的人员等；（5）不合理地限制技术接受方购买原材料、零部件、产品或者设备等的渠道或者来源；（6）禁止技术接受方对合同标的技术知识产权的有效性提出异议或者对提出异议附加条件。《对外贸易法》（2004年4月修订）第30条：知识产权权利人有阻止被许可人对许可合同中的知识产权的有效性提出质疑、进行强制性一揽子许可、在许可合同中规定排他性返授条件等行为之一，并危害对外贸易公平竞争秩序的，国务院对外贸易主管部门可以采取必要的措施消除危害。《反垄断法》第55条规定：经营者依照有关知识产权的法律、行政法规行使知识产权的行为，不适用本法；但是，经营者滥用知识产权，排除、限制竞争的行为，适用本法。以专利许可中“不质疑条款”、“回授条款”、“过期收取许可费条款”为例。不质疑条款(non-challengeclauses)是指在专利权许可协议中，禁止被许可人对许可的专利权等知识产权的有效性和可强制执行性提出异议的条款。回授（grantback）是指在专利权许可中，许可条款要求被许可人就其在被许可的发明（专利）基础上所获得的任何取得专利权的改进，有向许可人进行回授许可的义务。过期收取专利许可费（collectingroyaltiesbeyondapatent’sexpiration）一般是指在被许可的专利权期限期满之后，专利权人（许可人）仍要求被许可人向其支付许可费的行为（或条款）。第六讲专利权默式许可一、专利默示许可的涵义

专利默示许可，也称隐含许可（impliedlicense），有别于以书面合同等方式确立的明示许可，它是指在一定情形之下，专利权人以其非明确许可的默示行为，让专利使用人（被控侵权人）产生了允许使用其专利的合理信赖从而成立的一种专利许可形态。1927年，美国联邦最高法院就在DeForestRadioTel.Co.v.UnitedStates一案（DeForest案）的判决中对专利默示许可进行了阐明：“并非只有正式的授权许可才能达到许可使用的效果。对于专利权人使用的任何语言或采取的任何行为，只要它能够让他人正当地推定专利权人已经同意其从事制造、使用或销售等实施专利的行为，则可以构成一种许可，并可以在专利侵权诉讼中以此作为抗辩。”《专利法》第12条：任何单位或者个人实施他人专利的，应当与专利权人订立实施许可合同，向专利权人支付专利使用费。被许可人无权允许合同规定以外的任何单位或者个人实施该专利。二、专利默示许可的发生情形1、基于技术标准而产生的专利默示许可2、基于技术推广而产生的专利默示许可3、基于产品销售而产生的专利默示许可（1）专利权人销售的零部件专用于制造其专利产品的情形。（2）专利权人销售的产品专用于实施其专利方法的情形。（3）专利权人出售的未完成产品须利用其专利方法完成的情形。4、基于产品修理而产生的专利默示许可5、基于平行进口而产生的专利默示许可

第七讲专利权强制许可一、强制许可的涵义、意义

强制许可与专利权人自愿许可相对应，指国家要求权利人人将其专利许可给第三人。专利法上的强制许可制度集中的体现了专利法对专利权及其对专利拥有排他的使用权的限制。专利权并非绝对，当专利权人拒绝许可或实施其专利阻碍新技术的开发和推广、阻碍竞争门，不当损害国家和社会公众利益时，就可能构成专利权的滥用，此时国家运用强制许可来对专利权人行使中的滥用行为进行限制或纠正。通过强制许可，虽一定程度上对专利权的形式构成了限制，但却使得专利权人的利益与促进发明商业化的技术革新领域更大范围的竞争这一公共利益得到平衡。二、强制许可理论上的分歧1、反对者的理由：其一，强制许可会减少发明者开发新技术的激励，并导致发明者将发明保持秘密状况，从而弱化专利制度的目标。其二，专利权强制许可会减少产品的竞争。2、支持者的理由：有学者认为，上述反对者意见描述的后果仅发生于强制许可被自由授予的情形下。由于强制许可在实际中并不是经常被授予，因而，强制许可并不会显著减少为创新而进行的投资，或者导致将发明创造保持在秘密状况。同时由于强制许可存在严格授予条件，对于一个企业来讲，努力开发一个更好的产品比依赖于获得一个强制许可要更有利于自身发展。因而，有限的强制许可适用将会促进公众利益而不会对发明的创造激励及其公开产生不利影响。也不会对产品竞争产生不利影响。三、中国法律的规定1、适用情形（1）专利权人自专利权被授予之日起满三年，且自提出专利申请之日起满四年，无正当理由未实施或者未充分实施其专利的。（专利法48条）（2）专利权人行使专利权的行为被依法认定为垄断行为，为消除或者减少该行为对竞争产生的不利影响的。（专利法48条）（3）