DB5109-T 20-2023 企业海外知识产权保护指南

ICS

03.140CCS

A

005109

DB

5109/T

企业海外知识产权保护指南Guidelines

Overseas

of

Enterprises2023

-

10

-

24

2023

-

11

-

01

遂宁市市场监督管理局 发

布DB

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20—2023 本文件按照GB/T

《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。本文件由遂宁市市场监督管理局提出并归口。本文件起草单位：遂宁市市场监督管理局。本文件主要起草人：李玲、米凤琼、杜碧科、陈娇。本标准为首次发布。DB

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20—20231 范围本文件规定了企业海外知识产权的术语和定义、基本要求、风险防控保障与管理、风险防范、海外知识产权纠纷应对、总结与改进。本文件适用于企业海外知识产权保护工作。2 规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB/T

知识产权文献与信息

基本词汇GB/T

29490

企业知识产权合规管理体系

要求ISO

56005

《创新管理

知识产权管理指南》（Innovation

—

Tools

and

methodsfor

management

—

）3 术语和定义GB/T

界定的术语和定义适用于本文件。3.1知识产权

property在科学技术、文学艺术等领域中，发明者、创造者等对个人的创造性劳动成果依法享有的专有权，其范围包括专利、商标、著作权及相关权、集成电路布图设计、地理标志、植物新品种、商业秘密、传统知识、遗传资源以及民间文艺等。[来源：

，3.1.1]3.2代理人

agent在知识产权领域，受申请人委托，在其授权范围内，以申请人的名义为申请人办理有关专利、商标等事务的专业人员。[来源：

，3.1.9]3.3商业秘密

trade

secret不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益，具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息等商业信息。[来源：

，3.1.22]4 基本要求DB

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20—20234.1 机构4.1.1企业应设立知识产权管理部门，负责企业海外知识产权管理保护工作，具体职责包括但不限于：a)

海外知识产权管理制度体系制定；b)

制定与企业经营相结合的知识产权规划；c)

参与国际标准制定；d)

企业知识产权的挖掘，海外布局、申请、管理、运用和保护制度；e)

海外知识产权的许可、转让、宣传推广等管理；f)

对目标市场的知识产权法律法规、政策、标准、案例等的研究；g)

引进知识产权管理系统，建立海外知识产权风险监测预警机制和风险规避机制；h)

海外知识产权纠纷应对与处理；i)

开展海外知识产权的宣传与培训。4.1.2 企业的知识产权管理部门，应与技术研发部门、法务部门协同配合，做好知识产权的创新、海外布局与保护工作，推进企业知识产权战略实施落地。4.2 人员4.2.1 部门负责人

部门负责人的能力要求包括但不限于：a)

具备

的知识产权工作人员的基本能力；b)

具备审核和管理企业知识产权合同的能力；c)

具备协调企业各方解决海外知识产权争议和纠纷的能力；d)

具备统筹推进企业海外知识产权保护工作的能力。

部门负责人岗位职责包括但不限于：a)

建立企业海外知识产权保护体系，根据总体规划与年度计划，落实企业海外知识产权保护工作，明确企业海外知识产权保护工作人员职责；b)

做好海外企业知识产权的挖掘与创新的管理工作；c)

组织对目标市场的知识产权环境进行评估，开展海外知识产权布局；d)

应按照

29490

与

56005

的要求，充分利用知识产权管理部门预警信息，做好企业海外知识产权风险监测和预警工作；e)

协调企业各方解决海外知识产权争议和纠纷。4.2.2 知识产权工作人员 企业海外知识产权部门应配备专（兼）职人员负责知识产权工作，并符合以下要求：a) 技术能力。了解企业所处行业领域的竞争格局和海外政策，熟悉行业领域有关基本技术，具备与海外知识产权相适应的专业知识和工作技能；b) 法律能力。熟悉企业主要目标市场的知识产权法律法规与知识产权保护环境；c) 风险意识。具备企业海外知识产权的风险感知意识，能够预先判断风险、规避风险并及时应对；d) 从业经验。熟悉海外知识产权保护应对工作流程，熟练开展应对工作。知识产权工作人员岗位职责包括但不限于：a) 根据企业海外知识产权保护体系要求，积极落实总体规划与年度计划，推进企业海外知识产DB

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20—2023权保护工作；b) 评估目标市场的知识产权环境，开展海外知识产权保护布局；c) 根据知识产权管理部门预警信息，做好企业海外知识产权风险监测和预警工作；d) 积极应对处理海外知识产权纠纷。5 风险防控保障与管理5.1 防控体系建设5.1.1 应建立标准化工作流程。根据企业的发展需要、战略目标，明确职能职责、规范工作流程，提高知识产权保护工作效率。5.1.2 应建立知识产权管理体系。企业应按照

29490

与

确定的知识产权管理体系，建立完善有序、高效的知识产权管理体系，建立源头知识产权风险防范机制。5.1.3企业应建立海外知识产权保护制度，相关制度应包括但不限于：a)

知识产权创造、海外布局、管理、运用和保护制度；b)

知识产权风险监测及运用制度；c)

知识产权纠纷处理制度；d)

知识产权培训制度。5.1.4 应提高企业内部知识产权保护意识。企业应通过对工作流程、内部政策和制度、知识产权管理体系、海外知识产权保护制度的贯彻落实及宣传培训，提升企业内部知识产权保护意识。5.2 知识产权风险管理5.2.1 一般要求企业在进入目标市场前，应充分了解目标市场的知识产权环境，包括法律法规、制度环境等，梳理目标市场经营活动中的知识产权风险，同时要提高知识产权风险管理能力，做好应对预案。5.2.2 风险识别企业在目标市场经营活动过程中，对知识产权进行侵权行为风险识别（目标市场知识产权侵权行为汇总表见附录A），风险识别种类包括但不限于：a)

知识产权尽调风险识别。应识别企业在目标市场投资、经营、贸易及展会等涉及双方或多方合作的海外目标市场活动中，需通过知识产权尽职调查确定的风险；b)

知识产权权属风险识别。应识别因权属约定不清或者实际权属与约定不符而引发的权属纠纷风险；c)

合同风险识别。应识别知识产权、侵权责任、权利担保等核心条款在合同中未明确约定、约定不公平条款或约定不清而产生的风险；知识产权成果被泄露等行为，产生违反合同条款约定而的风险。5.2.3 风险预警 侵权风险分析通过专利侵权风险分析（）、侵权责任保证等方式降低知识产权侵权风险。DB

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20—20 尽职调查企业在海外技术许可、转让、投资并购等海外活动前期，应针对知识产权市场价值、技术价值和法律价值，对知识产权权利的真实性、有效性、应用范围、技术路线匹配程度等进行完善的尽职调查（常见的企业相关信息查询网站参见附录B）。 专业技术支持企业与目标市场合作的合同，针对知识产权侵权责任条款、权利担保条款、知识产权权属条款等核心条款内容，应借助专业机构、法律顾问及知识产权管理部门力量，提供必要的协助和支撑。 合同履约监控企业应建立完善的知识产权履约监控制度，设立定期的监控节点，在履约期间，对合作方在履约过程中是否遵守权属条款进行监控。 合规风险监控企业应对目标市场引发法律责任、造成经济或者声誉损失、以及其他负面影响的违规行为进行监控。6 风险防范6.1 企业知识产权保护能力建设6.1.1 专业能力建设企业应加强对知识产权保护专业队伍的管理和专业能力培训，提升专业能力。6.1.2 知识产权信息化建设利用互联网、人工智能等信息技术，建立知识产权保护数据库，对企业知识产权登记入库；加强知识产权侵权行为监测预警、识别模型与算法研究，提高知识产权侵权行为预警、识别、存证固证能力，提升海外知识产权保护工作信息化和智能化水平。6.2 关键环节风险防范6.2.1 技术研究开发环节参与产业知识产权导航，开展产品知识产权微导航，加强知识产权跟踪检索与分析研判，规避研发侵权。6.2.2 企业生产经营采购环节开展专利检索、商标标识管理、新员工入职尽调等分析管理，规避侵权；加强合同管理，在采购合同中明确约定双方的知识产权权利义务，明确侵权责任。6.2.3 委托生产加工承揽环节DB

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20—2023对委托生产的产品进行国内外专利检索，明确其专利技术、专利权人分布，确定产品的目标市场，规避生产侵权；对加工承揽应在合同中明确双方知识产权责任义务，委托方应提供知识产权不侵权证明，尽可能减少和降低侵权责任承担，规避侵权风险；在合同中应设置保证金条款，约定产生侵权纠纷时承担相应的法律和经济责任。6.2.4 企业产品服务出口环节出口目标市场前，应进行必要的目标市场内外专利检索分析、商标标识管理、技术秘密管理，规避侵权。6.2.5 对外宣传展销环节应了解对外宣传、展会举办方所在目标市场的知识产权法律规定、对参展企业和参展产品的要求，防范知识产权侵权风险。6.3 熟悉知识产权保护环境熟悉企业目标市场知识产权保护环境（参见附录C），包括但不限于：a)

目标市场知识产权立法、司法、行政机关设置及组织关系；b)

知识产权法律体系；c)

知识产权行政执法措施；d)

知识产权相关的产业贸易政策、贸易调查措施、技术标准等；e)

涉及知识产权纠纷相关货物管控措施；f)

知识产权侵权证据留存相关程序。6.4 海外知识产权布局6.4.1 布局准备 布局考量布局考量因素包括但不限于：a)

企业应确定主要的目标市场，目标市场的国家或地区主要包括美国、欧盟、日本、韩国、东南亚等；b)

企业应选择技术重要发展方向，以降低成本；c)

企业应选择在目标市场有较高盈利能力的产品或服务，明确企业在产业链中的分工、地位及话语权。 行业知识产权特点企业根据行业知识产权特点进行知识产权布局，包括但不限于：a)

企业应重点对竞争对手商业活动的生产地、销售地和主要贸易中转地开展知识产权布局，选择恰当的知识产权类型进行布局；b)

专利权人主张的权利方式。企业应针对专利权人提起侵权诉讼的目的进行调查分析，做好规避设计，围绕主要产品进行专利布局；c)

企业应根据知识产权诉讼情况进行布局，主要包括知识产权主要发生诉讼地、专利人主张的赔偿数额、司法判决支持额；DB

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20—2023d)

企业应根据销售对象取证难易程度进行知识产权布局。产品或服务主要客户为商业企业的取证难度大，主要销售对象为个人消费者的取证较为容易，电商销售方式取证容易，应做好电商平台上架前的尽职调查和知识产权保护。考虑因素企业海外知识产权布局应考虑成本因素与维权应诉因素。 知识产权保护形式企业海外知识产权保护形式主要有专利权保护、商标权保护、著作权保护、商业秘密保护。6.4.2 布局实施 专利专利的布局实施应符合：a)

海外专利布局前根据专利所对应的技术或产品可能实施的地区，对目标市场的专利申请环境、成本进行详尽了解，申请过程主要考虑专利的新颖性、创造性、实用性以及适当的授权范围；b)

海外知识产权申请方式与途径包括：1)

直接申请，申请人可以根据自己的需求，直接向目标国家或地区的负责部门递交符合当地规定的申请文件，以使得自己的申请可以更快在该国获得保护；2)

通过巴黎公约申请，企业向缔约国专利部门，在特定期限内要求优先权；3)

通过

申请，依据专利合作条约（PCT）在目标国家或地区的专利部门依法对专利进行申请。 商标商标的布局实施应符合：a)

商标标识的选择，包括现有商标的海外申请扩展、新品牌的推出、本土化品牌、需要申请的类别；b)

商标申请途径，主要有马德里国际申请和单一国家申请。企业应结合自身情况，选择恰当的申请途径。对非重要目标市场，可以通过马德里国际申请覆盖，对重要目标市场宜选择单一国家申请或区域性国际组织申请。 商业秘密与著作权商业秘密与著作权的布局实施应符合：a)

企业应做好新入职人员尽调，排除保密义务和竞业限制风险，避免侵犯商业秘密；b)

企业应建立健全的商业秘密保护内控制度，做好企业海外商业秘密保护；c)

企业应根据目标市场的国家或地区著作权法律的规定，制定布局策略，有效保护著作权。6.5 申请海关备案企业可将自身已在目标市场注册的商标、版权、专利技术等知识产权及时向目标市场边境执法部门申请知识产权备案，获得海关知识产权保护。6.6 不侵权证明DB

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20—2023企业进入目标市场前，可聘请当地律师等专业人员对出口商品/服务，在当地出具不侵犯知识产权意见书。6.7 储备海外知识产权服务机构企业应提前储备境外有影响力的知识产权代理机构、知识产权律师事务所等专业服务机构，建立合作关系。7 海外知识产权纠纷应对7.1 侵权应对7.1.1 在目标市场被诉侵权 企业可依托国内外专业的海外知识产权服务机构，咨询专业人士的意见和建议，积极与对方或对方的中国代理商、分销商、位于中国的关联公司等机构就分歧进行沟通，了解对方行为出发点和目的，明确真实意图。 企业可加强与海外客户、政府部门、行业协会等第三方的协作，引入第三方进行调解、斡旋。 企业被诉侵权时，应采取以下措施：a)

积极收集信息，对收到的律师函进行综合分析，预判相关风险，回应律师函。对存在恶意欺诈、诋毁商誉、不正当竞争等情形，可向政府相关部门举报；b)

对涉嫌侵权产品的新颖性与创造性进行分析评议，确认其权利范围的有效性与稳定性，做出应对决策；c)

有侵权风险，可通过积极谈判签订协议获得许可；寻找对方产品侵犯己方或关联企业的知识产权等有利证据，作为谈判筹码；谈判适当让步、给对方优惠条件。再根据长期效益和风险考虑是否调整产品设计方案，规避风险。 企业面对诉讼时，应采取以下措施积极应对：a)

组建诉讼团队，由企业技术人员、熟悉掌握侵权行为地的法律规定和国际条约的规定的法律人员等组成；b)

积极应诉，避免败诉风险；c)

开展知识产权评议，明确应诉方案，提出抗辩。可从原告是否为知识产权权利人、诉讼程序、不构成侵权、在先使用、现有技术、专利无效请求、专利是通过“不公正行为”获得、滥用权利、非法垄断等方面进行抗辩，以及商业秘密可从诉讼程序、技术秘密不具有秘密性、权利人未采取保密措施、未实施侵犯商业秘密的行为方面进行抗辩；d)

主张善意使用或善意销售减轻侵权责任；e)

在展会被投诉知识产权侵权、面对“”调查或国外竞争对方非常强大时，可寻求国际行业协会和政府帮助。7.1.2 遭遇知识产权海关保护企业可采取对不当扣押提出异议、在民事诉讼中进行抗辩、向权利人争取获得知识产权许可。7.2 被侵权应对7.2.1 谈判和解DB

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20—20 开展知识产权评议，分析我方知识产权权利的稳定性、有效性，做出应对决策，提高和解成功率； 调查对方企业生产经营状况，企业的专利技术、关联企业等基础信息，争取最大和解条件； 根据对方基本情况，确定应对措施。7.2.2 诉讼 组建从业经验丰富的诉讼团队。 诉讼选择处理知识产权纠纷经验丰富的法院。 选择恰当的诉讼理由，结合诉讼实际情况，制定诉讼应对方案。8 总结与改进8.1 企业应收集整理海外知识产权保护资料，总结经验教训，进一步强化制度建设，加强知识产权全流程管理和风险研判，提升企业竞争力。8.2 企业应积极向政府部门反馈海外维权保护的经验与教训，以便政府部门优化机制，制定有关规章及配套政策，不断完善适合企业发展的法治环境。8.3 企业可积极与行业协会、产业联盟沟通维权情况，不断提升行业自律管理水平，提高成员企业解决问题的能力。8.4 企业可通过行业协会、产业联盟就企业海外知识产权保护法律法规、工作经验、典型案例加强宣传培训。6.DB

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20—2023附

录

A（规范性）知识产权侵权行为汇总表表A.1 知识产权侵权行为汇总表.DB

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20—2023表A.1知识产权侵权行为汇总表（续）10/zhfwpt/http://pss—/sipopublicsearch/portal/uiIndex.shtmlSOOPAT

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337Info/337external/USITChtp://usite.go/setarsedere8noticeshtm//bzgk/gb/(CEN)https://www.cen.eu/Pages/default.aspx(ANSI)/(DIN)https://ww.din.de/de(BSI)/(JSA)https://www.jsa.or.jp/en/DB

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20—2023

附

录

B（资料性）常见的知识产权相关信息查询网站表

B.1 常见的知识产权相关信息查询网站11理体立法面，作为机构据美权制邦一的知法律。司法方面，联邦地方法院主要审理涉及版权、注册商标、