实务文章企业专利风险与防控

实务文章企业专利风险与防控

企业专利风险与防控

目录

第一部分规避专利风险化解专利危机

第一章专利风险的基本概念

第一节专利风险的涵义

第二节专利风险的根源

第三节专利风险的特征

第四节专利风险的分类

第五节专利风险的表现与危害

第二章研发创新专利风险及其规避措施

第一节专利研发风险

第二节专利申请风险

第三节专利权属风险

第三章市场运用专利风险及其规避措施

第一节自有专利市场运用风险

第二节他人专利市场运用风险

第四章成果保护专利风险及其规避措施

第一节主动维权风险

第二节被动维权风险

第五章专利危机的应急应对

1.专利风险应对预案

2.危机事件应对

第二部分提升创新效率引导创新方向

第六章企业专利战略风险管理

第一节专利战略制定风险管理

第二节专利战略实施风险管理

第七章企业专利综合风险管理

第一节专利资产风险管理

第二节他人专利风险管理

第三节专利信息风险管理

第一部分规避专利风险化解专利危机

第一章专利风险的基本概念

第一节专利风险的涵义

专利风险是指在技术创新和产业发展全过程中某

特定主体所承受的与专利相关的各类风险。

专利风险不是某个具体的专利事件，例如DVD专

利许可事件；其是一种可能发生的危险，本质上是一

种态势，例如日本YKK工业株式会社在中国布局的

专利已经占到整个拉链行业中国专利数量的70%左

右，使得中国拉链制造企业面临巨大的专利风险。

专利风险贯穿于专利活动的全流程，存在于专利

制度实施空间的所有区域，并且由国家、区域、行业

或企业等不同的主体所承受。

第二节专利风险的根源

2.1产业技术发展的不平衡性

(1)专利技术空间分布的不平衡性

不同国家之间、区域之间、企业之间专利实力的

差异。例如，在第四代移动通信技术上，美国的原创

专利技术占全球技术的39%,日本和韩国分别占

19%和13%o

(2)技术发展路线的差异性

解决相同技术问题的技术手段以及所能达到技术

功效的差异。例如，W-CDMA以及TDS-CDMA是

两种不同制式的码分多址移动通信技术，由于各自技

术参数和规格的不同，导致这两种技术存在一定的差

异性。这种差异性也会反映在专利保护和专利技术

上。

(3)专利技术研发实力和专利技术研发方向的差异

对于行业龙头企业而言，其专利技术研发实力较

强，其专利技术研发方向往往是行业前沿技术；而对行

业其他企业而言，由于其受到资金、人才等各种因素的

限制，其专利技术研发方向偏向于能够快速转化的应用

型技术。

2.2专利制度设计的不确定性

(1)专利获得的不确定性

源于专利申请审查、复审等机制，导致专利获得

的不确定性。

(2)专利价值的不确定性

专利价值的实现受到技术、专利权利本身以及专

利战略等多种因素的影响，具有较强的不确定性。专

利技术能否被产业化、市场化本身就存在强烈的不确

定性。例如：许多专利技术由于得不到市场的认可或

者其他原因而转化为产品，在获得授权后并没有得到

预期的利润而被放弃。

(3)专利保护范围的不确定性

专利权是一种无形的技术创新方案，必须通过法

律对专利加以人为保护范围的界定以确定其权力行使

范围。但是，一旦人为地确定其保护范围，势必掺杂

个体主观差异性，从而导致专利保护范围的不确定

性。

2.3专利制度运行的不确定性

(1)技术发展影响因素

国家之间、企业之间的技术研发实力差异、技术

研发方向差异；技术本身的生命周期、复杂度、成熟

度、更新速度等因素。

上述因素一旦从专利上表现出来，就可能产生新

的风险。例如，对于尚处于探索阶段具有巨大市场前

景的技术，研发实力的些小差异，研发速度上的错失

先机，未来可能将以蝴蝶效应反映在技术成熟阶段的

巨大专利技术垄断差距上，从而带来专利风险。

（2）市场变化影响因素

专利价值由市场的认可才得以体现。

（3）制度环境影响因素

专利制度之外的科技制度、产业制度、经济制度

乃至司法制度等宏观制度调整变化，也可能对专利制

度产生影响，从而诱发新的不平衡或不确定，导致新

的专利风险。例如，特定时期，国家对某项技术的高

强度持续投入可能促使技术快速发展并使得技术高

度集中。

（4）国际环境影响因素

随着一系列知识产权国际公约的实施，知识产权

成为国际竞争的基本规则，各国专利制度之间的相互

影响也在不断深化，而国家之间、地区之间技术发展

的不平衡页将最终使得技术不发达国家不得不承受越

来越大的专利风险。

第三节专利风险的特征

3.1普遍性

专利风险是专利制度的内生风险，不可绝对消

除。是一种存在于时间、空间、技术等多维度的风

险，是一种由专利制度带来的普遍性风险。

3.2相对性

专利风险往往随着相关利益主体在竞争中比较优

势的变化而发生强弱或者地位的变化。例如，甲、乙

是形成竞争关系的企业，甲拥有一批乙难以绕开的重

要专利技术，乙在竞争中时刻面临来自甲的专利风

险。随着乙技术研发和专利布局实力的增强，其实现

了对甲的技术和专利赶超，乙可能不再受制于甲，甲

却在某些方面开始受制于乙的专利布局，甲、乙双方

的专利风险地位就出现了变化。

3.3二重性

专利风险不是孤立的，在风险存在的同时也伴随

着机遇或利益。例如，专利申请可能带来不被授权而

缴纳费用、技术公开等风险，而一旦被授权，则有可

能存在垄断相应技术市场的巨大机遇并带来相应的利

益。

3.4可预见性

专利风险的产生、发展、积累乃至演变为专利危

机事件是一个客观变化的过程，有一定规律可循。因

此，把握其规律，跟踪其过程，就可以将专利风险转

化为一种可以预见的风险。

3.5可预防性

利用专利风险的可预见性，可以先期发现专利风

险，针对不同风险类别，可以分析其原因并加以防

控。

第四节专利风险的分类

4.1从风险层次划分

宏观风险：一个国家、地区、行业在一定时期内

面临的整体风险态势。该风险态势本身一般不会导致

危机事件发生，但其整体向负面地进一步发展，将可

能导致国家、地区、行业处于竞争中的不利地位。例

如，在某一技术上，我国企业专利申请总体数量少,

核心专利技术拥有量不足，这种态势将构成我国在发

展该技术上的一种宏观专利风险。

微观风险：具体的专利风险。例如，专利交易中

的风险，专利侵权风险等。

4.2从风险原因划分

外源性专利风险：指一个国家、地区、行业或者

企业所面临的来自外部的风险。例如，某个企业面临

的外源性专利风险可能是来源于竞争对手的某个关键

技术的专利。

内源性专利风险：因组织自身原因所引起的专利

风险。例如，生物医药技术研发费用高、研发周期

长0

4.3从技术角度划分

技术差距专利风险：是指在同一技术上，由于技

术研发实力的不平衡性，导致在专利布局上存在数量

或质量上的差距，实力较差的一方面将不得不面临的

专利风险。例如，在汽车发动机技术上，我国企业研

发实力相比西方发达国家存在较大差距；这一差距表

现在专利布局上，发达国家拥有大量核心技术的专利

权，我国企业仅在一些外围技术上有一些专利布局。

技术差异专利风险:是指为了解决同样的产业技术

问题，采用不同的技术解决方案而形成不同的专利布

局路线所带来的专利风险。例如，在CDMA技术研

发上，在全球存在着CDMA2000、W-CDMA、

TDS-CDMA等不同的制氏系统。

4.4从创新周期划分

(1)研发创新专利风险

在技术研发阶段所面临的专利风险。

(2)成果保护专利风险

是指在经过研发产生技术成果后，由于自身专利

申请布局策略不当而带来的风险。

(3)市场运用专利风险

企业有关专利权及专利策略运用的各类市场活动

中的专利风险。

(4)综合管理专利风险

企业由于没有专利战略或策略运用得不当而带来

的专利风险。

专利风险的表现与危害

第五节专利风险的表现与危害

5.1专利风险的表现

专利风险表现一种态势，在其未以某种具体形式

表现出来时，并不会对组织带来实质性影响。但一旦

专利风险达到临界状态后，在现实中爆发出来，将转

化为专利危机。

5.2专利风险的危害结果

(1)专利风险的存在使得技术不发达国家或企业

技术创新突破的空间被不断压缩。

(2)专利风险的存在使得技术不发达国家或企业

在国内或国际两个市场上被不断排挤和打压。

(3)专利风险的存在使得技术不发达国家或企业

在产业分工中的地位被低端化、边缘化。

第二章研发创新专利风险及其规避措施

第一节专利研发风险

1.立项风险

1.1重复研发风险

重复研发风险是指由于研究立项决策失误导致企

业投入资金研究他人已经研发且从公共渠道可以获取

的技术所造成的风险。

1.2侵权研发风险

侵权研发风险是指由于在立项和研发阶段没有进

行相关领域的专利布局研究工作，而在产品生产阶段

陷入竞争对手已经设定的专利雷区的风险。

立项风险应对措施如下：

(1)项目立项考虑专利因素：在项目立项阶段组

织立项评估，并将重复研发风险和侵权研发风险纳入

研发项目可行性评估项目中。

(2)开展专利检索：对拟开发项目相关技术领域

开展专利检索工作，了解该项目的专利布局现状，以

及竞争对手或合作者所拥有的专利技术。

(3)侵权风险分析:

第一、对检索到的专利进行关联度分析：将检索

到的专利进行深度信息分解和加工，了解这些专利与

研发项目的关联度，剔除不相关联的专利。

第二、对阻遏研发成果产品市场化的专利(基础

专利)进行法律风险分析：应当详细分析持有公司状

况、专利全球布局状况、专利布局目的、专利稳固度

等。

第三、判断是否对研发项目有影响：在研究分析

的基础上，确定对研究项目立项的影响，是否动摇了

研发项目的基础。

第四、给出初步的应对措施：

若相关专利技术能在适当投入的情况下被研发绕

过，则项目可以立项；

如果有关专利是基础专利，不可绕过，则企业可

以通过收购或者许可获得使用权，在此基础上开展立

项;

如果经分析发现该领域专利布局严密一一竞争对

手或其他主体已经在核心技术及其周围技术申请了专

利，企业专利布局没有空间。在这种情况下，企业可

以放弃研究项目，转而与专利权人磋商专利许可事

宜。

2.研发阶段风险

2.1合作研发风险

合作研发风险是指企业在研发合作中存在的导致

技术秘密流失、合作失败、自树竞争对手等风险。

应对措施如下：

第一、合理选择合作伙伴和合作项目。做好律师

尽职调查工作，认真审查合作方的资质（技术条件和

经济实力）和信用（查看信用记录）。

第二、完善各种合作协议，尽量用合同将双方的

权利义务固定下来。包括合作协议、保密协议、不披

露协议、非竞争协议、雇佣员工协议、合作研发协议

等。

第三、加强合作过程监管。例如，加强技术秘密

保护教育、加强文档管理和网络通信方面的管理、建

立定期检查制度等。

2.2专利挖掘风险

(1)专利挖掘的概念

专利挖掘是指在技术研发或产品开发中，对所取得的

技术成果从技术和法律层面进行剖析、整理、拆分和筛

选，从而确定用以申请专利的技术创新点和技术方案。

简言之，专利挖掘就是从创新成果中提炼出具有专利申

请和保护价值的技术创新点和方案。

若专利挖掘出现失误，会使企业的专利防御网络出现漏

洞，影响企业专利布局的质量，影响企业专利战略的事实。

要想防止专利挖掘风险，必须加强专利挖掘工作的管理，把

专利挖掘做得既全面又深入。此外，还需要组建好的专利挖

掘团队，通常包括技术人员、企业专利工程师和代理机构的

专利代理人。以下将企业专利工程师、专利代理人和专利审

查员统称为专利人员。

(2)进行挖掘前的准备工作

A.在专利挖掘前，对技术成果的现有技术有基本的了

解。

B.技术创新点通常会出现在部件的添加、减少、替

换，部件与部件之间关系的变换，材料变换，物质组

分，特定数值，方法步骤的增加或减少等方面。因此在

专利挖掘时，专利人员应当时刻留意在这些方面的技术

方案，捕捉其中的创新点。

C.建立专利挖掘对照表，将产品的结构、电路、控制

方法作全面的细化，并及时更新专利挖掘对照表。每次

进行专利挖掘时，专利人员对照此表一条一条检查，能

降低专利挖掘遗漏的风险，如此，即使是经验尚不足的

专利人员进行专利挖掘，也能取得较好的工作成效。

(3)专利挖掘方法

专利挖掘五步法，是指专利挖掘团队按照“技术人员讲

解、从核心部件到次要部件专利挖掘、沿单一方向专利挖

掘、回忆未被采用的方案、拓展”这五步最终挖掘出技术创新

点的方法。下面对每一步骤进行介绍：

步骤一、技术人员主讲

对于技术成果，技术人员通常是最熟悉的。在进行专利挖

掘时，应当首先由技术人员讲解他的技术成果，专利人员应

当引导技术人员阐述他们所认为的创新点，而不要急于投入

到具体技术成果的问询当中。由于技术人员长期在某一领域

研发，会不自觉的拔高现有技术的水平，忽略一些细节的创

新点，而只阐述了主要的创新点，所以技术人员阐述的创新

点通常是整个技术成果中最为核心的创新点，极有可能成为

专利人员所要捕捉的核心专利。

步骤二、从核心部件到次要部件

一项技术成果，以产品为例，通常可以分为核心部件和次

要部件，或者首先分为几大模块，各模块中又可以进一步分

为核心部件和次要部件，其中次要部件通常是参照符合核心

部件的要求进行设计的。所以技术创新点，通常会集中在核

心部件上，并以核心部件辐射至次要部件。专利人员应当以

核心部件为切入点，结合步骤一收集到技术创新点，进一步

开展全面有序的专利挖掘，这一过程中专利人员就要区分所

有创新点的层次，布局哪些作为核心专利，哪些是外围专利

进行申请。以空调为例，压缩机是核心部件，而技术人员也

首先提到压缩机由单转子结构改为双转子结构，专利人员就

可以围绕这一创新点，进一步追踪压缩机曲轴的平衡方式，

压缩机的吸排气口等有没有创新。

步骤三、沿单一方向

如果无法将技术成果驱分出核心和次要的部分，可以沿单

一方向进行专利挖掘。所谓单一方向，可以是空间上的，如

从上到下，从左到右，从内到外，从进气口到出气口，从输

入端到输出端，也可以是时间上的，如从第一步到最后一

步，都是可以遵循的方式。选择最合适的方向，然后认真的

核查完每一个部件或步骤，可以保证不会漏过对眼前的技术

成果的任何一点创新。该步骤虽然欠缺对创新点层次的划

分，但仍不能省略，因为它可以极大地提高专利挖掘的全面

性，有效防止遗漏技术创新点。

步骤四、回忆未被采用的方案

通过前三步，一项技术成果能够直接承现出来的技术创新

点基本能够全部被发现，但那些曾经在研发过程中提出过，

但最终没有纳入到技术成果中的方案，仍然未被发现。此

时，专利人员应当引导技术人员回忆，在研发过程中，遇到

过哪些问题，有过哪些解决方案，其中有很多最终未被采用

的创新的解决方案，我们可以视其为沧海遗珠，它们同样是

技术人员的智慧结晶，却没有得到足够的重视。专利人员应

当注意，对于这些创新点，即使没有最终在技术成果中采

用，仍然应当考虑是否要申请专利，因为竞争对手在研发相

同技术成果时，极有可能遭遇相同的技术问题，这些本次未

被技术人员采用的方案，完全有可能出现在竞争对手的技术

成果中。所以务必将这些创新方案也申请专利，它们可以极

大的丰富专利组合，其价值并不亚于那些为了保护已经被采

用的方案而申请的专利。

步骤五、拓展

专利人员将前四步找到的技术创新点进行整理，再次与技

术人员一起，针对每一项技术创新点进行讨论，寻找拓展方

案，例如替代方案，改劣方案等。拓展的方案通常会因为与

已整理的创新点属于相同的发明构思下，而不会作为一件独

立的专利申请，但对丰富具体实施例，增加权利要求的层

次，支撑独立权利要求获得更大的保护范围，仍然具有重要

意义；当然也不排除个别情况下，拓展方案具有极强的前瞻

性，仅仅是因为造价太高而不适宜在当下实施，此拓展方案

或许可以作为一件独立的申请。

2.4对外公开风险

对外公开风险是指企业在申请专利之前，因对外

公开发明内容，而存在的申请专利失败或者丧失专利

权的风险。（方式包括出版物公开和使用公开）

应对措施如下：

第一、加强内部的保密规范和管理，使科研成果

在专利申请前处于保密状态。

第二、完善科技成果对外披露制度，特别是加强

科技论文发布管理，严格控制科技论文发布的时间、

内容。

第二节专利申请风险

1.披露不足风险

披露不足风险是企业研发员工不完全、准确地向

企业披露其研发成果给企业专利申请带来的风险。

应对措施如下:

第一、对发明人、专利管理人员设立特定的奖励

制度。如华为公司制定的《华为公司科研成果奖励条

例》、《专利创新鼓励办法》。

对发明人的每一项发明，在内部披露、专利申请

受理、专利授权、专利技术实施等各阶段都设定奖

励。还应该增加精神奖励，评选各种奖项，发放各种

荣誉证书。

对专利管理人员，应该按照完成专利申请量和专

利授权率来设定奖励。

第二、企业根据自身特点，建立完善的发明披露

制度。例如，要求发明人填写发明披露表格，或者用

专利工程师全程监督研发工程师的方式进行发明披

露。

第三、建立研发记录披露制度。首先，研发人员

使用专门的研发记录本逐页记录研发日志。其次，记

录采用不易修改且长久维持的笔进行记录，记录宜连

续不断，间隔一般不超过一周。记录内容包括：具体

的发明过程，包含产生创意、构思内容、遇到的困

难、解决方案；实验的设计与步骤，时间地点和过

程，所使用的设备、模型，实验中的数据及最终实验

结果，未来试验计划等。然后，研发记录需要在与发

明人没有利益关系并熟悉与发明相关技术的见证人见

证下记录，见证人在对应记录下方注明：“本人已阅

读并了解记录内容”等。最后，记录本不得带离工作

场所，并由计划主持人负责保管。

2.申请不当风险

应对措施如下：进行技术的可专利性分析与评

审。但首先需要搞清楚专利保护和商业秘密保护的联

系与区别。

专利保护是指在专利权被授予后，未经专利权人的同

意，他人不得对该专利进行商业性制造、（使用）、许

诺销售、销售或者进口，在专利权受到侵害后，专利权

人可通过协商、请求专利行政部门干预或诉讼的方法保

护其专利权的行为。专利是专利权的简称，它是一种由

专利管理当局针对提出的拟申请保护的发明创造进行审

查后向申请者颁发的、记载有发明创造内容且在一定期

限、一定地域内享有法律保护专有权的证明文件。国家

知识产权局根据专利法的规定，对申请专利的发明创造

进行科学审查，并对符合规定的发明创造授予专利权。

通过以上论述，我们可以看出，专利权这种无形财产具

有排他性、地域性、时间性、公开性四个基本特征。

商业秘密保护，是指劳动者在劳动合同期间以及解除

或终止劳动合同后一段期限内不得利用企业的商业秘密

从事个人牟利活动，非依法律的规定或者企业的允诺，

不得披露、使用或允许他人使用其掌握的企业商业秘

密。关于“商业秘密”的概念，我国《反不正当竞争法》

第九条第四款概括了商业秘密的定义:“本法所称的商业秘

密，是指不为公众所知悉、具有商业价值并经权利人采

取相应保密措施的技术信息、经营信息等商业信息。”由

此，我们不难看出，“商业信息”是商业秘密的核心要

素，秘密性、新颖性、实用性和经济性成为商业秘密的

构成要件。

在对一种技术信息进行可专利性分析与评审时，可以

考虑的因素包括哪些:

(1)反向工程的难易程度。所谓反向工程，是指通

过技术手段对从公开渠道取得的产品进行拆卸、测绘、

分析等而获得的有关技术信息。在司法解释中，反向工

程被定义为，通过技术手段对从公开渠道取得的产品进

行折卸、测绘、分析等而获得该产品的有关技术信息。

因此，对于企业的技术信息，如果其他企业不可能通过

反向工程或者很难通过反向工程而获得该技术，那么，

企业宜优先考虑商业秘密保护。相反，对于那些容易被

其他企业反向工程获得技术的技术信息，企业宜优先考

虑专利保护。

(2)技术信息价值的期限长短。如果预计该技术信

息的效用期限具有一定的时代性，并且存在的时间较短

的话，那么，企业可以考虑专利保护。对于企业的核心

技术信息如配方，预计在市场上能够延续其效力的的时

间段较长，会长期源源不断地为企业带来经济利益的，

那么，企业可以优先考虑商业秘密保护。该专利保护的

技术在市场上能够延续其效力的的时间段。

（3）能够获得专利的可能性高低。一般来说，企业

通常会对现有技术有一定的改进或革新等，但不确定这

些改进或革新是否符合专利的授权条件。如果企业贸然

将这些改进或革新申请专利而结果未被授予专利，那么

该技术改进或革新将变成公知技术。这样一来，企业不

仅白白耗费了时间和金钱，更可能加快潜在竞争对手的

技术改进或革新进程。因此，企业应事先分析该技术信

息被授予专利的可能性，分析是否属于专利保护的对象

及范围和是否符合法律规定，是否符合专利授权“三性”

的规定。对于被授予专利可能性高的技术信息，可以考

虑用专利保护，对于被授予专利可能性低的技术信息，

可以考虑用商业秘密保护。

（4）预期收益的大小程度。就某项技术信息而言，

专利权所获的收益是专利产品的收益以及许可他人使用

专利所获得的对价等潜在收益。因此，进行专利申请前

需要预测、分析技术方案可能创造的市场前景、经济效

益，再作出是否申请决策。例如，在新发明实用价值不

高，自己不打算实施，但又不希望竞争对手取得专利后

处于竞争优势反过来限制自己，这企业可以考虑放弃申

请，适度地公开该项技术。

(5)专利可替代性程度。若发明越是不可替代，则

该发明申请专利后的阻遏能力就会越强。一般来讲，

基础专利的可替代性很低，核心专利和关键专利的可

替代性次之，外围运用性专利的可替代性最大。

具体而言，为一种技术信息选择保护方式时，可参考

的思考步骤如下：

步骤一、根据自己单位的技术状况，查看是否存在具

有保护价值的技术信息。需要说明的是，是否具有保护

价值应以商业秘密的构成要件来衡量。因为专利权对新

颖性的要求较商业秘密要高，而且专利权的保护范围较

商业秘密要小许多。

步骤二、对经过步骤一筛选出来的有保护价值的技术

信息，进行分类。首先进行第一轮分类，分类的标准

是：是否属于专利权的保护客体。如果不属于专利权的

保护客体，那么别无选择，只能以商业秘密来加以保

护。对于那些属于专利权保护客体的技术信息，再进行

第二轮分类。若有，则进行第二轮分类，分类的标准

是：是否易于保密、掌控。如果易于保密、掌控，则优

选考虑用商业秘密来保护；反之，则应尽快申请专利。

在经过步骤二的思考后，对于那些需要申请专利的技术

信息，需要进行步骤三、四的思考。

步骤三、若该技术信息虽然适宜申请专利，但授权的

把握性不大的，则不应盲目申请。比较稳妥的做法是：

先采用商业秘密的保护方式，同时分析授权把握不大的

根本原因，例如是新颖性、创造性不符合要求，还是有

其他不符合授权要求的地方。待解决了上述问题后，可

再考虑是否申请专利，或者干脆把该项技术信息一直当

作商业秘密加以保护。

步骤四、若该技术信息适宜申请专利，且有授权把

握。这时，应当仔细研究，找出满足专利审查的新颖

性、创造性、实用性以及其他实质审查需要最低标准的

技术特征，并写入专利申请文件中。对于一些附加的或

非必要的但对技术效果有较大影响的技术特征、某些较

佳参数等核心发明保护点，先行将其保留下来，用商业

秘密加以保护。这样一来，一方面，既获得了专利授

权，赢得了专利法律、法规的强制保护；另一方面，又

克服了专利因时间性、地域性、公开性等因素所带来的

诸多弊端，便于自身利用未公开的核心发明保护点，保

持在同行业中的长期竞争优势，同时也为下一轮专利申

请留有余地。

在实践中，对于自己的技术创新，如何在发明和实用

新型之间进行选择呢？

(1)从保护客体考虑。由于实用新型和发明可保护

的客体不同，如果技术创新是方法的创新，或者是无形

状和构造的创新，那么只能申请发明专利。只有是有形

状或构造的产品的改进技术方案才需要考虑专利类型的

选择。

(2)从技术创新高度考虑。由于发明对创造性的高

度要高于实用新型，所以如果觉得一项技术的创新性比

较高，那么可以考虑申请发明专利，否则，可以申请实

用新型。

（3）从获取专利的迫切程度考虑。发明的审批周期

较长，一般需要2〜5年时间，而实用新型一般6〜8个月

就可以取得授权通知。因此，如果需要尽早拿到专利

权，就申请实用新型专利，如果对专利权的获得不是很

迫切，那么就可以申请发明专利。

（4）从技术的生命周期考虑。发明最长可以保护20

年，实用新型的最长保护期限只有10年。因此，如果觉

得技术的生命周期较长，10年内不会被替代或淘汰，那

么就申请发明专利，如果预计该技术几年后就会被新技

术替代，那么申请实用新型专利就可以了。

（5）从费用考虑。发明专利的申请费、代理费、年

费等都要高于实用新型，因此，如果资金紧张，就申请

实用新型专利，如果资金允许，就尽量申请发明专利。

（6）从技术的价值考虑。如果技术的价值较高，当

然要去申请发明专利。如果觉得技术的价值较低，不值

得申请发明，那就申请实用新型。这条因素和第四条中

技术生命周期的关系其实是很密切的。一般来说，生命

周期长的技术其价值也高，生命周期短的技术价值也就

低。

（7）考虑发明和实用新型同时申请。既然发明和实

用新型各有优缺点，如果想同时利用二者的优点，例如

既要尽早获得专利权，又想得到发明专利更好的保护；

或者希望能获得发明专利，但又对技术的创新性信心不

足，那么可以考虑同时申请发明和实用新型。同时申请

发明和实用新型专利的，由于实用新型不经实质审查，

一般实用新型会先授予专利权，此时可一边使用实用新

型专利维权，一边等待发明审批。如果发明专利经审

查，认为除和同时申请的实用新型专利存在重复授权问

题外不存在其它影响授权的因素，那么就可以通过放弃

已经取得的实用新型专利的方式来获得发明专利。如果

发明的审查结果不理想，不能被授予专利权，那么仍然

可以保留实用新型专利权。

3.专利布局风险

3.1专利布局的定义

专利布局是指企业综合产业、市场和法律等因素，对

专利进行有机结合，涵盖了企业利害相关的时间、地

域、技术和产品等维度，构建严密高效的专利保护网，

最终形成对企业有利格局的专利组合。

专利布局是指企业为达到专利战略目标而进行的

适当广度和密度的专利申请。有目的、有计划地在适

当的时间、适当的地域空间、用适当的方法申请适当

数量的专利。（4个适当）

3.2专利布局的目标成果

专利布局的目标成果是，企业的专利组合具备一定的

数量规模，保护层级分明、功效齐备，能获得在特定领

域的专利竞争优势。

3.3专利布局的要求

（1）选择合适的地域

可以考虑在企业所在地申请；生产地申请；销售

地申请；竞争对手所在地申请；未来市场拓展地等。

（2）选择合适的技术空间

选择在哪些技术领域申请专利；例如，可以通过

技术功效矩阵图分析进行。尽量在技术空白区打桩拉

网，将重要的技术空白区尽可能地纳入专利保护范

围。

（3）布局合适的数量

专利密度要把握恰当。专利申请超过一定密度将

浪费资源，例如资金。

（4）选择适当的专利申请时间

由于世界主要国家专利申请都采用先申请原则，

将专利权授予给第一个申请的人。申请时间过早会造

成不成熟的技术得不到专利授权、专利早于产品营销

到期、经营秘密或者技术方案过早公开等风险。申请

时间过晚会造成企业专利资产流失、生产经营受到影

响等风险。

在专利布局前，应加强专利申请前评估，综合考

虑竞争对手研发精度、技术成熟度、技术先进程度等

多方面的因素，决定专利申请的时间点。企业既要考

虑不要被他人抢先申请专利，也要考虑创新技术的成

熟度、市场接受情况、竞争对手的研发程度等情况。

不成熟的技术申请对专利工程师和研发者造成压力，

在商业价值明确前申请专利会产生额外的费用；但如

果过度拖延，竞争对手可能抢先布局。一般地，如果

竞争对手在该领域的技术开发尚处于蒙昧状态，那没

必要申请专利；如果竞争对手在该领域的技术已经日

渐成熟，那就要尽快提起专利申请。

一般地，企业应等到在基本发明的应用研究或周

边研究大体成熟后再申请基本发明专利，同时以大量

外围专利想配合，实现专利布局目的。

一般地，在技术具备基本轮廓，大致符合专利新

颖性、创造性、实用性等三要件，并通过基本验证进

入到应用研究、开发或工业性中间试验之前，表明企

业的技术已经具备一定的技术成熟度，可以提出申

请，保证获得授权。但若出于一些特殊原因，可以延

迟申请:

第一、出于保密考虑。如果技术保密措施完善，

竞争对手在近期研发出该技术的可能性不大，则不必

急于申请专利，以免太早公开技术。

第二、因为该技术市场不明朗，或者消费者难以

接受新的科技或产品，而且没有他人申请的迹象。

第三、所申请保护的技术不成熟或配套技术完

备，尚有许多问题未得到解决。

第四、该技术领域本身发展有局限性，预期能够

获准保护的范围较窄，企业想等待更进一步研发突破

后再申请更大保护范围的专利。

第五、对该技术突出申请专利可能妨碍或违反既

有的技术合作协议、专利授权或销售代理协议，不利

于企业间的进一步合作开发。

（5）采用适当的布局策略

不同的专利风险战略会产生不同的专利布局。通

过建立一个专利监控系统，及时了解行业专利布局版

图的变化，同时了解自身产品研发进程，并选择合适

的专利布局策略。

第一、进攻型布局策略。

A.狙击者策略

专利申请人只申请几个专利，依靠它们来保护自己的

核心技术，不花心思保护可能的改进技术方案或者该核

心技术的发展技术方案或者外围应用型技术方案。战略

性基础专利指一个技术领域开创初期布局的专利，往往

具有很高的或者不可逾越的环绕设计价值。这是一个危

险的布局策略，如果核心专利被全部或部分无效，就没

有其他专利保护相关的发明，也没有增补的专利保护发

展和改进的技术。这种战略一般由处于技术领先地位的

中小企业使用，使用阶段是技术的萌芽期。这是一种不

了解技术前景时期的阶段性专利布局策略，一旦技术进

入发展期，企业一般会不惜成本增加专利布局。B.阻塞

策略

是指布局一系列关键专利，阻塞竞争对手技术发展的

必经之路。专利申请人自己不一定用到这些专利，申请

这些专利的目的是阻塞竞争对手可能的绕过策略。这些

专利也许都不是核心或者基础专利，但是具有一定的关

键性。这是一个具有很大阻遏功效的专利布局策略，布局

的专利是某特定产品领域必要的技术，这些专利阻碍性

高、无法回避设计。这种策略专利申请量较“狙击者策

略”为多。这是参与产品生产的技术先进企业采取的战

略，采用的阶段是技术发展期。是专利布局资金有限的

企业被迫采取的布局策略。

例如，高通公司布局了CDMA的基础专利，使得无

论是WCDMA、TD-SCDMA,还是CDMA2000的3G通

信标准，都无法绕开其基础专利这一路障型专利。再

如，苹果公司针对手机及电脑触摸技术进行的专利布

局，也给竞争者回避其设计设置了很大的障碍。C.霰弹

枪策略

在一个特定的领域申请一定量的专利，且这些专利的

布局没有一定的规则和章法。这样布局专利的原因是不

知道哪个具体的技术领域会产生占领市场的主导性产

品，但所有技术领域对企业未来发展都有意义。该策略

的优点是如果未来有主导市场的产品在该领域产生，企

业的部署的某个霰弹枪专利可能产生阻遏作用。缺点是

这种策略较为费钱，对小企业来说不堪重负，因为研发

经费有限。这种策略是技术进入发展初期，但产品方向

尚不明朗时中等规模技术开创者的布局策略。D.地毯式

策略

该策略的特点是将一个领域转变为专利的灌木丛、地

雷阵。例如系统地用专利覆盖某产品制造流程的每一个

步骤，用专利来形成地雷区或炸弹区，以阻绝竞争者的

进入，对于强行侵入技术领域者，可以通过专利诉讼让

竞争者付出惨痛代价。这种专利布局模式要求企业要有

很强的专利管理能力，因为大量的冗余专利要求企业不

断淘汰，以节约维护成本。该模式比较适合在某一技术

领域内拥有较强的研发实力，各种研发方向都有研发成

果产生，且期望快速与技术领先企业相抗衡的企业在专

利网策略中使用，也适用于专利产出较多的电子或半导

体行业，但不太适用于医药、生物或化工类行业。

例如，IBM的专利布局模式就是地毯式布局的典型代

表，IBM在任何ICT技术类目中，专利申请的数量和质

量都名列前茅，每年靠大量专利即可取得丰厚的许可转

让收益，而勿需巧取豪夺、兴师动诉。IBM被称为“创造

价值的艺术家”。E.破坏者策略申请若干专利，破坏强势

竞争对手的“隔离”或“设计自由”布局策略，通过这些专利

以换取竞争对手的交叉许可。产业跟随者或新进入者引

进新的技术或新的材料或新的结构，可以发展“破坏性技

术”，直接切入产业技术开创者所构筑的“专利堡垒”而予

以破坏，迫使竞争对手让出市场。要采用这样的策略，

产业跟随者或新进入者必须进行市场面与专利面进行系

统分析，深入了解产业在技术、专利与市场深度与广度

的产业竞争环境，洞悉产业关键技术的开发趋势、透析

产业技术开创者基础专利的布局规划并且掌握市场竞争

的发展动向。在此基础上，找出产业技术开创者“专利堡

垒”可能的的技术弱点，或“专利堡垒”技术能力目前存在

的市场需求缺口，或甚而探勘出未开发的专利领域。这

是一种积极的、主动的攻击性专利武器运用，是根本地

解构产业技术开创者的专利技术主流，其困难度是相当

高的。作为技术跟进者，中国企业现在最需要的就是这

种布局策略，因为这种布局策略费用低，效用高。

第二、防御性布局策略。

F.包围策略

围绕式布局策略为日本人常用，又称为“木桩篱笆策

略”，方法是以多个应用性专利包绕或围住竞争对手的基

础或关键性专利。阻断竞争对手一切商业化的途径，使

竞争对手的研发和生产无路可走，迫使对手进行技术交

互授权谈判。这种策略需要一定规模的企业采用，因为

需要大量的专利申请，费用不低。G.稻草人策略

稻草人策略的目的就是将竞争对手吓走。方法是申请

一系列模棱两可的专利，让有意进入该领域的企业望而

生畏。采用这种策略的专利主自己知道这些专利并不稳

固，但竞争对手跟得太紧，只能以这种手段将竞争对手

逼退。这种策略用于对专利大规模布局不习惯的行业，

这些行业专利纠纷不多，企业对专利纠纷也避之唯恐不

及，不会对专利稻草人进行仔细研究和审查，所以威慑

性的“稻草人”才会生效。这种策略也可以用于竞争对手

都是小企业的情况。大企业会花钱审查相关专利，寻求

绕过，小一些的公司不会花钱绕过，只会乖乖保持距

离。这也就是有的外国公司将其已经丧失新颖性的技术

在中国申请专利的原因。H.隔离策略

在自己申请的核心专利周围布局申请替代性方案，防

止竞争对手在核心专利四周开发。这样就可以将自己的

技术领域以及相关市场从竞争对手那里隔离出来。这是

专注于特定技术及产品领域的中等规模企业防御性专利

布局策略。亡设计自由”策略

这种策略的目的是保证每个可能的未来设计和商品化

都畅通无阻，防止其它人在自己可以开创的技术领域布

局专利对付自己，影响企业的未来研发。这种策略要求

企业像扫雪机一样不断布局前瞻性专利保持未来研发道

路畅通，这就要求公司在各个有关的技术发展领域布局

专利。这种战略对付生产性企业有用，是国际跨国大公

司的标准选择，但是在面对没有产品生产的专利许可公

司来说存在一定问题。布局再密，考虑再周到，也不免

存在疏忽和漏洞。不免为专利许可公司所乘。这就如独

裁者雇佣了很多卫士，但仍然不能阻止刺客一样。这种

策略要求有很大的经济投入，非国际跨国公司没有这样

的实力。J.声东击西策略

这种策略的目的是干扰竞争对手注意力。方法是在主

要产品技术以外的领域申请一个或系列专利，误导竞争

对手，使竞争者难以洞悉己方真正的技术发展方向，达

到声东击西的目的。这时可以在申请专利后要求提早公

开，但迟迟不进入实审。这种策略又称为“鸟诱子策

略”，在大公司研究和经营战略方面时有所见。

4.技术交底书撰写风险

技术交底书是作出发明成果的工程技术人员向专

利管理部门或者专利代理人提交的技术性文件。若技

术交底书撰写不当，会影响专利申请文件的撰写质

量，影响专利授权后的质量。

应对措施：对研发员工进行必要的专利培训，培

养其撰写专利技术交底书和文献检索的能力。

5.专利申请文件撰写风险

专利申请文件是提交给专利局的专利文件。若撰

写不当，会给企业带来巨大风险，影响专利的授权和

授权专利的稳定性。

应对措施：选择正规的专利代理机构中对应领域

的专利代理人进行撰写，保证专利质量。

6.审查配合风险

国家专利局针对一项发明的审查流程一般包括受

理和分类、初步审查、实质审查和授权等阶段。每个

阶段专利申请人都有相应的申请权利和配合的义务。

若申请人没有尽到应尽的义务，则企业可能不能获得

专利授权及时获得授权，权利也会存在瑕疵，影响专

利的稳定性。

应对措施：首先是全面了解专利审查过程中的相

关权利义务，其次是加强流程管理和定期监控，保证

专利质量。

7.缴费风险

向国务院专利行政部门申请专利和办理其他手续

时，应当按照专利局的规定缴纳各种费用。如果没有

及时缴费，企业面临专利申请视为撤回、审查中止，

专利权提前终止等风险，甚至影响到企业的整体专利

战略和经营战略的实施。

第三节专利权属风险

1.员工权属纠纷风险

员工权属纠纷风险也就是发明人与企业关于科研

成果的知识产权归属纠纷。

应对措施：加强劳动合同管理。发明人与企业可

以通过订立合同的方式对申请专利的权利和专利权的

归属作出约定。（职务发明与非职务发明之间可以自

由转换）

《专利法实施细则》第12条规定职务发明包括以

下情形：

第一、在本职工作中作出的发明创造。

第二、履行本单位交付的本职工作之外的任务所

作出的发明创造。

第三、退职、调离原单位后或者劳动人、事关系

终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作

或分配的任务有关的发明创造。

第四、主要利用本单位的物质技术条件所完成的

发明创造。

2.合作研发权属纠纷风险

合作发明，又称共同发明，是由两个以上的单位

或者个人共同进行投资，共同参与研究开发所完成的

发明创造。

合作研发权属纠纷风险是合作开发者之间关于科

研成果的知识产权归属纠纷。

应对措施：在合作开发合同中明确约定科研成果

的知识产权归属。

根据《专利法》第8条规定，除另有协议的外，

合作发明的申请权利应当归属于共同完成发明的单位

或个人；申请被批准后，共同完成发明的单位或个人

为专利权人。（协议优先共同拥有，例如申请、

撤回均需全体合作者一致同意）

3.委托研发权属纠纷风险

委托发明，是指由单位或个人提出研究开发任务

并提供经费和报酬，由其他单位或者个人进行研究开

发所完成的发明创造。(协议优先受托方拥有，

但委托方可以免费实施)

应对措施：在委托开发合同中明确约定科研成果

的知识产权归属。

第三章市场运用专利风险及其规避措施

第一节自有专利市场运用风险

1.自有专利实施风险

自行实施是指将企业的专利技术经过产品化流程

转变为产品，然后通过商品销售获得利润。

(1)侵权实施风险

应对措施：第一、在专利相关领域加强专利侵权

预警工作。尽量通过宣告无效、绕过、接受许可等手

段排除有关专利风险。第二、若相关领域数量专利太

多，则可以通过申请或收购专利加强专利储备，以对

抗相关领域主要专利权人。

(2)实施不当风险

不是所有的专利技术都适合自我实施。每个专利

主体都有自身的优缺点，都有技术和经营的盲点，或

者阶段性的资金、管理等方面的瓶颈。若强行自我实

施，可能造成包括延误产品上市时间、丧失市场主动

权、资金浪费等。

应对措施：建立专利技术实施前的综合评估，加

强专利技术实施过程中的监管。

2.融投资风险

(1)投资入股风险

可能造成专利价值被低估，企业技术秘密被泄露

等风险。

应对措施：加强专利技术投资前的专利价值评估

和潜在合作伙伴评价。

(2)专利质押贷款风险

可能造成专利权属风险、质押专利稳定性风险

等。

应对措施：加强质押贷款前的内部审查和聘请专

利机构评估质押专利的权属、稳定性、保护范围、关

联专利等。

3.品牌营销风险

(1)标识使用风险

专利标识使用可能会使其他拥有相关专利的竞争

对手尽快找到风险专利，增加起诉本企业专利侵权的

几率。

应对措施：在做有关专利侵权的宣传时进行全面

的评估，综合利弊。

(2)错误标识风险

应对措施：按照《专利法》以及《专利标识标注

办法》等相关规定正确标识。

4.竞争杠杆运用风险

竞争杠杆运用又称专利策略化运用，是指利用专

利来实现遏制竞争对手，取得优势。将专利作为竞争

杠杆在专利运用中比较复杂，涉及企业的整体战略、

商务关系、市场运作等方面，需要全面规划。

(1)对象选择风险

企业在运用专利对竞争者进行攻击时，若选择的

攻击对象不恰当，有可能造成专利乱战，影响产业链

伙伴的关系，费很大成本却达不到遏制和削弱竞争对

手的目的。

应对措施：在采取行动前全面考虑竞争对手的专

利储备以及这些专利与自己产品服务的关系，同时也

要考虑竞争对手的上下游合作伙伴所掌握风险专利。

(2)策略不当风险

在专利竞争工具运用方面，是否采用诉讼手段、

何时行动、行动节奏、是否需要联盟配合、行动力度

等都非常重要。若这些具体策略不当，就达不到设计

的目的，甚至可能引火烧身。

应对措施：加强整体规划，并及时进行策略调

整，做好各种可能出现不利情况下的应对措施。例

如，在利用专利诉讼作为工具时，一般先起诉回避诉

讼的中小企业，然后根据诉讼结果，进行下一步竞争

策略调整。

（3）企业竞争力削减风险

在企业运用专利作为竞争杠杆工具时，可能也被

竞争对手用作宣传其产品的手段。若竞争对手宣传得

力，企业的竞争力反会有被削弱的风险。若长期运用

这一手段，则企业的竞争力被削弱的风险更大。

应对措施：加强企业专利竞争杠杆运用前的综合

评估和运用中的评估调整；同时加强专利创新活动。

5.货币化运用风险

专利货币化运用是指通过专利转让或者专利许可

活动收取直接的货币利益。

5.1专利价值评估风险

专利权价值评估是根据特定目的，遵循公允、法定标

准和规程，运用适当方法，对专利权价值进行确认、计

价和报告，为资产业务提供价值尺度的行为。专利运用

中，大都面临着专利评估风险。评估时，需考虑以下

因素:

第一、专利运用的对象。专利本身不会产生什么价

值，在运用后，才会依附与产品和服务产生价值增值。

因而，专利评估时，需要针对不同的主体（专利拥有

人、试图购买该专利的主体等）确定不同的评估方法。

第二、专利权属的完整性，即该专利人或委托人所拥

有的专利权权属的完备程度。权属越完整，则其体现的

价值就越大。例如，有关“专利”是否已获批准的专利，

已获批准的专利是否已经过异议程序。如果有关专利业

经异议程序，且异议已被宣布不成立，则有关专利效力

的可靠性就高，因而在同等条件下评估出的价值相对较

高。反之，没有经过异议程序的专利，其评估价值相对

较低。止匕外，虽然“专利申请案”中的权利也属于知识产

权，可以转让或许可。但是，申请案存在批准或驳回两

种可能的情况，两种情况下其价值完全不同。

第三、法律的保护程度。包括两个方面，专利所处的

状态以及权利要求的完整性。专利所处的状态指技术在

专利申请中所处的状态，是处于初审阶段还是实质性审

查阶段或是获得专利证书阶段，越是在后面的阶段其价

值越大。权利要求的完整性是指专利申请权利要求书所

提出的需要保护的专利的范围，

第四、剩余使用年限。一般要采取专利技术的经济寿

命与法定使用年限孰短的办法来确定剩余使用年限，使

用年限越长其价值越大。例如，当专利保护期只剩下两

年时，该专利的价值反而容易评估。因为，无论权利人

怎样评估其专利，受让人决不可能接收高于、等于或接

近于受让人两年预计利润的总和。

第五、有关专利的种类。中国《专利法》规定了三种

不同类型的专利：发明、实用新型、外观设计，其中实

用新型专利和外观设计专利未经过实质审查，日后极有

可能有人向专利复审委员会提出无效申请，该实用新型

专利或外观设计专利被宣告无效的可能性非常大。所

以，这两种专利的价值评估不可与发明专利的价值评估

同等对待。

第六、有关专利属于“第一专利”还是“第二专利”（从

属专利）。

按照国际条约与中国《专利法》的有关规定，第二专利

的实施须经第一专利的权利人许可，第二专利的权利人

无权独立许可第三方实施其专利。如果未经第一专利的

权利人授权，第二专利的权利人无权与第三方谈判许可

合同。但第二专利的权利人有权转让自己的专利，此

时，受让方应了解清楚自己受让该第二专利之后，与第

一专利权利人合作的可能性或取得强制许可的可能性有

多大。如果取得第一专利权利人许可的难度较大，则第

二专利的价值会相应降低。

第七、有关专利的权利人是否有按时缴纳专利年费的

可靠记录。

漏缴专利年费可能导致专利被撤销。虽然法律规定有恢

复程序，但较为麻烦。

第八、有关专利是否涉及侵权诉讼、无效诉讼等专利

纠纷之中。

一旦有关专利被卷入专利诉讼中，尤其在法院未下裁决

之前，其评估在按照一般评估方法评估出的价码上须再

打折扣。

应对措施:

第一、组织专家团队协同评估。专家团队应包括

技术专家、法律专家、市场专家、财务专家等，以协

同工作，减少评估误差。

第二、多种评估方法综合运用。专利价值评估方

法由几十种，在不同的运用环境下应采用不同的评估

方法。

5.3许可策略选择风险

(1)许可对象选择风险

不同的企业有不同的文化，有的有接受专利许可

的先例和文化，有的一诉讼就妥协接受许可，有的企

业则不怕诉讼。另外，将专利许可给没有实施能力的

企业也会导致许可风险，影响企业的收益。总之，许

可对象选择不当，专利许可就可能增加成本，面对诉

讼风险，或者许可项目完全失败。

应对措施：

第一、排除有利益冲突的潜在授权对象，如合资

企业、供应商、下游合作伙伴等，比较好的对象是与

自己没有合作关系的企业开展合作许可活动。也可以

先向行业的领导公司授权，在获得市场领袖公司的承

认之后，再向其他企业许可。

第二、企业可以先围绕与专利相关的核心业务进

行搜索，然后再向外围拓展搜寻。一般来说，与企业

的核心市场关系越密切，专利授权价值越高。

第三、积极寻找新用途市场许可。例如，一些早

期基础的专利技术可能对企业核心业务以外的其他行

业有用。这类行业的企业与本企业没有竞争合作关

系，收取许可费用不会损害企业的核心业务。

第四、可以利用专利地图取得的引证证据找出可

能的侵权者及授权对象，通过诉讼要求其支付适当的

许可费，同时威慑其他企业，以促进许可业务的推

进。

(2)许可方式选择风险

专利许可分为独占许可、排他许可和一般许可。

企业应当根据自己许可目的选择不同的许可方法。

(3)许可模式选择风险

总的来说，专利许可模式包括大棒模式和胡萝卜

模式。大棒模式是指利用硬性律师函和诉讼来强制授

权的模式，采用非独占许可方式。一般为裸许可，不

提供技术支持。胡萝卜模式是指包含专利的技术转移

模式，主要通过协商对话、许可谈判和技术服务达到

许可目的。

应对措施:综合考虑企业文化、企业的风险承受能

力以及专利风险侵权诉讼在相关行业的流行情况等因

素，选择合理模式。

(4)权属变更风险:及时进行许可合同备案。

5.4转让策略选择风险

(1)转让选择对象风险

若选择了资质不足，信用较差的企业作为专利转

让对象，可能导致专利转让失败，或者无形资产流

失。

应对措施：加强专利转让合同签订前的律师尽职

调查工作，选择商誉良好，财务状况好的企业作为专

利转让对象。

(2)转让其他选择风险

企业转让方式、手段、中介机构等都会影响到专

利转让的价格和成败。例如，是单独转让还是批量转

让。

应对措施：进行专利转让前的整体规划，综合利

用各种手段包括诉讼等证明转让专利的价值。

(3)权属变更风险：及时办理专利权属转移手

续。

第二节他人专利市场运用风险

1.实施他人专利的风险

(1)技术绑定风险

许多专利是专利权人在某种技术产品的起步阶段

收取较低的专利许可费用，默许一些专利侵权活动的

存在，以推动有关技术成为事实标准。在市场成熟

后，再通过各种方法逼迫收取高额许可费。这又被称

为“放水养鱼”策略。

应对措施:

第一、在实施有关专利许可技术时做全面的调查

研究，综合评价专利许可人的许可意图、风险专利情

况等因素。

第二、在有关风险专利实施过程中不放弃替代性

技术的研发和新的外围技术的研发，以期在风险出现

时能实现技术替代或者交叉许可。

（2）创新能力风险

通过接受专利许可或者购买专利来实现产品技术

的更新换代存在风险。若不能在他人技术的基础上实

现创新，就会产生外来技术依赖症，影响企业的自主

创新能力。

应对措施:加强引进专利技术的消化吸收，实现二

次创新，提高企业的自主创新能力。

（3）成本提高风险

实施他人的专利技术固然可以节约新产品的推出

时间，也会造成生产成本的提高。

应对措施：综合评估成本收益和市场需求，合理

抉择。

2.接受许可风险

(1)许可标的风险

专利许可标的不明确可能给被许可企业带来许可

费增加、许可权利不确定、许可权利等风险。

应对措施：在许可合同中明确许可的专利组合包

括哪些权利、运用的具体地域与领域等。

(2)权属纠纷风险

权属不明会影响许可合同的效力，引起诉讼纠纷

等风险。

应对措施：加强许可前的权属调查。例如，在接

受许可前，检查许可人的权属证书，并将证书的复印

件作为合同的附件。

(3)许可费用风险

许可费用一般巨大，若约定失误会给企业造成长

久的利润损失。

应对措施：认真阅读专利许可合同中关于许可费

用的相关条款，并进行专利许可成本与收益的综合考

量。

(4)涉诉风险

在实施专利许可过程中，被许可方可能侵犯第三

方的权利，或者其他未获得许可的第三方生产了专利

产品，或者专利权人没有遵守约定，将专利许可给了

第三方引起的纠纷。

应对措施：在许可合同中对双方的权利义务作全

面细致的约定。

3.收购专利风险

(1)收购决策风险

专利收购，对一个企业来说是一件大事。专利收

购耗费资金巨大、收购后管理和经营业务整合过程复

杂。

应对措施：在收购决策前，做好调查研究和整体

规划。

(2)收购标的风险

确定专利收购标的，至关重要。在要求律师进行

尽职调查时，应审查一下方面:

第一、专利权属确定性。确定目标企业是否确为

真正的权利拥有者，又没有共同持有者。

第二、专利的有效期。确定专利的申请时间和到

期时间。

第三、专利是否有权利负担。检查专利有无抵

押、授权或无法实施。可在收购合同中，约定卖方在

合同中注明所有权正确的保护条款。

第四、专利有效性和可实施性。例如，查阅专利

的法律状态、审查有关专利的年费是否按时缴纳、审

查专利被无效的可能性、专利的地域保护范围等。

第五、专利的权利要求设计合理性，即检查权利

要求保护范围是否合理。对于一项权利要求来说，专

利请求的范围太宽会影响它的有效性，专利请求范围

太窄又影响它的经济价值。

第六、评估专利的实际价值。由于现代的高新技

术发展很快，一个专利能发挥其垄断能力“有效期”比

法律容许的有效期会更短。一般只有3到5年。因

而，购买前，需要技术专家参与评审。

（3）收购方式风险

在专利收购或者以专利为主体的收购中，采用不

同的收购方式会导致不同的价格，企业会由此面临不

同的风险和和机遇。例如，若直接以自己公司名义收

购，可能会使其他专利持有者认为你专利防护上存在

弱点，或者你有购买专利的习惯而纷纷前来索取许可

费，或者以诉讼威胁，逼迫你购买他们的专利。此

外，还会暴露公司的收购目的，让竞争对手获得竞争

信息。

应对措施：

第一、成立一个专门收购专利壳公司，进行专利

收购以避免暴露购买者身份。

第二、与上下游合作伙伴、不同领域的联盟企业

等合资购买专利。

第四章成果保护专利风险及其规避措施

第一节主动维权风险

1.诉讼风险

(1)诉讼时间风险

根据《专利法》规定：侵犯专利权的诉讼时效为

2年，自专利权人或者利害关系人得知或者应当得知

侵权行为之日起为止。若在法定的诉讼时效期间届满

之后，权利人行使请求权的，对方可以提出诉讼时效

期间经过的抗辩。

应对措施：咨询有关律师，选择合适的解决方

式，及时维权，避免拖延。专利风险侵权案件的处理

方式有三，民事诉讼、刑事诉讼、行政处罚程序。在

国内，行政处罚程序一般由海关一类的行政机构负

责，民事诉讼和刑事诉讼在法院进行。行政处罚程序

的特征是快速便捷，但不能解决赔偿问题，一般作为

民事诉讼前的取证办法使用；民事诉讼可以获得经济

赔偿，但周期较长；刑事诉讼可以对侵权者人身进行

执行，强制力度大。

此外，专利权人在侵权人侵权事实和证据充分的

情况下，可以根据《专利法》规定，请求专利主管部

门（各级知识产权局）对侵权行为进行处