企业专利管理操作实务.ppt

1、企业专利管理操作实务,王活涛,版权所有，不得外传,Contents,软件专利撰写技巧,海外知识产权布局,企业专利布局策略与操作,企业专利管理体系,21世纪经济的特点,基于知识的经济 知识正在代替资本和人力成为创造价值的主要源动力 受限于资源, 经济增长必然来源于创新产生的新知识 国际化的经济 客户、供应商和生产基地 投资与人才的竞争 数字化与互联网 需要全球性的互用性/标准 产品/技术复杂性要求公司、国家之间相互合作 快速变化的经济 产品周期越来越短 业务模式分化越来越频繁,3,鼓励改进和替代性发明 保证研发创新投入的回报（如对外许可等） 在新技术和业务领域占据领先地位 用有特色的产品参与全球

2、竞争 如延迟产品的趋同化 参加标准制定，引领市场（加速技术应用） 保证在与其它公司交易时获得有利条件 形成对付知识产权侵权指控的防御手段 交叉许可、反诉,专利对企业的作用,4,企业专利管理体系,1. 建立管理体系（建班子搭台子带队伍） 1.1 建立组织结构和流程 1.2 建立专利管理文化 1.3 专利人才管理与培养 2. 专利管理内容 2.1 鼓励创新及用专利保护创新 2.2 制订和执行专利策略 2.3 预算与成本管理,制约专利管理的因素,缺乏专业人才 预算限制 没有制定专利战略,1.1 建立组织结构和流程,目标 建立正确的决策程序和组织结构 将专利管理与业务目标结合 使公司的各相关部门都参与

3、进来 管理理念 专利管理是所有管理人员职责的一部分 专利政策融入到公司文化、人事/业务流程中 专利工程师“嵌入”到所有的研发/业务部门的工作中 制定管理制度，建立流程/平台 不同的研发流程带来不同的专利管理流程） 切入公司的各种流程（研发、市场或者M 知识产权制度; 发明在相关经济效益上的重要性,24,专利质量评估体系,专利奖励,从法律层面，符合专利法对职务发明奖励的相关规定 从公司层面，体现公司对技术创新的重视，是公司创新文化的组成部分，激发员工的创新热情 对发明人 激励 认可 满足感 对发明人之外的其他技术人员 刺激 宣传,25,专利奖励原则,符合公司的企业文化 制定并发布奖励政策（标准）

4、 重点在于精神奖励（认可度） 奖励及时,美国公司如何做？,IPO对美国公司进行的一项调查： 精神奖励多于金钱的奖励 精神奖励前三项：奖牌、荣誉榜、发明人庆功聚餐,专利奖金之外的奖励内容,年度优秀专利奖 为专利发明人召开的正式的专利晚会 嘉奖典礼或发明人庆功聚餐 嘉奖餐会和银/金币奖励 银币和纪念册 纪念T-Shirt 管理层的感谢信 优先权申请之后每位发明者每个国家申请额外奖励 累积达一定数量额外奖励，如达10件额外奖励1万，达20件奖励金币或奖金翻倍 发明奖牌或证书、荣誉锦旗,2.2制订和执行专利策略,将专利战略与战略/运营决定结合起来，让专利成为公司战略/营运决策的一部分 研发：自研与外购

5、 产品：什么/在哪里设计/生产/销售？ 市场：风险？海外市场？ 同行：选择/监督 不断地评估商业/环境/法律的变化 使用专利资产 向外许可；专利池/标准；交叉许可 行使权利 贷款抵押、利用专利技术派生公司 对他人的专利侵权指控进行抗辩 防御性核查、IP内部审视、获得许可或者交叉（或行动自由）许可、 标准建立,范例7：HP的两种专利战略,非耗材类专利申请的专利矩阵,使用专利,许可 为在特定领域获得许可费 战略合作 交叉许可；诉讼和解 标准/专利池 行使权利 如果在销售上受到重大损失，或者品牌遭受重大损害 如果时机正确且有资力 如果潜在获赔额远大于费用/对方反诉威胁 如果非诉解决方案不可行 如果已

6、经被诉,2.3 预算与成本管理,争取资源，合理预算 审议及控制外部资源费用 控制申请/维护费用 放弃或卖掉有用性较低的申请 选择性地在海外申请，以及根据申请所在国状况重新评估 限制/评估专利维持费用,Have a Break !,Contents,软件专利撰写技巧,海外知识产权布局,企业专利布局策略与操作,企业专利管理体系,专利规划布局概况,公司现状分析,竞争对手分析,画出专利地图,制定布局策略,尚无专利或申请,有零星的专利或申请,具有较强的专利保护,具有风险专利,科学分类,公司未来规划,专利布局规划,专利布局规划通常要考虑公司的规划、竞争对手的情况、下一步的工作哪些方面应加强，并且通常要与市

7、场/技术人员在一起来完成 步骤如下： 1）现状分析，包括公司现在的专利组合、市场现状、技术现状、预算、有哪些国家； 2）未来的市场在哪里？通常会问“5年以后你希望或者你想你的产品将变成什么样子？”以及需要考虑公司未来规划； 3）判断竞争对手会往哪些方向发展，通常方法为： i. 看他们的website，了解他们最近提出了什么新的方向、新的思路、新的概念或者新的创意； ii. 常去各种展览会看各种新产品、新技术的发展；,专利布局规划,4）竞争对手的Patent Portfolio分析，这样可以更清晰地看出该公司应往什么方向发展；有时候还需要考虑公司哪些产品赚钱，竞争对手哪些产品赚钱等； 5）两种策

8、略的考虑：一种是申请墙；二是如果没有墙，则申请大量的砖，大量的砖堆起来也可以成为墙；即先申请总的概念性专利，然后随着研发的继续，再细分申请技术更详细的专利； 6）与市场人员一起分析找出竞争对手在使用自己的专利情况 7）监控竞争对手，了解竞争对手的情况以后解决办法： 如果自己已申请了相关专利，则需要审视自己的所申请的专利是否已涵盖了竞争对手的技术特征，如果专利还没有授权，则需要采取挽救措施； 设想竞争对手下一步怎么走，然后抢先申请专利。,专利战略（续）,8）需要设立由研发、市场、专利、财务组成的专利评审委员会，对所有的专利申请半年评估一次，评估内容包括哪些需要国外申请、哪些需要放弃，通常是专利部

9、门先评估出一个方案，然后由委员会或者研发、市场、专利、财务等部门的领导来做最后决定； 9）需要先对公司的技术或产品进行比较科学的分类，并且进行进一步细分，将所有的专利申请都要放到对应的细分类中，这样以利于评审以及对公司技术保护情况的了解,Contents,软件专利撰写技巧,海外知识产权布局,企业专利布局策略与操作,企业专利管理体系,国外专利申请策略,国外专利申请策略三个最重要问题 如何选择高价值专利 如何选择申请的国家 选择多少件（或比例）,国家选择根据世界大多数公司对国家的选择,数据来源：http:（根据2009年专利申请数据整理）,国家选择分析主要竞争对手的海外布局

10、,数据来源：http:（根据2009年专利申请数据整理）,当公司还未有海外运营的时候，如何选择国家？ 研究你的主要竞争对手的海外布局，洞悉他们的考虑思路及未来的市场 例：,国家选择全球专利申请的国家分布分析,专利申请量：美、日突破千万，超过百万的共有7个国家：德国、英国、法国、加拿大、欧洲、韩国、中国和意大利 专利授权量：超过百万的有8个国家，超过10万的有30个国家，包括印度和巴西 从申请量和授权量的对比来看，日本和德国、美国、中国的专利审查最为严格；而法国、加拿大、意大利、比利时、瑞士、俄罗斯等国较为容易获得专利授权，其积压案件数量少，专利申请周期短,数据来源：ht

11、tp:（根据2002年至2006年专利申请数据整理）,国家选择电子技术主要申请国家分布分析,从国家专利分布比例来看，电子工程类专利在韩国、日本、美国、加拿大、中国、芬兰、新加坡、荷兰等国申请比例较高 从专利申请的绝对专利数量来看（前15名，按顺序排列），申请前五的国家是：日本（1344446）、美国（757589）、韩国（372435）、德国（159822）和中国（146646）,数据来源：http:（根据2002年至2006年专利申请数据整理）,根据国家综合水平及知识产权环境进行选择,对国家进行分析和定位，以确定大致的国家范围 主要从以下几方面

12、分析 经济发展程度 相关技术/产品发展程度 市场规模或市场潜力 知识产权环境 竞争对手的布局情况 该国的专利申请量及申请构成情况,专利挑选-根据产品国际运营策略挑选专利,不同产品的国际化运营策略不同 不同的产品具有国际化的可能性不同 不同的产品国际化的国家不同 不同的产品的运营方式不同 将产品进行分类 已进行或将要进行国际化的产品 具有市场价值、重点关注的产品 可能国际化的产品 很难国际化的产品 不同类型的产品挑选的比例不同,国外专利申请比例统计（IPO统计）,一件专利国外申请的国家数（IPO统计）,一般是5个国家或更少,确定国外专利申请的比例,研究同行的及国内标杆的国外申请比例，作为参考 根

13、据公司所给的预算确定,Contents,软件专利撰写技巧,海外知识产权布局,企业专利布局策略与操作,企业专利管理体系,智力活动规则和方法的判断,智力活动的定义 是指人的思维运动，仅是知道人们对信息进行思维、识别、判断和记忆的规则和方法，由于其没有采用技术手段或者利用自然法则，也没有解决技术问题和产生技术效果，因而构不成技术方案。 理解和判断 人为的规定 执行者须通过理解、记忆、识别、判断对这种规则和符号标记进行思维处理，并按照所述的规则去执行，才能实现所规定的目的 它所采用的不是技术手段，不需要遵守自然法则，因而不是技术方案,智力活动规则的审查原则,一项发明本身就是一种智力活动，依据专利法第2

14、5条第一款第二项来拒绝授予专利权 一项发明本身就整体而言并不全是一种智力活动，那么 与现有技术的区别点仅仅在于智力活动的规则和方法，则会被驳回（法25条） 若其贡献不仅仅在于智力活动，则有可能获得专利 在通信或互联网领域常见情况 商业方法 游戏中玩家的升级或奖励原则 信息表述方法 计算机程序本身,商业方法的判断原则,定义 商业方法 (methods Of doing business) ：是指为处理或解决商业经济活动或事务而籍由人类心智创造的方法或规则，商业则涵括金融、保险、证券、广告、娱乐、医疗、企业管理等等方面 判断方法 权利要求仅要求保护纯商业方法，根据法25条被驳 权利要求部分属于商业

15、方法的处理方法 首先不考虑权利要求中有关商业方法的内容，而考虑除商业方法以外的技术性内容 如果这些技术性内容本身具备创造性，则权利要求是可授权的 如果这些技术性内容本身不具备创造性，则加入的非技术性内容也不会使权利要求具备创造性,信息表述方式,关于信号格式或数据结构、帧结构 以信号格式或数据结构、帧结构而不是以产品、方法为保护主题的不属于专利保护范围 与产品或方法相结合，借助于该产品或方法实现其功能并且能取得有益的效果的产品或方法是可专利性的 在传输或者处理一种信号格式或者数据结构的产品发明中，如果硬件结构没有改变，则信号格式/数据结构本身的差别一般不具备创造性,计算机程序及其判断原则,计算机

16、程序包括源程序和目标程序 如果发明专利申请只涉及计算机程序本身或者仅仅记录在载体上的计算机程序，就其程序本身而言，无论以何种形式出现，都属于智力活动的规则和方法 权利要求限定内容涉及计算机程序，则是不授予专利权的范围 主题名称实质为“程序”，例如“程序”、“程序产品”、 “ 补丁”、“ 指令”等的权利要求，无论其限定的内容如何，均认为其要求保护的是计算机程序本身 权利要求中的限定内容仅一部分涉及计算机程序本身时，应根据权利要求的具体情况,计算机程序及其判断原则,涉及计算机程序的发明专利申请的权利要求可以写成方法的权利要求，也可以写成装置的权利要求 对于方法权利要求，应当按照方法流程的步骤详细描

17、述该计算机程序所执行的各项功能以及如何完成这些功能的 对于产品权利要求，应当具体描述该装置的各个组成部分以及其各个部分之间的关系，并详细描述该计算机程序的各项功能是由哪些组成部分完成，以及是如何完成的 对说明书的要求 说明书尽量规范，避免出现程序 技术方案中，程序执行的方法作为一个方法的具体实施方式， 对应该方法，进行装置化，对应于说明书中体现一个装置或系统的具体实施方式,涉及算法的发明专利,涉及单纯算法的发明属于专利法第25条第一 款第二项规定的智力活动的规则和方法 权利要求中包含有算法，满足以下两个条件则可以授予专利权 该算法应用到某一技术领域，并形成基于该算法的解决方案 基于该算法的解决

18、方案采用了技术手段，并解决了该技术领域的技术问题，获得了相应的技术效果,方法与产品权利要求对应,在全部或部分以计算机程序实现的发明专利申请中，通常采用方法权利要求对计算机程序所形成的某种处理或控制活动过程进行保护 权利要求书中还可以使用与之对应的产品权利要求，即以产品权利要求的形式来保护计算机程序流程 产品权利要求只有与方法权利要求的各个步骤完全对应一致的方式撰写时，才将这种产品权利要求理解为功能模块构架形式的产品，而不理解为实体装置 主题名称相对应 产品权利要求中的各组成部分与方法权利要求的各个步骤及其执行时序相对应,说明书撰写技巧,软件界面专利的两种方法（权利要求同） 写明如何生成计算机软

19、件界面的方法 写明软件界面具有的虚拟功能模块间的连接关系以及具有的功能 包含商业方法的软件专利（权利要求同） 需要将商业方法融合到系统或者装置中，即与硬件相结合，并写明实现商业方法的整个交互过程，如果还可以，最好将实施该商业方法带来的系统或者装置改变的地方写入说明书 对于包含网络协议的软件专利，在撰写说明书时，可以将该网络协议拆分成若干个交互过程，或者将能解决一个技术问题的单一交互过程作为一个实施例或者一件发明 对于包含算法的互联网专利，在撰写说明书时，最好在实施例中写明该算法运用的几个具体场景（或范例） 互联网领域中有很多简写相同的术语，但是实际上含义不同，需要注意，如ASP（电子商务中为A

20、pplication Service Provider “应用服务提供商”、但网页领域则为Active Server Pages 它是微软的“动态服务器网页”技术）,说明书撰写技巧,对于技术方案很明显的申请文件，撰写可以偏重于前台描述；对于技术方案不太明显（指易理解为智力活动规则）的案子，则最好从系统的角度，从信号流或者后台的方式进行描述 说明书必须清楚完整，如果技术方案中涉及到现有技术，也需要进行详细说明，实质上这也是技术方案的一部分，有些审查员可能会不太了解技术方案，对于说明书层次清楚是非常必要的 在背景技术的描述上，应该明确与现有技术所做的改进上，这样审查员在审查的时候才能一目了然，清晰

21、的知道本发明解决的技术问题 附图说明中流程图和模块图之类的最好不要使用“示意图（schematic diagram）”，而使用“方框图（block diagram）”之类的表述 附图中除了流程图、模块图之外，还可以增加数据流向图，来清楚的说明技术方案，以此可以表明技术方案的连贯性和技术特征的不可或缺性,说明书撰写技巧,对于装置/系统/模块部分描述，应当具体描述该装置装置/系统/模块的各个组成部分及其各组成部分之间的关系，并详细描述该计算机程序的各项功能具体是由哪些组成部分完成以及如何完成这些功能 对于方法流程步骤的描述，应当按照数据流向的形式详细描述各个流程步骤所对应的计算机程序执行的各项功能

22、以及如何完成这些功能 对于方法虚拟装置的互联网专利，在撰写说明书时，可以将与方法实施例不是完全对应的虚拟装置写入说明书中，使装置实施例就硬件产生实质性改进（审查指南第9章），则可以理解为主要通过硬件方式实现该解决方案的实体装置，而不是单纯的虚拟装置。,权利要求撰写技巧,对于权利要求书要从系统/模块/装置、方法等多方面进行，以便取证和维权 对于包含双方交互过程的软件专利，在撰写权利要求时，不仅要有涉及整个交互流程的独立权利要求，还应该从容易取证的一方或者前端一方来撰写独立权利要求，例如客户端和服务器端交互，还应该从客户端的角度来撰写独立权利要求，因为服务器端的动作通常属于后台，在诉讼中取证较为困

23、难 对于包含多方实施过程的互联网专利，在撰写权利要求时，需要将任意一方单独实施的方式包含在一个权利要求中，以便权利要求能够单独覆盖任意一实施方（如客户端、服务器、运营商、中间商） 功能性限定需要得到说明书的支持，对产品尽量避免使用功能或者效果特征限定。对于纯功能性限定的权利要求，尽量不要使用 对于方法虚拟装置的互联网专利，在撰写权利要求时，如果说明书中仅有方法实施方式，则写虚拟装置时需要与实现方法程序相对应，如果说明书中还有关于装置或者系统的实施方式，则可以考虑用不对应的方式限定装置或者系统，扩大保护范围,权利要求撰写技巧,在权利要求的上位过程中，诸如主语或者宾语的上位，需要有足够的实施例去支

24、撑；而且要注意，是否其他的主语也能实现本发明。在互联网领域，很多约定俗成的技术方案中，虽然没有提及主语，但是实际上是确定了只能有诸如服务器或者客户端来实现的 在权利要求中，对涉及编程平台或工具的限定需要慎重，对于其上位也需要确定，本申请的技术方案是否能够支持。比如，flash和siverlight，两者有很多功能是相同的，但是底层的架构和逻辑却不同 以计算机程序流程为依据，按照方法流程一一对应出虚拟装置权利要求。如果方法流程中的一个步骤 含有2个动作，则要分解虚拟成两个装置，如在方法权利要求中，有步骤为“发送并存储”，虚拟装置则要分开，不要写成“发送存储装置” 专利撰写过程中，权利要求可以进行上位，同时注意需要把重要的下位概念技术特征写入从属权利要求中，对技术方案进行全面的保护，如果只写在