外观设计的专利与商标保护.doc

外观设计的专利与商标保护谢小勇（国家知识产权局知识产权发展研究中心）外观设计本身的特殊性质，世界各国对外观设计保护的方式不尽相同。在我国，外观设计在知识产权法律保护中是一个比较特殊的保护对象，它可以受到专利法、商标法、著作权法、反不正当竞争法的不同程度的保护。比如，如果作为专利法中的发明创造，外观设计可以受到专利法的保护；而当外观设计在市场上具有可识别性而能显示商品来源时，又可以作为商标受到商标法的保护。也正是由于外观设计本身的特殊性质，我国主要是将外观设计作为专利进行保护的。根据现有知识产权法律体系，外观设计作为专利保护时与商标之间的重叠、冲突较之著作权、反不正当竞争法等之间的冲突更为明显，故研究外观设计专利与商标之间的联系与区别以及相互之间的冲突尤为重要。一、 外观设计专利与商标的区别（一）外观设计专利权、商标权的取得条件和程序不同根据专利法和专利法实施细则的规定，申请专利的外观设计必须具备下列条件：第一，不得违反国家法律、社会公德或者妨害社会公共利益。第二，新颖性，即同申请日以前在国内外出版物上公开发表过或者国内公开使用过的外观设计不相同或者不近似。第三，富有美感。第四，适于工业上应用，即该外观设计能够在工业生产中多次重复地再现，大批量地生产。取得外观设计专利权的程序如下：第一，外观设计专利申请权人依法提出外观设计专利申请。第二，审查和批准。我国对外观设计专利申请的审查、批准程序采用的是形式审查制度，即外观设计专利申请经初步审查没有发现驳回理由的，由专利局授予专利权。应当说明的是，对专利局驳回申请的决定不服的，可以在收到通知之日起三个月内，向专利复审委员会请求复审。 根据商标法和商标法实施细则的规定，经商标局核准注册的商标为注册商标，商标注册人享有商标专用权，受法律保护。申请注册的商标必须具备下列条件：第一，由文字、图形或者其组合构成。第二，应当有显著性，便于识别。第三，不得使用禁止使用的文字、图形，如带有民族歧视的、夸大宣传并带有欺骗性的文字、图形等。第四，同他人在同一种商品（含服务，下同）或者类似商品上已经注册的或者初步审定并公告的商标不相同，也不近似。取得商标权的程序如下：第一，商标注册申请人依法提出商标注册申请。第二，商标局依法进行审查。第三，初步审定并公告。申请注册的商标，凡符合商标法的有关规定的，由商标局初步审定并予公告。第四，异议。对初步审定的商标，自公告之日起三个月内，任何人均可提出异议。第五，核准注册。对初步审定并予以公告的商标，如果在法定期限内无人提出异议，或者经裁定异议不成立的，由商标局核准注册，发给商标注册证，并予以公告。应当说明的是：对驳回申请、不予公告的商标，申请人不服的，可以在法定期限内申请复审，由商标评审委员会做出决定，对商标评审委员会的决定不服的，可以自收到通知之日起30日内向人民法院起诉；对初步审定并予以公告的商标提出异议的，由商标局做出裁定，当事人不服的，可以在法定期限内申请复审，由商标评审委员会做出裁定，对裁定不服的可以在收到通知之日起30日内向人民法院起诉。（二）法律、法规对外观设计专利权、商标权的保护程序不同根据商标法第31条、第41条的规定，已注册的商标侵犯他人合法的在先外观设计专利权的，由商标局撤销该注册商标；其他单位或者个人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。商标注册人对商标局依照商标法第33条规定做出的撤销注册商标决定不服的，可以在法定期限内申请复审，由商标评审委员会做出决定。商标评审委员会做出维持或者撤销注册商标的裁定，对裁定不服的可以起诉到人民法院。有侵犯商标专用权行为之一的，被侵权人可以向侵权人所在地或者侵权行为地县级以上工商行政管理部门要求处理；也可以直接向人民法院起诉。根据专利法第45条、第46条和第57条的规定，自国家知识产权局公告授予专利权之日起，任何单位和个人认为该专利权的授予不符合专利法有关规定的，都可请求专利复审委员会宣告该专利权无效。专利复审委员会对申请人、专利权人或者无效专利权的请求人关于外观设计的复审请求与外观设计专利权无效的请求作出复审、无效决定。当事人对决定不服的可以起诉到人民法院。对未经专利权人许可，实施其专利的侵权行为，专利权人或者利害关系人可以请求专利管理机关进行处理，也可以直接向人民法院起诉。（三）法律、法规对商标权、外观设计专利权的保护范围不同根据商标法第37条、第38条和商标法实施细则第41条的规定，注册商标的专用权以核准注册的商标和核定使用的商品为限；禁止在同一种或者类似商品上将与他人注册商标相同或者近似的文字、图形作为商品名称或者装潢使用。根据专利法第59条第2款的规定，外观设计专利权的保护以表示在图片或者照片中的该外观设计专利产品为准。如果表示在图片或者照片中的外观设计专利产品与注册商标核定使用的商品为同一种类似产品，且该外观设计图形与该注册商标的图案相同或者近似，必然发生外观设计专利权与该商标权冲突的问题。二、外观设计专利与商标的重叠外观设计专利权与商标权的权利重叠本质上说是知识产权权利重叠的一种。知识产权权利重叠是指知识产权中不同权利在同一客体上的重合，且仅限于对同一客体由同一权利人享有不同知识产权的情况，不同的民事主体对同一客体分别享有知识产权的情况不属于权利重叠，实质上是权利冲突问题。具体到外观设计专利权与其它商标权的权利重叠，即是指在同一外观设计上，权利人同时享有知识产权中商标权的法律状态。从法律保护的角度看，也可以说是多部商标法对外观设计的重叠保护。一般说来，外观设计专利保护的是富有美感并可以在工业上应用的新设计，商标法保护的注册商标是一种商业上的标志，其作用主要在于区别商品或服务的产源，二者似乎不应重叠。但是事实上，二者也有一些共通与交叉。外观设计专利与商标在构成上都有形状和图案等要素，当外观设计具有足以区别产品来源的区别性，毫无疑问可以受到商标法的保护。尽管外观设计是为了美化产品外观，提高产品的竞争力，但是外观设计在使用中却可能也产生表明产品来源的标识性功能，如果属于不同权利人的外观设计专利和注册商标相同或相近似，就会混淆产品的来源，也就引发了二者之间的权利冲突。2001年为了入世的需要，我国商标法进行了修改，更加扩大了商标权与外观设计专利权冲突的机会。首先，商标法增加了对立体商标的保护。商标法第八条规定：“任何能够将自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品区别开的可视性标志，包括文字、图形、字母、数字、三维标志和颜色组合，以及上述要素的组合，均可以作为商标申请注册。”这里所规定的“三维标志”商标就是立体商标。我们大家所熟悉的美国可口可乐独特的曲线形饮料瓶就是作为立体商标注册的典型。作为外观设计专利保护的客体绝大多数是产品外观的立体形状，对立体商标的保护扩大了商标权与外观设计专利权重叠保护的范围。其次，在商标法第八条中增加了对颜色组合商标的保护。尽管单纯的色彩设计不能作为外观设计专利保护的客体，但是色彩确实也是外观设计的一个重要因素。如果一项外观设计专利的色彩，与他人在先相同或类似商品上注册的颜色组合商标的色彩相同或近似，也会构成对他人在先商标权的侵害。同样，如果颜色组合的商标所要求保护的色彩组合，与他人在相同或类似的商品上在先申请的外观设计专利要求保护的色彩相同或相近似，也会构成对他人在先外观设计专利权的侵害。另外，新商标法对驰名商标的特殊保护也扩大商标权与外观设计专利权的冲突的范围。我们知道，在我国外观设计专利的期限为10年，而我国规定注册商标的有效期虽然也是10年，但期满后需继续使用的可以申请续展注册，每次续展注册的有效期为10年，且续展次数没有限制，因此实际上可以无限期地受到保护。所以专利与商标的重叠保护对权利人来说是十分有利的。通过外观设计专利10年的保护，该外观设计经过市场上长期广泛的使用及深入的广告宣传，可能获得具有体现产品来源的区别性，也就是说，该外观设计专利经过长时间积极实用可能取得商标法意义上的第二含义，符合商标法第十一条规定的“经过使用取得显著特征，并便于识别”，可以注册受到保护。因此，我国某些已经长时间使用并体现出区别性的外观设计，也可以考虑提出申请立体商标注册而受到商标法的保护。当同一外观设计上出现外观设计专利权与商标权等知识产权重叠时，同一权利人是否能同时获得多部法律的重叠保护，在权利人合法权益受到侵犯时，该如何适用法律主张自己的权利。笔者认为，出现上述权利重叠的情况时，权利人就同一外观设计客体享有双重或多重权利，即我们承认同一外观设计的权利人可以同时受到多重知识产权法律的保护。但是，我们也应该明确，在发生侵权行为时，权利人在对某一特定侵权人诉讼时，不能同时主张多种权利，只可以自主选择其中一种对自己最有利的权利主张。当然，这种选择并不会影响权利人对另一侵权人诉讼时主张另一权利。三、外观设计专利权与商标权的冲突外观设计专利权与商标权的权利冲突，究其本质也就是知识产权间的权利冲突问题。知识产权的权利冲突即是指同一知识产权客体在某种条件下同时归属于多个不同主体所引起的权利间相互矛盾和抵触的现象。由于知识产权本身权利边界就比较模糊，现行立法还大多采取了各个知识产权单行立法模式，再加上经济利益驱动下商家的恶意竞争行为，使得这种权利冲突无论在国内还是国外都成为普遍存在的现象。这里探讨的外观设计专利权与商标权之间的权利冲突包括非恶意的权利冲突和恶意的权利冲突，而在目前的实践中，发生的冲突多为恶意的权利冲突。（一）冲突的表现形势上述论述看出外观设计和商标是两种截然不同的概念，但有些时候，商标和外观设计之间也有接触点存在。1把商标作为外观设计的主体例如在包装纸、购物袋、容器等上单独表现放大的商标时，如果把商标去掉，就没有任何残留的图案，这不是商标的使用状态，有与他人的权利相冲突的危险。例如：作为外观设计保护对象的物品的标签，因为标签是一个独立的物品，所以贴在任何物品上的小的纸签都可以视为独立的物品申请外观设计专利。这不是商标，因为商标不是产品。但是，把标签的全部图案来注册商标，当然可以获得注册。2使用状态利用商标的情况把商标作为外观设计的一部分，利用商标的使用状态。如香烟、奶油糖包装纸展开状态的图形作为包装的商标进行注册，而组合后的状态作为包装盒的外观设计可以成为专利的保护对象。3商标和外观设计融合，但可被认为是图案的情况如把许多个商标以散点图案的形式使用到产品设计上时，已不是商标的常规使用状态，而是商标和设计融合在一起的情况。虽然商标仍能明显地被识别出来，但可以作为图案来处理。包装纸是属于外观设计保护范围的，当把商标的标志作为连续图案使用在包装纸上时，就不能起商标本身的功能了，而是作为包装纸的外观设计了。4商标的图案消失的情况当商标的图案融合到外观设计的图案中，已不能清晰地辩别出商标的图案时，也就不会产生权利冲突。如钢笔夹子，作为外观设计是没有问题的，但有时把夹子制成箭尾形的同时作为钢笔的商标，这种把商标立体化使用，如果在夹子表面上刻印上箭尾的标志作为商标使用是没有问题的，而将箭尾作为夹子自身形状的情况下，不能认为是立体商标。由上分析，可知外观设计专利权和在先申请的商标发生冲突的场合只会在(1)、(2)的情况下才可能发生，此时，如果实施后申请的外观设计，造成把商标在指定产品上使用，如果先注册的商标在指定产品上使用，也形成对后申请的外观设计的实施，因而发生了冲突关系。上述（1）、（2）情况为特殊的情况，一般外观设计专利权和商标权不发生冲突。因为外观设计是指对产品的形状，图案或色彩及三者的结合对物品自身的外形进行的设计，而商标是在指定商品上使用标记，是附在商品上的东西，不是产品自身外形的设计。但也不是绝对没有的，如（4）所指的钢笔的商标箭尾，同时钢笔的夹子的外观设计也做成箭尾形状，从图形来看是相同或相近似的，一方是作为商标附在钢笔上，另一方是钢笔夹的外观设计，两者是互不侵犯的。这里的钢笔的商标箭尾的图形做在立体的钢笔帽夹上，也是箭尾形的钢笔夹附在笔上的商标，此时笔夹的外观设计的意义不明显了，两者发生冲突时。作为后申请的外观设计的实施侵害了先注册的商标权。（二）冲突解决的原则外观设计专利权与其它知识产权（主要指著作权和商标权）权利冲突的解决，应该遵循知识产权权利冲突解决的一般原则。目前公认的解决原则主要有以下两个：1保护在先权利原则这是解决知识产权权利冲突的基本原则。保护在先权利原则要求在后权利的创设、行使不得侵犯在此之前已依法产生且受法律保护的在先权利。这里所说的“在先权利”是指同一客体上依法先产生的权利。就知识产权客体而言，知识产权的独占性决定了在很多情况下相同客体上的不同权利人享有的知识产权相互抵触和排斥。发生冲突时，产生在先的应受到保护，产生在后的则不能对抗产生在先的知识产权。在先权利必须是合法的，而且在先权利的效力范围应当与在后权利有重叠，否则，也就不会发生冲突。在某些非恶意的权利冲突情形也需要适用保护在先权利原则。例如，外观设计专利申请人独立创作的设计方案的全部或者部分与他人的注册商标相同或者相近似，为了防止使公众产生混淆，该外观设计专利权也可能被撤销。在大多数情况下，如果在后权利是合法存在的，该权利的行使可能侵犯他人合法的在先知识产权，那么这种权利的行使就会受到限制。这就要涉及到下面所说的权利的适度限制原则。当然，保护在先权利并不等于必须撤销“在后权利”。当在后权利具有重大价值，且并不损害在先权利人根本利益时，可以经在先权利人许可使用解决冲突或许效果更好。2权利的适度限制原则权利适度限制原则在解决无瑕疵的权利冲突时运用得较多。知识产权冲突是以同一客体上衍生不同的权利分属不同主体为前提的。对于无瑕疵的权利冲突情况，先后产生的权利都是形式和内容上合法的，任何一方权利人都无权请求撤销另一方的权利。这时，法律只能对知识产权进行适度的限制，兼顾各方利益，使不同的知识产权各得其所，使知识产品得到最有效的利用。依据解决权利冲突的基本原则，在外观设计专利权与商标权发生权利冲突时，应该按以下情形处理。1商标权为在先权利的情况商标权为在先权利：如果外观设计申请人经商标权人许可将其商标运用在自己产品的外观设计中并申请了专利，则商标权人和专利人在各自法律规定的范围内行使权利，不发生权利冲突；如果外观设计申请人未经商标权人同意擅自将其商标的全部或部分用在自己产品的外观设计上，并获得了专利，则依据保护在先权利原则，商标权人可申请撤销其专利权；如果外观设计申请人独立创作的外观设计与他人的注册商标相同或相近似，足以造成产品的混淆和误导，依据保护在先权利原则，该外观设计应该被撤销。2外观设计专利权为在先权利的情况商标权为在后权利：商标法中也明确规定了申请注册的商标“不得与他人在先取得的合法权利相冲突”。如果商标申请人经外观设计专利人许可，将其设计的全部或部分用在自己的商标上，则在各自法律保护范围内行使权利；如果商标申请人出于不正当竞争目的未经专利人许可在自己的商标中使用该设计，则依据保护在先权利原则，应该被撤销；如果商标权人独立创作的商标与外观设计专利权人的外观设计的全部或部分相同或相近似，足以造成混淆侵害专利权，则也应该被撤销。（三）冲突解决的途径我国对于外观设计专利权的授权只进行初步审查，一般不可能调查是否与在先权利相冲突，同样，对于商标权的授权也不可能调查是否与在先权利相冲突，因此，目前解决外观设计专利权与其它知识产权的权利冲突问题，主要还是在授权后进行。分别阐述如下：商标权人认为外观设计专利权人侵犯其合法在先商标权的，可以通过以下途径解决：一是根据商标法的规定向人民法院请求保护商标权不受侵犯；二是根据商标法及其实施细则的规定向工商行政管理机关请求保护自己的合法权利。在取得生效判决或处理后可根据专利法及其实施细则的规定向专利复审委员会申请宣告外观设计专利无效，不服专利复审委员会决定的可再提起行政诉讼进行司法审查。外观设计专利权人认为商标权人侵犯其合法在先专利权的，可以通过以下途径解决：一是根据专利法的规定向人民法院请求保护专利权不受侵犯；二是根据专利法及其实施细则的规定向专利管理机关请求保护自己的合法权利；三是根据商标法及其实施细则的规定向商标评审委员会请求撤销注册商标，不服商标评审委员会决定的可再提起行政诉讼进行司法审查。总之，冲突解决途径有两种：一是可以通过行政途径或司法途径解决侵权纠纷，制止侵权，并得到相应的救济。其次，可以向专利复审委员会、商标评审委员会请求宣告该外观设计专利无效、撤销注册商标。对于这两种情况，从保护当事人诉权、减少诉累的角度，人民法院都应当予以受理。受理之后，根据现有法律，在作出判决之前，通过由最高人民法院作出司法解释的方法，解决现行法律、法规之间的不协调，也可以摸索，通过司法判例，对权利冲突作出明示，以供司法解释及立法解释时参考，使这类纠纷尽快在司法实践中走出困境。 如果简单地以第一种情况法院无法就权利冲突作出判决，申请专利的行为又不构成侵犯在先权利，不予受理；以第二种情况不属于法院受理的行政纠纷案件，不予受理；而在这两种情况下，专利复审委员会也均不予受理，就会使当事人走入迷途，也有损法律的严肃性。现行冲突解决机制存在