（经济法学专业论文）我国实用新型专利审查中的问题与对策研究.pdf

，6 7 7 4 3 9 摘要 在我国，实用新型专利作为三大专利之一，以费用低、授权周期短的特点， 吸 引了许多申请人去申请，其申请量居三种专利申请量之首，而这其中绝大部分又是 国内申请。 但从目前三种专利申 请量比较来看， 近几年实用新型专利申请量的占有 率呈现下降趋势。 占有率的下降由多种因素决定， 其中专利权的稳定性是主要原因， 而专利权稳定性直接由审查制度决定。 因此， 如何进一步完善实用新型的专利审查， 使之一方面保持其固有的“ 短、 平、快”的 特点， 另一方面又确保其真正实施的专 利权的稳定性，从而更好地为我国民 族产业服务， 是当前巫待研究的一个课题。 本文介绍了我国实用新型专利申 请审查制度的发展过程， 通过列举笔者在实践 中所遇到的几个典型案例， 分析了目 前的审查现状及存在的一些问题， 并参考德国、 日本等较典型国家的实用新型审查现状， 对如何进一步完善我国实用新型专利申 请 的初步审查制度做了分析:为了能够对实用新型专利权进行合理认定与有效保护， 笔者针对我国实用新型审查制度所存在的问题提出了几点建议: 加大实用新型专利 审查的宣传力度， 让社会公众了解专利审查制度与专利授权过程; 建议申请人在申 请之前进行查新检索， 提高专利申 请质量: 进一步完善授权后程序， 在提高审查 速 度的同时，注重提高审查质量，建立信誉高的实用新型专利审批制度;从我国的实 际出发， 建立与我国产业政策相协调、与我国的经济发展相适应的服务于我国利益 的实用新型专利审查制度。 关键词:专利 实 用新型 初步审 查 检索 报告 来绍丫 、 7 - 师尚 念 勿全文公布 ab s t r a c t i n c h i n a , t h e u t i l i t y m o d e l p a t e n t i s o n e o f t h e t h r e e p a t e n t s , i t h a s t h e c h a r a c t e r i s t i c o f t h e l o w i n g f e e a n d t h e q u i c k l y b e i n g g r a n t e d . t h e ma j o r i t y o f t h e u t i l i t y mo d e l a p p l i c a t i o n i s d o m e s t i c . a n a l y z e t h e t h r e e p a t e n t a p p l i c a t i o n s ， w e k n o w t h e p r o p o rt i o n o f t h e u t i l i t y m o d e l a p p l i c a t i o n t e n d t o d e c l in e . t h a t i s d e c i d e d b y m a n y f a c t o r s , b u t t h e p a t e n t s s t a b i l i t y i s t h e m a i n r e aso n . i t i s d i r e c t e d b y t h e e x a m i n a t i o n s y s t e m. ma d e i t h a s t h e f e a t u r e s o f q u i c k l y b e i n g g r a n t e d o n o n e h a n d , a n d o n t h e o t h e r h a n d t o e n s u r e u t i l i t y m o d e l p a t e n t s s t a b i l i t y , s o i t i s u r g e n t t o i m p r o v e p a t e n t e x a m i n a t i o n o f u t i l i t y m o d e l a n d m a k e i t s e r v i c e t o t h e n a t i o n a l i n d u s t r y . t h i s a r t i c l e i n t r o d u c e s t h e p r o c e s s o f t h e u t i l i t y m o d e l e x a m i n a t i o n d e v e lo p m e n t . a n a l y z e t h e p r e s e n t u t i l i t y m o d e l e x a m i n a t i o n s y s t e m a n d s o m e f o l l o w i n g p r o b l e m s t h r o u g h c i t in g s o m e r e p r e s e n t a t i v e c a s e s , a n d p r o p o s e s o m e s u g g e s t i o n s b y r e f e r e n c i n g t o f o r e i g n c o u n t r y s e x p e r i e n c e s . i n o r d e r t o h a v e a r e a s o n a b l e j u d g e m e n t a n d e ff e c t i v e p r o t e c t i o n f o r t h e u t i l i t y m o d e l p a t e n t , t h e s e s u g g e s t i o n s a r e a s f o l l o w s . f i r s t , s t r e n g t h e n t h e p u b li c i t y w o r k o f t h e u t i l i t y m o d e l e x a m i n a t i o n s y s t e m , a n d s o t h e p e o p l e k n o w t h e p r o c e s s o f t h e a p p l i c a t i o n b e i n g g r a n t e d . s e c o n d , t o e n h a n c e t h e p a t e n t a p p l i c a t i o n q u a l i t y , a d v i s e t h e a p p l i c a n t s e a r c h th e p e r t i n e n t p r i o r a rt b e f o r e f i li n g u t i l i t y m o d e l . t h i r d , i m p r o v e t h e s e a r c h r e p o r t s y s t e m t o b u i l d c r e d i t s t a n d i n g e x a m i n a t i o n s y s t e m . f i n a l l y , p e r f e c t i n g o w n e c o n o m i c d e v e l o p m e n t , t h e u t i l i t y m o d e l e x a m i n a t i o n s y s t e m m u s t b e b a s e d o n o u r a n d ma k e t h e p a t e n t l a w a n d r e l e v a n t s y s t e m s e r v i c e t o i t s c o u n t y s e c o n o m y p r o f i t . k e y wo r d : p a t e n t , u t i l i t y m o d e l , p r e l i m i n a r y e x a m i n a t i o n , s e a r c h r e p o rt 1 实用新型制度的发展及初步审查 1 . 1实用新型与中国实用新型制度的发展 德国、日本是实行实用新型制度最早的两个国家。自德国于 1 8 9 1年制定并颁 布了 世界上第一部 实用新型保护法以来， 实用新型作为一种专利制度已 经走过 了1 1 0 多年的历程。到目 前为止，实用新型专利制度已 经为日 本、韩国、菲律宾、 台湾、马来西亚、法国、意大利、西班牙、希腊、奥地利、巴西、墨西哥、澳大利 亚、乌拉圭和非洲知识产权组织成员国 等4 7 个国 家和地区采用 。实用新型在不同 的国家和地区之间涵义有所不同，它类似于发明，因此，在有的国家它被称为“ 小 专利”或 “ 革新专利” ，例如，澳大利亚:荷兰、比利时、爱尔兰以及我国的香港 特别行政区称实用新型为 “ 短期专利” ;法国、马来西亚称其为实用证书或实用革 新2 : 我国 称实用新型专利。 对于实用新型专利申 请各国 所采用的审查制也不同， 例 如: 法国目 前是半审查制， 即“ 初步审 查” 加“ 新颖性检 索” 的 审查 方式 3 ; 德国 采 用的是 “ 注册” 加 “ 检索报告” ;奥地利采用的是“ 形式审查加检索报告” ;日本最 早采用的是实质审查制，后于1 9 9 3 年改为“ 注册登记” 加 “ 技术评价报告” ;我国 采用的是 “ 初步审查”加 “ 授权后的检索报告”制。 专利法及其相应的专利制度是为一国利益所服务的， 这已是不争的事实， 例如: 美国的先发明制实质上只是针对国内申 请，只承认本国人的发明日 作为申 请日， 而 对于国外申 请而言实质上并不承认发明日 作为申请日， 这是从保护关国人自己的利 益出发的;再如:2 0 0 3 年日 本专利局 ( 简称j p o )为了使高新技术得到及时授权和 强有力的保护，实现不逊于国际水平的快速、准确的审查， 扼制审查期限长期化倾 向， j p o制定了2 0 0 3 至2 0 0 5 年 度“ 专利战略计划 ( 暂定名) ” 4 ， 在确保一定 数量 ， 国家知识产权局组织编写， 张清奎主编 专利审查概说 知识产权出 版社， 北京， 2 0 0 2 年1 0 月第一版: 6 3 z p e t t y p a t e n t s ( u s a n d f o r e i g n p a t e n t p r a c t i c e ) . h tt p :/ w w w . l a d a s .c o rw p a te n t s 郑松宇. 关于我国 专利法及其实施细则第二次修改的建议 知识产权，1 9 9 7 . 1 : 3 5 国 外 知 识 产 权 信 息h tt p l / w w w .s i p o .g o v .c n 的审查员的同时， 扩大检索外包。因此每个国家对实用新型所采用的审查方式都是 与该国的科技、经济发展以及本国的国家利益相适应的。自 1 9 8 5年我国施行专利 制度以来， 中华人民共和国专利法( 以下简称 “ 专利法” )第 2条明确规定了专 利法所称的发明创造是指发明、实用新型和外观设计，也就是说自从中国施行专利 制度，就有了实用新型专利。从那时起，有关专家人士就对实用新型专利采用什么 样的审查方式进行了十分有益的不断探索，审查模式也经过了多次改变。 中国实用新型专利制度是以德国实用新型专利制度为蓝本建立起来的，其基础 框架是由保护对象、审查体制和审查程序三大块构成。 中华人民共和国专利法实 施细则( 以 下简称 “ 实施细则” )中规定实用新型专利的保护对象为具有形状、构 造的产品发明;实用新型专利的审查体制为初步审查制;实用新型专利所采用的审 查程序为即时审查制。 在专利制度的最初发展阶段，没有统一的国际标准，各国在 立法时均根据本国经济发展情况作出适于本国国情及有利于本国经济发展的规定。 因此， 我国的实用新型专利制度并不是一开始就一帆风顺，而是经历了探索一发展 一再探索一再发展逐步完善的过程。 在实用新型专利制度发展的近 2 0年中，其审 查模式进行了多次调整，在专利法的两次修改中对相应部分作了进一步的完善，另 外对审查指南及行政公告也做了相应调整。实用新型专利审查模式的调整与改变， 使实用新型专利制度更进一步适应了我国经济的发展。 从设置实用新型制度的国家发展趋势来看， 不审查制是实用新型制度发展的趋 势5 ， 其好处是加速了申 请的授权。由 于实用新型科技含量低、 寿命周期较短， 进入 市场很快容易被复制，因此希望尽早授权是每一个实用新型申 请人的最大愿望。 实 用新型专利不象发明专利， 发明专利主要是对一些更重要的技术进行保护， 而对于 那些创造性不足的小发明， 申 请人可以 选用实用新型专利进行保护” 。 wi p o的 统计 数据表明， 在许多国家中广泛利用实用新型专利的是本国人而不是外国人，其中的 一个原因是在许多国家中实用新型的申 请费 用比发明专利的申 请费用低7 。在我国， 5 c u r r e n t s i t u a t io n w o r ld w id e o f p e t ty p a t e n t s ( u s a n d f o r e i g n p a t e n t p r a c t ic e ) . h tt p :/ / w w w .l a d a s .c o m / p a t e n t s 0 b r a d s h e r m a n a n d l io n e l b e n t l y . t h e m a k in g o f m o d e m i n te l le c tu a l p r o p e rt y l a w . c a m b r id g e s t u d i e s i n in t e ll e c t u a l p r o p e rt y r i g h t s . c a m b r i d g e u n iv e r s ity p r e s s : 1 1 0 a n n u a l r e p o rt ( 2 0 0 1 ) . h t t p :/ / w w w .w ip o ,in t/ s m c / ip es b u s i n e s s / u t i l it y m o d e l 作为三大专利之一的实用新型专利的申 请量约占总专利申 请量的4 6 . 3 1 %( 1 9 8 5 年4 月1 日 一 2 0 0 3 年6 月3 0 日 的平均占 有率) “ ， 这说明实用新型专利对申 请人来说还 是非常有吸引力的。 加入wt o后，为了 适应国际国内 形势的变化， 使我国 经济、贸易与世界进一 步接轨，也为了进一步健全和完善专利保护的法律环境，更好地发挥实用新型专利 制度的作用，使实用新型专利制度更好地为我国科技、经济服务， 进一步完善我国 实用新型专利保护制度就显得十分必要。 1 . 2中国实用新型专利审查制度的现状 专利权是因发明创造依法获得的一种权利， “ 保护发明创造专利权”是专利法 的核心， 我国专利法第一条开宗明义点明了我国用单一的授予专利权的形式保护发 明 创造 9 ， 也就是说它不是自 然获得的， 而是要依照法定的 程 序， 经审 查符合 法定条 件的才能取得。因此， 可以说专利审查是获得专利权的关键环节。目 前， 人们对于 实用新型专利保护制度的 评价褒贬不一。由 于实用新型专利申 请费用低， 授权周期 短， 所以吸引了 相当多的申 请。但是，山于目 前对于实用新型专利申 请采用的初步 审查制度本身还不是非常完善， 对社会造成了一些不良 影响， 使专利在人们心中的 信誉有所下降。 实用新型专利申 请采用初步审查制， 专利局仅对申 请文件进行格式审查和明显 实质性缺陷的审查，经实践证明，这种制度基本符合目 前我国的科技、经济发展。 但从目 前三种专利申 请量比较， 实用新型专利申 请量的占 有率呈现下降趋势，1 9 9 6 年一2 0 0 2 年的占有率分别为4 8 .2 8 %, 4 3 . 8 9 %, 4 2 . 1 3 %, 4 2 . 8 3 0%, 4 0 .3 2 %, 3 9 . 1 6 y o , 3 6 .8 8 1 ，年平均增长率仅为1 1 . 1 % ， 较发明专利( 1 8 .8 %) 及外观设计专利( 2 1 .5 % ) 的平均增长率均低。 占有率的下降由多种因素决定， 但专利权的稳定性是主要原因。 造成所获得实用新型专利权不稳定是由于实用新型专利在授权之前不对该申请进 统计 信息h t t p :l / w w w . s ip u .g o v .c n 国家知识产权局条法司著. 新专利法详解. 2 0 0 1 年8 月第一版， 北京， 知识产权出 版社，2 0 0 1 . 8 出版 行查新检索，不判断其新颖性、创造性，因而出现一些不具有 “ 三性”的中请被授 予了专利权。虽然专利法第二次修改在实用新型专利申请授权后，增加了检索报告 制度，进一步完善了实用新型的保护，对于专利权稳定性的保证起到了一定作用， 但就实用新型的检索报告法律效力而言，实践证明其存在需进一步完善的地方。 实用新型专利不象发明专利， 其相关法律在国际上并没有很好地协调，每个国 家都在自己的区域内设置了 独立的一套体制 。 。 世界上设置实用新型专利制度的国 家有许多，每个国家都根据自己的国情选用不同的审查方式，也根据自己的科技、 经济发展在逐步修订、完善自己的审查方式。日本在 1 9 0 5年实施实用新型专利制 度的目 的在于保护技术水平低的小发明，当时采用的是实质审查制， 但多年来专利 申请量居高不下，且由于实质审查周期长，因此造成了大量的积压;日本政府考虑 到小发明的产品市场寿命一般较短， 实质审查己经不适应市场的要求， 于是于1 9 9 3 年制定了新的实用新型法， 对实用新型专利申 请采用注册登记制度，旨在快速保护 那些要尽早实施而其寿命周期又较短的方案的权利， j p o仅仅对申请文件进行形式 要求或基本要求的审查， 合格后即可被授权， ， 通过简化审查， 提高了 速度， 2 。 我国 自1 9 8 5年施行专利制度以 来，对实用新型专利审查制度进行了十分有益的探索， 许多专家人士纷纷献计献策， 提出了许多好的建议， 有一些建议己被专利法的两次 修改 所 采纳。 比 如: 第二次 修改 ( 2 0 0 1 年7 月1 日 起 施行) 的 专利法废止了 原中国 专 利局第 2 7号公告，增加了授权之后由专利权人提出的检索报告制度，取消了专利 复审委员会对实用新型专利的终局决定权。 虽然专利法的两次修改使实用新型专利 中请的审查制度得到进一步的完善， 但是，由于我国 专利制度建立较晚， 许多问题 处于学习和摸索阶段，再加上我国经济飞速发展， 立法上常常出现一些滞后。国内 一些学者及知识产权方面的相关人士在此方面也做了大量的探讨， 对进一步完善实 用新型专利申请的初步审查提出了很好的建议。 但是为了使实用新型专利制度继续 0 c o m m i s s i o n o f t h e e u r o p e a n c o m m u n i t i e s . 人 m e n d e d p r o p o s a l f o r a e u r o p e a n p a r li a m e n t a n d c o u n c i l d ir e c t iv e ( a p p r o x im a t in g t h e l e g a l a r r a n g e m e n t s f o r t h e p ro t e c t i o n o f i n v e n t io n s b y u t i l it y m o d e l ) .b r u s s e l s , i 2 .0 7 . 1 9 9 9 ,.c o m ( 1 9 9 9 ) 3 0 9 f in a l / 2 ,9 7 / 0 3 5 6 ( c o d ) ， 本实用新型法第 1 4 条 ， 2 4 a 许斤 _ 日 本专利法和实用新型法概论， 发明协会亚洲太平洋工业所有权中心 发挥其优点，更加适应我国的经济发展，系统研究实用新型专利申请的初步审查制 度就显得十分必要和重要。 实用新型专利申请的初步审查制度是否适应我国的经济发展是由许多不确定 因素决定的，例如，一段时间的专利申请量;某一技术领域的突飞猛进发展;产业 结构的调整以及社会和大众的熟知程度等许多动态因素都影响着这一制度的发展， 而这些动态因素又有许多是不可预测的。因此，我们必须适时、适当不断调整、完 善我们的审查制度，以更进一步为我国经济发展服务。 鉴于实用新型在我国专利申请中占主导地位，其申请量、国内申请所占比例、 无效请求量 ( 参见表 1 - 1 )均高于发明专利申请，出现的问题也较多，因此，如何 进一步完善实用新型的初步审查制度， 使之更好地为我国民族产业服务， 是当前急 待研究的一个课题。 本文拟通过理论研究并结合具体的相关案例分析目前我国实用新型专利审查 制度的现状及出现的一些问题，结合国外较典型的作法， 针对所存在的问题提出解 决办法，对如何进一步完善我国的实用新型专利申请的初步审查制度进行科学分 析，使之能够对实用新型专利权进行合理的认定与有效的保护。 表1 - 1 1 9 9 8 年一 2 0 0 2 年三种专利提无效请求量， 3 发明实用新型外观设计 n 计件数百分比件数百分比件数百分比 1 9 9 8 年 4 26 . 6 %3 3 95 3 . 3 %2 5 54 0 . 1 %6 3 6 1 9 9 9 年 4 45 . 6 2 %4 4 05 6 .2 %2 9 93 8 . 1 8 %7 8 3 2 0 0 0 年 5 34 . 4 4 %6 2 25 2 . 1 %5 1 94 3 . 4 6 %1 1 9 4 2 0 0 1 年 7 55 . 7 %6 0 54 6 . 0 %6 3 64 8 . 3 %1 3 1 6 2 0 0 2 年1 3 07 . 4 2 % 7 5 64 3 . 1 5 %8 6 64 9 . 4 3 %1 7 5 2 1 .3中国专利法中实用新型初审制的含义 专利法第 4 0条规定 “ 实用新型和外观设计专利申 请经初步审查没有发现驳回 ，3 汇总中华人民 共和国国家知识产权局各年的年度报告. 北京. 知识产权出 版社电子制印中心 理由的，由国务院专利行政部门作出授予实用新型专利权或者外观设计专利权的决 定，发给相应的专利证书，同时予以登记和公告。 ” ，也就是说实用新型专利申请实 行的是初步审查。专利法实施细则第 4 4条又进一步规定，所说的初步审查内容包 括格式审查和明显实质性缺陷的审查。 也就是说我国的实用新型初步审查不仅仅是 审查著录项目、申请文件是否齐全的一个格式问题，对于是否属于专利法实施细则 第 4 4条规定的明显实质性缺陷也是初审制必须审查的内容，这里包括是否属于保 护客体、是否充分公开、 是否修改超出原始申 请文件公开的范围、是否重复授权以 及是否满足单一性等问题，即这里的初步审查与格式审查不完全一样。同样，实用 新型的初步审查与发明的实质审查也是有明显区别的。 发明专利申请经十八个月后 公开，审查员需对己 有技术进行检索后，根据检索到的对比文献来判断申请的 “ 三 性”问 题， 然后决定授权与否; 而决定一份实用新型专利申 请是否能够授权不需要 进行检索。显然，实用新型的初审也不同于发明的初步审查，发明的初审仅限于请 求书、说明书、权利要求书的格式，并不审查申请文件的技术内容。综上所述，我 国的实用新型初审制是一种独具特色的审查制度，多年的实践证明，实用新型初审 制促进了我国专利事业的发展，符合我国国情，在我国的科技发展、经济建设方面 发挥了重要作用。 1 .4实用新型初审制的内容 1 .4 . 1实用新型初步审查的基准 自 从我国专利法实施以来，最初由于对初步审查缺少认识， 所以主要是格式审 查;后来由于授权质量不高引起社会上强烈反应，又将格式审查改为全面审查;随 着申请量的加大， 全面审查逐渐不适应实用新型专利保护的要求， 这时提出了强化 初审、以技术方案为中心的审查，即从背景技术、发明目的到技术方案、技术效果 的审查， 此时并没有将对权利要求的审查放在重要位置，实践中出现了在后续程序 中无法对申请的保护范围作出准确的判断，因此又将审查的重点转为以权利要求为 中心， 4 。 经多年的实践证明，以 权利要求为中心的审查模式符合专利法的要求， 并 且也最大程度地符合申请人的利益。审查方式的变化， 说明权利要求书在一份申请 文件中的重要地位，细则第6 8 条规定: “ 在无效宣告请求的审查过程中，发明或者 实用新型专利的专利权人可以修改其权利要求书，但是不得扩大原专利的保护范 围。 ” 北京市高级人民法院颁布的 专利侵权判定若干问题的意见 ( 试行) 第 1 条明确指出: “ 发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说 明书及附图可以用于解释权利要求，但说明书及附图的内容不能引入权利要求。 ” 那么对权利要求书的审查， 审查员又掌握到什么程度呢?什么样的权利要求既 符合专利法的相关要求， 又对申请人有利?什么样的权利要求虽然没有违反专利法 的规定，但却没有更好地保护申请人的利益?在不对现有技术进行检索的情况下， 审查员的掌握标准是什么呢? 专利法实施细则第 4 4条列举了审查员驳回一件申请依据的相关法律条款，笔 者总结了一下目 前审查员对一件实用新型专利申请的大致审查过程。 首先，当审查员对一件实用新型专利申请进行审查时，先看请求书、申请文件 等是否符合格式上的要求， 有代理委托的还需判断委托书是否和请求书的相关内容 一致。然后，就进入判断申请文件的实质内容。其实一份专利申请质量的高低，主 要取决于其实质内容。而这一实质内容又包括两部分， 一部分是专利申 请的技术含 量高低，一部分是申请文件的撰写水平。对于技术含量不高的发明创造，文件撰写 得再好，也不可能是一份很好的专利申请;而对于那些发明创造水平较高， 如果申 请文件撰写得不好，尤其是权利要求撰写水平不高，也不是一份很好的专利申请。 1 . 4 .2实例分析权利要求撰写的重要性 ( 1 )独立权利要求写入过多的非必要技术特征，造成保护范围很窄 实践中此类案件很多， 原因也有所不同， 有的是申请人不会撰写， 将发明的所 有特征包括螺丝、螺母、尺寸等全写在一项权利要求中;有的是申请人或代理人为 14 唐华明. 论实用新型专利审查的有关问 题. i n : 国家知识产权局专利局审查业务管理部编. 专利审查业务实践 知识产权出 版社，2 0 0 2 年 1 月第一版: 4 1 5 了尽快授权有意将权利要求写得很小。中请专利是以维护权利、获得有效专利保护 为日的，应避免仅仅为了获得专利证书去申请专利。 在这种情况下， 虽然所获取的专利权不容易被无效掉， 但由于权利要求中写入 了过多的非必要技术特征， 造成专利的保护范围缩小。一个保护范围很窄的权利要 求被授权后，第三人稍加改动就会逃避侵权的 “ 罪名” ，此时的专利权并没有对权 利人起到真正的保护作用。 北京市高级人民法院在 专利侵权判定若干问题的意见 第 5 4条规定 “ 对于发明高度较低的实用新型专利，一般不适用多余指定原则确定 专 利保护范围” ，也就是说法院在判定实用新型专利权侵权纠纷时，是严格按照权 利要求的撰写内容为准， 并不采用多余指定原则。多余指定原则自身与专利保护范 围的确定性之间存在着矛盾，当法院在侵权纠纷中适用多余指定原则时，原来的专 利保护范围就会被破坏， 而处于不确定状态。实践中法院适用这一原则也是非常慎 重的。因为若法院轻易省略专利局审定的权利要求中的技术特征，实际上等于否定 专利局在专利审查过程中所作的努力，同时专利法上关于文书撰写、提交、审查、 授权等环节的系列规定就失去意义， 5 。 那么， 我们从专利审查的原则分析审查员在审查的过程中是否适用 “ 多余指定 原则” 。申请人撰写权利要求，请求保护范围的大小由申请人自己决定，体现了申 请人的意思自治，是申请人的权利自由处分的结果。 但是，是否被授予同样大小范 围的专利权是由专利法等相关法律决定的。 专利审查原则是兼顾申 请人和社会公众 的利益，设置专利法的目的在于保护申请人的发明创造，经审查没有发现驳回理由 的授予专利权。因此保护范围较小的权利要求，审查员一般不会主动要求申请人去 修改，因为在权利人和一般的社会公众之间， 应该是权利人自己来承担自己能够预 见而没有主动避免的失误所带来的后果 6 ; 但当申 请人要求保护的范围大于其发明 创造时，即大于说明书公开的范围时就侵犯了社会公众的利益， 此时审查员就会要 求申 请人缩小权利要求的保护范围 7 。申 请人可以 对其发明提出 权利要求保护， 但 p a n d u i t c o r p . v . d e n n i s o n m f g .c o . , 8 1 0 f . 2 d 1 5 6 1 , 1 5 7 6 , 1 u .s . p .q . 2 d 1 5 9 3 , 1 6 0 3 ( f e d .c i r ) 的判决意见 s a g e p r o d u c t s , l n c . v . d e v o n i n d u s t r ie s , l n c ., 1 2 6 f .3 d 1 4 2 0 ,4 4 u .s .p .q . 2 d 1 1 0 3 ( f e d .c i c 1 9 9 7 ) 刘国 伟. 多余指定原则之我见 电 子知识产权， 2 0 0 2 . 1 : 3 9 是审查员可以 依法缩小这一保护范围 或者拒绝这一要求 8 。 ( 2 )独立权利要求保护范围过宽，而又没有相应的从属权利要求 这样的案例在审查实践中碰到过一些。例如:一件申请只有一项权利要求，其 包括a + b + c三个特征，没有从属权利要求，其中c为上位概念，申请人在说明书 中写明了实现c的所有的实施例，在这些实施例中有己知技术a ，也有申 请人自己 构思发明的技术 b 。对于只有上述这样的一项权利要求的实用新型申请而言，虽然 权利人的保护范围较大，但授权后若无效请求人检索到一篇公开了 a + b + a特征的 对比文献，则独立权利要求就没有新颖性。所以建议申 请人在申请时，独立权利要 求的范围可以写得大一些，但一定要有相应的从属权利要求对其作进一步的限定。 ( 3 )申请人对现有技术作出贡献的技术特征没有写入到权利要求中 专利法实施细则第 2 1 条第 2 款规定 “ 独立权利要求应当从整体上反映发明或 者实用新型的技术方案，记载为达到发明或者实用新型目的的必要技术特征” 。然 而实践表明，审查员在依据实施细则第2 1 条第 2 款规定的实际审查操作中存在着 困难。由于在实用新型初步审查中，不对现有技术进行检索，审查员通常根据说明 书中所描述的背景技术、发明内容来判断实用新型专利申请的发明点所在。 对于有 多个发明目的的申请，申请人可能在权利要求中只写了实现其中一个发明目的的技 术特征， 这样当申请授权后若所要求保护的又恰恰相对于现有技术没有新颖性， 那 么申请人相当于什么权利也没有获得。 虽然可能实现另一个发明目的的技术方案相 对于现有技术来说具有专利性， 但是，当申请授权之后，专利权人是没有机会将原 来没有写入权利要求中的内容补进去的。这种类型的案例还如，对于有多个实施例 的发明，申请人只在权利要求中写了一个实施例， 而没有要求对其它实施例进行保 护，这样当这个实施例相对于现有技术不具有专利性时，其它的实施例又得不到保 护，这对申请人是非常不利的。结果是申请人无偿将自己的发明贡献给社会，而自 己却得不到回报。 c 4 )权利要求撰写不当造成保护范围较小 i s k e it h e .m a s k u s . i n t e ll e c t u a l p r o p e rt y r i g h t s i n t h e g lo b a l e c o n o m y , w a s h i n g t o n . d c . i n s t it u t e f o r i n t e rn a t i o n a l e c o n o m i c s . a u g u s t 2 0 0 0 :4 0 有这样一个案例: 权利要求 1 : 一种钥匙锁， 包括有钥匙和锁芯， 其特征在于所述的钥匙呈阶梯形 所述锁芯是在锁壳内设有钥匙孔和锁片导槽， 锁芯内设有分级锁片，其所述分级锁 片上的中心孔在同一条直线上且与不同直径的阶梯形钥匙相匹配， 所述各分级锁片 之间分别设相对应的弹簧，并在所述锁芯上设有垂直槽孔和平行槽孔。 在这个申请中，实质上是配套使用的钥匙和锁两项发明，而根据申请人撰写的 独立权利要求，是将其作为一项发明，这样带来的结果也许就是只生产 “ 阶梯形” 钥匙的厂家或只生产具有同样结构锁的厂家均不会侵犯该专利的专利权。 这样的专 利并没有真正对申请人起到保护作用。 对于类似这样的发明，有经验的申 请人一般会撰写为具有 “ 钥匙”和 “ 锁”这 样两个主题的两个独立权利要求。因为 “ 钥匙”和 “ 锁”为具有对应特征的配套使 用的产品，所以可以合案申请。 在这样的权利要求保护下，无论是生产具有上述结 构钥匙的厂家还是生产具有上述结构锁的厂家，均会侵犯该实用新型专利。 对于如上述申请的权利要求， 在没有其它实质性缺陷的情况下审查员一般不会 要求申 请人将其改为具有 “ 钥匙”和 “ 锁”这样两个主题的两个独立权利要求。这 就要求申 请人或代理人在撰写权利要求时注意对于可以合案申 请的此类发明， 采取 用多个独立权利要求撰写的方式，其保护范围更大些。 以上几个案例说明， 审查员在不进行检索的情况下要准确判断权利要求的撰写 恰当与否存在着很大困难，使得授权的实用新型权利要求质量不高，给专利保护和 侵权判定带来困难。 这是由初步审查本身的特点决定的，很难在审查阶段得到根本 角 y 决。 虽然审查员在审查过程中对于申请文件的撰写有一定的导向作用， 但不是决定 作用，申请文件撰写质量的好与坏很大部分取决于申请人 ( 或代理人)本身。因此 作为申请人或专利代理人， 在撰写申 请文件时就应考虑如何撰写才能使专利权得到 有效保护，并减少日后可能的纠纷。以上案例从某种程度上也说明实用新型申请文 件的撰写比发明申请更为重要。 另外，由于对实用新型专利申请不进行现有技术的检索和实质审查，不判断申 请的新颖性、创造性，对于授予专利权的实质条件缺少把关，授权质量不能保证， 使得授权的实用新型专利法律稳定性差， 产生了众多的法律纠纷，专利的信誉也受 到了损害。例如:同样的内容由利益冲突的两个申请人先后申 请实用新型专利，若 这两份申请不在同一个审查员手中，则肯定会产生授予两项专利权的情况。实践中 经常出现的重复授权是对已有技术方案的重复授权。由于审查员不检索现有技术， 无法判断申请案件的内容是否 “ 足够新” ，并且对 “ 实质性特点和进步”的判断也 不够彻底。目 前审查员对于实用新型创造性的判断掌握标准是按照审查指南第一部 分第二章5 .6的要求为依据， 即仅限于“ 已知技术的简单组合” 和“ 要素关系变更” ， 因此出现了一些不具有专利法第2 2 条规定的新颖性、 创造性的申 请授予了专利权。 这样同样会给后续专利权转让、权属纠纷或侵权判断时权利的确定造成困难。 2 实用新型初步审查存在的问题 从我国目前的实践来看，由于实用新型专利中请具有费用低、授权周期短、提 出申 请门槛较发明专利申 请低的特点，实用新型专利的确在激发大众的发明创造热 j清方面发挥了重要作用。 当今，我国处于经济快速发展时期，许多申请人寻求保护的是一种授权较快、 有 一 定发明高度的 “ 小发明” 、 “ 小专利” 。由于产品更新换代较快，他们不需要 很长的保护期限，因而许多国内申请人选择申请实用新型专利。对于既能得到发明 专利保护、 又能得到实用新型保护的产品发明， 申 请人一般选择申 请实用新型专利。 日 本在这一点上与我国情况不同，日 本属于发达国家，科技、经济发展较快，申请 人寻求保护的是发明高度较高、保护时间要求较长、能够真正占领某一技术领域、 科技含量较高的发明专利，因此在 1 9 9 4年日 本以即时注册制取代了公告制时，实 用新型的注册量骤减，其主要原因是由于实用新型专利权的不稳定性。 随着我国科技、经济的发展和加入世界贸易组织，我国已经或正在一些领域进 入科技领先水平，因而申 请人在寻求专利申 请授权快的同时， 还要寻求专利权的稳 定。因此，为了既满足专利权的稳定性，又要保持授权快的特点，必须进一步完善 我们的审查方式。 对于目 前实用新型专利初步审查，多数申请人、代理人以及相关专业人士普遍 反映的问题是重复授权、专利权不稳定以及随后出现的问题，下面结合笔者多年来 的审查实践，分析实用新型初审制的弊端。 2 . 1 t i f 授权 这里的重复授权分两种， 一种是技术方案完全相同、 权利要求所保护的范围也 相同，只是申 请日不同，申请人 专利权人)可能相同，也可能不同;还有一种就 是等效变换、简单组合的申请。 笔者在审查实践中曾遇到此类案件， 现举一例加以说明。该申请中只有 一 项权 利要求“ 一种带外层织物的工艺陶罐，其特征在于:由陶罐坯体和外层织物构 成，外层织物套设于陶罐上” ，其申请日为2 0 0 2 年，申请人为a 。在审查过程中， 笔者认为此种结构的产品，属于已有技术，因此设法检索现有技术查找对比文件， 在检索过程中很容易就查找了一篇与此技术完全一样的己授权的实用新型专利， 其 申 请日为2 0 0 0 年，专利权人为b ，显而易见，2 0 0 2 年的这份申请需要驳回。 审查指南规定， “ 明显不是新的技术方案是指，要求保护的实用新型在申请日 前己 经公开，或者是已知技术的等效变换或简单组合，即不经检索便可得出。 ” ， 9 即审查员在审查实用新型专利申 请时，可以 不检索现有技术。那么对于类似的申 请，要想用新颖性 ( 实用新型在此采用 “ 新的技术方案” )驳回，必须找出同申 请 文件所描述的一件一模一样的陶罐己经存在， 这样的举证对于审查员来说不经检索 非常困难。在没有其它缺陷的情况下，审查员可能就会直接授权。类似这样的申请 在实践中时有发生，在这种情况下我们只有通过后续程序来确定专利权的真正与 否。这也是由实用新型审查本身的特点决定的。 2 . 2法律稳定性差 熟悉专利法的人都知道， 我国对于三种专利所采用的审查模式不同，发明专利 申请采用的是实质审查， 而实用新型专利和外观设计专利采用的是初步审查，实质 审查须经检索已有技术从而判断申 请的专利性。 在审查员对发明专利进行实质审查 时，若发现了影响权利要求的新颖性或创造性的现有技术对比文件， 在可能修改的 情况下，审查员会发出审查意见通知书要求申 请人 ( 或代理人)修改权利要求，这 样经申请人和审查员交换意见 ( 可能是多次) ，申请人会根据对比文件及审查员的 要求修改相应的缺陷，最终得到一份合适的权利要求。而实用新型专利采用的是初 步审查，审查员在审查一份申请的过程中，不对现有技术进行检索，因此无法象实 质审查的审查员那样根据检索到的对比文件判断申请的新颖性和创造性， 审查员对 此问题的判断基准是按照审查指南第一部分第二章 5 . 6的要求标准进行处理，此时 1 9国家知识产权局编审查指南 ( 2 0 0 1 )知识产权出 版社第一部分第二章5 .6新的技术方案:1 -3 7 , 1 - 3 8 就可能出现不同的审查员对同一申请得出两种截然不同的结果， 也会出现一些不具 有 “ 三性”的申请被授予了专利权。 未经实质审查就授权的实用新型专利权具有很大的不确定性， 使得实用新型专 利纠纷过多，这是导致人民法院、管理专利工作的部门和专利复审委员会待审案件 数量增多的一个重要原因。根据十几年来的统计数据，专利复审委员会作出的宣告 实用新型专利权无效或者部分无效的审查决定，占全部实用新型专利权无效宣告请 求审查决定总数的5 8 %，也就是说所授予的实用新型专利权有相当一部分不稳定， 是 “ 虚权” 。而发明专利的无效率不足十分之一，也就是说每1 0 件被请求宣告无效 的发明专利中， 最后可有9 件以 上能 在原 权利要求的基础上继续维持2 0 。 实用新型 专利申 请依法未经实质审查就授予专利权， 其中相当一部分专利权不符合专利法规 定的实用新型专利实质性要求，这是客观事实。 要在审查中避免出现这个问题， 一个重要的办法就是对申请文件进行检索，即 采用实质审查，或者是要求申请人在申请时提交检索报告。若采用实质审查，那么 就要考虑设立实用新型专利的必要性。因为当初设立实用新型专利时就是为了保护 小发明， 保护那些市场寿命短、产品更新换代较快的发明创造，如前所述，实用新 型专利授权快、所需费用低，符合目 前我国的国情，若进行实质审查，势必失去了 这些特点。另外，要求申 请人在申 请时提交检索报告， 一方面延误了申 请日， 对于 国内申 请占申 请总量约 9 9 . 5 % 、非职务申 请占国内申 请 7 5 .2 % 的实用新型申 请z ， 来 讲，申请人在申请之前需花一段时间等待检索报告， 这对于实用新型的申 请人来说 是非常不利的，况且申请发明专利还没此项要求。再一需要考虑的问题是检索报告 由 什么单位来做，可信度如何。 综合上述两点，要求申 请人在提交申 请的同时出具 检索报告并不可取。 专利权不同于有形财产权， 它只有在实施时才会体现出权利的存在。专利权的 权利体现在专利法第1 1 条所述 “ 制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品， 2 。 汤才祥 由 “ 发明专利实质审查量积压” 和 “ 实用新型检索报告所想起的审查业务通讯， 2 0 0 1 年 1 0 月第7 卷第 1 0 期 ( 总第7