（经济法学专业论文）我国驰名商标的反淡化保护研究.pdf

摘要 驰名商标是指在一国范围内为相关公众广为知晓且享有较高声誉的商标。正 是由于其广泛的知名度及本身所代表的巨大的商业价值，近些年来对驰名商标的 淡化侵权现象越来越多，基于传统的混淆理论对驰名商标进行保护已经显得有点 捉襟见肘。商标反淡化理论能够为驰名商标提供更深层次的、更加全方位的保护。 本文试图从驰名商标淡化的基础理论入手，通过对各国驰名商标淡化理论和 立法的考察，全面分析了我国对驰名商标反淡化保护的不足以及驰名商标淡化行 为产生的原因，然后提出我国商标反淡化保护的建议。 在对我国商标法体系的完善上，笔者认为现阶段应当从以下几个方面给予 加强：首先，应当将淡化理论直接引入商标法，明确商标的反淡化保护：应扩 展商标反淡化的保护范围，对未注册的驰名商标给予和注册驰名商标同等的保 护：应在商标法中明确驰名商标认定权及其效力等级：应当完善域名侵权与商 标反淡化的相关规定：应当建立、健全驰名商标淡化侵权纠纷的调解机制。 本文的创新之处有三点：一是在联想理论的基础上解释淡化理论；二是对商 标淡化行为进行分类并对其进行定性；三是提出反淡化保护应采取的具体措施。 关键词：驰名商标淡化理论反淡化保护 a b s t r a c t w e l l k n o w nt r a d e m a r k sr e f e rt ot h em a r k st h a ta r ew i d e l yk n o w na m o n gr e l e v a n t p u b l i ca n de n j o yh i g h e rr e p u t a t i o ni nan a t i o n a lr a n g e t h e r ei sm o r ea n dm o r e i n v a s i o np h e n o m e n o nt ow e l l - k n o w nt r a d e m a r k si nr e c e n ty e a r sb e c a u s eo fi t s t r e m e n d o u sv a l u e i t sn o te n o u g ht op r o t e c tw e l l k n o w nt r a d e m a r k sb yt h et h e o r yo f c o n f u s i o n t h ed i l u t i o nt h e o r yc a n p r o t e c tw e l l k n o w nt r a d e m a r k sb e t t e r b e g i n n i n g 、析n lt h et h e o r e t i c a lf o u n d a t i o no ff a m o u st r a d e m a r kd i l u t i o n t h i s t h e s i s ，b a s e do na l l i n v e s t i g a t i o n o ft h e o r i e sa n d l e g i s l a t i o n o ff a m o u s t r a d e m a r k d i l u t i o no fv a r i o u sc o u n t r i e s ，a n a l y s e st h ed e f i c i e n c yo fo u rp r o t e c t i o nf o r t h e f m o u st r a d e m a r kd i l u t i o na n dt h e np u tf o r w a r do fo u rc o u n t r ym e a s u e t o a n t i d i l u t i o n i nt h ep e r f e c t i o no fo u rl e g a ls y s t e m ，t h ea u t h o rb e l i e v e st h i ss h o u l db e g i v e n t o s t r e n g t h e ni nt h ef l l o w i n ga r e a s ：f i r s t ，t h et h e o r yo ft r a d e m a r kd i l u t i o ns h o u l db e d i r e e t l y i n t r o d u c e di n t o t h e l e g a l s y s t e m ：d e a r l y m a r k st h ea n t i - d i l u t i o n p r o t e c t i o n s e c o n d l y ，i ts h o u l de x p a n dt h es c o p eo ft r a d e m a r kr i g h t sa n t i d i l u t i o n p r o t e c t i o n ， g r a n t e q u a lp r o t e c t i o n f o ru n r e g i s t e r e da n d r e g i s t e r e dw e l l k n o w n t r a d e m a r k s ：t h i r d l y , i t s h o u l db ed e a r l yi d e n t i f i e di nt h et r a d e m a r kr i g h t sa n d e f f e c t i v e n e s sl e v e l s f o u r t h l y ，i ts h o u l db ep e r f e c td o m a i nn a m ea n dt r a d e m a r k i n f i s n g e m e n tr e l a t e dt ot h e a n t i - d i l u t i o np r o v i s i o n s f i t f h l y ，i ts h o u l db ee s t a b l i s h e d ， s o u n df m o u st r a d e m a r k d i l u t i o ni n f r i n g e m e n td i s p u t em e d i a t i o nm e c h a n i s m t h e r ea r et o wn e wi d e a si nt h et h e s i s ：( 1 ) t oe x p l a i nd i l u t i o n o n t h eb a s i so f a s s o c i a t i o nt h e o r y a s s o c i a t i o nt h e o r yp o i n t st oc o u n t e r f e i tt r a d e m a r k , b u ti su s e di n d i l u t i o no f t r a d e m a r k ，f o rt h ek e yo f d i l u t i o n i sc o n s u m e r sa s s o e c i a t i o n 谢t l lt w ot r a d e m a r k so fc o m m o d i t i e s d i l u t i o ni sa b r a n c h o fa s s o c i a t i o nt h e o r y ：( 2 ) t oa b s o r bi nc i t ef u n c t i o na n d p r e s t i g eo fw e l l k n o w n t r a d e m a r k ，a n de n r i c ht r a d e m a r kr i g h t b e c a u s eg r e a tp r e s t i g ec a na l s ob r i n gp r o f i tt o t h eo b l i g e ，a n di tn e e d st h eo b l i g e e sl a b o r i ti san e w p r o p e r t yo f t h eo b l i g e e k e y w o r d s ：w e l l - k n o w nt r a d e m a r k ；t h e o r yo fd i l u t i o n ；a n t i d i l u t i o np r o t e c t i o n 独创性声明 本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作和取得的 研究成果，除了文中特别加以标注和致谢之处外，论文中不包含其他人已经发表 或撰写过的研究成果，也不包含为获得丞洼互些太堂或其他教育机构的学位或 证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文 中作了明确的说明并表示了谢意。 学位论文储躲曲、呵雅字吼口产易月6 日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解丞注王些太堂有关保留、使用学位论文的规定。 特授权云洼王些太堂可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行 检索，并采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编以供查阅和借阅。同意学 校向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘。 ( 保密的学位论文在解密后适用本授权说明) 学位论文作者签名：自、 签字日期：d 7 年拥 黟导师签名： 签字日期：矽年乡月舌e t 了、旧呵钼 学位论文的主要创新点 一、在联想理论的基础上解释淡化理论；传统的商标保护主要围绕着商标的 区别功能而展开，以是否混淆作为商标保护的基础，即所谓的混淆理论。但是严 格适用商标混淆理论在实践中则会出现一些怪异的结论。联想理论则主要是解决 非近似商标的问题。二者的最大区别在于，商标保护的宗旨从一般公众，消费者 免受欺骗、混淆发展到保护商标所有人的商标商誉免受其他人行为的损害。联想 理论在混淆理论无能为力的时候发挥作用。 二、对商标淡化行为进行分类并对其进行定性；文章将商标淡化行为分为 弱化、丑化、退化、域名抢注和比较广告中的淡化行为等五类。并将淡化行为的 性质从不同的侧面进行分类论述。 三、提出反淡化保护应采取的具体措施：明确淡化侵权的界定，防范企业 商标的自我淡化，建立联合商标和防御商标制度，重视反不正当竞争法在反淡化 保护中的作用，增加无过错责任为驰名商标侵权行为的规责原则，对驰名商标反 淡化保护应延伸到网络领域。 引言 引言 随着社会的进步和市场经济的发展，商品交换的日益频繁，导致了识别商品 或服务的标记即商标的出现。为了市场竞争，生产经营者以及服务提供者不断提 高能对自己商品或服务质量好坏起到标识作用的商标的声誉，并力图使该商标能 为相关公众所熟知，由此产生了驰名商标。驰名商标除了享有一般商标可获得的 法律保护，还享有特殊的保护。据此，驰名商标权利人所享有的权利实质上是一 般商标权的扩张。那么如何取得不同于一般商标的特殊权利和保护，这就首先要 求被认定为驰名商标。而认定驰名商标的主体、标准以及方式亦是特殊的、严格 的，必须符合相关规定。一旦被认定为驰名商标，除了拥有法律所赋予其的特殊 权利之外，由于其所体现的商业价值以及超常的创利能力，也招致一些不法经营 者对其进行的诸如模仿、假冒，甚至于抢注等侵害行为。所以为了维护交易安全 与公平竞争秩序，世界各国都十分重视驰名商标相关法律问题的研究，其中包括 了驰名商标的保护范围，驰名商标权与其他权利的冲突以及驰名商标侵权的法律 救济等。 为此，诸如保护工业产权巴黎公约、关于驰名商标保护规定的联合建议、 与贸易有关的知识产权协议等国际公约应运而生，世界各国也纷纷制定相应 的法律法规对存在的问题加以规范。而我国自加入巴黎公约以来，也在积极 制定、修改相关的商标法律法规。尤其是我国商标法自2 0 0 1 年修改以后，确 立了驰名商标的法律地位。同时我国还针对驰名商标问题先后专f - j n 定了驰名 商标认定和管理暂行规定以及驰名商标认定和保护规定等行政规章。此外， 我国最高人民法院作为司法实践部门为处理驰名商标权利冲突问题在有关司法解 释中规定了相应的具有可操作性的解决方法。 不可否认，当前我国乃至世界各国的相关立法都尚存不足之处，有待进一步 改进；另一方面，由于驰名商标是市场竞争的核心武器，拥有驰名商标就意味着 拥有卓越的产品信誉和广阔的行销市场，再加上市场经济的迅速发展，不可避免 地致使驰名商标的争夺愈演愈烈，侵权形式日新月异，纠纷不断产生。这就要求 我们绝不能停留于目前已有的规定，而有必要对驰名商标的相关法律问题仍进行 深入思考和研究，从而完善驰名商标这一特殊而重要的法律制度。 本文从商标与驰名商标的基本法律问题着手，结合国内外己有的立法例和司 法实践，通过对驰名商标的认定、保护范围以及权利冲突这些法律问题的分析和 研究，构想从防御商标注册制度和联合商标注册制度、反淡化理论、建立驰名商 标的特殊保护程序以及加强驰名商标侵权的法律救济这些途径来健全驰名商标的 天津工业大学硕士学位论文 保护机制。 2 第一章驰名商标淡化的基本理论 第一章驰名商标淡化的概述 1 1 驰名商标淡化的内涵界定 1 1 1 驰名商标淡化的含义 “驰名商标 一词最早在巴黎公约1 9 2 5 年文本( 海牙文本) 第6 条之二中 出现，即“w e l l k n o w nt r a d e m a r k ”，直译就是“众所周知的商标，“著名的商标 。 我国商标法第十四条规定：认定驰名商标应当考虑下列因素：( 一) 相关公众对 该商标的知晓程度；( 二) 该商标使用的持续时间；( 三) 该商标的任何宣传工作的 持续时间、程度和地理范围；( 四) 该商标作为驰名商标受保护的记录；( 五) 该商 标驰名的其他因素。该条明确了认定驰名商标应考虑的因素，但是却没有给出驰 名商标的定义。事实上迄今为止，国际上尚未有一部正式的法律文件给驰名商标 下一个确切的、公认的定义。世界知识产权组织曾多次召开“驰名商标问题专家 委员会会议，讨论如何给驰名商标下一个确切的定义，但都没有明确的结论。尽 管界定驰名商标这一概念主观性太强，不易把握，但我们仍然可以从理论界乃至 一些国家的立法中总结出一些驰名商标概念的特征。只是这些概念的特征具有很 大的不确定性，并经常伴随着若干驰名商标认定标准以佐之。在我国驰名商标 认定和保护规定第2 条规定：“本规定中的驰名商标是指在中国为相关公众广为 知晓并享有较高声誉的商标。 淡化，英文为d i l u t i o n ，意为稀释。所谓商标“淡化 ，是指在不相同或不相 类似的商品或服务上使用与驰名商标相同或相似的标志，从而减少、削弱驰名商 标的显著性，进而损害、玷污驰名商标商誉的行为。商标淡化的概念在学理上最 早出现于美国法学家斯科特1 9 2 7 年在哈佛法学评论上发表的商标保护的理 论基础一文。尽管在该文中并没有明确使用淡化一词，但是斯科特在文中指出： “商标的真正作用，不是区别商品经营者，而是在满意程度方面区别不同的商品， 从而促进消费者的不断购买。从商标的基本功能出发，在商标被使用在非竞争商 品上时，其在满意程度方面对不同商品的区别作用就会受到削减和淡化。商标越 是显著或者独特，给公众的印象就越深，就越是应当限制他人在非竞争商品或服 务上使用。 目前我国立法上并不存在对商标淡化的明确定义，学术界中不同学者对商标 淡化的解释也不尽相同。有的学者将商标淡化称作“影射商标侵权”，指将知名商 标作为企业名称( 字号) 登记注册，或将知名企业名称( 字号) 作为商标注册，或在 天津工业大学硕士学位论文 不相同、不类似的商品上注册知名商标【l 】；有的学者将商标淡化称作“搭便车”， 指将他人的驰名商标用于自己的商品或服务上，暗示该商品与驰名商标人存在某 种联系，利用他人驰名商标的良好信誉推销自己的商品或服务【2 】；有的学者认为： 商标淡化是指冲淡商标与其核定使用的商品或者服务之间的特定联系，弱化商标 对不同生产经营者的商品或者服务的区别能力的现象口l ；有的学者认为：商标淡化 是指无权使用人在不相同或不类似的商品上使用与驰名商标相同或类似的标识， 利用驰名商标的商业信誉来推销其他商品或服务 4 1 。 总结各种驰名商标淡化的概念，笔者认为美国联邦商标反淡化法的表述 比较具有代表性。该法将淡化定义为“减少、削弱驰名商标对其商品或服务的识 别性和显著性能力的行为，不管在驰名商标所有人与他人之间是否存在竞争关系， 或者存在混淆和误解或欺骗的可能性。 1 1 2 驰名商标淡化行为的特征 第一，隐蔽性和潜伏性。传统的商标侵权，是在相同或类似的商品上盗用他 人的注册商标，是直接地损害原商标专有权的行为，较容易被发现。而驰名商标 的淡化行为，是间接地、逐渐地削弱驰名商标的识别性，具有隐蔽性，较难被商 标权人察觉。市场竞争是残酷而激烈的，假冒等商标侵权行为往往能在较短的时 间内取得定的经济利益，也就相应的能在短时间内给商标权人造成不可挽回的 损失。而商标淡化行为则是长期的、缓慢的。它不但难以被商标权人察觉，而且 淡化行为的损害后果在短时间内也难以体现。通常当驰名商标权人发觉商标被淡 化而采取保护措施时，针对其商标的淡化行为往往己经历了一段较长的时间，甚 至某些驰名商标已经沦为了行业通用名称，无可挽回，其商业价值甚至会化为乌 有。最典型的例子是过去曾经是商标的a s p i r i n ，c e l l o p h o n e 及t h e r m o s 现在已经 为乙酞水杨酸、透明玻璃纸和保温瓶的通用名称【5 j 。又如我国著名的北京j e e p 汽 车商标也曾经一度面临被退化为商品通用名称的危险：j e e p 商标在我国享有较高 的知名度，越来越多的人将j e e p ( 吉普车) 作为越野车的通用名称而使用，但我国 的商标法对商标显著性丧失的问题并没有作出规定，为保护商标权人的利益， 有关政府部门发出通知，原吉普车必称越野车，通过这种方法才使j e e p 不被退化 为商品的通用名称。除此以外，我国还有弗里昂改称弗制冷剂等类似的情况。 第二，淡化人与驰名商标权人之间并不一定存在竞争关系。这是驰名商标淡 化和商标侵权行为之间的根本差别。尽管事实上说来，在相同或类似商品上使用 他人驰名商标也可能造成淡化之效果，并且也有不少国家未将驰名商标所有人禁 止“淡化 之权利限制在非类似商品上，但由于对他人在相同或类似商品上实施 的侵权行为，驰名商标的所有人可依传统的商标法得到救济，无需援引淡化理论， 4 第一章驰名商标淡化的基本理论 法律也没有必要为此确立新的规则。因此，淡化理论无论是从确立之目的还是从 实际运用的效果来看，都主要是为了禁止他人未经许可在非类似商品上使用驰名 商标的行为。在实践中，这种淡化行为主要表现为：将与被淡化商标相同的商标 使用在不相同、不类似的商品或服务上的行为；将与被淡化商标相似的商标使 用在不相同、不类似的商品或服务上的行为i 将与被淡化商标相同或相似的商 标作商标以外的其他使用，如作为商品的通用名称、企业名称、域名等。 第三，不能对淡化行为进行准确定性。普通的商标侵权行为一般都由商标法 来进行约束。因商标法允许在不同种类的商品上使用同一商标，许多国家的商标 法都没有明确的条文对淡化行为的性质予以认定，这就导致了商标淡化行为能够 游离在法律的边缘以看似合法的形式损害商标权人的合法权益。目前，在世界上 只有美国适用专门的反淡化法对驰名商标淡化提供救济。 1 1 3 商标淡化的构成要素 第一，要有实施商标淡化的行为 商标淡化行为从目前来看主要有淡化、丑化、退化等几种分类，将在下文详 细论述，此处暂且不谈。 第二，淡化的对象应当是注册的驰名商标 淡化行为的一个主要目的是“搭便车，利用驰名商标的信誉推销自己的产 品，而普通商标并不具备这一利用价值。认定淡化行为以驰名商标为限，既能有效 的保护商标权人的权利，也没有过分的限制他人选用标识的自由，是正确解决权利 冲突的平衡点。我国商标法中反淡化保护也只是针对已经注册的驰名商标。 商标法第1 3 条明确规定，对于已注册的驰名商标权利人可以禁止他人在不相 同或不相类似商品上申请注册或使用与其相同或相似的商标。 第三，构成商标淡化不要求行为人主观上有过错，但要求必须以商业上的使 用或赢利为目的 这里所说的主观过错包括故意和过失。在认定商标淡化中要让权利人证明侵 权人有过错是非常困难的，也是不经济的。事实上淡化行为人主观目的大多并不是 要淡化驰名商标与特定商品的联系，而是要借驰名商标的“光，推销自己的商品 或服务，其本质上并无淡化的恶意，这种情况下要证明侵权人有过错几乎是不可能 的。我国过去商标法的实践也证明以过错为要件不利于打击商标侵权。为了有效 打击侵权行为，可以实行过错推定，因为商标的使用者在设计和使用商标之前，只 需到商标管理部门或商标的核准部门查询一下，或查阅相关的商标登记文件就可 以避免与他人的商标雷同或类似。若没有做到这一点完全可以推定行为人是有过 错的。实行过错推定原则虽然不要求行为人主观上有过错，但应要求行为人必须是 天津工业大学硕士学位论文 以商业上的使用或赢利为目的，如此能够更好的保护商标权人的合法权益。这是 因为商标淡化是一种“搭便车 行为，侵权人的目的就是要利用驰名商标在公众心 中的良好信誉树立自己的产品形象，引起消费者的误认，借以推销商品或服务以从 中牟利。所以，商业上使用或赢利的目的性是构成商标淡化的必要条件。 第四，不以造成实际损害为要件，只要造成或可能造成淡化的危险就可以认 定侵权成立 首先，应当明确商标淡化的后果主要不在于因侵权人的侵权淡化给权利人造 成多大损失或其通过侵权获得了多少非法利益，这种行为的危害主要在于割裂、模 糊了驰名商标与特定商品的联系，淡化了人们对这种特定联系的认识，从而削弱了 驰名商标的显著性和可识别性。所以只要有这种危险就可以认为已经造成了危害 后果。其次，商标淡化的危害不像直接的假冒等一般商标侵权行为那么明显和容易 被察觉，淡化行为往往是逐渐进行的，很多情况下看起来也是“合法”的，没有特别 明显的社会危害性其造成的损害也是不一被立即察觉，给被侵权企业造成的损害 也不能立刻显现出来，往往是多年积累造成的，而且它不同于一般商标侵权行为， 它的危害后果大多数情况下无法量化，又无法确定是由某一具体的侵权者的侵权 行为造成的。危害后果的渐进性、潜在性、非现实性、模糊性、积累性决定了商 标淡化的构成要件如果以造成实际损害为标准，则会造成事实上无法追究侵权人 的法律责任，这无疑会放纵侵权，所以构成商标淡化不能以造成实际损害为要件只 要未经许可使用就构成侵权。 1 1 4 驰名商标淡化行为的性质 1 1 4 1 商标淡化是一种侵犯商标权的行为 传统理论将商标权侵权规定为，未经商标注煅人许可，在同一种商品或者类 似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，从而构成侵犯注册商标专用权 的行为。对于在不相同或不相类似的商品上使用与注册商标相同或者近似的商标 的行为则未予规定。判断个行为是否侵犯了商标权，首先应当明确商标权的内 容。传统商标保护的基本原则是专属原则，即商标注册赋予其注册人的所有权就 该商标指定的商品或服务为限，还包括近似商标和类似商品或服务。如果超出这 一范围，将他人商标使用在注册商品或服务之外的商品或服务上，则不构成对商 标权的侵犯。该原则以存在混淆为基础，否则不能给予商标保护。商标淡化理论 则突破了这种限制，要求对驰名商标给予扩大保护。当然，这种扩张也是有一定 的限制的。在传统的混淆理论下，对被侵权的商标并未有特殊要求，而在淡化理 论之下，反淡化所保护的对象就必须是驰名商标。对于普通商标来说，其商标权 的保护范围是相同或类似的商品或服务，而对于驰名商标来浣，其商标权的保护 6 第一章驰名商标淡化的基本理论 范围已经扩展到了不相同或不相类似商品和服务上。如果在相同或类似的商品或 服务上使用他人驰名商标，那么用普通商标侵权可以规制；而如果在不相同或不 相类似的商品或服务上使用该商标，就构成了商标淡化。这种理论也已经为学界 和实务界所接受，并在商标立法上也有所体现。 1 1 4 2 商标淡化是一种侵害消费者利益的行为 随着社会物质财富的日益丰富，市场上的商品琳琅满目，各种各样的服务令 人目不暇接。一般的消费者在购买商品或享受服务时，很少详细考证商品或服务 的来源、质量等基本情况，凭“牌子 买货的情况越来越普遍。名牌商标所标志 的商品或服务，由于商标权人的长期经营与不懈努力，包括为扩张该商标自身的 知名度所做的努力，以及对保持该商标所标志的商品或服务的优秀品质所做的努 力，使得该商品在消费者心目中建立了极高的声誉，而表征该商品或服务的商标 也同时在消费者心目中获得了巨大的声誉。消费者对某一特定商品或服务的信赖 己转化为对标志着该商品或服务的商标的信赖。同样，消费者对某一商标的信赖 也就凝结了消费者对该商标所标志的商品或服务的信赖。而商标淡化行为打破了 消费者对驰名商标的这种信赖，使消费者误认为该商标所标志的商品与驰名商标 所代表的商品是相同的，从而逐渐对其品质和质量产生怀疑，最终达到淡化驰名 商标的目的。 1 1 4 3 商标淡化是不正当市场竞争行为 美国学者j o s e p h e b a u e r 对兰哈姆法第4 3 条的反不正当竞争的内涵作了 诠释，“不管是出于对商标权益的保护还是维护市场竞争利益的需要，对传统 商标权益的保护作适当扩展是必要和恰当的。反商标淡化法律应对商标所有人、 消费者和其它竞争者提供一体化的保护。商标淡化行为不仅是对传统注册商标专 用权领域之侵略，也是一种新的不正当竞争行为类型。 【6 】我国也有学者指出：“凡 逾越正当竞争之领域，或违反商业诚实习惯之行为，均得以不正当竞争名之。”【7 】 在市场竞争日趋激烈、相互联系更加紧密的今天，在某竞争领域内针对某种权益 实施的不法行为往往在后果上会有跨领域的连带性。就商标淡化行为来说，它不 但会侵犯原商标所有人的利益，也会给消费者和其它经营者带来损失，进而会破 坏整体的市场竞争秩序。 1 1 4 4 商标淡化是不当得利 我国民法通则中，不当得利是指没有法律或合同上的根据而取得利益并 使他人受到损失的事实。在商标淡化中，商标淡化行为人无法定或合同上根据， 利用商标本身所承载价值和商誉取得财产利益，商标所有人因他人对其商标的使 用而蒙受商标显著性，商誉和商标价值的财产损失，且淡化行为人取得的利益与 商标所有人受到的损失之问存在因果关系，所以商标淡化行为明显是一种不当得 天津工业大学硕士学位论文 利行为。 1 2 驰名商标淡化的分类及其表现形式 1 2 1 驰名商标淡化行为的分类 由于语言表述的差异，商标淡化的分类是多种多样的。美国联邦商标淡化 法实施以前，上诉法院通过1 9 9 4 年至1 9 9 6 年的案例，认定了商标淡化的下列 侵权行为：模糊、失色、贬低。模糊是指由于他人在非类似的商品上未经授权的 使用，使某一商标的商品销售力和商标价值减少或削弱；失色是指由于侵权者相 关的质量，或不利的、丑化的行为描述某一商标，可能对他人商品引起的负效应 影响的情形；贬低是指以不当改变，或贬损的方式来描述某商标的情形。【8 】在美 国联邦商标淡化法中淡化行为只规定了一种，即，冲淡；后来在相关的司法 判例中又将玷污认定为淡化的一种形式。所谓冲淡，是指非权利人将驰名商标用 于无竞争关系的商品上，从而使该驰名商标与其商品的特定联系弱化的行为。所 谓玷污，是指非权利人将相同或近似商标使用在对某驰名商标的信誉可能发生损 害的商品或服务上的行为。除了美国对驰名商标淡化的分类法以及有些学者将其 转述为冲淡和污损以外，我国也有学者认为，驰名商标的淡化主要有三种表现形 式：弱化、丑化、退化。笔者认为，除了上述三种方式以外，还应当包括域名抢注 以及在比较广告中对驰名商标的淡化行为。 1 2 1 1 驰名商标的弱化 弱化，也称为暗化，是一种非常典型的淡化形式。弱化是指他人将驰名商标 使用在不相同、不相类似的商品或服务之上，弱化驰名商标显著性和识别性，弱 化驰名商标和其指定商品、服务之间的唯一联系，弱化驰名商标与其所有人之间 的唯一的指代关系的行为。弱化对驰名商标的显著性和识别性的损害是十分严重 的。它可以稀释驰名商标的显著性和识别性，直至使其完全消失，进而给驰名商 标所承载的商誉、价值带来毁灭性的打击。驰名商标的弱化，首先破坏了驰名商 标的显著性。美国律师协会知识产权分会主席史密斯进一步阐发了斯科特的理论， 他说：“如果法院允许或放任劳斯莱斯餐馆、劳斯莱斯裤子、劳斯莱斯糖果存在 的话，那么不出1 0 年，劳斯莱斯商标的所有人就不再拥有这个世界驰名的商标 了。 9 1 这是因为“表面上无关的使用，实际上会破坏商标同原始商品或服务的自 动联系，以及同广告创造的有利形象的联系，并最终损害商标的销售力 。例如，一 提到“n i k e 商标，人们就会联想到该商标所揭示的商品，如“n i k e 牌运动鞋， “n i k e 牌运动服等。这样，由于“n i k e 厂商长期以来的不懈努力，其产品具 第一章驰名商标淡化的基本理论 备了良好的市场信誉，这种信誉已经体现在其商标“n i k e 一身上。该商标己经成 了商品优秀品质的象征与保证，成了消费者与该类商品的稳定联系的“桥梁 。但 如果有人擅自在餐馆、啤酒等商品或服务上注册“n i k e 商标的话，那么，经过 一段时间后，人们再提到“n i k e 商标时，首先想到的恐怕就不再是“n i k e 牌 运动鞋、运动服装，而是“n i k e 牌餐馆、啤酒、等商品或服务了。对“n i k e 公司而言，商标的识别性已经被削弱，这是无可挽回的损失。 1 2 1 2 驰名商标的丑化 丑化又称污损、玷污，是指将享有崇高声誉的驰名商标或者与驰名商标相似 的商标使用在会对驰名商标产生毁损，降低其形象及良好声誉的商品及服务上的 行为。污损是出于冒犯和污蔑的目的擅自使用他人的驰名商标，使驰名商标产生 不洁的形象。驰名商标因其质量的上乘，卓越的声誉在消费者心目中有一种无可 替代的良好形象，如果对驰名商标进行丑化，则会毁损消费者心目中对驰名商标 的形象，从而对驰名商标所蕴涵的价值造成损害。实践中通过丑化对驰名商标进 行淡化的形式主要有两种，一种是在有伤风化、不洁等不良环境的情况下使用驰 名商标。例如，将他人用于餐饮业的驰名商标用于卫生间的马桶的商标。德国法 院曾有一个关于站污的著名案例：原告是一家香水厂，专门生产一种享有盛誉的 香水，其商标“4 7 1 1 系驰名商标。被告是一家污水清理公司，在其臭气熏天的 卡车车厢上使用了原告的驰名商标，而该卡车又专门用来运输排污物的。尽管法 院查明，被告使用的实际上是它的电话号码，但案件审理的结果依然是禁止被告 在该车上使用原告的驰名商标“4 7 1 1 ”，因为该使用必将对原告的驰名商标带来污 损性后果。又如，华盛顿西区联邦法院禁止将在儿童玩具上使用的c a n d y l a n d ( 儿 童乐园) 注册为一个色情网站的c a n d y l a n d c o m 的域名。另一种情况是将驰名商标 使用在普通的或质量低劣的商品或服务上。这方面最具代表性的案例是 “s t e i n w a y 一案【l o 】。在此案中被告将原告使用在钢琴上的著名商标用来标示啤 酒罐开启把手，法院支持了原告的主张：认为“被告将s t e i n w a y 商标同其商 业活动及商品联系使用的行为，如果不加以制止，原告高质量的钢琴产品，势必 会同被告廉价批量的产品相联系，同销售被告产品的小店、小市场相联系。而这 种联系必然会损害原告只生产或赞助高品位，高质量的声誉和形象。 1 2 1 3 驰名商标的退化 退化是指将他人的驰名商标作为通用的商品名称，从而使其彻底丧失其显著 性与识别力，是最严重的商标淡化侵权形式。驰名商标被当成商标的通用名称。 驰名商标的所有人都会通过各种途径防止他人将自己的驰名商标作为通用名称使 用。为了防止一些辞书出版社在字典中误将别人的商标编写为普通名称，一些国 家的商标法特意规定了字典订正权，德国商标和其他标志保护法( 商标法) 第 9 天津工业大学硕士学位论文 1 6 条规定：“如果在字典、百科全书或类似参考作品中对注册商标的复制，给人 以该商标构成其注册的商品或服务的通用名称的印象，则该商标所有人有权要求 作品出版者在该商标的复制品上提示这是一个注册商标。一f 1 1 为了防止类似悲剧 重演，有的公司对辞书出版社的印刷更为敏感。如前段时间“g o o g l e 公司就对 “g o o g l e 一被某字典作为动词标注表示了担忧和不满。“g o o g l e 公司作为全球搜 索业务的领先者，其“g o o g l e 商标具有全球范围内的知名度，该字典将“g o o g l e 作为动词介绍，“g o o g l e 公司担心，人们经过长时间的潜移默化后，将把“g o o g l e 视为搜索的代名词，那么“g o o g l e 作为一种商标的显著性、识别性就不复存在 了，“g o o g l e 商标具有被退化的危险，因此向该字典的编撰者提出了抗议。“优 盘”商标淡化事件也是商标退化为商品名称的典型案例。深圳市朗科科技有限公 司使用“优盘名称时，整个计算机行业还没有“优盘 的概念和名称。但长期 以来，由于管理不善，许多同业经营者、从业者、消费者都把“优盘作为一种 计算机移动存储器的商品通用名称加以使用。朗科公司在其企业法入营业执照的 “经营范围”一项中，也把“优盘 列为其所经营的一项商品名称。后来北京华 旗资讯数码科技有限公司向国家工商总局商标评审委员会提出申请，请求撤销朗 科的“优盘”商标。中国电子商会向商评委提交的关于“优盘”已经成为产品 通用名称不宜再作为注册商标使用的情况反映中，也认为“优盘已经成为产 品的通用名称，后经审理，商标评审委员会做出裁决，认定“优盘 商标已成为 其指定使用商品一计算机存储器的通用名称，应予撤销。到现在，优盘己经非常 普及，朗科公司却再也不能独自享有“优盘 商标，这个案件也成为了商标退化 的典型案例。 1 2 1 4 域名抢注 随着经济的发展和科技的进步、商业竞争的日益激烈，淡化行为逐渐扩大到 各个领域。因此，将域名抢注视为商标淡化行为的一种并无不妥。最高人民法院 关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释第4 条 规定，“被告域名或其主要部分构成对原告驰名商标的复制、模仿、翻译或音译； 或者与原告的注册商标、域名等相同或近似，足以造成相关公众的误认”的为侵 权行为。该司法解释为解决域名与驰名商标的冲突，使驰名商标得以保护提供了 法律依据。 1 2 1 5 比较广告中的驰名商标淡化行为 比较广告的价值在于能提供信息，帮助消费者选购商品或服务，能帮助生产 低成本物品的生产商进入商业领域。但是若比较广告使用不当，会造成淡化的行 为，造成生产商或服务提供者为吸引消费者，通过与驰名商标攀比来抬高自己， 削弱驰名商标与其特定商品或服务之阳j 的联系，从而对驰名商标造成损害。例如， i o 第一章驰名商标淡化的基本理论 几乎所有的洗衣粉的广告中都会将自己的洗衣效果与一般洗衣粉比较，几乎所有 的去头屑洗发水广告中会将自己产品的效果与其他普通去头屑产品相比较。 关于衡量比较广告是否合法，美国第二巡回上诉法院在审理美国家庭护理用 品公司诉强生一案中，确立了以下五个因素作为衡量依据：被告对自己或他人的 产品的陈述是否虚假或引人误解；是否有意欺骗或至少可能欺骗大部分广告对象； 欺骗是否足以影响消费者购物决定；广告产品是否进行州际贸易；原告是否可能 受到营业下降、声誉受损的危害。【1 2 】欧洲1 9 9 7 年的指令则从以下八个方面规范 比较广告： 第一、必须确保比较广告不能是误导性广告，即以任何方式欺骗或可能欺骗 消费者，并且由于其欺骗性可能损害竞争对手或影响消费者行为的广告。 第二、为了避免漫无边际的比较，比较的商品或服务必须针对同样的需要或 具有同样的用途，指令不允许将不相干的商品或服务随便比来比去。 第三、必须就商品或服务的主要的、有关的、可核实的及有代表性的特征包 括价格进行比较。 第四、比较广告不得在市场上产生广告主同竞争对手之间的混淆，也不得产 生两个公司的商标、商号或其他区别性符号及商品或服务之间的混淆。比较广告 中对竞争对手的标记的使用，只能限于指明竞争对手所必须的程度，而不能导致 消费者的混淆和误认。 第五、比较广告不得诋毁或贬低竞争对手的商标、商号或其他区别性符号及 商品或服务，否则将被视为不正当竞争行为。 第六、比较广告如果涉及到带有原产地名的商品，两种商品必须带有同样的 原产地名称，因为指令认为原产地不同的商品不具有可比性。硬拉到一起比较只 会在消费者中制造混淆。 第七、比较广告不得从竞争对手的商标、商号或其他区别性标志中谋取不正 当的利益。这种情况尤其可能发生在联想型的比较广告上。 第八、比较广告不得直接使用对应模仿的方式，即在广告中不得使用诸如“夏 奈尔类香水”这样的语言，否则无异于允许公开的仿冒侵权。【1 3 】 1 2 2 驰名商标淡化行为在实践中的具体表现形式 1 2 2 1 在不相同或不类似的商品( 或服务) 上使用与他人驰名商标相同或相似的 商标 这是最常见的一种商标淡化形式。最早的案例是1 9 世纪末英国的伊斯曼柯 达照相器材公司诉约翰格里菲斯公司案，原告成功地阻止了被告在自行车上使用 k o d a k 商标。最初我国的商标法也并没有这种限制，只是在1 9 9 6 年8 月1 4 天津工业大学硕士学位论文 日国家工商行政管理局颁布的驰名商标认定和保护规定第9 条中有类似规定。 修改后的商标法第1 3 条第2 款将“在不相同或者不相类似商品申请注册”的、 且“复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众 的商标作 为不予注册并禁止使用的情形。 1 2 2 2 将与他人驰名商标相同或相1 以的标识作为商号使用 将驰名商标作非商标意义使用也会使消费者对驰名商标产生联想，造成对驰 名商标的淡化。所以一旦出现驰名商标被他人抢注为商号的情况时，该商标的所 有人可以请求有关工商登记机构撤销商号的登记。对此，驰名商标认定和管理暂 行规定第1 3 条有相关规定。2 0 0 2 年1 0 月1 2 日最高人民法院通过的关于审 理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释第1 条第( 一) 款对这一问题作了 规定。 1 2 2 3 在广告中利用他人的驰名商标宣传自己的商品 在广告中利用他人的驰名商标宣传自己的商品，也是一种驰名商标淡化行为。 在许多驰名商标反淡化保护法制比较健全的国家的的广告法和反不正当竞争法中 都有明确规定。对比较广告和影射广告有严格法律的规范，在广告中不恰当地联 系驰名商标的做法，容易让消费者把二者联系起来比较。而在影射广告中，如含 有贬损他人产品之意的言词，尤其是对驰名商标的影射，是为反淡化法所明确禁 止的。我国的反不正当竞争法和广告法没有这方面的规定来加强对驰名 商标的保护，而这种行为在我国的市场行为中大量存在，例如一种油漆的广告称 其为“海信牌油漆或“同仁堂油漆”等等，对这种类似的行为在商标法及 其它有关法律中也找不到明确的禁止规定。对上述行为予以禁止将是符合我国的 立法宗旨和国际习惯做法的，且对我国反不正当竞争法和广告法不完善之处也是 一种补充。 1 2 2 4 将他人的驰名商标作为商品名称、包装、装潢使用 在市场竞争中，常有这样一种现象，即将他人具有独特性的商标图案或文字 用于自己经营的商品的名称、包装或装潢。如果这种商品与原商品的类别是相同 或相近似的，则可以依商标法和反不正当竞争法取得救济，而当两种商品之间完 全不相同也不相近似时，则只能依靠反淡化立法进行规制。 1 2 2 5 将他人的驰名商标作为此类商品的通用名称使用 “商标一著名，其沦为普通名字( 亦即可以随意使用的标志) 的风险也就产生 了。 1 1 4 j 但是一般来说，各国的商标法并不认为此类行为侵犯商标权，因为行为 人对驰名商标这种使用不是将其作为商标使用，而一般还会在商品上使用自己的 商标，所以并不会造成消费者的混淆。如果在这种情况下不给予驰名商标权利人 适当的保护，他的竞争者就会利用此办法合法地使用驰名商标，并最终导致该驰 第一章驰名商标淡化的基本理论 名商标沦落为通用名称，给商标权人造成巨大的损害。因此，各国基本上都把这 种行为认定为驰名商标淡化行为。 1 3 驰名商标反淡化保护的法理基础 欧洲的反淡化理论是建立在联想理论的基础上的，而美国虽然没有正面提出 联想理论，并且通常认为美国的反淡化理论是由斯克特于1 9 2 7 年在哈佛法学评 论发表的商标保护的合理基础所创立的，但美国的反淡化理论也是以联想 理论为基石，对贯通联想理论有重要的意义。笔者将具体分析反淡化理论的理论 基础： 1 3 1 混淆理论 混淆理论是对驰名商标进行保护的传统的理论基础。商标的功能大体上可以 分为四类，即区别功能、标志商品的来源功能、信赖功能和广告功能。传统的商 标保护主要围绕着商标的区别功能而展开，以是否混淆作为商标保护的基础，即 所谓的混淆理论。国际条约方面也有体现混淆理论的相关规定。保护工业产权巴 黎公约( 1 9 7 8 年版) 第6 条之2 对驰名商标“在相同或类似商品上”的保护规 定以及与贸易有关的知识产权协议第1 6 条对驰名商标的保护扩大到“非类似 商品上”的规定，都是以造成消费者的混淆为前提。传统的商标权本质上是一种 先占权，这是由商标的自然属性所决定的。【1 5 】所以传统上对驰名商标的保护也是 出于禁止混淆为主要目的。 国际保护工业产权协会在其1 2 7 号问题中提出了认定混淆的三条一般原则： 1 应结合相关公众实际感受商标的方式，以及商标使用的具体情况对相关公 众的效应，进行商标比较。 2 商标产生的总体印象一般具有决定意义。商标不应该分割成各个部分进行 单独比较，因为相关公众实际上不可能分割识别