全国专利代理人考试实务要点与答题模板.doc

全国专利代理人考试实务要点第一部分、涉及法条及审查指南内容一、答复审查意见细则53条：驳回情形：（1） 【基本不考】法5条（违法不授予专利权）、法25条（不授予专利权情形）对比要点：权利要求书与权利要求书对比。（2） 【间接】法9条：同样的发明创造只能授予一项专利权；（先申请原则）两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人（3） 【重点】法22条：（新颖性、创造性、实用性）授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性。（1款）新颖性考察方式：（1）隐藏考察方式：现有技术与抵触申请，通过申请文件与对比文件的著录项中的申请日与授权公告日进行判断。（2） 直接考察方式：陈述权利要求具有新颖性。（要点：单独对比原则，全文与权利要求书对比）新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没用任何单位或个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。（2款）创造性考察方式：（1）隐藏考察方式：分清现有技术与抵触申请，抵触申请不能评价创造性。（3） 直接考察方式：陈述权利要求具有创造性。（要点：三步法）创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。（3款）实用性，是指该发明或者实用新型能够制造或使用，并且能够产生积极效果。（4款）本法所称现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。（4） 【重点】法26条：（公开充分、清楚、权利要求书以说明书为依据）说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所述技术领域的技术人员能够实现为准；必要的时候，应当有附图。摘要应当简要说明发明和实用新型的技术要点。（3款）权利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围。（4款）单一性不作为无效宣告理由。（5） 【重点】法31条：（单一性）一件发明或者实用新型专利申请应当限于一项发明或者实用新型。属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型，可以作为一件申请提出。（1款）（6） 【重点】细则20条：（独立权利要求）独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案，记载解决技术问题的必要技术特征。（2款）考试时多抄原文，少自己概括。考试时只以试卷上出现的东西为准，不要将自己脑海中掌握的东西带入，得不到说明书支持。（7） 【间接考察】法33条：（修改原则）申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请的修改不得超出原说明书与权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。（8） 【重点】细则42条：（分案）一件专利申请包括两项以上发明、实用新型或者外观设计的，申请人可以在本细则第54条第一款规定的期限（授权登记期限）届满前，向国务院专利行政部门提出分案申请；但是，专利申请已经被驳回、撤回或者视为撤回的，不能提出分案申请。（9） 【一般】细则43条：（分案申请不得超出原申请记载范围）依照本细则第42条规定提出的分案申请，可以保留原申请日，享有优先权的，可以保留优先权日，但是不得超出原申请记载的范围。答审要点：修改原则：（1）细则51条3款：申请人在收到专利局发出的审查意见通知书后修改专利申请文件，应当针对通知书指出的缺陷进行修改。（2）在答复专利局发出的审查意见通知书时，不得再进行主动修改。（3）不论申请人对申请文件的修改属于主动修改还是针对通知书指出的缺陷进行的修改，都不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。原说明书和权利要求书记载的范围包括原说明书和权利要求书文字记载的内容和根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容。修改方式：（1） 在独立权利要求中增加技术特征，进一步限定，克服无新颖性或创造性、缺少解决技术问题的必要技术特征、未以说明书为依据或者未清楚地限定要求专利保护的范围等缺陷。（2） 变更独立权利要求中的技术特征（如数值范围），克服原独立权利要求未以说明书为依据、未清楚地限定要求专利保护的范围或者无新颖性或创造性等缺陷。（3） 变更独立权利要求的类型、主题名称及相应的技术特征，以克服原独立权利要求类型错误或者缺乏新颖性或创造性等缺陷。（4） 删除一项或多项权利要求，以克服原第一独立权利要求和并列的独立权利要求之间缺乏单一性，或者两项权利要求具有相同的保护范围而使权利要求书不简要，或者权利要求未以说明书为依据等缺陷。（5） 将独立权利要求相对于最接近的现有技术正确划界。（6） 修改从属权利要求的引用部分，改正引用关系上的错误，使其准确地反映原说明书中所记载的实施方式或实施例。（7） 修改从属权利要求的限定部分，清楚地限定该从属权利要求的保护范围，使其准确地反映原说明书中所记载的实施方式或实施例。二、无效宣告细则65条：依照专利法第45条的规定，请求宣告专利权无效或者部分无效的，应当向专利复审委员会提交专利权无效宣告请求书和必要的证据一式两份。无效宣告请求书应当结合提交的所有证据，具体说明无效宣告请求的理由，并指明每项理由所依据的证据。（1款，明确无效宣告请求范围以及无效宣告理由）无效宣告理由：法2条（发明、实用新型、外观定义）、法20条1款（国外申请先保密审查）、法22条（新颖性、创造性、实用性）、法23条（外观授权条件）、法26条3款（清楚、完整）、26条4款（权利要求书以说明书为依据）、法27条2款（外观清楚）、法33条（修改不得超范围）、法9条（同一专利只能授予一项专利权）、细则20条2款（独权记载必要技术特征）、43条1款（分案申请不得超出原申请记载的范围）细则69条：在无效宣告请求的审查过程中，发明或者实用新型专利的专利权人可以修改其权利要求书，但是不得扩大原专利的保护范围。发明或者实用新型专利权人不得修改专利说明书和附图，外观设计专利的专利权人不得修改图片、照片和简要说明。审查指南：A.修改原则：发明或者实用新型专利文件的修改仅限于权利要求书，其原则是：（1）不得改变原权利要求的主题名称；（2）与授权的权利要求相比，不得扩大原专利的保护范围；（3）不得超出原说明书和权利要求书记载的范围；（4）一般不得增加未包含在授权的权利要求书中的技术特征。外观设计专利的专利权人不得修改其专利文件。B.修改方式：在满足上述修改原则的前提下，修改权利要求书的具体方式一般仅限于权利要求书的删除、合并和技术方案的删除。权利要求的删除：从权利要求书中去掉某项或者某些权利要求。权利要求的合并：两项或者两项以上相互无从属关系、但在授权文本中从属于同一独立权利要求的权利要求的合并，所合并的从属权利要求的全部技术特征组合在一起形成新的权利要求。在独立权利要求未作修改的情况下，不允许对其从属权利要求进行合并式修改。技术方案的删除：从同一权利要求中并列的两种以上技术方案中删除一种或者一种以上技术方案。C.修改时机：在专利复审委员会作出审查决定之前，专利权人可以删除权利要求或者权利要求中包括的技术方案。仅在下列三种情形的答复期限内，专利权人可以以合并的方式修改权利要求书：（1）针对无效宣告请求书；（2）针对请求人增加的无效宣告请求或者补充的证据；（3）针对专利复审委员会引入的请求人未提及的无效宣告请求或者证据。第四部分第三章中关于无效宣告理由的增加：（1） 请求人在提出无效宣告请求之日起一个月内增加无效宣告理由的，应当在该期限内对所增加的无效宣告理由具体说明；否则、专利复审委员会不予考虑。（2） 请求人在提出无效宣告请求之日起一个月后增加无效宣告理由的，专利复审委员会一般不予考虑，但下列情形除外：（i）针对专利权人以合并方式修改的权利要求，在专利复审委员会指定期限内增加无效宣告理由，并在该期限内对所增加的无效宣告理由具体说明的；（ii）对明显与提交的证据不相对应的无效宣告理由进行变更的。第二部分、实务模板审题要点：（1） 看申请文件（或专利文件）以及对比文件的著录项，分辨出其中的现有技术、抵触申请与无效证据，还要注意有无优先权日。（2） 权利要求书自身存在缺陷，一般是权利要求引用错误、不清楚、主题名称错误等等。（3） 圈申请文件与对比文件的技术特征并标号。一、答复无效宣告尊敬的专利复审委员会：第二步：分析对比文件：（1） 申请日与授权公告日，确定是现有技术还是抵触申请或者不能用于评价新颖性创造性；（2） 有无优先权日，有优先权日的话，申请日为优先权日。（3） 证据提交日期不能超过1个月举证期。第一步：开场白本人是专利号为 、名称为“ ”的 专利的专利权人，日前接到了专利复审委员会转来的无效请求人 于 年 月 日提交的专利权无效宣告请求书以及同时提交的对比文件D1Dn（，又收到转来的该请求人于 年 月 日提交的补充意见和对比文件Dm）。先本专利权人针对无效请求人提出的所有无效意见、理由以及证据提出如下答辩意见：1、 修改说明针对无效宣告请求人提出的理由和证据，本专利权人对权利要求书进行了修改。（情形1：删除与合并）本专利权人将原独立权利要求1删除，将原从属权利要求2、n合并后作为新的独立权利要求，修改后的权利要求1的技术方案来自于说明书第 页第 段、第 段，以及说明书附图中的图 和图 。将原权利要求n+1调整为引用新修改的权利要求1，并将其标号调整为2，修改后的权利要求2的技术方案来源于说明书第 页第 段；（情形2：技术方案的删除）将原权利要求 中的“ ”的并列技术方案删除，并将其标号调整为m。2、无效宣告请求人提交的证据（以及意见的）效力。【证据分析】本专利的申请日是 年 月 日，授权公告日是 年 月 日，（情形1：抵触申请）对比文件D1的申请日是 年 月 日，公开日（或授权公告日）是 年 月 日，构成本专利的抵触申请，因此只能用于评价本专利的新颖性，而不能用于评价本专利的创造性。（情形2：具有优先权）对比文件D2的申请日是 年 月 日，公开日是 年 月 日，优先权日是 年 月 日，由于申请日晚于本专利的申请日，因此只有在优先权成立的情形下，才能作为本专利新颖性的对比文件，所以请求专利复审委员会核实该优先权是否成立，即使优先权成立，其也仅能评价本专利的新颖性，而不能用于评价本专利的创造性。（情形3：无效证据）对比文件D3的申请日是 年 月 日，由于申请日晚于本专利的申请日，既不是现有技术也不构成本专利的抵触申请，因此不能作为用于评价本专利新颖性创造性的对比文件。【意见效力分析】（情形1：证据及意见无效）专利法实施细则第67条规定，无效宣告请求人可以在提出无效宣告请求之日起1个月内增加理由或者补充证据，无效宣告请求人于 年 月 日提出无效宣告，却于 年 月 日才提交补充意见以及对比文件Dm，以及超过了1个月的举证期限，因此对于该次提交的补充证据和对比文件Dm，专利复审委员会应当全部不予考虑。（情形2：无效理由不在细则65条的无效宣告理由中）无效请求人提出本专利法不符合单一性，单一性不是专利法实施细则第65条第2款规定的无效宣告理由，因此可以不予考虑。（情形3：无效理由未予具体说明）无效宣告请求人提出的“ ”理由，未给予具体说明，应当不予考虑。根据专利法实施细则第64条第1款以及专利审查指南第4部分第3章中的规定，请求人在提出无效宣告理由时应当具体说明无效宣告理由。而无效请求人在提出上述无效宣告理由时，既未提供任何具体说明，也未在提出宣告无效请求后的一个月内补充任何具体的说明。因此对于上述无效宣告理由专利复审委员会应当不予考虑。新颖性、创造性论述（1） 新颖性论述：找区别技术特征；（2） 创造性论述：三步法3、 修改后的权利要求书已经符合专利法、专利法实施细则以及专利审查指南中的各项规定。（1） 修改后的独立权利要求1具有专利法第22条第2款规定的新颖性和创造性。a、 新颖性最接近的现有技术：现有技术中与要求保护的发明最密切相关的一个技术方案，它是判断发明是否具有突出的实质性特点的基础。最接近的现有技术，例如可以是，与要求保护的发明技术领域相同，所要解决的技术问题、技术效果或者用途最接近和/或公开了发明的技术特征最多的现有技术。或者虽然与要求保护的发明的技术领域不同，但能够实现发明的功能，并且公开发明的技术特征最多的现有技术。应当注意的是，在确定最接近的现有技术时，应首先考虑技术领域相同或相近的现有技术。对比文件1公开了一种“ ”，不论是在对比文件的文字中还是附图中均未披露修改后的独立权利要求1具有的如下区别技术特征“ ”，而对比文件2中未披露独立权利要求1中的如下区别技术特征“ ”；因此修改后的独立权利要求1与对比文件D1Dn对比符合专利法第22条第2款中新颖性的规定。b、创造性【三步法】【确定最接近的现有技术】由于对比文件D1Dn与本发明的技术领域相同，但由于对比文件Dn与本专利要解决的技术问题最为相近，所披露的技术特征也最多，因此将对比文件Dn作为本专利最接近的现有技术。【找出与最接近现有技术的区别技术特征】与对比文件Dn相比，本专利修改后的独立权利要求1存在的区别技术特征是“ xx ”，【区别技术特征解决的技术问题】由于存在了上述区别技术特征，该权利要求的技术方案解决了如下技术问题“ ”，【现有技术以及公知常识的启示】（情形1：对比文件Dm未披露该技术特征）对比文件Dm（m=1、2，mn）中既没有披露上述区别技术特征，也没有给出解决上述技术问题的启示，并且这样的技术特征也不是本领域技术人员用来解决该技术问题的公知常识，因此本领域技术人员将对比文件Dn与公知常识结合也不能得到修改后的独立权利要求1的技术方案，因此该权利要求相对于现有技术和公知常识具有（突出的）实质性特点和（显著的）进步。（情形2：对比文件Dm披露了该技术特征，但作用不相同）对比文件Dm虽然公开了技术特征“ yy ”，但是该技术特征所解决的问题是“ ”，在解决该技术问题时该技术特征所起到的作用是“ YY ”，因此，修改后的权利要求1中公开的技术特征“ xx ”与对比文件Dm公开的技术特征“ yy ”在解决各种的技术问题时所起的作用是不同的，对比文件Dm中并没有给出启示，修改后的独立权利要求1相对于对比文件Dn与对比文件Dm是非显而易见的，具有（突出的）实质性特点；修改后的独立权利要求1的有益效果是“ ”，因此相对于对比文件Dn与对比文件Dm具有（显著的）进步。【下结论】综上所述，修改后的独立权利要求1相对于对比文件Dn具有专利法第22条第3款规定的创造性。在权利要求1具有创造的情况下，其从属权利要求2到k也必然具有创造性。4、 其他缺陷的修改描述a、 缺乏必要技术特征（细则20条2款）本专利所要解决的技术问题为“ ”，（修改后的）权利要求1中记录了技术特征“ ”，通过该技术特征可以解决本申请所要解决的技术问题，因此，权利要求1包含了解决技术问题的必要技术特征，符合专利法实施细则第20条第2款的规定。b、不清楚（法26条4款）修改后的独立权利要求1中已经包含了“ ”，并且清楚地明确了“ ”与其他组件之间的连接关系与位置关系，符合专利法第26条第4款关于权利要求书必须清楚地规定。c、权利要求书得不到说明书的支持（法26条4款）说明书中“ 填具体位置 ”记载了“ ”，本领域技术人员能够合理预测到，将该实施例中记载的方法（装置）应用到 中，并且能够起到相同的技术效果（具有相同的功能），因此，权利要求1中记载的 并没有超出说明书公开的范围，能够得到说明书的支持，符合专利法第26条第4款有关权利要求书应当以说明书为依据的规定。5、 其他情形分析a、用外观专利提无效请求的情形本专利是一件发明（实用新型）专利，其保护的是对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案；而对比文件Dk是一件外观设计专利，其保护的是对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计，两者不构成专利法第9条中规定的同样的发明创造。因此不影响修改后的权利要求1的新颖性。b、保护客体疑义（先判断其效力，若有效且有理，对应删除相关权利要求）综上全部内容，本专利权人相信修改后的权利要求书以及全部符合专利法、专利法实施细则以及专利审查指南的各项规定，请求专利复审委员会在修改后的权利要求书的基础上维持专利权有效。二、无效宣告请求书根据专利法第45条及专利法实施细则第65条的规定，本请求人宣告专利号为XXXXXX、名称为“ ”的发明（or实用新型）专利全部（or部分）无效，具体理由如下。（1） 关于证据的使用请求人提交的证据为：欲无效的发明或实用新型的授权文本附件1：无效宣告请求针对的发明（or实用新型）的专利说明书 申请号 ，授权公告日为 ，申请日为 ；对比文件附件2：中国实用新型专利说明书 申请号 ，授权公告日为 ，申请日为 ；附件3：优先权文本附件4：无效宣告请求针对的发明（or实用新型）的专利的优先权文件（的译文）。（有优先权的话需要核实优先权）对比该专利与附件4可知，该专利的全部权利要求（权利要求1到权利要求X）的内容已经记载在了附件4中，两者技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期效果均相同，属于相同主题的发明或者实用新型，且该专利的申请日距离所要求的优先权日在12个月（6个月）之内，因此，该专利（权利要求1到权利要求X）可以享有附件4的优先权。（权利要求X+1到权利要求Y不享有附件4的优先权，其申请日以实际提交申请的日期为准）（评价找出的对比文件是现有技术还是抵触申请）附件2的申请日是 年 月 日，公开日（或授权公告日）是 年 月 日，构成该专利（权利要求1到权利要求X）的抵触申请，因此只能用于评价该专利（权利要求1到权利要求X）的新颖性，而不能用于评价该专利（权利要求1到权利要求X）的创造性。附件3的申请日是 年 月 日，早于该专利的优先权日（申请日），因此附件3为现有技术，能够用来评价该专利（权利要求1到权利要求X）的新颖性与创造性。不同于答复无效，写无效宣告请求书要对权利要求书中的所有权利要求逐个进行新颖性创造性评价。（2）评价新颖性、创造性权利要求1不具有专利法22条第二款所述的新颖性没有新颖性理所当然就没有创造性。权利要求1请求保护一种 ，附件2公开了A、B、C、D，其中A相当于该专利权利要求1中的A，B相当于该专利权利要求1中的B，C是该专利权利要求1中的C的下位概念由此可见，附件2公开了权利要求1中的所有技术特征，两者属于相同的技术领域，解决相同的技术问题并具有相同的预期效果。因此，权利要求1不具有专利法22条第二款所述的新颖性。权利要求2不具有专利法22条第三款所述的创造性从属权利要求2的附加技术特征进一步限定了“ ”，附件2公开了，将该专利的权利要求书与该专利相比，区别仅在于：“ ”，该区别技术问题解决的技术问题是 。附件3公开了一种 ，包含以下技术特征。由此可见，附件3公开了上述区别技术特征，且上述区别技术特征再附件3中所起的作用于其在该专利中所起的作用相同，都是 。附件2、附件3与该专利均属于相同的技术领域，对本领域的技术人员而言，为了解决 技术问题，容易想到将附件3中的 替代附件2中的 得到权利要求2的技术方案。因此，权利要求2相对于附件2和附件3的结合不具备创造性，不符合专利法22条第三款所述的创造性。（3） 找出不清楚或技术方案不完整的缺陷a. 权利要求X未以说明书为依据b. 权利要求Y的技术方案不清楚，不符合专利法第26条第4款的规定从属权利要求中引用的技术特征或零部件名称在被引用的权利要求中未出现。综上所述，现请求宣告专利号为XXXXX、名称为“ ”的发明（or实用新型）专利全部（or部分）无效。三、答复审查意见与答复无效宣告基本相同，开场白略有变化。四、权利要求书撰写要点1、确定最接近的现有技术要点：技术领域相同或相近；解决的技术问题或产生的有益效果相同或相近；披露的与本发明相同的技术特征最多。优先考虑技术领域相同或相近的对比文件。2、 对比得出与最接近现有技术的区别技术特征，并确定每个区别技术特征解决的技术问题，并将在除最接近现有技术外的其他对比文件中出现的区别技术特征与已被其他对比文件解决的技术问题排除要点：列出本发明的所有技术特征，同时列出最接近的现有技术的所有技术特征；找出本发明中有而最接近现有技术中没有的那些技术特征，即为区别技术特征，再从原文中摘抄每项区别技术特征或某几项区别技术特征所解决的技术问题。3、 确定要解决的技术问题要点：从列出的所有解决的技术问题中选一项作为要解决的技术问题，难以确定时，看哪个技术问题需要的技术特征较少，则确定哪个为要解决的技术问题。同时注意哪些区别技术特征是特定技术特征，可以使好几个实施例进行合案申请，则优先确定特定技术特征所能解决的技术问题为要解决的技术问题。4、 列出解决所确定的要解决的技术问题时，哪些技术特征为必要技术特征，哪些技术特征为非必要技术特征要点：所有必要技术特征所组成的技术方案应当是完整的。必要技术特征用于写入独立权利要求，非必要技术特征用于写入从属权利要求。5、 区分哪些技术特征写在前序部分，哪些技术特征写在特征部分，然后撰写独立权利要求要点：与最接近现有技术相同的必要技术特征写在前序部分，区别技术特征写在特征部分。当本发明包含好几种实施方式时，要将除特定技术特征外的其他相关技术特