专利代理实务应试技巧

专利代理实务科目应试指南,吴观乐Tel7002E-mail:glwuliu-,课程内容,一考前准备考试时的应试技巧涉及专利申请文件撰写试题的应试涉及审查意见通知书答复试题的应试涉及无效程序专利代理实务试题的应试,考前准备,1.准确理解和牢固掌握专利法律法规基本知识-权利要求书和说明书撰写要求的规定-专利权授权条件（重点为新颖性和创造性）-优先权-单一性-实审程序-无效程序-专利申请文件和专利文件的修改-专利权保护客体重点掌握实体方面基础知识，但对程序方面基本知识也应给予一定的重视。,考前准备(续),2.通过模拟练习提高理论联系实际应用能力-先动手练习再看答案-不要仅考虑思路就看答案-至少部分练习用手写方式完成3.熟练掌握论述和答辩技巧-十分熟悉新颖性、创造性、单一性、权利要求以说明书为依据、权利要求清楚限定保护范围等方面的论述-针对不同案情拟出相应论述方式和答辩格式-论述时应当采用规范的专利术语，避免采用错误的表述,考前准备(续),4.通过模拟练习熟练掌握权利要求书的撰写思路-由于权利要求书的撰写思路与案情密切有关，在针对每一个模拟练习加以归纳基础上逐渐加深对权利要求书撰写思路的理解和应用能力-重点掌握独立权利要求撰写的步骤和技巧-注意考试与平时实务的不同之处,考前准备(续),5.通过模拟练习熟练掌握实审意见陈述书、无效请求书和意见陈述书的答题思路、答题内容和撰写格式-三类试题的答题思路-如何修改专利申请文件或专利文件-三类试题中（意见陈述书、请求书、无效意见陈述书）的撰写格式-重点论述部分的内容及顺序,考试时的应试技巧,答题前认真仔细通读试题说明-对试题涉及内容有一个总体了解，以便合理地分配时间。-记住需要答题的所有内容，以便具体答题时不致出现遗漏。-注意简答题的性质，与具体实务相关的简答题可能会有助于理解实务题的答题思路-对影响具体答题的条件作出标记-注意和领会答题须知,考试时的应试技巧(续),2.仔细阅读试题具体内容并作出必要归纳整理-不同试题，重点关注不同内容：专利申请文件撰写，关注涉及主题、解决的技术问题以及所采用的技术手段；答复审查意见通知书，关注权利要求的技术方案，对比文件与本申请的相关性，说明书有无未被对比文件披露的内容；无效程序，关注无效理由及涉及的权利要求、证据的相关性、补充的无效理由和证据是否超过期限等。-将直接影响正式答题的内容用不同彩色笔作出标记。-若涉及两类试题，注意两者之间的联系，以便在最初阅读试题的同时为两类试题作答做好准备。,考试时的应试技巧(续),3.具体答题时应条理清晰完成所有答题内容-答题时把握整个试题的重点及各类试题的重点-针对每一个考点，条理清晰地作出说明，既要结合具体案情，又要以专利法律法规为依据-完成每一部分试题后检查所作答案是否有遗漏-答题时注意卷面整洁,专利代理实务考试中如何应对涉及专利申请文件撰写的考题,历年试题应试的主要内容,1.针对客户提供的技术交底书和现有技术以及检索到的现有技术撰写能有效而合理保护发明创造的权利要求书2.必要时向客户建议另行提出一件专利申请的基础上为客户简要地再撰写一份权利要求书或其中的独立权利要求3.以简答题方式考核专利代理实务的水平和能力：涉及权利要求书撰写思路，撰写说明书部分内容，与客户进行必要沟通，反映考生答复审查意见通知书能力（新颖性创造性的论述、合案申请和另行提出一件专利申请的理由），专利实质审查基本知识等方面,工作主要内容及要求,1.总体要求依法充分维护委托人利益2.工作主要内容正确理解发明创造权利要求书的撰写说明书及其摘要的撰写,工作主要内容及对代理人的要求(续),3.正确理解发明创造的要求根据客户提供的有关发明创造的技术资料（包括委托人提供的现有技术）能够正确、全面地理解委托人所提供的发明创造及其各个具体实施方式。由客户提供的有关发明创造的技术资料以及检索到的现有技术正确确定能够获得专利权的申请主题。充分发掘发明构思的各种实现方案（但考试大纲中明确写明对于考试不要求作上述发掘，应当遵从试卷要求）,工作主要内容及对代理人的要求(续),4.权利要求书的撰写撰写的每项权利要求所要求保护的主题，均应当属于能够获得专利保护的主题，并具备新颖性、创造性和实用性。在符合单一性的要求下，包括尽可能多的主题（即在符合单一性的要求下包括更多的独立权利要求）。独立权利要求应当尽可能采用概括方式表述，使其具有尽可能大的保护范围。写入必要的、数量合适的从属权利要求。每项权利要求应当得到说明书的支持。每项权利要求应当清楚简要地限定要求专利保护的范围。独立权利要求和从属权利要求的撰写符合法、细则和指南的规定。,工作主要内容及对代理人的要求(续),5.说明书及其摘要应当充分发掘发明构思的各种实现方案以支持权利要求书中的概括性描述（说明：在考试时应遵从试卷的要求，注意一下以前考题中如何涉及到这方面内容和可能涉及的内容）。充分公开发明创造（注意一下以前考题中如何涉及到这方面内容和可能涉及的内容）。正确撰写说明书的各个部分和说明书摘要，使其符合法、细则和指南的规定。与所撰写的权利要求书相协调。,专利代理实务有关专利申请文件撰写考试的主要步骤,1.理解发明创造内容：确定涉及主题，确定其中能够获得专利权的申请主题和准备写入本申请权利要求书中的主题，在其基础上确定写入本申请的最主要的申请主题2.针对该申请主题撰写独立权利要求。3.针对该申请主题撰写合理数量的从属权利要求。4.针对与该申请主题有单一性的其他主题撰写并列独立权利要求和合理数量从属权利要求。不具有单一性的其他主题建议另行提出申请（必要时建议在同日另行提出），并根据试题要求撰写相应的权利要求书。5.对简答题逐个进行回答。,专利申请文件撰写的应试思路,1.由客户提供的有关发明创造的技术资料（包括客户提供的现有技术）确定涉及哪一些主题2000年化学考题（由第一段文字可知涉及非水性电解液的添加剂，非水性电解液、可充电锂电池）2002年化学考题（虽写明的是发明了一种方法，但更应当将产品作为一项更重要的技术主题，共涉及七个技术主题）2004年化学考题（虽写明的是发明了一种方法，但还应将产品作为一项技术主题）2006年实务考题（最后一段文字还体现了可以将衣架作为一项技术主题）2007年实务后半部分的考题（包装体、包装体长带、供给方法、供给系统）,专利申请文件撰写的应试思路(续),1.由客户提供的有关发明创造的技术资料（包括客户提供的现有技术）确定涉及哪一些主题2008年实务考题（油炸食品制作方法、油炸食品制作设备、油炸食品以及添加到油脂中的组合物）2009年实务后半部分的考题涉及一项主题（防误认鼾声的止鼾枕头，还隐含有另两种防惊扰睡眠者的止鼾枕头）2010年第一题中涉及四（？）个主题（食品料理机、食品料理机的制浆方法、控制电机正反转的电路控制方法和电路控制器件），第三题中涉及两（？）个主题（合金材料及电热器）2011年第二题中涉及一个主题（内置调味材料的瓶盖组件）,专利申请文件撰写的应试思路(续),2.正确、全面地理解客户所提供的发明创造的技术资料中所涉及的每一个主题-各主题包含有哪几个具体实施方式。（2000-2004年机械和电学考题、2006年、2007年、2008年、2009年和2011年考题），若存在并列关系的具体实施方式，需要分析是否属于一个总的发明构思。-针对每一主题分析其发明构思，对于涉及多处改进的主题应当关注其相对于现有技术、尤其是最接近现有技术作出哪几方面的改进以及这几处改进之间的关系。-各个实施方式中的优选方案（体现在优选技术特征上：优选、最好、可以等，必要时需要区分其是某一个实施方式中的优选技术特征还是哪几个实施方式共有的优选实施方式）。-有可能的话，在试卷上对优选技术特征作出标记。,专利申请文件撰写的应试思路(续),3.针对每一个主题分析客户所提供的有关发明创造的技术资料中是否缺少其作为申请主题提出时应当补充的材料以及存在哪些不清楚之处需要客户给予补充说明或给予解释（结合2002年、2004年化学考题说明）导致说明书未充分公开发明的情况（就某一技术主题仅给出设想而无具体技术方案，技术方案的成立需要实验数据支持的情况，新的化学物质至少应当给出一种制造方法等）权利要求需要有足够实施方式支持的情况（缺少一种下位概念的实施方式，缺少数值范围上下限附近的实施例，缺少支持从属权利要求的优选方案，缺少应用独立权利要求的实施例等）提供的材料不清楚之处（尤其要注意专利法意义下的不清楚）必要时在阅读试题时在卷面上作出标记。,专利申请文件撰写的应试思路(续),4.通过与现有技术（客户提供的和检索到的）进行比较确定写入本申请的技术主题-将这些主题与申请人提供的现有技术以及检索到的现有技术进行对比，将那些没有新颖性和创造性的技术方案（包括其中没有新颖性和创造性的具体实施方式）排除在本专利申请的申请主题之外（结合2000年化学考题、2004年电学考题、2006年考题、2008年考题说明）。-在余下的申请主题（包括同一主题中多个实施方式不属于一个总的发明构思的情况）中确定最主要的主题作为本专利申请独立权利要求1技术方案的主题。（结合2000年、2002年、2004年化学考题、2007年考题、2008年考题、2010年考题加以说明，另2011年考题为同一主题的两项发明）-对其他主题作进一步分析，其中与该申请主题具有单一性的也作为本专利申请的申请主题；而不具有单一性的，可建议委托人另行提出专利申请。(2000年-2004年化学考题、2007年考题、2008年考题、2009年、2010年考题；2011年同一主题的两项发明）,专利申请文件撰写的应试思路(续),5.针对确定的最主要的技术主题撰写独立权利要求独立权利要求的撰写步骤：(1)确定该独立权利要求的主题名称(2)分析该主题的各个实施方式,确定其各技术特征;(3)确定最接近的现有技术。(4)确定该主题相对于最接近的现有技术所解决的技术问题；(5)针对该主题确定解决上述技术问题的必要技术特征;(6)将与最接近的现有技术共有的技术特征写入前序部分，其余的必要技术特征写入特征部分，从而完成独立权利要求的撰写。,专利申请文件撰写的应试思路(续),5.针对确定的最主要的技术主题撰写独立权利要求-主题名称多半可以选用试题技术交底材料中给出的名称-对多个具体实施方式进行分析确定是并列关系还是从属关系（结合2002年机械和2007年、2011年实务考题以及2002年电学考题加以说明）,图1,2011年撰写试题客户提供的交底材料中三种实施方式的附图,2002年电学撰写试题,2002年机械撰写试题,专利申请文件撰写的应试思路(续),5.针对确定的最主要的技术主题撰写独立权利要求-主题名称多半可以选用试题技术交底材料中给出的名称-对多个具体实施方式进行分析确定是并列关系还是从属关系（结合2002年机械和2007年、2011年实务考题以及2002年电学考题加以说明）-针对多个并列关系的具体实施方式（不包括不属于一个总的发明构思的具体实施方式）应当尽可能采用概括的方式加以限定（注意：题中的暗示写法，结合2007年考题、2009年考题加以说明；对2011年考题情况的说明；应当满足概括写法的要求）-一项技术主题通过多个技术措施实现不同的技术改进时如何确定要解决的技术问题（结合2000年、2002年机械撰写考题和2009年、2010年考题加以说明）,2000年机械撰写试题,此项发明相对于该现有技术同时作了三个方面的改进，解决了三个方面的技术问题：(1)将封闭片的刻痕线设计成非封闭的（包括进一步改进的特征），使拉片和封闭片在开启后仍与容器保持连接，避免与容器顶盖完全分离而污染环境；(2)将封闭片与拉片连接点位置前移到靠近封闭片端部，从而使封闭片开启时不会使拉片或封闭片的灰尘或其他脏物落入容器中；(3)在拉片靠近封闭片前端的下方设置了向下伸出的锋利凸尖（包括封闭片与拉片的连接点位置向前移），从而不会由于施力过大导致拉断拉片而封闭片仍处于封闭状态而无法开启。注意：弄清三个方面改进的关系，确定以哪一种或哪一些改进方案为主。,专利申请文件撰写的应试思路(续),5.针对确定的最主要的技术主题撰写独立权利要求-注意哪些是解决技术问题的必要技术特征，应当写入到独立权利要求中。-一定不要把优选的附加技术特征写入到独立权利要求中。-在确定不了是必要技术特征还是优选的附加技术特征时的建议写法。-机械、电学领域独立权利要求通常应当划界。-清楚地表述技术方案，例如：对于与最接近现有技术共有的技术特征，凡与发明改进点有关的，应当写入到前序部分（注意，与解决技术问题无关的，一定不要写入到前序部分）；涉及电路方面的独立权利要求在划界时应当将与最接近现有技术共有的所有主要电路部分均写入前序部分。-根据题面要求，写入附图标记，应加括号。,专利申请文件撰写的应试思路(续),6.针对确定的最主要的技术主题撰写从属权利要求。-独立权利要求采用概括性描述时应当针对所概括的不同实施方式撰写从属权利要求。-客户提供的有关发明创造的技术资料中以优选方式或者类似方式表示的可以表述成从属权利要求。（但是不必针对那些属于公知常识的优选方式写从属权利要求）-注意从属权利要求的撰写层次(首先针对主要改进点撰写从属权利要求)。-注意从属权利要求应当清楚地限定发明。（权利要求的完整；进一步限定的技术特征的表述方式；引用关系合适等）-注意从属权利要求的撰写格式以及对其引用部分的撰写格式要求（细则二十二条）。,专利申请文件撰写的应试思路(续),7.针对其他应当写入的申请主题撰写独立权利要求和从属权利要求；并根据试题的要求为另行提出的专利申请撰写相应的权利要求书或独立权利要求。参见前面第5点和第6点的说明，总体来看，这些权利要求的撰写要更简单一些。,专利申请文件撰写的应试思路(续),8.简答题(1)涉及撰写申请文件思路的简答题可能有助于权利要求书的撰写。2000年至2004年涉及到三方面的提示，还应当考虑有无其他类型。(2)说明书的撰写已考过名称、技术领域、解决的技术问题、有益效果、说明书摘要不排除还可能考其他部分，如背景技术等，至于具体实施方式实际上已体现在需要客户的补充材料上。,专利申请文件撰写的应试思路(续),8.简答题（续）(3)涉及审查意见通知书的答复新颖性论述（单独对比、结合案件具体分析、法律依据和结论）创造性论述（既要论述具有突出的实质性特点又要论述具有显著的进步、按三步法分析以体现结合对比、结合案件具体分析、法律依据和结论）单一性论述（分析各独立权利要求的特定技术特征，根据这些独立权利要求间有无相同和相应的特定技术特征作出是否有单一性的判断结论）其他可能涉及的内容。,专利申请文件撰写的应试思路(续),8.简答题（续）(4)需要向客户补充了解的内容和给予的建议导致说明书未充分公开发明的情况权利要求需要有足够实施方式支持的情况提供的材料不清楚之处请客户将其中一部分技术主题另行提出申请的建议（如缺乏单一性的主题等）(5)涉及基本概念的考题参见2004年化学考题（涉及单一性基本概念）、2010年试题（确定最接近现有技术需要考虑因素和可享受优先权条件）、2011年试题（充分公开与保留技术秘密关系）需注意考题是否与实务题有关,专利代理实务考试中如何应对涉及审查意见通知书答复的考题,历年试题应试的主要内容,1.针对审查意见通知书撰写意见陈述书2.必要时修改权利要求书（在2000年之前的试题中还曾涉及说明书的适应性修改）3.若申请文件中包含需要分案申请的主题，撰写相应的权利要求书或独立权利要求，且说明需要分案的理由,工作主要内容及对代理人的要求,1.总体要求依法充分维护委托人利益2.工作主要内容修改专利申请文件撰写意见陈述书,工作主要内容及对代理人的要求(续),3.修改专利申请文件的要求修改应当符合法律要求：法三十三条和细则五十一条三款（包括专利审查指南的有关规定）克服和消除通知书中所指出的专利申请文件中确实存在的不符合法、细则和指南规定的缺陷（包括必要的适应性修改）力争使专利申请得到充分的保护修改后的申请文件应当符合法、细则、指南所规定的对申请文件撰写的各项要求,工作主要内容及对代理人的要求(续),4.撰写意见陈述书的要求全面答复审查意见通知书表达的所有审查意见和提出的问题和要求。对形式缺陷，通过修改专利申请文件加以克服，并在意见陈述书中加以说明。对实质缺陷，认为有必要修改专利申请文件的，应当在意见陈述书中阐述所作修改能够克服审查意见通知书所指出缺陷的理由；若认为审查意见存在不当之处，依法陈述反驳意见；必要时辅以有关证据和辅助资料。论述理由时应当注意分寸，尤其应当注意禁止反悔原则。意见陈述书的表述应当词语(尤其是专利用语)规范，有理有据，层次清楚，表述准确，有逻辑性，有针对性，充分阐述委托人的立场；避免强词夺理，避免仅仅罗列不着边际的套话。,专利代理实务有关审查意见通知书答复考试的主要步骤,1.理解专利申请的内容及其要求保护的主题；2.全面、准确地理解审查意见通知书的内容及其所引用的对比文件的技术内容；3.针对具体情形作出正确的前景判断（即通过分析审查意见通知书的内容和所引用的证据，判断那些意见是正确的，哪些意见值得探讨，哪些意见是不正确的），以确定答复策略；4.针对分析结果修改权利要求书和说明书；5.依据修改的专利申请文件撰写意见陈述书。,答复审查意见通知书考题的应试思路,1.关注专利申请的申请日（有优先权要求的，指优先权日）是否在2009年10月1日之前，以确定适用修改前的专利法还是修改后的专利法。2.阅读理解申请文件(1)确定本发明相对于其背景技术中的现有技术（尤其是最接近现有技术）解决了什么技术问题，采取了哪些技术措施，产生哪些技术效果；(2)认真确定权利要求书中各权利要求由其技术特征所限定的技术方案的含义、每个技术特征在本发明中的作用及各权利要求之间的区别；(3)对说明书具体实施方式所涉及到的发明创造内容有清楚的了解，尤其是那些在原权利要求书中未明确写明的技术特征在本发明中所起的作用。（结合94年机械考题、2006年和2008年实务考题加以说明）,答复审查意见通知书考题的应试思路(续),3.鉴于试题的审查意见通知书中多半仅指出实质性缺陷，而不指出形式缺陷或者仅仅笼统地指出形式缺陷，因而在理解专利申请文件时还应当注意其存在哪些形式缺陷、尤其是权利要求书所存在的形式缺陷（包括一部分明显的实质性缺陷，如2008年考题中设备独立权利要求未清楚地限定要求专利保护的范围）4.对审查意见通知书中引用的证据从对比文件公开的时间和内容两个方面进行分析，以确定其与本专利申请的相关程度；,对通知书中引用的证据的分析研究-将对比文件按照其公开的日期（若对比文件为中国专利文件或专利申请公开文件，则包括其申请日，有优先权要求的，包括优先权日）与本专利申请的申请日（有优先权要求的，包括优先权日）的关系加以分类在本专利申请日（本申请有优先权要求的，为优先权日）前公开的对比文件X、Y、A类在本专利申请日和优先权日之间公开的对比文件PX、PY、PA类在本专利申请日（本申请有优先权要求的，为优先权日）前向中国提出申请、在申请日或申请日后公布的专利申请文件或公告的专利文件（修改前的专利法仅适用于他人E类在本专利申请日和优先权日之间向中国提出申请、在申请日后公布的专利申请文件或公告的专利文件（修改前的专利法仅适用于他人）PE类,对通知书中引用的证据的分析研究-对每篇对比文件披露的内容进行分析每篇对比文件分别披露了本发明独立权利要求中的哪些技术特征每篇对比文件针对各从属权利要求分别披露了哪些技术特征每篇对比文件所披露的技术特征(尤其是独立权利要求中的区别特征和从属权利要求中的附加技术特征)在各篇对比文件中所起的作用是什么,答复审查意见通知书考题的应试思路(续),3.在理解专利申请文件时还应当注意其存在哪些形式缺陷、尤其是权利要求书所存在的形式缺陷；4.对审查意见通知书中引用的证据从对比文件公开的时间和内容两个方面进行分析，以确定其与本专利申请的相关程度；5.分析审查意见通知书中引用的证据是否合适，若存在不合适的证据可以以此作为突破口；,分析引用的证据是否合适若存在不合适的证据可以以此作为突破口-用申请日或申请日后公开的文件（例如外国专利文件或期刊杂志）来评价本专利申请的新颖性或创造性-用申请日前申请、申请日或申请日后公开的外国专利申请来评价本专利申请的新颖性-用申请日前提出申请、申请日或申请日后公开的中国专利文件来评价本专利申请的创造性-对于有优先权要求的专利申请，未指出该权利要求不能享受优先权，用申请日和优先权日之间公开的对比文件来评价本专利申请的新颖性或创造性-对于有优先权要求的专利申请，未指出该权利要求不能享受优先权，用申请日和优先权日之间申请、申请日或申请日后公开的中国专利文件来评价本专利申请的新颖性,分析引用的证据是否合适若存在不合适的证据可以以此作为突破口-审查意见通知书中认定无新颖性时，而引用的证据所披露的内容中并未包含该权利要求的全部技术特征-审查意见通知书认定所披露的技术特征在引用的证据中并未披露-审查意见通知书认定所披露的技术特征在引用的证据中所起的作用与其在本发明中所起的作用不一样-审查意见通知书所引用证据披露的技术方案的工作原理与本发明工作原理有着本质不同（考试中通常不会出现这一问题）,答复审查意见通知书考题的应试思路(续),3.在理解专利申请文件时还应当注意其存在哪些形式缺陷、尤其是权利要求书所存在的形式缺陷；4.对审查意见通知书中引用的证据从对比文件公开的时间和内容两个方面进行分析，以确定其与本专利申请的相关程度；5.分析审查意见通知书中引用的证据是否合适，若存在不合适的证据可以以此作为突破口；6.分析审查意见通知书中论述的理由是否正确，若论述的理由有漏洞可以以此作为突破口；,分析通知书中论述的理由是否正确若论述的理由有漏洞可以以此作为突破口(其往往和不合适的证据结合在一起)例如-以申请日前申请、申请日或申请日后公开的中国对比文件来评价创造性-认定为“等效手段(或简单变换的手段)”以及“发明仅仅是一种简单的叠加”的理由不正确-认定不能享受优先权的理由不正确-简单地认定两者组分或结构相近，而未注意本发明在某些方面的性能有明显提高-认定为权利要求书未以说明书为依据或者未清楚限定要求专利保护范围的理由不正确-认定独立权利要求缺少必要技术特征的理由不正确-认定修改超范围的理由不正确,答复审查意见通知书考题的应试思路(续),3.在理解专利申请文件时还应当注意其存在哪些形式缺陷、尤其是权利要求书所存在的形式缺陷；4.对审查意见通知书中引用的证据从对比文件公开的时间和内容两个方面进行分析，以确定其与本专利申请的相关程度；5.分析审查意见通知书中引用的证据是否合适，若存在不合适的证据可以以此作为突破口；6.分析审查意见通知书中论述的理由是否正确，若论述的理由有漏洞可以以此作为突破口；说明：从历年考题分析，96-98年三种专业和94年机械专业有关审查意见通知书试题以及2008年专利实务试题中的审查意见均存在不合适之处，看应试者能否发现。但是，94年电学专业及2006年专利实务试题中的审查意见均是正确的。应试时不要死套一种模式，需具体分析。,答复审查意见通知书考题的应试思路(续),7.专利申请文件的修改(1)对于实质性缺陷，既要克服通知书中指出的确实存在的缺陷，又应当争取为申请人取得更宽的保护范围，还应当满足法、细则、指南对答复审查意见通知书的修改所规定的要求以及对申请文件撰写的各项要求；(2)对于阅读理解专利申请文件（尤其是权利要求书中）所发现的形式缺陷以及在审查意见通知书中所指出的形式缺陷，在修改申请文件中应当予以克服；(3)对说明书的修改不仅应当克服通知书中指出的缺陷，还应当相对权利要求书的修改作出适应性修改。,修改专利申请文件,1.在答复审查意见通知书时对专利申请文件作修改的考虑原则-对于通知书中指出的实质性缺陷确实存在时，在修改专利申请文件时既要克服通知书中所指出的缺陷，又应当为申请人争取更充分的保护；-对于审查意见通知书中所指出的形式缺陷，在修改申请文件中应当予以克服；-修改应当满足专利法、专利法实施细则和审查指南对答复审查意见通知书的修改所作出的规定；-修改后的文件应当满足法、细则和指南对申请文件撰写的各项要求。,修改专利申请文件(续),2.法、细则、指南对答复通知书时规定的修改要求(1)法33条对发明和实用新型文件的修改不得超出原说明书和权利要求书的记载范围。(2)细则51条3款收到审查意见通知书后对专利申请文件的修改，应当针对通知书指出的缺陷进行。五种不符合细则51条3款的修改不能视为针对通知书指出缺陷进行修改的情况主动删除独立权利要求中的技术特征，扩大了该权利要求请求保护的范围。主动改变独立权利要求中的技术特征，导致扩大了请求保护的范围。主动将仅在说明书中记载的与原来要求保护的主题缺乏单一性的技术内容作为修改后权利要求的主题。主动增加新的独立权利要求，该独立权利要求限定的技术方案在原权利要求书中未出现过。主动增加新的从属权利要求，该从属权利要求限定的技术方案在原权利要求书中未出现过。,修改专利申请文件(续),3.说明书的修改-克服说明书所存在缺陷的修改-相对于修改的权利要求书作适应性修改根据不同情况可能涉及到：名称技术领域背景技术发明内容中要解决的技术问题发明内容中的技术方案发明内容中的有益效果附图说明和具体实施方式说明书摘要针对几种情况的说明通知书中给出更相关的现有技术、独立权利要求修改后主题名称未变但缩小了保护范围删除一部分主题名称不同的独立权利要求或者独立权利要求修改后变更了主题名称,答复审查意见通知书考题的应试思路(续),8.意见陈述书的撰写(1)意见陈述书的格式：起始段、修改说明、重点论述部分、结尾段；(2)意见陈述书中重点论述修改后的申请文件已克服通知书中所指出的缺陷或原申请文件不存在通知书中所指出的缺陷，论述时应当以专利法、专利法实施细则和专利审查指南的规定为依据进行论述；(3)对于审查意见通知书中所指出的全部缺陷，在意见陈述书中均应得到反映，不要有遗漏；(4)对专利申请文件进行修改时，最好在起始句后立即有一段文字说明针对通知书指出的缺陷作出哪些修改，以及修改内容在原申请文件中的依据，在此基础上说明所作修改符合专利法第三十三条的规定和专利法实施细则第五十一条第三款的规定；(必要时，在说明对权利要求书进行修改的情况后，还应当对说明书作了哪些适应性修改作出简要说明)(5)意见陈述书应当条理清楚，用词严谨，注意不要出现专利用语的概念错误,专利代理实务考试中如何应对涉及无效实务的考题,工作主要内容及要求,1.工作主要内容(1)无效宣告请求书的撰写(2)针对无效宣告请求撰写意见陈述书（包括对专利文件的修改）(3)简答题（1994年和1996年无效考题中包括了委托人所要求的咨询意见）,工作主要内容及对代理人的要求(续),2.对无效宣告请求书的撰写要求正确选择请求宣告专利权无效的法律依据-无效理由应当属于细则第六十五条二款（对于2010年2月1日前提出申请的专利，为原细则第六十四条二款）规定的范围，且以法及细则有关的条、款、项作为单独的理由提出；-存在多个属于上述条款规定范围的无效理由的，应当认真权衡分析，选择其中最有说服力、请求无效成功可能性最大的理由，以突出重点，避免平均使用笔墨。有针对性地进行论述-应当针对专利文件进行准确、具体的分析，具体指明其不符合法及细则有关规定的实质性缺陷，且详细论述理由；-以不具备新颖性、创造性为理由宣告无效的，必须举证，并充分合理地运用这些证据，通过专利文件与现有技术的对比，论述不具备新颖性、创造性的理由，尤其在论述创造性时应当着重分析为什么其结合对于本领域技术人员来说是显而易见的。,工作主要内容及对代理人的要求(续),2.对无效宣告请求书的撰写要求无效宣告请求书的表述方式-应当词语规范，有理有据，条理清楚，逻辑清晰；-应当避免强词夺理，避免仅仅提出请求无效的主张而没有针对性，或者罗列有关证据而没有具体分析说理。,工作主要内容及对代理人的要求(续),3.对针对无效宣告请求的意见陈述书的撰写要求正确分析无效宣告请求书和请求人所提供的证据-在认真阅读理解无效宣告请求书的基础上，判断所提出的无效宣告请求理由是否属于细则六十五条二款（对于2010年2月1日前提出申请的专利，为原细则第六十四条二款）规定的范围；-核实请求人提供的支持其无效主张的所有证据，对其是否属实或者成立，及其与无效请求理由之间是否存在因果关系作出准确判断。确定适当的应对策略-请求人提供的证据存在问题的，应当针对证据进行论述，提供反证的，应当对有关反证作出说明；-认为请求人的无效理由不成立的，应当依照法及细则以及指南的有关规定，据理进行反驳；-认为无效理由成立或者部分成立的，应当考虑要否通过对权利要求书进行适当的修改来达到部分维持专利权的目的；-意欲维持专利权有效或者部分有效的，意见陈述书应当对无效宣告请求提出的所有无效理由均予以回答。,工作主要内容及对代理人的要求(续),3.对针对无效宣告请求的意见陈述书的撰写要求(续)意见陈述书的表述方式-应当词语规范，有理有据，条理清楚，逻辑清晰；-应当避免强词夺理，避免仅仅陈述缺乏针对性的套话。4.对专利文件的修改应当符合专利法第三十三条的规定应当符合细则第六十九条的规定：仅限于权利要求书，不得扩大原专利的保护范围权利要求书的修改原则应当符合专利审查指南的有关规定修改的方式和修改的时机也应当符合专利审查指南的有关规定,专利代理实务有关无效宣告请求书撰写考试的主要思路,1.理解专利文件权利要求书所要求保护的主题；2.对请求人所提供的材料（包括其主张和支持其主张的证据）进行研究；3.无效宣告请求理由的确定和无效证据的选择；4.撰写无效宣告请求书；5.对本专利无效前景的分析（这部分的考试内容往往反映在对委托人咨询意见的解答或对简答题的解答中）。,理解专利文件权利要求书所要求保护的主题,1.关注拟提出无效宣告请求专利的申请日（有优先权要求的，指优先权日）是否在2009年10月1日或者2010年2月1日之前，以确定适用修改前的专利法、专利法实施细则还是修改后的专利法、专利法实施细则。2.阅读理解专利文件，认真确定权利要求书中各权利要求由其技术特征所限定的技术方案的含义、每个技术特征在本发明创造中的作用以及各权利要求之间的区别，其中对于权利要求中个别表达欠清楚的技术特征通过说明书来理解其确切的含义。3.对于独立权利要求，根据说明书进一步明确其相对于背景技术中的现有技术（尤其是最接近现有技术）解决了什么技术问题，采取了哪些技术措施（即确定相对于最接近现有技术的区别技术特征），产生哪些技术效果。,理解专利文件权利要求书所要求保护的主题,4.对于从属权利要求，理解其附加技术特征为本发明创造带来了什么技术效果。5.如专利有优先权要求，考题中还给出了在先优先权文件的情况，需要确定哪些权利要求可以享受优先权，哪些不能享受优先权，以确定每项权利要求现有技术的时间界限。（同样，如果对比文件为有优先权要求的中国专利申请文件或专利文件，且考题中也给出在先优先权文本的话，则用该对比文件作为抵触申请来否定新颖性时，需要核实该对比文件中用作对比的技术方案可否享受优先权。）6.专利文件是否存在着可以作为无效理由的明显实质性缺陷,对请求人所提供的材料进行研究,1.研究委托人的委托意见-委托人的委托意见中若提出无效宣告请求的理由，首先分析这些理由是否属于细则六十五条二款（对2010年2月1日前提出申请的专利，为原细则第六十四条二款）规定的理由；2.研究委托人所针对的事实和所提供的证据-对于不需要证据来支持的法定无效理由，对所针对的事实进行分析，判断从该事实能否得出本专利确实存在所相应无效宣告请求理由所涉及的不符合法、细则的缺陷。-对于需要证据来支持的法定无效理由（如无新颖性、创造性等）应当分析委托人所提出的所有的证据的真实性、合法性和与上述待证事实的关联性。对于委托人提供的证据首先考虑可否被采信对于公开使用和以其他方式的公开需要确定是否构成了完整的证明体系（即证据链）对证据的具体分析,应当考虑证据有无可能被采信,分析委托人所提出的所有的证据的真实性、合法性需要公证或认证的证据应当符合公证程序域外（包括港、澳、台）形成的证据需要公证和认证复印件的证据必要时应当进行公证对证人证言的公证并不能证明证言所述具体内容的真实性对委托人所提供证据的真伪应当作出初步分析判断（对外文证据所使用的部分应当提交中文译文）,公开使用和以其他方式公开的证据应构成证据链,对于适用修改前专利法的情况，应当首先将反映国外公开使用或以其他方式公开的证据排除（对于2009年10月1日以后提出申请的专利来说，无需排除这类证据）一个完整的证据链应当能证明所发生的与本专利内容相关的事实处于公众中任何人想获知就能获知的状态该事实确实发生在本专利申请日（有优先权要求的为优先权日）前（即何时）该事实与本专利所要求保护的技术方案的内容相关（即何物或何方法）该事实的发生可使公众获知上述与本专利相关的技术内容（即何人、何地、以何方式）注意一种可认定为公开的方式：申请日后记载的使用公开或口头公开。,对证据的具体分析,将对比文件（包括现有技术）按照其公开的日期（若对比文件为中国专利文件或专利申请公开文件，则包括其申请日，有优先权要求的，包括优先权日）与本专利申请的申请日（有优先权要求的，包括优先权日）的关系加以分类在本专利申请日前（本申请有优先权要求的，为优先权日前）公开的对比文件或现有技术X、Y、A类在本专利申请日和优先权日之间公开的对比文件或现有技术PX、PY、PA类在本专利申请日前（本申请有优先权要求的，为优先权日前）向中国提出申请、在申请日或申请日后公布的专利申请文件或公告的专利文件（修改前的专利法仅适用于他人）E类在本专利申请日和优先权日之间向中国提出申请、在申请日后公布的专利申请文件或公告的专利文件（修改前的专利法仅适用于他人）PE类,对证据的具体分析,对每篇对比文件或每项现有技术披露的内容进行分析每篇对比文件或每项现有技术分别披露了本发明独立权利要求中的哪些技术特征每篇对比文件或每项现有技术针对各从属权利要求分别披露了哪些技术特征每篇对比文件或每项现有技术所披露的技术特征（尤其是独立权利要求中的区别特征和从属权利要求中的附加技术特征）在各篇对比文件或每项现有技术中所起的作用是什么在这些现有技术中，对于本专利的每一项独立权利要求，分别确定以哪一项现有技术作为最接近的现有技术,无效宣告请求理由的确定和证据的选择,1.对于委托函中委托人提出无效宣告请求理由的情况，首先从其中排除那些不属于专利法实施细则六十五条二款（对于2010年2月1日前提出申请的专利，为原细则第六十四条二款）所规定的无效理由。2.对于需要证据来支持的法定无效理由，首先根据前面的分析选择可用作支持该法定无效理由的证据。,无效宣告请求理由的确定和证据的选择,3.分析证据是否足以使该专利宣告全部无效或部分无效(1)以新颖性或创造性为无效理由：-将权利要求所要求保护的技术方案与所提供的证据进行对比分析；-确定每一现有技术（对比文件中公开的或由间接证据组合而认定的一项现有技术）披露了各项权利要求技术方案中的哪些技术特征，以及这些技术特征在对比文件中所起的作用与其在本专利中的作用是否相同-在上述分析基础上确定哪些或哪一现有技术披露了本专利独立权利要求以及其部分或全部从属权利要求技术方案的全部技术特征，从而破坏了这些权利要求的新颖性。-对于其余的权利要求（包括前一分析中任一现有技术均未破坏其新颖性的独立权利要求），按三步法判断，首先确定最接近的现有技术，确定其实际解决的技术问题，分析其他现有技术是否给出了将其公开的内容应用到最接近现有技术中去以得到该权利要求技术方案的启示。注：对于同一权利要求若有多种单独对比或组合方式否定新颖性或创造性时，应当在答案中均得到反映。证据与理由的选择应当相适应。,无效宣告请求理由的确定和证据的选择,(2)对于委托书中所提到的其他法定无效理由，根据前面对专利文件是否确实存在相应无效理由所涉及的不符合法、细则的缺陷的分析，确定可否以此作为提出无效宣告请求的理由。有时同一事实可以选用不同条款的理由，应当选择其中最容易理解其确实存在实质缺陷的理由或者论述最容易的理由作为首选理由。（此同样适用于需要证据支持的法定无效理由）(3)从上述初步认定的无效理由以及前面在阅读专利文件时初步选定的无效理由中选择最有说服力、请求无效成功可能性最大的理由，作为重点。对于无效宣告请求中提出多个无效理由的，应当避免这些理由之间本身出现逻辑上的矛盾。,无效宣告请求书的撰写,无效宣告请求书通常采用专用表格（注意各栏的填写），其中第栏中的内容通常以无效宣告请求书正文的方式提交，此外还包括附件（有关证据的原件或复印件，必要时附上相应的公证证明材料，对于外文证据还需要附交该证据中有用部分的中文译文）。,无效宣告请求书的撰写,正文的撰写内容1.起始格式段。-包括无效宣告请求的对象、提出无效宣告请求的法律依据、无效宣告请求的理由和无效宣告请求的范围。2.根据所提事实和证据具体阐述无效宣告请求的理由。-对专利文件的内容作出简要说明，若针对权利要求提出无效理由的，可以列出独立权利要求的内容；-若有证据，编号列出所有证据；-以这些证据为依据，具体论述这些证据所证明的事实，在此基础上针对授权的权利要求书和/或说明书的内容进行分析，阐明所主张的无效宣告请求的理由；-若有多个理由，最好分节加以说明；对于不符合新颖性创造性的分析，最好将独立权利要求与从属权利要求分开加以说明。3.结尾句。,无效宣告请求书的撰写,针对每一项无效理由的具体陈述(1)首先明确相关的法律规定及其解释(2)对相关事实的认定，包括：-专利文件中相关事实的认定明确无效宣告请求针对的专利存在可以作为无效宣告请求理由提出的缺陷，具体事实。-证据中相关事实的认定具体分析所提出证据的真实性、合法性以及与上述待证事实的关联性，即说明证据如何证明所述事实。客观陈述证据揭示的内容，必要时指出这些内容具体出处，如书证的页码、行、图、表等。(3)在事实认定的基础上，对相关法律规定的适用进行具体分析。得出所主张的涉案专利不符合相关法律规定的结论。,无效宣告请求书正文撰写时应当注意的几个问题,1.应当词语规范（注意不要出现专利用语的概念错误），有理有据，条理清楚，逻辑清晰；应当避免强词夺理，避免仅仅提出请求无效的主张而没有针对性，或者罗列有关证据而没有具体分析说理。2.应当将专利法及其实施细则中有关的项、款、条作为独立的理由提出。3.具体论述无效宣告请求的理由时应当结合法、细则和指南的规定进行分析。4.应当针对专利文件进行准确、具体的分析，具体论述无效宣告请求的理由。,无效宣告请求书正文撰写时应当注意的几个问题（续）,5.在结合证据论述不具有新颖性、创造性的理由时，应当指明其最接近的对比文件，并且应当指明其对比方式（单独对比还是结合对比），如果是结合对比，还应当指明具体结合方式；在具体分析时指出对比文件所披露的具体内容时，应当具体指明在对比文件中何处披露（即具体说明对比文件的使用部分）。6.对于同一权利要求若存在多种单独对比或组合方式否定新颖性或创造性时，都应当在请求书中作出说明。7.在针对某权利要求具体论述无效理由时，如果权利要求包括多个并列的技术方案，必要时应当针对各个技术方案分别加以说明。,对无效前景的分析,（针对委托书中咨询意见或以其他方式提出的问题作出解答）1.若对无效宣告前景的分析难以宣告全部无效的情况应当向委托人作出说明，并应当给出建议。包括：委托人所认为的无效理由中哪些不能作为无效理由；哪些证据为何未在无效宣告请求书中采用；哪些证据尚未构成完整的证据链或者缺少需要的证明文件或其他材料应当在提出无效宣告请求之日起一个月内补交；告知可继续对现有技术进行补充检索或调研，以在允许的法定期限内补交；对于侵权反诉案件结合侵权案的实际情况给出建议等。,对无效前景的分析（续）,2.对咨询涉及的程序问题或其他实体问题作出说明（参见欧洲专利局两年涉及的程序问题或其他实体问题：主要涉及无效理由、无效理由的补充、依职权审查、合议组的回避、口头审理、商业成功可否作为创造性判断依据等，还可能涉及无效的其他问题）。3.对无效程序基本知识的简答题的解答由上述第2点和第3点可知，应当十分熟悉有关无效程序在程序方面和实体方面的基本知识。,专利代理实务有关针对无效宣告请求的意见陈述书撰写考试的主要思路,1.理解专利文件权利要求书所要求保护的主题；2.对无效宣告请求书和所附证据进行分析研究；3.根据分析结果确定应对策略（其中包括要否修改专利文件）；4.撰写意见陈述书。,理解专利文件权利要求书所要求保护的主题,1.关注本专利的申请日（有优先权要求的，指优先权日）是否在2009年10月1日或者在2010年2月1日之前，以确定适用修改前的专利法、专利法实施细则还是修改后的专利法、专利法实施细则。2.阅读理解专利文件，认真确定权利要求书中各权利要求由其技术特征所限定的技术方案的含义、每个技术特征在本发明创造中的作用以及各权利要求之间的区别，其中对于权利要求中个别表达欠清楚的技术特征通过说明书来理解其确切的含义。3.对于独立权利要求，根据说明书进一步明确其相对于背景技术中的现有技术（尤其是最接近现有技术）解决了什么技术问题，采取了哪些技术措施（即确定相对于最接近现有技术的区别技术特征），产生哪些技术效果。4.对于从属权利要求，理解其附加技术特征为本发明创造带来了什么技术效果。,理解专利文件权利要求书所要求保护的主题,5.如专利有优先权要求，考题中还给出了在先优先权文件的情况，需要确定哪些权利要求可以享受优先权，哪些不能享受优先权，以确定每项权利要求现有技术的时间界限。（同样，如果对比文件为有优先权要求的中国专利申请文件或专利文件，且考题中也给出在先优先权文本的话，则用该对比文件判断新颖性时，需要核实该对比文件中用作对比的技术方案可否享受优先权。）6.结合说明书的具体实施方式分析是否有权利要求书未反映的技术方案，即说明书有无包含可以将从属权利要求采用合并方式进行修改的技术方案。（这一方面的工作可以放在确定应对策略时考虑专利文件的修改时进行）,对无效宣告请求书和所附证据进行分析研究,1.对无效宣告请求书的阅读、理解和分析-分析无效宣告请求的理由，判断是否属于细则六十五条二款（对于2010年2月1日前提出申请的专利，为原细则第六十四条二款）规定的范围；-无效宣告请求书（包括在一个月内补交的意见）中是否对所提出的无效理由作出具体说明-每一项理由所涉及的权利要求有哪些；-无效宣告请求理由所依据的事实和/或依据的证据是什么，在请求书（包括在一个月内补交的意见）中是否将这些证据用于具体说明相关无效理由；-转来的请求人所提交的材料中有无在提出无效请求之后一个月后补充的理由和/或证据。,对无效宣告请求书和所附证据进行分析研究（续）,2.对所附证据进行分析研究首先，从程序上看，请求人所提交的证据是否超过举证期限，对于超过举证期限证据可以要求专利复审委员会对该证据不予考虑（但对于有可能被作为公知常识性证据及完善证据法定形式的公证书或原件仍应当予以考虑，针对专利权人合并式修改权利要求提出、且在答复期限内提交的也应当予以考虑）；而对于未超过举证期限的证据