走出出口专利申请中误区 2016

1、走出出口专利申请中的误区走出出口专利申请中的误区国内代理在出口申请中的作用国内代理在出口申请中的作用北京集佳知识产权代理有限公司北京集佳知识产权代理有限公司李可李可概 述v1. 困难专业v2. 意外经验v3. 费用信赖v4. 程序可靠一. 困难专业v典型案例： 某企业直接申请美国专利的惨痛经历s原因：低估出口专利申请中的困难一. 困难专业v美国专利局的最终审查意见(Final OA)一. 困难专业v集佳的专利代理数据 美国专利申请量：超过1500件 欧洲专利申请量：1100件 PCT公开量：3500件(至2012年3月)(PCT检索网站：/pctdb/en/

2、)v集佳: 出口专利部 2010年4月成立一. 困难专业中国涉外专利代理机构代理PCT申请公开量统计表（截至2012年1月6日）排名事务所年度合计2006年2007年2008年2009年2010年2011年事务所成立至今占有率1北京集佳知识产权代理有限公司 227 570 769 743 488 446 3,409 7.54%2北京安信方达知识产权代理有限公司 23 127 148 266 726 949 2,283 5.05%3北京德琦知识产权代理有限公司 393 437 559 152 126 105 2,131 4.72%4北京康信知识产权代理有限责任公司 6 47 216 272 53

3、0 414 1,541 3.41%5中国国际贸易促进委员会-专利商标事务所 92 67 79 55 81 136 1,168 2.58%6中国专利代理（香港）有限公司 85 105 150 106 104 142 1,088 2.41%7北京同立钧成知识产权代理有限公司 44 40 101 262 276 310 1,072 2.37%8北京三友知识产权代理有限公司 60 64 63 127 283 179 886 1.96%9北京凯特来知识产权代理有限公司 1 223 181 164 161 72 802 1.77%10广东三环知识产权律师事务所 60 75 129 240 102 124

4、785 1.74%11金杜律师事务所 29 53 73 107 133 226 778 1.72%12北京中博世达专利商标代理有限公司 2 7 63 244 255 201 774 1.71%13北京同达信恒知识产权代理有限公司 2 195 244 67 92 137 741 1.64%14柳沈知识产权律师事务所 41 38 53 85 97 150 671 1.48%15永新专利商标代理有限公司 47 38 48 53 41 84 648 1.43%16上海专利商标事务所 52 91 112 131 110 132 646 1.43%17深圳市顺天达专利商标代理有限公司 28 63 70 6

5、1 135 166 567 1.25%一. 困难专业排名事务所年度合计2006年2007年2008年2009年2010年2011年事务所成立至今占有率18北京纪凯知识产权代理有限公司 71 77 57 40 23 31 495 1.10%19北京鼎力知识产权代理公司 - 1 62 371 - 1 435 0.96%20北京三高永信知识产权代理公司 7 7 54 155 71 61 356 0.79%21中原信达知识产权代理有限责任公司 26 30 35 15 16 42 350 0.77%22中咨律师事务所 33 10 5 73 39 94 324 0.72%23北京律诚同业知识产权代理有限公

6、司 65 70 23 25 30 30 297 0.66%24广东华进律师事务所 28 43 64 36 43 29 274 0.61%25北京金信立方知识产权代理有限公司 23 28 48 37 32 52 263 0.58%26隆天国际知识产权代理有限公司 11 9 21 34 22 27 207 0.46%27北京天昊联合知识产权代理有限公司 15 29 28 37 18 - 130 0.29%28北京邦信阳专利商标代理有限公司 8 7 23 8 21 27 130 0.29%29北京银龙知识产权代理有限公司 - 23 12 13 12 18 78 0.17%30北京东方亿思知识产权代理

7、有限责任公司 2 3 2 7 6 - 35 0.08%31北京琳达刘知识产权代理事务所 5 3 8 7 3 5 33 0.07%32中科知识产权代理有限公司 1 3 2 1 2 16 0.04%33北京铭硕知识产权代理有限公司 - - - 3 3 4 10 0.02%合计 23,423 51.83%总PCT申请公开量： 45,190 二. 意外经验v典型案例 集佳代理古巴专利经历的曲折v冷门国家专利申请存在的风险 部分国家尚未建立专利制度，如卡塔尔 部分国家专利体系、管理不完善，如巴西、 委内瑞拉（委内瑞拉必须在申请同时提交经过认证的委托书，否则申请将不被受理）二. 意外经验v经验丰富的国内专

8、业代理机构 各式各样的经验教训 各国专利申请中的多年经验 拥有一批长期合作的优质国外事务所三. 费用信赖v误区：授权专利即是好专利？v慎选包干价 包干价的危害和隐患v经验丰富的国内专业代理机构 争取合理的权利保护范围 做好案子的方方面面三. 费用信赖v国外申请费用的变动因素 专利说明书及权利要求的篇幅 专利申请的复杂度 代理机构的收费标准 不定项目v专利代理人职业道德和执业纪律四. 程序可靠v 误区：对程序的重要性和复杂性认识不足v 专利申请程序的复杂性和重要性美国的信息披露声明(IDS) （）申请人的披露义务申请人有义务随时向USPTO提交IDS（信息披露声明），主要为披露申请人或其他相关人

9、员可获知的对其专利可能有实质性影响的资料只要还有权利要求在被审查，此义务就存在。四. 程序可靠美国的信息披露声明(IDS)（）需提交的相关资料现有技术、同族专利检索报告、相关审查意见和其中引用的参考文献等列举所有的专利、专利申请、文献、及其它要专利局考虑的资料信息（如审查报告，授权通知书）。除了美国专利和美国专利申请之外的其它文件都要附一份影印本 信息揭露书里的每一个非英文的文件都应该附有简要的说明解释文件的内涵，如果有英文翻译，应该要交一份翻译本。四. 程序可靠美国的信息披露声明(IDS)（ ）提交声明的时间IDS自申请日起三个月内，或在第一次审查意见发出之前提交，USPTO不收取费用提交时

10、限超出申请日起三个月或在第一次审查意见发出之后，但在发出最后一次审查意见、授予通知或其它终止程序的行为发生之前提交，应提交一份声明或支付费用，USPTO将考虑提交的IDS 在上述时限之后，在支付授权费用之日或之前提交，提交一份声明并支付费用， USPTO将考虑提交的IDS 。四. 程序可靠美国的信息披露声明(IDS)（ ）声明的内容要求 在IDS中表明：所有信息均是在最近3个月以内其它国家专利局审查相关申请案时找到的现有技术文献或信息不是其它国家专利局审查相关申请案时找到的现有技术文献，但是相对于所有有揭露义务的人来说，这些文献都是最近3个月以内才知道的。 “有义务的人”：列出的发明人；律师或

11、代理人；实质上参与的人或与发明人、受让人、具有转让义务的人相关的人。四. 程序可靠美国的信息披露声明(IDS)（ ）披露不完全的严重后果导致整个专利不能实施甚至可能被判支付对方律师费一种对专利侵权的积极抗辩印度的信息披露要求 （）主要涉及国外同族申请信息的披露 （）披露义务贯穿从申请到授权的整个期间四. 程序可靠印度的信息披露要求 （）具体要求提交申请的同时或之后一段时间如果某个专利申请人正在就相同或实质相同的发明在印度以外的国家进行专利申请，或者据其所知，该申请正在由其要求的或者从其处获得权利的其他人处理，该申请人应该在申请的同时或者在印度专利局长允许的规定期限内（一般为申请日起3个月内）提

12、交：（1）一份陈述（a statement），列明该国外申请的详细信息，以及（2）一份承诺（an undertaking），保证以下内容：直到印度专利授权为止，该申请人都将会在规定时间内（一般为专利申请日起3个月内）根据前款要求，以书面形式不时地告知印度专利局长：该申请人在提交前款所述陈述之后在印度以外国家提交的、相同或实质相同发明的其他每个申请的详细信息。 国家名称、申请日或实际进入国家日、申请号、公开日、公开号（如有）、授权日、专利号、放弃日期（如有）。 四. 程序可靠印度的信息披露要求 （）具体要求提交专利申请之后到申请被授权或者被驳回从申请人提交印度专利申请之后一直到被授予专利权或者被驳回，其间的任何时候，印度专利局长还可以要求申请人提交在印度以外国家申请的相关处理信息，比如审查意见等。根据细则第十二条，申请人需要在规定时间内（一般为印度专利局长通知申请人之日起的3个月内）提交如下材料： （1）如存在有关发明的新颖性和专利性的异议，需要提交该异议的相关信息；以及 （2）其他任何印度专利局长可能要求提供的详细信息，包括被核准的申请的权利要求。 与前面的陈述书和承诺书不同，以上为不必然要提交的材料，只有印度专利局长有要求，申请人才需要提交。四. 程序可靠