爱地那非医药技术(上海)有限公司诉国家知识产权局,第三人刘宝

1、爱地那非医药技术（上海）有限公司诉国家知识产权局，第三人刘宝顺、刘桂坤、曹仲桥、国京国际有限公司专利行政纠纷一案_（2009）一中行初字第1873号行政判决书原告爱地那非医药技术（上海）有限公司，住所地中华人民共和国上海市浦东新区光明路718号711室。法定代表人杨志，董事长。委托代理人崔永燕，北京市闻达律师事务所律师。委托代理人刘磊，北京市闻达律师事务所律师。被告中华人民共和国国家知识产权局，住所地中华人民共和国北京市海淀区蓟门桥西土城路6号。法定代表人田力普，局长。委托代理人韩晓春，中华人民共和国国家知识产权局法律事务处干部。委托代理人慕晓丽，中华人民共和国国家知识产权局法律事务处干部。第

2、三人刘宝顺。委托代理人吴晨，北京市东易律师事务所律师。委托代理人李鑫，北京市东易律师事务所律师。第三人刘桂坤。第三人曹仲桥。第三人国京国际有限公司（STATEVIEW INTERNATIONAL LMITED），住所地英属维尔京群岛。原告爱地那非医药技术（上海）有限公司（简称爱地那非公司）不服被告中华人民共和国国家知识产权局（简称国家知识产权局）于2009年7月7日做出的行政复议决定第1248号国家知识产权局行政复议决定书（简称第1248号决定），于法定期限内向本院提起行政诉讼。本院于2009年7月24日受理后，依法组成合议庭，并通知刘宝顺、刘桂坤、曹仲桥、国京国际有限公司作为第三人参加本案诉

3、讼，于2009年11月19日依法公开开庭进行了审理。原告爱地那非公司的委托代理人刘磊，被告国家知识产权局的委托代理人韩晓春及第三人刘宝顺的委托代理人吴晨、李鑫到庭参加了诉讼。第三人刘桂坤、曹仲桥经本院合法传唤未到庭参加诉讼，第三人国京国际有限公司于庭审前向本院书面声明不参加本案诉讼，本院依法进行了缺席审理。本案现已审理终结。第1248号决定系被告国家知识产权局针对第三人刘宝顺就国家知识产权局于2008年11月20日进行的专利实施许可合同备案行为（备案号2008990001239，简称2008年备案）及2002年8月26日进行的专利实施许可合同备案行为（备案号200210124，简称2002年备

4、案）所提出的行政复议申请所作出。该决定认为：一、根据2003年2月1日起实施的中华人民共和国专利法实施细则（简称2003年专利法实施细则）第十五条、第八十八条、第八十九条以及国家知识产权局专利实施许可合同备案管理办法（简称备案办法）的规定，在国家知识产权局进行备案的专利实施合同分为两种，一种是授权后、即专利法实施细则第十五条所述的专利实施许可合同，另一种是授权前的技术实施许可合同的备案。从时间上来看，本专利于2002年8月26日向国家知识产权局进行备案时尚未获得授权，不能进行专利实施合同备案。从合同内容来看，合同内容为“共同投资合作开发”，不是独占实施许可合同，故该备案作为专利独占实施许可合同

5、进行备案是不妥的，与之相对应的备案公告也是不妥的。二、根据2001年7月1日起实施的中华人民共和国专利法（简称2001年专利法）第十二条的规定，包括独占实施许可的被许可人在内的人均无权再次许可他人实施。国家知识产权局于2008年11月20日收到的专利实施许可合同备案申请中，让与人为国京国际公司，受让人为爱地那非公司。而国京国际公司的“让与权”来自于2002年的第一次备案的“独占被许可人”曹仲桥、刘桂坤的同意。故根据2001年专利法第十二条的规定，由于曹仲桥、刘桂坤并非真正的专利独占实施权人，且即使二者为适格的被许可人，其也无权让渡相关权利。因此，2008年11月20日进行的第二次备案行为也是失

6、当的。综上，根据2001年专利法第十二条、2003年专利法实施细则第十五条以及中华人民共和国行政复议法（简称行政复议法）第二十八条第一款第五项的规定，决定：一、确认国家知识产权局于2002年8月26日将授权前技术的备案作为授权后技术的备案是不妥的，撤销国家知识产权局于2002年12月18日在发明专利公报上对备案的公告；二、确认国家知识产权局于2008年11月20日进行的专利实施许可合同备案是失当的，撤销该备案及2009年1月14日在发明专利公报上对备案的公告。原告爱地那非公司不服第1248号决定，在法定期限内向本院提起行政诉讼称：一、刘宝顺请求撤销2002年备案的起诉因为超出法定期限于2006

7、年被法院裁定驳回起诉，被告依法不应当受理刘宝顺的行政复议申请。二、被告撤销2002年备案的行政复议决定没有法律依据。备案办法中规定专利实施许可合同的备案包括专利申请许可合同的备案，故2002年本案是合法的。三、刘宝顺在提出针对2008年备案的复议申请时已经超过60日的法定期限，被告依法不应当受理。第四、被告无权就备案合同所涉民事法律关系的合法性、有效性进行审查和认定，基于相关民事权利义务关系认定而撤销2008年备案是错误的。综上，请求人民法院撤销第1248号决定。被告国家知识产权局辩称：一、北京市第一中级人民法院（2006）一中行初字第1138号行政裁定书（简称第1138号行政裁定书）仅是从程

8、序上驳回了刘宝顺的诉讼请求，并没有从实体上认为不应当撤销第一次的备案行为，而第1248号决定是从实体上撤销了2002年备案，与第1138号行政裁定书的内容并不冲突。由于2002年备案目前已经证明造成了错误的后果，故第1248号决定在撤销2008年备案时一并撤销2002年备案是正确的。二、2002年备案发生在尚未授予专利权的时候，而专利独占实施合同是指授予专利权以后的事实许可合同，故国家知识产权局撤销2002年备案是正确的。三、基于国家知识产权局并没有将2008年备案通知刘宝顺，故不能认为其复议申请超过了法定期限。四，关于撤销2008年备案的理由，国家知识产权局坚持其在第1248号决定中的意见。

9、综上，第1248号决定是合法和正确的，请求人民法院依法予以维持。第三人刘宝顺认为国家知识产权局第1248号决定合法、公正且合理的，请求人民法院依法予以维持。第三人曹仲桥及刘桂坤认为：一、2002年备案是依法成立的，其合法性已经得到第1138号行政裁定书的确认。二、第1248号决定撤销2002年备案的行为属于一事两诉的行为，应为无效行政行为。三、根据备案办法的相关规定，专利申请实施许可合同的申请备案的手续及形式依据等均有备案机关确认，如果认为2002年备案的手续及形式不符合备案办法的规定，责任也应当由备案机关承担，而不是由当事人承担。综上，第1248号决定是错误的，请求人民法院依法予以撤销。第三

10、人国京国际有限公司未向本院提交书面的意见陈述。本院经审理查明如下事实:2002年1月18日，刘宝顺作为申请人向国家知识产权局提出了名称为“一种治疗阳痿的新化合物”的专利（简称涉案专利）申请，涉案专利申请于2003年11月12日被授权公告，专利号为ZL02100198.7，专利权人为刘宝顺。2002年7月3日，刘宝顺作为丙方与曹仲桥（甲方）、刘桂坤（乙方）签署合作协议，其中甲方为曹仲桥、乙方为刘桂坤、丙方为北京万年春生物医药高科技有限公司（刘宝顺），合同列明“经甲、乙、丙三方友好协商，就共同投资合作开发由刘宝顺先生自行研究合成的治疗ED的新药，并已向国家知识产权局申请了一种新型的治疗阳痿早泄的特

11、效化合物发明专利（专利申请号为01129691.7和02100198.7）”。各方当事人于同日登记了实施专利许可合同备案表，其中载明：合同名称为合作协议，合同性质为专利许可，合同种类为独占许可，许可方为刘宝顺，被许可方为曹仲桥、刘桂坤。国家知识产权局于2002年12月18日在发明专利公报（第18卷 第51号 总第875）上对该合同进行了备案，备案号为200210124，备案日期为2002年8月26日。2006年12月29日，曹仲桥、刘桂坤签署了关于一种治疗阳痿的新化合物专利独占实施许可权转让给国京国际有限公司的同意书，表示同意将一种治疗阳痿的新化合物的中国独占实施许可权无偿转让给国京国际有限公

12、司。2008年11月7日，国京国际有限公司与爱地那非公司签署专利独占许可权转让合同，约定国京国际有限公司将“一种治疗阳痿的新化合物”发明专利的独占实施许可权无偿转让给爱地那非公司。国京国际有限公司于2008年11月15日提交了专利实施许可合同备案申请表，其中载明：让与人为国京国际有限公司，受让人为爱地那非公司。国家知识产权局于2008年11月20日对该合同进行了备案，备案号为2008990001239，并于2009年1月14日在国家知识产权局发明专利公报（第25卷 第02号 总第1192）上对上述备案进行了公告。2006年9月9日，刘宝顺就2002年备案向本院提起行政诉讼，本院于2006年11

13、月15日作出第1138号行政裁定书，以刘宝顺对2002年备案的起诉已经超过了法定期限为由驳回其起诉。2009年4月10日，刘宝顺向国家知识产权局提交了行政复议申请书，请求通过复议程序撤销2008年备案，同时亦要求国家知识产权局根据2003年专利法实施细则第五十七条的规定，确认2002年备案存在错误并更正或撤销相关的备案信息。2009年7月7日，国家知识产权局作出第1248号决定。上述事实，有涉案专利请求书和受理通知书、总字922号发明专利公报、实施许可合同备案表、合作协议、国家知识产权局给当事人的回执、总字875号发明专利公报、实施许可合同备案申请表、曹仲桥和刘桂坤同意将专利实施许可独占权转让

14、给国京国际有限公司的同意书、专利独占许可权转让合同、专利实施许可合同备案证明、总字1192号发明专利公报、第1138号行政裁定书、复议申请书、请求书、1248号复议决定及当事人陈述等在案佐证。本院认为：一、关于本案的法律适用。2008年12月27日修改的专利法已于2009年10月1日起施行，因此本案审理涉及2001年专利法与2009年专利法之间的选择适用问题。中华人民共和国立法法第八十四条规定，法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章不溯及既往，但为了更好地保护公民、法人和其他组织的权利和利益而作的特别规定除外。国家知识产权局据此制定了施行修改后的专利法的过渡办法，并于2009年1

15、0月1日起施行。对于专利权是否有效的审查，根据该过渡办法，申请日在2009年10月1日前的专利申请以及根据该专利申请授予的专利权适用2001年专利法的规定；申请日在2009年10月1日以后（含该日）的专利申请以及根据该专利申请授予的专利权适用2009年专利法的规定。涉案专利的申请日在2009年10月1日前，因此依据中华人民共和国立法法第八十四条之规定，并参照上述过渡办法的相关规定，本案应适用2001年专利法进行审理。同样，2010年修改后的实施细则已经施行，根据国家知识产权局就此制定的施行修改后的专利法实施细则的过渡办法的规定，修改前的实施细则的规定适用于申请日在2010年2月1日前（不含该日

16、）的专利申请以及根据该专利申请授予的专利权；修改后的实施细则的规定适用于申请日在2010年2月1日以后（含该日）的专利申请以及根据该专利申请授予的专利权。涉案专利的申请日在2010年2月1日之前，应适用2003年实施细则进行审理。二、关于被告对2002年备案行为进行审查的合法性问题。首先，关于2002年备案行为是否已为生效裁判所羁束的问题。根据本院已经查明的事实可知，刘宝顺于2006年9月9日向本院就2002年备案行为提起的行政诉讼因超过法定期限，已被第1138号行政裁定书驳回起诉，但上述裁判文书的内容仅是从程序上评价了刘宝顺起诉的合法性，并未从实体上对2002年备案行为的合法性进行审查。所以

17、，第1138号行政裁定书本身并不构成国家知识产权局对2002年备案行为进行实质审查的合法性障碍，原告与此有关的诉讼主张不能成立，本院对此不予支持。其次，关于原告申请更正或撤销2002年备案信息的请求的法律性质和适用期限的问题。2003年专利法实施细则第五十七条规定，国务院专利行政部门对专利公告、专利文件中出现的错误，一经发现，应当及时更正，并对所作更正予以公告。根据上述法律规定的内容，有关专利公告或专利文件的权利人或者利害关系人在发现上述文件的错误后，可以向国务院专利行政部门提出更正的请求。第三人刘宝顺在本案中向国家知识产权局提出对2002年备案信息进行更正或撤销的请求时所依据的也是2003年

18、专利法实施细则第五十七条的规定，故原告涉及2002年备案行为的请求从法律性质上不属于行政复议申请，而是请求行政机关自行撤销或更正错误行为的一种投诉申请，故其提出申请的期限亦不能适用行政复议法当中关于复议申请期限的规定。基于我国现行法律法规当中并没有对当事人提出这类投诉申请的期限作出明确规定，故原告所提第三人刘宝顺对2002年备案提出的更正或撤销请求已经超过法定期限的主张不能成立，本院对此不予支持。但是，本院需要指出的是，由于第三人刘宝顺对2002年备案行为提出的更正或撤销请求并不属于行政复议申请，被告将其作为行政复议的内容一并在第1248号决定中进行处理的作法确有不妥之处，本院对此予以纠正。第

19、三，关于2002年备案行为是否应予撤销的问题。被告在进行2002年备案行为时，系依据合作协议的内容，将备案性质记载为独占性的专利实施许可合同，但根据本院已经查明的事实可知，首先，在2002年备案行为发生之时，涉案专利尚在申请阶段而尚未获得授权，而当事人将合同的性质记载为专利许可，其次，仅根据合作协议的文字内容，无法得出双方存在独占性的实施许可关系的结论。由此可见，虽然我国现行法律规定并未禁止当事人之间在专利申请阶段签订实施许可合同，但由于独占性的专利实施许可合同的签订是对当事人权利的重大处分行为，在当事人未能提交对此具有明确意思表示的合同内容且当事人记载的合同性质与涉案专利的事实状态明显不符的

20、情况下，被告对其存在明显不当的2002年备案行为予以撤销的作法是正确的，原告与此有关的诉讼主张本院不予支持。三、关于被告对2008年备案行为进行审查的合法性问题。首先，关于刘宝顺针对2008年备案行为所提行政复议申请是否已经超过法定期限的问题。行政复议法第九条规定，公民、法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益，可以自知道该具体行政行为之日起六十日内提出行政复议申请，但是法律规定的申请期限超过六十日的除外。本案中，由于2008年备案行为的转让方是国京国际有限公司，受让方是爱地那非公司，而国京国际公司据以转让权利的依据是2006年12月29日曹仲桥、刘桂坤对国京国际有限公司进行的权利转让。由于被告对2008年备案行为进行的公告所涉及的双方当事人仅为国京国际有限公司和爱地那非公司，而不涉及专利权人刘宝顺，故该公告本身不能视为对刘宝顺的告知或送达。而在本院庭审过程中，被告也明确表示从未就2008年备案行为以任何形式通知专利权人刘宝顺，故根据现有证据不能证明刘宝顺对2008年备案行为是知晓的。在刘宝顺对2008年备案行为并不知晓的情况下，其于2009年4月20日向被告就2008年备案行为提起的行政复议申请并未超过法定期限，被告对该申请予以受理的作法亦并无不当之处，本院对此予以支持。其次，关于2008年备案行为是否应予撤销的问题。2001年专利法第十二条规定，任何单位或者