现有技术抗辩所带来的问题

1、现有技术抗辩所带来的新问题(2009-03-14 09:25:48) 转载标签： 法律技术特征现有技术技术方案专利权人杂谈分类： 个人专业文摘 前言 现有技术，指的是专利申请日前在国内外出版物上公开发表、在国内公开使用或者以其他方式为公众所知的技术。在规定现有技术抗辩之前的诉讼流程如下图所示。由于我国专利权由行政部门授予、专利侵权由司法部门审理，两者截然分开，在专利侵权诉讼中，被告实施的技术方案落入原告专利权保护范围时通常是去专利复审委无效原告的专利，以此来请求中止诉讼。 为了回避专利侵权诉讼中专利权的授权条件问题，避免专利侵权案件久拖不决，最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规

2、定第九条首次规定了可以不中止诉讼的情形是被告提出的证据足以证明其使用的技术属于现有技术，即从司法实践中认可了被告以实施现有技术进行不侵权抗辩，法院可以直接判决。最近的专利法修改征求意见稿中也增加了A10条款：审理或者处理专利侵权纠纷的人民法院或者专利行政管理部门依据当事人提供的证据，认定被控侵权人实施的技术或者设计是现有技术或者现有设计的，应当认定该实施行为不构成侵犯专利权的行为。这样，被告就直接以自己实施的是现有技术，该技术不应获得专利权保护为由作出不侵权抗辩，从而减少人民法院中止诉讼案件的数量，节约审判资源。案例分析 随着现有技术抗辩在司法实践中的应用，也导致了新问题的出现。为了更好地进行

3、说明，现假设甲某拥有一份授权专利，权利要求书如下：1、一种XX产品，包括技术特征A、B、C。2、如权利要求1所述的产品，其特征在于，包括技术特征D。3、如权利要求2所述的产品，其特征在于，包括技术特征E。4、如权利要求1所述的产品，其特征在于，包括技术特征F。虚拟案例一： 生产商乙生产包括技术特征A、B、C、D的产品，专利权人甲以生产商乙侵犯专利权为由提起诉讼。在诉讼中，生产商乙举证证明了专利权人甲的权利要求1的技术方案为现有技术，并以此为由进行不侵权抗辩。专利权人甲则以生产商乙的产品包括了权利要求2的所有技术特征，要求法院判定生产商乙侵权。碰到上述情况，法院该如何处理呢？ 有人提出，权利要求

4、1是独立权利要求，权利要求2是从属于权利要求1的，权利要求1的保护范围自然要大于权利要求2。现在如果直接认为乙的产品不侵犯权利要求1的权利，但侵犯权利要求2的权利，也就是说，乙的产品不侵犯保护范围大的专利权，却侵犯了保护范围小的专利权，让人难以理解。 笔者认为，法院完全可以直接判定生产商乙侵犯甲的专利权，理由如下： I从法律上看，专利权保护的是技术方案。权利要求书中的每一个权利要求都包括了至少一个完整的技术方案，可以是一个技术方案，也可以是并列的多个技术方案。为了更加明确，专利法修改征求意见稿中也增加了A7条款：侵犯发明或者实用新型专利权，是指被控侵权人实施的技术具有与发明或者实用新型专利一项

5、权利要求所记载的一项技术方案的全部技术特征相同或者等同的技术特征。由此可见，专利权人以记载在权利要求书中的任何一个技术方案来主张自己的专利权，都是正当的、合理的。 II从逻辑上看，现有技术抗辩使得不侵犯保护范围较大的权利要求必然不会侵犯保护范围较小的权利要求的假设不能成立。在规定现有技术抗辩之前，是否侵权的判定标准，仅仅是看被控侵权产品是否落入权利要求的保护范围，即被控侵权产品是否涵盖了权利要求记载的一项技术方案的全部技术特征相同或者等同的技术特征。此时，专利权人基本都会以独立权利要求所描述的技术方案来主张权利，因为独立权利要求的技术特征最少，保护范围最大。如果被控侵权产品连包含技术特征最少的

6、技术方案都无法涵盖，显然更不可能涵盖包含技术特征更多的技术方案了。 但反过来看，保护范围较大的技术方案是现有技术的可能性必定大于保护范围较小的技术方案。这必然导致出现被告能以现有技术抗辩主权利要求，而却不能以现有技术抗辩从属权利要求的情况，也就是说，不侵犯主权利要求却侵犯了从属权利要求。这种情况下，如果法院不能直接认定侵权，专利权人甲要主张权利，势必要去无效自己的专利，在无效程序中将权利要求1删除，然后再来告生产商乙。这样就背离了规定现有技术抗辩的出发点。 III从司法实践看，现有技术抗辩通常都是在被控侵权产品涵盖了权利要求记载的一项技术方案的全部技术特征相同或者等同的技术特征的情况下所采用的

7、抗辩方式。有专利诉讼经验的不难理解，证明自己的产品没有涵盖权利要求的所有技术特征一般比证明自己的产品是现有技术方便得多。而被控侵权产品落入主权利要求保护范围，也完全有可能同时落入从属权利要求保护范围。 综上所述，法院直接认定生产商乙的产品侵权，存在法律依据，符合逻辑，也有利于司法实践。虚拟案例二： 生产商乙生产包括技术特征A、B、C、D、F的产品，专利权人甲以生产商乙侵犯专利权为由提起诉讼。在诉讼中，生产商乙举证证明了专利权人甲的权利要求1、权利要求2和权利要求4的技术方案均为现有技术，并以此为由进行不侵权抗辩。专利权人甲则主张权利要求中已经记载了所有的技术特征A、B、C、D、F，要求法院直接

8、判定生产商乙侵权。碰到上述情况，法院该如何处理呢？ 根据现行法律，权利要求保护的是技术方案。权利要求书中一共四个技术方案，分别包含技术特征：1）A+B+C；2）A+B+C+D；3）A+B+C+D+E；4）A+B+C+F。现在技术方案1）、2）、4）是现有技术，而侵权产品中又不存在技术方案3）中的技术特征E，也就是说侵权产品没有侵犯权利要求书中的任何一项技术方案，法院无法判定生产商乙的产品侵权。 此时专利权人甲经过法律咨询，通过无效程序，将权利要求书改为“一种XX产品，包括技术特征A、B、C、D、F”后，再次提起诉讼，要求法院判定生产商乙侵权。此时权利要求所包含的技术方案则恰好与生产商乙的产品吻

9、合，而生产商乙又拿不出充分的证据证明该技术方案是现有技术，在此情况下，法院可以认定生产商乙侵权。 上述案例中，专利权人甲经历了两次诉讼和一次无效，才获以维权，不合理地浪费了审判资源，显然违背了规定现有技术抗辩的出发点。 为何依据同样一份专利告同样的产品侵权，却出现了截然相反的结果呢？现行审查指南第四部分第三章4.6.2规定，无效宣告中，修改权利要求书的具体方式一般限于权利要求的删除、合并和技术方案的删除。权利要求的合并是指两项或者两项以上相互无从属关系但在授权公告文本中从属于同一独立权利要求的权利要求的合并。 根据上述规定，生产商乙将权利要求改为“一种XX产品，包括技术特征A、B、C、D、F。

10、”是通过删除原来的权利要求1同时合并原权利要求2、4。 根据审查指南第四部分第三章5的规定，某项专利被宣告部分无效后，被宣告无效的应视为自始即不存在。但是被维持的部分（包括修改后的权利要求）也同时应视为自始即存在。由此可以认定，修改后包含了技术特征A+B+C+D+F的技术方案自始即存在。 由此可见，本虚拟案例所述情况之所以出现，正是因为专利法规定的保护范围和审查指南规定的保护范围之间不一致。根据专利法的规定，无效之前的权利要求书中并没有包含了技术特征A+B+C+D+F的技术方案，而无效程序中允许以合并的方式修改权利要求，也就是该权利要求中还暗含了包含技术特征A+B+C+D+F的技术方案。 这样

11、，两次判决产生截然相反的结果，也就不难理解了。这种不一致所造成的后果也可以从上面所设想的例子中看出。也许有人会问，这么多年来，专利诉讼怎么就没有出现笔者所举案例的情形呢？实际上这种情况出现正是由于引入了现有技术抗辩在未规定现有技术抗辩之前，通常不会出现一件产品不侵犯无效前的权利要求，却侵犯无效后的权利要求的情形。 笔者由此建议，将专利局、专利复审委和法院对专利权保护范围的认识统一起来。所能采取的措施无非两种：A、根据审查指南中的规定，可经无效程序修改后构成的技术方案，法院可以直接认为包含在原权利要求中。B、严格根据专利法，取消在无效程序中以合并方式修改权利要求的规定。笔者赞成B方案，主要是因为

12、： 在我国目前的专利体制下，A方案存在严重的问题：首先，审查指南第四部分第三章4.6.3对合并的修改方式作了限制，专利权人并不是一定能以合并方式修改权利要求书：仅在下列三种情形的答复期限内，专利权人可以以合并的方式修改权利要求书：（1） 针对无效宣告请求书。（2） 针对请求人增加的无效宣告理由或者补充的证据。（3） 针对专利复审委员会引入的请求人未提及的无效宣告理由或者证据。 其次，是否通过合并的方式修改权利要求，是专利权人的权利，专利权人完全有可能放弃这种权利。 再次，法官在诉讼中应该是居中的作用，如果允许法官任意组合技术方案，对被告是非常不公平的。最后，现阶段我国法院的法官大多不是理工科毕

13、业，这也正是我国在专利法中规定将专利有效性的判断权归于复审委的原因。要法官来做出技术组合，似乎超越了法官的能力范畴。 相应地，B方案则更为合理： 首先，审查指南是部门规章，专利法属于法律，当两者产生冲突时，应当以法律为准。 其次，无效程序中的合并修改所得到的技术方案并不存在于原始权利要求中。申请人应该将所要求保护的所有技术方案都写入权利要求中，这也便于公众识别确切的保护范围。无效之前不侵权，无效后侵权，是对专利公布这样的公示效力的破坏。 最后，专利权人完全可以通过一定的逻辑关系，将要求保护的技术方案都写入权利要求书中。本文的权利要求可以写成：1、一种XX产品，包括技术特征A、B、C。2、如权利

14、要求1所述的产品，其特征在于，包括技术特征D。3、如权利要求2所述的产品，其特征在于，包括技术特征E。4、如权利要求1或2所述的产品，其特征在于，包括技术特征F。上述撰写方式，就能避免出现本虚拟案例所述的情形。不知是否有人注意到，美国的专利申请由于不允许多项引用，往往会将权利要求写成：1、一种XX产品，包括技术特征A、B、C。2、如权利要求1所述的产品，其特征在于，包括技术特征D。3、权利要求2所述的产品，其特征在于，包括技术特征E。4、如权利要求1所述的产品，其特征在于，包括技术特征F。5、一种XX产品，包括技术特征A、B、C、D、F。许多人以前往往对权利要求5所起的作用不能理解，甚至认为是

15、多余的，根据本文的分析，应该可以看出该权利要求的意义了。 综上所述，为了发挥现有技术抗辩的优势，同时能顺应专利法的修改，应当取消在无效程序中以合并方式修改权利要求的规定。在专利法已经颁布实施了20多年的状况下，对权利要求书的撰写应该有更高的要求。 考虑到有些专利申请技术复杂，权利要求项数多，要在权利要求书中涵盖所有技术方案，很有可能会出现多项权利要求引用多项权利要求的情况。根据笔者的经验，多项权利要求引用多项权利要求的情况，只要引用关系正确，很容易修改为符合我国专利法规定的权利要求形式，仅仅是权利要求项数有所增加。由此可见，多项权利要求引用多项权利要求的情况，只要引用关系正确，也完全没有必要禁

16、止。小结1、专利权人可以权利要求书中任意一项权利要求的技术方案被侵犯为由提起诉讼，法院可直接裁判。2、取消在无效程序中以合并方式修改权利要求的规定，同时允许多项权利要求引用多项权利要求的撰写方式。北极熊2009-03-23 22:53:55举报虚拟案例2，没有理解62条的含义。乙需要证明自己的技术是不是现有技术，是，则无论专利权是否是现有技术，如果不是，那么即使甲的权利要求全部是现有技术，在被无效之前，还是侵权了iplawyerzhou20082009-03-24 06:23:40举报您说的是对的。案例2中乙的技术方案包括了技术特征A、B、C、D、F，他只能证明1）ABC；2）ABCD；4）ABCF是现有技术，也就是无法证明自己的完整技术是现有技术。但问题在于，权利要求中并没有A、B、C、D、F这个技术方案，也就是无法