企业专利侵权之应对策略

1、.：.；企业专利侵权之应对战略 从SigmaTel与珠海矩力专利纠纷案分析美国337条款 周兴芳律师 福建名仕律师事务所 本文完成于2007年03月 任何一个企业，假设需求长期立足于社会，就必然涉及到知识产权问题，一个企业要想在更大程度上参与国际间的竞争，就必需更多地依托和运用知识产权来维护本人。作为中国最重要贸易同伴的美国，对我国企业惯用的手法是利用反倾销诉讼等措施。近年来，随着我国出口产品开场向技术密集型产品转型，美国337条款曾经成为一种更严峻的打击手段开场出现。SigmaTel与珠海炬力专利纠纷案就是一典型案例。 一、案件的根身手实2005年1月4日，SigmaTel向美国德州奥斯汀市

2、联邦法院提起诉讼，状告中国企业珠海炬力Actions Semiconductor进犯了有关便携式MP3播放器用系统级芯片SOC控制器的数项专利分别是6279号专利、6366522号专利、6633187号专利，恳求法院制止那些运用珠海炬力主控芯片的MP3播放器出口到美国。3月14日，SigmaTel又向美国国际贸易委员会ITC提起诉讼，对珠海炬力进展赞扬，并停顿了在德州法院的诉讼。SigmaTel的诉讼恳求：一是恳求法庭制止那些运用了珠海炬力芯片的产品出口到美国；二是恳求法庭判决珠海炬力赔偿经济损失；三是恳求法庭制止珠海炬力在美国设计、制造和销售侵权芯片；四是恳求ITC利用337条款对珠海炬力进

3、展其他制裁。诉讼状中，SigmaTel的现实与理由是：SigmaTel之前已进展详细调查并与炬力的技术进展对比发现炬力进犯SigmaTel的多项专利，进犯其有关便携式MP3播放器用系统级芯片SOC控制器源维护，以及系统芯片启动序列。虽然，炬力已向第三者支付了版权费，但并不包括半导体芯片的功能，因此，恳求判决公布排除令，并要求炬力赔偿损失。4月13日，ITC发表了接受SigmaTel的337调查声明，并要求炬力在20天内回应。 珠海炬力随后作出了反响，其代理机构Finnegan Henderson律师事务所对上述SigmaTel专利进展调查，经过专利文献、出版物、销售图册等方式审查该专利能否具有

4、专利权，能否具备适用性、新颖性和发明性，专利权能否超越了有效期、能否运用了SigmaTel专利的全部技术要素。经调查，发现SigmaTel的6279号专利不具备恳求专利的条件，该当被撤销，并提出了许多异议。SigmaTel由于害怕6279号专利被恳求宣告无效，于是向ITC恳求停顿并撤销第6279号专利的侵权调查。12月ITC赞同了原告SigmaTel的恳求。 2006年3月21日早晨，美国国际贸易委员会主审法官作出初步判决，珠海炬力几个数字芯片产品进犯了SigmaTel的6366522号专利和6633187号专利并建议作出排除令。随后不久，做出救援措施的建议方案，提交ITC的委员审议。ITC将

5、在6月19日作出结局裁定。就结局裁定，美国总统拥有最终决议权，有权在60天内做出维持或者否决的决议。 二、所涉及的法律问题337条款337条款是美国1930年关税法中的第337条。根据乌拉圭回合协议而修正的美国第337条的规定，假设任何进口活动存在不公平行为，并且对美国产业能够呵斥抑制和垄断，美国国际贸易委员会就可以应美国国内产业的恳求，进展调查。337条款的维护范围包括在美国合法存在并可执行的专利、版权、注册商标以及电路模板设计集成电路布图设计等。其目的就是以国内法为根据，用来反对进口贸易中的不公平竞争行为，特别是为了维护美国的知识产权的权益不受进犯，经过采取一方面制裁，以维护美国商业利益。

6、因此，337条款主要是针对进口贸易中不公平的竞争主要是知识产权侵权，采取的一种措施。337条款将美国进口中的不正当贸易分为两类：一类是普通不正当贸易，指一切人、进口商或承销商将产品进口到美国或进口后销售过程中的不正当竞争行为。其构成必需满足三个条件：一是有不正当行为，二是美国存在相关行业或该行业正在建立过程中，三是其损害到达一定程度；另一类是有关知识产权的不正当贸易，指一切人、进口商或承销商向美国出口、销售属于进犯了美国法律维护的版权、专利权、商标权、集成电路布图设计权和设计方案权的产品的行为。其构成条件：一是有关知识产权的不正当贸易行为，二是美国存在与该相关的行业或正在建立该行业。美国或外国

7、的受害人遇到不正当贸易时，可以采取双重救援方式，可向ITC申诉，也可以向联邦地域法院起诉。但恳求人向委员会恳求发起调查30日内，联邦地域法院应被诉人恳求可中止案件审理。到ITC做出最后判决后再行审理，委员会的记录可作为证据运用。下面引见337条款的调查程序。一起诉起诉方必需具备一定的条件。一是证明被诉方有不正当行为存在证明本人是合法的知识产权的拥有者或独占运用者；进口产品有进犯上述知识产权的能够；二是证明存在这样的国内产业，同时必需证明该产业的产品正在被上述的知识产权所维护律师称为“经济要素规范和该产品对涉案的知识产权进展本质性的利用律师称为“技术要素规范二受理作为准司法机构，ITC立案要求比

8、普通法院方式审理的要求更严厉。起诉方提交起诉书后，ITC将在30日内做出能否立案的决议，在此期间，ITC有权要求起诉方无限制地补充证据，以到达符合立案的要求ITC不受理的情况很少发生。ITC将申诉状副本送达被告后，被告应在20日日内对每项指控作出书面回答。假设被告届时不作出回答，也不参与听证会，ITC可认定侵权现实成立并作出缺席判决。对于不需求证明国内工业损害的侵权案件，ITC在调查开场后90天内，可应申诉人的恳求，在后者交纳保证金的前提下发出暂时排除进口令。三听证程序在正式的听证程序之前，也就是在立案后的1至2个月内，ITC会安排证据提示和实体审理的预备会议，而正式的听证会将在立案后的7至8

9、个月，特殊情况下可以延伸。四初裁初裁程序由行政法官主持进展，普通是在立案后的9个月， 主审法官根据听证会记录及相关现实证据做出初判决议，并提交ICT委员会审议。五终裁ITC可对初判决议做维持、撤销、修正的决议，也可要求行政审法官继续审查。假设初裁经过，公布之后就成为终裁，有关调查也就终了。此外，337条款成认被诉方的反诉权，被诉方如反诉，该反诉将会移交到对同案有管辖权的地域法院审理。六上诉在ITC作出终裁的60天内，当事人可以向美国联邦上诉法院上诉。假设判决生效，被诉产品将被驱逐和制止销售。调查立案后的程序，审理普通不超越15个月，取证与听证在3个月内完成。七制裁假设ITC最终做出侵权认定，可

10、以做出三种制裁措施：一是发布普遍排除令，美国海关可制止一切损害原告的同类产品进入美国，而不区别原产地或消费商，同时包括今后和目前尚未掌握的消费商和进口商；二是发布有限排除令，美国海关可制止被告消费的产品进入美国，同时适用被告如今和今后消费的侵权产品，此外，包括侵权产品的下游和上游产品；三是发布制止令，要求国内进口商停顿进口损害专利权的产品，不仅包括销售行为，也包括市场开发、分销、广告宣传等等行为，否那么被处以巨额罚款普通在排除令被证明无效时运用。三、应对337条款的战略随着中国企业国际化进程的加快，中国企业卷入国际知识产权纠纷是不可防止的。SigmaTel诉珠海炬力专利侵权案就是SigmaTe

11、l利用专利侵权指控并试图阻止珠海炬力产品进入美国市场的典型案例。 事情远非那么简单，SigmaTel意在阻止一切中国企业的相关产品进入美国市场。据报道，SigmaTel的全球授权方案曾经在中国启动，中国一切MP3 厂家未经 SigmaTel 授权消费销售MP3 播放器，都将面临专利侵权指控。如何应对国际知识产权纠纷、如何应对337条款？ 一躲避337条款首先是防止侵权。企业在对产品目的根本制定后，要搞清市场的竞争对手或潜在的竞争对手是谁；要搞清与本人出口产品相关的行业有哪些，特别是该当做一个专利检索，确定能否有能够涉及该产品的美国专利，或涉及该产品的制造方法的方法专利。同时，要查明产品利用了什

12、么先进技术，其中哪些还处于专利维护中，哪些曾经可以公开运用了。假设存在侵权的能够性那么可以经过改换非专利方法来避开侵权，也可以交叉答应。也可以辩称本人没有进犯对方的专利，这是由于举证责任在原告，原告必需抑制一系列妨碍才干立案。 其次是防止掉入专利圈套。无论开发还是仿制，切忌掉入专利圈套。那么，什么是“专利圈套呢？我们知道，专利权自恳求日起至该恳求公布前，这时恳求处于严密阶段。这一阶段对其权益的维护表如今对该发明专利恳求后同样主题的恳求因与其相抵触而将丧失新颖性，不能授予专利权。自该恳求公布至其授予专利权前这一阶段是“暂时维护阶段。在这期间，恳求人虽然不能对未经其允许实施其发明的人提起诉讼，予以

13、制止，但可以要求其支付适当的运用费。假设对方回绝付费，恳求人可以在获得专利权之后行使提起诉讼的权益。这一阶段恳求人只需有限的独占权。许多企业为防止同行介入这个领域，就经过恳求专利“跑马圈地。因此，我们要防止掉入圈套，假设本人走到前列，无妨“以其人之道还治其人之身。当然，专利产品经由第三方重新设计，即使它可以实现等同效果，但只需实现的方式有所不同，就不会被视为侵权。再次是利用进口商躲避风险。从详细操作时，企业出口应对出口国的知识产权进展调查，防止侵权。应留意进口商能否拥有该产品的商标、专利、著作权等权益的证明文件。假设无，那么应思索法律风险，应在合同中订立任何有关进犯知识产权的情况都应由该外商担

14、任并赔偿己方损失的条款或订立仲裁条款。 最后，实施出口多元战略以分散风险。实施多元化战略，改善出口构造，努力提高产品科技含量和附加值，变“以价取胜为“以质取胜，提高出口效益，同时加强企业间的协作。在继续加强对欧美、俄罗斯等重点市场以及日本、香港、东盟等周边国家和地域市场的开辟的同时，真实加大对澳大利亚、南亚、巴西以及中东、非洲等新兴市场的开辟力度，有步骤、有目的地开发市场，改动原有市场过于集中的战略，以减少对单一市场的过度依赖，防止风险炬力公司在本案初裁公布之后就表示，由于美国市场占炬力营业收入的比重不到10%，因此对公司营运无艰苦影响。同时，要留意扩展内需，实行“两条服走路的战略。二利用33

15、7条款一是要加强学习，提高对337条款及整个美国贸易法的认识，美国是我国第一大出口市场，在我国对外贸易中占有重要的位置。而我国参与WTO后与美国等主要贸易成员的磨擦频繁发生，贸易纠纷数量的添加和领域的扩展曾经成为我国经济的艰苦问题。 二是合理利用337条款。加强对知识产权维护的认识，要建立本人有效的知识产权维护网，对本人研讨开发的技术和产品要积极恳求专利包括在美国恳求专利。利用337条款恳求专利维护，从而维护本人产品的市场份额是美国公司的一种商业战略。其实，“以子之矛攻子之盾，中国企业也可以这样做。我国出口企业在美国拥有专利，不但可以利用337条款来维护本人的产品，而且也可以用来阻挠其他公司的

16、产品进入美国市场，包括美国海外企业的产品进入美国市场。日本企业曾经学会在美国利用337条款打击其他国家的同行，而且正思索在本国引入与美国337条款类似的制度。 三应对337条款1、建立预警机制。建立预警机制是非常必要的，力求在短时间内做出应对方案。普通来说，跨国公司普通会在前期进展大量的调研活动，在广播、报纸上进展，试探对方的反响，而后采取谈判、发律师函等方式，最后才是诉讼。企业面临专利诉讼问题，有两个缘由：一是我们的开展曾经影响到了竞争对手的生存空间例如， SigmaTel占据了全球 70%以上的MP3播放器芯片市场，客户包括创新、三星、戴尔、索尼、东芝、Gateway、富士通等，但是Sig

17、maTe在中国的市场不甚理想，其中珠海炬力在国内的市场占有率就达45%以上；二是我们曾经进犯了他人的知识产权。这是先兆问题。2、寻求和解。和解也是企业选择处理问题的一条途径。想要在专利诉讼中最终促成双方的和解，就应该与对方开展谈判时，应领先搞清对方的目的：假设对方的目的在于争夺市场经过专利限制对方的消费规模，企业可以采用专利协作的方式，包括技术的交叉答应和专利互换的方式达成和解；假设对方是为了运用费，就应该把握好谈判的时机。权益人既维护了专利权，又可以收取可观的运用费，从而到达双赢的效果。运用人经过支付运用费不仅免去了“侵权的恶名，为企业挽回了声誉，又可以继续运用权益人的专利获取本人的利益。但

18、是达成和解是有条件的。一是适当的退让或者优惠条件，如消费工艺调整、优惠的协作条件、支付专利运用费等；二是原告案件胜利的胜利率；三是被告能否有和解的砝码如作为交叉答应的专利、证明原告专利无效的证据等。3、立刻应诉。千万不要不理睬，也不要指望同样被列为侵权人的其他公司来出面争辩，该当立刻联络熟习此项业务的律师，自动面对挑战。由于337调查程序为被告提供了适当的法律程序来维护其利益。只需被告应诉，原告必需抑制一系列妨碍才干胜诉。那么，如何应诉呢？第一，查明原告能否有专利权、专利权能否依然有效、在执行中能否违反相关规定。一是证明原告能否有专利权。在市场中，有时会出现这种情况：由于一些缘由，有的企业产品

19、的开发方案曾经招标、招标了，曾经在公司的宣传册上宣传了，甚至产品曾经出卖了，但技术方案还未恳求专利；二是证明专利无效。任何一个技术方案被授予专利权至少要满足三个条件，即新颖性、发明性及适用性。其中，缺乏新颖性及发明性是质疑专利权有效性常用的方法。此外，权益要求书没有以阐明书为根据、得不到阐明书的支持、紧缩对方权益要求书的解释范围，也是证明该专利无效的一种方正是由于炬力的律师在调查中发现6279号专利不具备恳求专利的条件，该当被撤销，并提出了许多异议。SigmaTel才有能够向ITC恳求停顿并撤销第6279号专利的侵权调查。；三是证明该专利不具有执行性，也是重要的抗辩点。企业可从恳求人的专利经过

20、欺诈获得，存在“不公正行为，恳求人获得专利后存在不当运用该专利的行为，违反了反垄断法，以及在专利授权范围以外实施专利等方面入手。第二，查明涉案专利在美国国内能否有产业，如厂房和设备的显著投资，劳动力和资本的显著利用，实施专利的本质性投资，包括工程设计、研发、技术答应等。第三，在对方存在有效专利并存在相关产业的情况下，证明本人没有进犯对方专利。根据专利侵权判别的普通原那么，对于发明和适用新型文化，只需在权益要求书中的独立权益要求的全部必要技术特征被覆盖的利用，并且该利用行为具有消费运营目的才构成侵权。假设产品中的技术是经过本人独立研发、反向工程等手段拥有一样技术并不构成侵权。因此，此时被告假设举

21、证证明其涉诉技术信息具有完全合法的来源，那么法院将认定为不侵权。在司法实际中，完好且有多个相关人员签字的研发记录，或足以证明技术信息来源合法的文件，是典型的有较高证明力的证据 4、提出反诉。假设被通知提出反诉，该反诉将会迅速移交对同案有管辖权的地域法院审理。相对于ITC行政救援手段的337调查，运用司法救援手更有利于被诉人维护本人的利益。但要留意两点：一是应有侵权的现实，否那么不仅达不到促进和解的目的，又浪费本人的时间和金钱。二是不一定限于进犯专利权，反诉的地点也不限于对方起诉的法院。只需可以打击对方的气势，使对方堕入被动的位置就根本到达本人的目的。三是根据现行337条款规定，要求“反诉不应迟延或影响本节之程序。在本案中，珠海炬力采取了两方面的举措：一是向ITC提出反诉；二是于