企业应对专利侵权纠纷策略教材课件

第五章企业应对专利侵权纠纷策略

学习要点：1.请求确认不侵犯专利权2.侵犯专利权的诉讼时效3.专利侵权诉讼中的举证责任4.专利侵权诉讼中的临时措施5.专利侵权诉讼中的鉴定问题12/P183第五章企业应对专利侵权纠纷策略

学习要点：12/P1831第一节企业专利权法律保护若干策略一、请求确认不侵犯专利权确认不侵犯专利权案件是指专利权人向某义务人发出侵权警告，该义务人认为自己没有侵犯专利权，而向人民法院起诉，请求法院确认其不侵犯专利权的诉讼案件。第一节企业专利权法律保护若干策略一、请求确认不侵犯专利2

1.新类型民事案件产生的背景被诉涉嫌侵权者在过去以“非故意行为”、“不知道”进行抗辩的基础上，为摆脱非讼的警告困扰，而主动采用的一种确认之诉。2.相关的司法实践权利人向他人发出侵犯专利权的警告，被警告人或者利害关系人经书面催告权利人行使诉权，自权利人收到该书面催告之日起一个月内或者自书面催告发出之日起二个月内，权利人不撤回警告也不提起诉讼，被警告人或者利害关系人向人民法院提起请求确认其行为不侵犯专利权诉讼的，人民法院应当受理。（司法解释）1.新类型民事案件产生的背景33.案件的处理（1）起诉的条件在知识产权诉讼中，确认不侵权之诉的目的在于对被控侵权人予以救济。但被控侵权人提起确认不侵权之诉应当具备如下三个条件：

①知识产权权利人已向其发出了侵权警告，而被控侵权人不承认自己的行为构成侵权；

②知识产权权利人无正当理由延迟向人民法院起诉或向有关知识产权行政管理部门投诉；

P1903.案件的处理P1904

③知识产权权利人的此种延迟行为可能对被控侵权人的权益造成损害。

对于符合上述条件的确认不侵权之诉，因双方当事人之间切实存在民事争议，应属人民法院的受理范围。

（２）诉讼管辖级别管辖——专利纠纷案件管辖地的中院地域管辖——以被告所在地为主以侵权行为地为辅P191③知识产权权利人的此种延迟行为可能对被控侵权人的5（３）合案还是分案确认不侵犯专利权诉讼立案后被告在答辩期内答辩，并认为原告侵权的，则合案审理，并确定为专利侵权诉讼；被告在答辩期内不答辩，而到另一法院起诉侵权，两个受理法院协商，合并审理，以立案侵权诉讼的法院审理为宜；被告在答辩期内既不答辩，也不应诉，之后另行起诉专利侵权，则法院分别审理，分别作出判决。（３）合案还是分案6

（４）审理和判决内容审理时在模式、步骤上同侵权诉讼判决：侵权成立，驳回诉讼请求。侵权不成立，判决原告实施行为不侵犯专利权。其他诉求（名誉损失赔偿），驳回。无须强制执行（不具可执行性、不具给付内容）P193（４）审理和判决内容P1937二、专利临时保护期的权利保护1.支付适当使用费的纠纷（1）“临时保护”：在发明专利申请日起满十八个月专利申请公布后，有单位或者个人擅自按照公布的技术方案进行生产，势必影响专利权人当时以及授权后的合法利益。专利申请人可以要求实施其支付适当的费用。（2）临时保护期无诉权：最早从公告授权之日起二年。P193二、专利临时保护期的权利保护P19382.特点（1）专利授权后才能提出诉讼请求；（2）只能请求实施方支付适当的费用；（3）可以与专利侵权纠纷合案审理；（4）使用费纠纷仅针对发明专利。2.特点9三、权利冲突问题1.产生原因：对实用新型和外观设计不进行实质审查，形成重复授权，因此容易产生权利冲突。权利人在权利形成过程中，不善于利用检索或有意“搭车”“模仿”，将他人的在先权利纳入自己的保护范围，如著作权、商标专用权等，因此容易产生冲突。P194三、权利冲突问题P194102.对权利冲突的处理原则（１）公平原则（２）诚信原则（３）保护在先权利原则

①在先权利起诉在后权利，保护在先权利。

②在后权利起诉在先权利，在先权利人宣告在后权利无效的，法院中止：专利权无效的，驳回或由当事人撤诉；专利权有效的，在先权利人不侵权（除非两者是从属关系）。

2.对权利冲突的处理原则11第二节提起或应对专利侵权诉讼若干策略除了了解专利权属、无效及侵权的判定外，还要了解诉讼中的程序问题和诉讼技巧。一、侵犯专利的诉讼时效1.一般诉讼时效：指在法定时期内不行使权利，就丧失了请求人民法院强制保护权利的法律制度。

P196第二节提起或应对专利侵权诉讼若干策略除12诉讼时效，是指权利人在法定期间内不行使权利，就丧失了请求人民法院保护民事权益权利的法律制度。诉讼时效的中止：权利人无过错又无法行使请求权时，时效期间暂停计算。诉讼时效的中断：因法定事由的发生致使已经进行的时效期限全部归于无效,重新计时。中止与中断的区别：发生的原因不同；法律后果不同。诉讼时效，是指权利人在法定期间内不行使权利，就丧失了请求人民13２.专利侵权的诉讼时效

侵犯专利权的诉讼时效为二年，自专利权人或利害关系人得知或应当得知侵权行为之日起计算。（法68条第1款）（１）明确专利权生效日专利权自公告之日起，权利人才有权起诉他人侵犯专利权。（２）“得知”或“应当得知”得知——知道（主观上）应当得知——应当知道（客观上）主观上疏忽大意，使应知的没有知道；主观上认识错误，使应知的没有知道；客观情况证明权利人知道自己权利被侵害。２.专利侵权的诉讼时效侵犯专利权的诉讼时14

（３）“得知日”应为授权公告日至专利权终止日期间的最早得知日。（４）连续侵犯专利权诉讼时效的计算：“侵犯专利权的诉讼时效为２年，自权利人或利害关系人知道或应当知道侵权行为之日起计算。权利人超过２年起诉的，如果侵权行为在起诉时仍在继续，在该项专利权有效期内，人民法院应当判决被告停止侵权行为，侵权损害赔偿额应当自权利人向人民法院起诉之日起向前推算２年计算。”（司法解释）

P198（３）“得知日”应为授权公告日至专利权终止日期间的最早得知153.临时保护期使用费的诉讼时效发明专利申请公布后至专利权授予前使用该发明未支付适当使用费的，专利权人要求支付使用费的诉讼时效为二年，自专利权人得知或者应当得知他人使用其发明之日起计算，但是，专利权人于专利权授予之日前即已得知或者应当得知的，自专利权授予之日起计算。（法68条2款）P2023.临时保护期使用费的诉讼时效P20216

二、专利侵权诉讼的举证责任

１.一般举证责任（１）证据的作用证据是当事人进行诉讼的前提条件。证据是法院查明事实、分清是非，正确适用法律，及时审理民事案件的基础。证据是保护当事人合法权益的工具。P203二、专利侵权诉讼的举证责任P20317（２）举证责任在民事诉讼活动中，当事人对自己的主张必须提供相应的证据，否则，将可能承担败诉的不利后果。当事人提供证据，既是其在法律上主张权利必须履行的行为，又是其应该承担的责任。（２）举证责任18（３）举证责任的承担分担：只有当事人对自己提出的主张需要提供证据。特点：谁主张，谁举证。当事人对权利主张和事实主张都需要举证。对同一权利或者事实的主张，不能双方都负举证责任。P204（３）举证责任的承担P20419２.方法专利侵权的举证责任（１）举证责任的倒置是指原告对自己提出的事实主张或权利主张一开始就可以不提供全部证据加以证明，而由被告举证证明原告的主张不成立，否则即由被告承担不举证的责任。适用举证责任倒置的条件：必须是法律或者法规明确规定的特殊类型的侵权纠纷案件。需要举证证明的对象，必须是特定的责任对象，不能超越被告人正当的责任范围。２.方法专利侵权的举证责任（１）举证责任的倒置20（２）方法专利侵权责任倒置的法律依据我国三个时期实施的专利法的规定：在发生侵权纠纷的时候，如果发明专利是一项产品的制造方法，制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法的证明。（85.4.1.）在发生侵权纠纷的时候，如果发明专利是一项新产品的制造方法，制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品的制造方法的证明。（93.1.1.）专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的，制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明。(01.7.1；09.10.1.)（２）方法专利侵权责任倒置的法律依据我国三个时期实施的专利法21（３）关于举证责任倒置的界限①1993年以前的方法专利侵权均实行举证责任的倒置。注意的地方：仅指制造方法，不指工作方法、使用方法。②1993年以后的方法专利侵权实行部分举证责任倒置。一种新产品的制造方法发生侵权才实行举证责任倒置。一种旧产品的新制造方法发生侵权不实行举证责任倒置。③2001年后止今，如发生一种新产品的制造方法侵权，被告要提供其使用的与专利方法不同的新产品的制造方法。P207（３）关于举证责任倒置的界限①1993年以前的方法专利侵权22（４）方法专利举证责任倒置前，原告负有初步举证义务原告提交诉状时，应提供初步证据后才能够转移举证责任。初步证据包括：原告是专权利人或者利害关系人；原告有一项产品制造方法的有效发明专利；该方法专利使用的结果是产生一项新产品；被告制造了与其方法专利制造出的新产品相同的产品。P208（４）方法专利举证责任倒置前，原告负有初步举证义务23（５）关于新产品的标准和举证责任新产品是指与国内市场上已经销售的产品不同的产品（不是授予专利权的新颖性标准）。原告只要在专利申请文件中提到或者诉讼时称专利申请前市场上没有这种新产品，就认为原告已尽到了举证责任。被告举证责任主要是证明原告的专利方法制造的产品不是新产品。法院经原告举证和被告反证后，对所涉产品是否为“新产品”作出认定。（５）关于新产品的标准和举证责任新产品是指与国内市场上已经销24（６）被告怎样负举证责任对所有的举证，要质证。相同的，构成侵权；不相同的，不侵权；不举证或举证不能，推定使用了专利权人的制造方法，构成侵权。被告的举证必须能够证明自己实际使用的制造方法。P213（６）被告怎样负举证责任对所有的举证，要质证。相同的，构25三、专利侵权诉讼中的临时措施

（一）诉讼前停止有关行为“专利权人或者利害关系人有证据证明他人正在实施或者即将实施侵犯其专利权的行为，如不及时制止将会使其合法权益受到难以弥补的损害的，可以在起诉前向人民法院申请采取责令停止有关行为的措施。”（法66条第1款）

13/P214三、专利侵权诉讼中的临时措施（一）诉讼前停止有26（１）申请诉前停止侵犯专利权行为的主体：专利权人利害关系人：专利权的合法继承人专利实施许可合同的被许可人是：独占实施的，可单独提出；排他实施的，在权利人不提出时，可提出；普通许可的，经特别授权可作诉讼主体，但不是诉前申请措施的主体。（１）申请诉前停止侵犯专利权行为的主体：27（2）申请诉前停止侵犯专利权案件的管辖法院

与专利侵权管辖法院相同。符合两个条件：有指定管辖权的法院有地域管辖权的法院P215（2）申请诉前停止侵犯专利权案件的管辖法院与专28（3）申请诉前停止侵犯专利权行为应提交的证据①书面申请书：当事人及其基本情况、申请的具体内容、范围和理由等；②专利权人应提交证明专利权真实有效的文件，包括专利证书、说明书、权利要求书、缴纳年费的收据。如系实用新型及外观设计专利的，需提交“专利权评价报告”；③利害关系人应提交其享有申请诉前停止侵犯专利权行为主体资格的材料；（3）申请诉前停止侵犯专利权行为应提交的证据①书面申请书：当29④提交侵权人正在侵权或者即将侵权的证据，包括被控侵权产品以及专利技术方案与被控侵权产品技术特征对比资料。特别需要注意的事项：申请人必须说明“如不及时制止侵权行为将会使其合法权益受到难以弥补的损害”的情况，并提供相应证据。当事人不服裁定，可在收到裁定书10日内请求复议。④提交侵权人正在侵权或者即将侵权的证据，包括被控侵权产品以及30（4）申请诉前停止侵权行为应当提供担保申请人提出申请时，应当提供担保；不提供担保的，驳回申请。(法第66条第2款)担保金包括：所涉及产品的销售收入，合理的仓储、保管等费用；被申请人可能造成的损失、人员工资等合理费用。执行中可能要追加担保。不提供担保的，申请将被驳回。不适用反担保。P216（4）申请诉前停止侵权行为应当提供担保申请人提出申请时，应当31（5）对诉前停止侵权行为措施的具体实施①法院经审查符合规定的,48小时内作出书面裁定。需要核实的，传唤单方或双方当事人询问，然后及时作出裁定。②法院裁定作出后，及时通知被申请人，最迟不超过5日。③法院通知被申请人后，不因被申请人提供反担保而解除裁定。④申请人在法院采取停止有关侵权行为措施后15日内即要起诉，否则将被解除采取的措施。P217（5）对诉前停止侵权行为措施的具体实施①法院经审查符合规定的32⑤对停止侵权行为的期限，一般维持到生效的法律文书执行时为止。⑥需要注意：权利人在规定的期限内不起诉或申请错误给被申请人造成损失的，应当赔偿。当事人不得违反生效裁定的行为，否则按妨碍民事诉讼强制予以罚款、拘役等处理，构成犯罪的，依法追究刑事责任。⑤对停止侵权行为的期限，一般维持到生效的法律文书执行时为止。33诉前临时措施是保障权利人合法权益的一项重要措施，但同时也是一把双刃剑，如果使用不当，则很可能对自己造成伤害。因此，在提出申请之前，必须做充分详细的调查和研究，在程序上和实体上都作好足够的准备。企业应对专利侵权纠纷策略教材342.诉讼中和诉讼前的财产保全（1）财产保全财产保全是指人民法院为了保证民事判决的顺利执行，对当事人的财产或者与本案有关的财物采取一定的强制措施。P2192.诉讼中和诉讼前的财产保全（1）财产保全P21935财产保全分两种一种是诉讼财产保全；另一种是诉前财产保全，就是在紧急情况下，债权人不立即申请财产保全，将会使自己的合法权益受到难以弥补的损害，在起诉向法院申请采取财产保全的措施。专利法第三次修改删除了诉前财产保全的内容，因此目前主要运用诉讼中的财产保全。财产保全分两种36（2）提出财产保全的主体当事人由当事人申请裁定财产保全法院法院认为有必要，以职权主动采取财产保全措施。（2）提出财产保全的主体当事人37（3）适用财产保全的条件①案件必须是给付之诉。确认之诉、变更之诉不适用；②案件有在判决后不能执行或者难以执行的可能。（3）适用财产保全的条件①案件必须是给付之诉。确认之诉、变38（4）财产保全的范围

“财产保全限于请求的范围，或者与本案有关的财物”（民诉法102条）财产保全的原则：①保全财产的主体：只能对当事人争议的财产，或者被告的财产进行保全；②保全财产的数额：被保全财产的价额应和诉讼请求的价额大致相等；③保全财产的性质和范围：本案诉讼标的物或者与本案诉讼有牵连的标的物。P221（4）财产保全的范围“财产保全限于请求的范围，或者与39（5）财产保全的方法主要有：查封、扣押、冻结或法律规定的其他方法（无形资产的保全方法如专利，法院可以裁定书形式通知国知局停办与该专利有关的手续，使之处于真空状态）。（5）财产保全的方法主要有：40（6）提供担保①“人民法院采取保全措施，可以责令申请人提供担保，申请人不提供担保的，驳回申请。”——民诉法100条2款②对有偿还能力的企业法人，一般不采取查封、冻结的保全措施。③担保方式为票据担保、现金担保或实物担保，不能是信用担保。④被申请人可以进行反担保（这与诉前停止侵权行为不同）。（6）提供担保①“人民法院采取保全措施，可以责令申请人提供41（7）诉前财产保全

条件：①情况紧急，不能立即提起诉讼，而合法权益即将受到损害；②申请人必须提供担保；③保全申请必须在正式提起诉讼前提出。法院接受申请后，48小时内做出裁定，裁定采取财产保全措施的，立即开始执行。申请人应在法院采取财产保全措施后30日内起诉，不起诉的，解除财产保全。P223（7）诉前财产保全条件：P22342（８）财产保全错误造成损失的承担申请错误造成被申请人损失的，由申请人予以赔偿；人民法院依职权采取保全措施错误造成损失的，由人民法院赔偿。确认申请错误造成损失的要件：确有实际损失的存在损失与保全有因果关系贯彻过错原则和等价有偿原则。赔偿数额与损失结果相适应。P225（８）财产保全错误造成损失的承担申请错误造成被申请人损失的，433.诉讼中的先于执行（1）先于执行是人民法院在对某些案件作出判决前，先行裁定责令被告履行一定的义务，给付一定的金钱或财务，已解决原告生活或者经营的某些需要的一种临时性措施。P2253.诉讼中的先于执行P22544（2）先于执行的范围根据《民事诉讼法》的规定，人民法院对下列案件，根据当事人的申请，可以裁定先予执行：追索赡养费、扶养费、抚育费、抚恤金、医疗费用的；追索劳动报酬的；因情况紧急需要的（需要立即停止侵害、排除妨碍的；立即制止某项行为的；立即返还用于购置货款的；追索恢复生产经营急需保险理赔的）。（2）先于执行的范围45（3）先于执行的条件人民法院裁定先予执行的，应当符合下列条件：①当事人之间权利义务关系明确，不先予执行将严重影响申请人的生活或者生产经营的；②被申请人有履行能力。人民法院可以责令申请人提供担保，申请人不提供担保的，驳回申请。申请人败诉的，应当赔偿被申请人因先予执行遭受的财产损失。（3）先于执行的条件46（4）申请先予执行的责任法院可以责令提供担保；法院裁定提供担保，申请人败诉后要赔偿经济损失。（5）先予执行的复议当事人对先予执行裁定不服可申请复议一次，复议期间不停止裁定的执行。P227（4）申请先予执行的责任P22747（５）先予执行的复议当事人对先予执行不服的，可以申请复议一次。复议期间不停止裁定的执行。P228（５）先予执行的复议当事人对先予执行不服的，可以申请复议一次48

4.诉前证据保全制度

为了制止专利侵权行为，在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，专利权人或者利害关系人可以在起诉前向人民法院申请保全证据。人民法院采取保全措施，可以责令申请人提供担保；申请人不提供担保的，驳回申请。人民法院应当自接受申请之时起四十八小时内作出裁定；裁定采取保全措施的，应当立即执行。申请人自人民法院采取保全措施之日起十五日内不起诉的，人民法院应当解除该措施。（法67）

4.诉前证据保全制度为了制止专利侵权49在申请临时禁止令的同时，申请人可以向法院同时提出对被申请人侵权行为进行证据保全的要求（如要求扣押其生产工艺图纸资料、清点其生产销售数量、扣押其财务帐册及销售合同等），还可以要求法院采取财产保全措施（如查封对方的产品，冻结对方银行帐号内的存款，查封其房产、车辆等财产），但同时也要提供相应的财产担保，担保的形式由法院决定，一般是现金担保，或者其它实物财产的担保，担保金的数额一般与被保全数额相当。

在申请临时禁止令的同时，申请人可以向法院同时提出对被申请人侵50四、反诉专利权无效与中止诉讼1.反诉专利权无效（1）何为反诉专利权无效（2）反诉专利权无效的特点①当事人的诉讼地位不发生变化；②对反诉管辖的法院不同；③反诉专利权无效的诉讼与专利侵权不能合并审理。（3）提出反诉的时间限制宣告专利权无效，无时间限制。反诉专利权无效，一般在答辩期内。四、反诉专利权无效与中止诉讼1.反诉专利权无效51（4）反诉请求向谁提出只能向专利复审委员会提出。（5）提起反诉专利权无效应当注意的问题①证据要充分—主要是不具备“三性”；②把握提起反诉的时机；③不得滥用反诉。P232（4）反诉请求向谁提出P232522.中止侵权诉讼（1）中止诉讼的依据民诉法第150条第1款第5项：本案必须以另一案的审理结果为依据，而另一案未审结的。专利侵权纠纷案件受理后，被告经常采用的一种抗辩手段是向专利复审委员会提出宣告原告专利权无效的请求。此时，人民法院是中止诉讼，等待专利复审委员会作出有关确权的决定后再行恢复审理，还是根据案件事实和证据迳行作出判决，需要有统一的标准。2.中止侵权诉讼53（2）相关司法解释规定①85.2.16《关于开展专利审判工作的几个问题的通知》规定：反诉无效的，按民事诉讼法第136条第5款的规定中止侵权诉讼。②92.12.29《最高人民法院关于审理专利纠纷若干问题的解答》规定：涉及实用新型、外观设计专利的，被告在答辩期内反诉无效的，人民法院应当中止诉讼。被告在答辩期内没有反诉无效，而在其后的审理过程中提出反诉无效的，人民法院可以不中止诉讼。涉及发明专利或者经无效程序维持专利权的实用新型专利的，被告在答辩期内反诉无效的，人民法院一般不中止诉讼。（2）相关司法解释规定①85.2.16《关于开展专利审判工作54③2001.6.19《关于审理专利纠纷案件适用法

律方面的若干规定》涉及实用新型专利侵权纠纷的，要提供国家知识产权局作出的评价报告，未发现导致专利丧失新颖性、创造性之文献的，法院一般可以不中止诉讼。涉及实用新型、外观设计专利权的，被告在答辩期内反诉无效，一般应当中止诉讼。但具备下列条件的，可以不中止诉讼：原告出具的检索报告，没有发现影响该专利权新颖性、创造性的；被告提供的证据足以证明其使用的技术为公知技术的；被告宣告该专利权无效的证据明显不足的。涉及实用新型、外观设计专利侵权的，被告在答辩期后反诉无效的，人民法院不应当中止诉讼，除非认为有必要中止的；发明专利、被无效过但维持专利权有效的实用新型和外观设计专利侵权的，被告在答辩期内反诉无效的，人民法院可以不中止诉讼。P237③2001.6.19《关于审理专利纠纷案件适用法

律方55（3）中止与不中止的运用①发明专利，一般不中止；无效理由充足的，可以中止。②实用新型，提供“专利权评价报告”无瑕疵的，可以不中止；无效理由充足的，可以中止。③外观设计，一般应当中止；反诉理由明显不足的，可以不中止。④已经无效宣告过，但反诉无效理由充足的，应当中止；无新证据的，可以不中止。⑤抗辩不侵权理由成立，即使被告反诉无效，也可以不中止诉讼。（3）中止与不中止的运用①发明专利，一般不中止；无效理由充足56（4）管理专利工作的部门如何执行

行政调处侵权纠纷中中止条件与法院趋同①专利法实施细则第82条规定：在处理专利侵权纠纷过程中，被请求人提出无效宣告请求并被专利复审委员会受理的，可以请求管理专利工作的部门中止处理。管理专利工作的部门认为被请求人提出的中止理由明显不能成立的，可以不中止处理。②按《专利行政执法办法》第8条第1款第5项之规定：请求管理专利工作的部门处理专利侵权纠纷的，应当没有就该专利侵权纠纷向人民法院起诉。

P239（4）管理专利工作的部门如何执行行政调处侵权纠纷中中57（5）对以反诉无效为手段，拖延侵权行为的对策

①专利复审委员会和北京市中、高级人民法院应当采取措施，加快对无效案件的审查速度，尤其是对在侵权诉讼中反诉无效的，专利复审委员会应配合人民法院或管理专利工作的部门，加快审查。②受理侵权纠纷的人民法院或管理专利工作的部门，应加强与专利复审委员会的联系，对提起反诉专利权无效的实质性理由及证据可以作些了解，对专利权的稳定性从证据上作些判断，尽量不中止对侵权纠纷的审理。P240（5）对以反诉无效为手段，拖延侵权行为的对策①专利复审58

③积极利用（财产）保全措施。根据人民法院的有关司法解释规定，专利权人提出诉讼保全申请并提供担保的，人民法院认为必要时在裁定中止诉讼的同时，责令被告停止侵权行为或采取其他制止侵权损失继续扩大的措施。

593.专利权无效对在先生效判决的效力

宣告专利权无效的决定，对在宣告专利权无效前人民法院作出并已执行的专利侵权的判决、调解书，已经履行或者强制执行的专利侵权纠纷处理决定，以及已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同，不具有追溯力。但是因专利权人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。——（法47）

（1）不具有追溯力。（2）专利权人恶意给他人造成损失，应当给予赔偿。P2413.专利权无效对在先生效判决的效力宣告专利60

4.关于专利权评价报告

（1）法律依据：

专利侵权纠纷涉及实用新型专利或者外观设计专利的，人民法院或者管理专利工作的部门可以要求专利权人或者利害关系人出具由国务院专利行政部门对相关实用新型或者外观设计进行检索、分析和评价后作出的专利权评价报告，作为审理、处理专利侵权纠纷的证据。（法61条2款）

P2434.关于专利权评价报告（1）法律依据：61（2）专利权评价报告的性质和作用不是侵权诉讼或行政处理立案的必要条件。是国家知识产权局出具的相关专利权稳定的证明，不是行政决定或判决。供司法或行政机关决定是否中止诉讼的一份证据。专利权人或利害关系人有义务申请提供。

P244（2）专利权评价报告的性质和作用不是侵权诉讼或行政处理立案的62五、专利侵权诉讼中的鉴定问题（一）鉴定的提起1.鉴定结论作为证据应由法院调查收集2.当事人有权提出进行技术鉴定的请求3.法院决定是否委托做技术鉴定五、专利侵权诉讼中的鉴定问题（一）鉴定的提起63（二）鉴定事项1.专利侵权案涉及专业技术问题需要借助专业技术人员判断2.技术鉴定仅围绕专利技术问题进行，有利于法官查清案件事实，准确适用法律3.对法律问题的认定是法官的职责（二）鉴定事项64（三）鉴定机构1.当事人协商选择鉴定机构2.人民法院指定的机构3.由相关技术领域的专家组成鉴定组，通过召开专家鉴定会的方式进行鉴定4.政府机关不宜作为技术鉴定单位。P245（三）鉴定机构P24565（四）鉴定结论的使用1.鉴定结论作为证据必须质证才能决定是否采信（1）质证形式：当庭、庭下，口头或书面质证（2）质证内容：鉴定机构是否法院指定，鉴定程序、规则公开公正否，鉴定有无违法程序问题、不正之风问题，是否同意鉴定的理由（3）当事人不同意鉴定结论，不等于没有质证2.经质证的鉴定结论是否采信由法院决定委托鉴定无论是否依据当事人申请还是法院职权决定，其鉴定费用应当由败诉方当事人承担。（四）鉴定结论的使用66第五章思考与练习1.如何理解专利侵权诉讼时效？2.新产品制造方法专利的举证责任是怎样分配的？3.适用诉前停止有关行为的临时措施应注意什么问题？第五章思考与练习1.如何理解专利侵权诉讼时效？67第五章企业应对专利侵权纠纷策略

学习要点：1.请求确认不侵犯专利权2.侵犯专利权的诉讼时效3.专利侵权诉讼中的举证责任4.专利侵权诉讼中的临时措施5.专利侵权诉讼中的鉴定问题12/P183第五章企业应对专利侵权纠纷策略

学习要点：12/P18368第一节企业专利权法律保护若干策略一、请求确认不侵犯专利权确认不侵犯专利权案件是指专利权人向某义务人发出侵权警告，该义务人认为自己没有侵犯专利权，而向人民法院起诉，请求法院确认其不侵犯专利权的诉讼案件。第一节企业专利权法律保护若干策略一、请求确认不侵犯专利69

1.新类型民事案件产生的背景被诉涉嫌侵权者在过去以“非故意行为”、“不知道”进行抗辩的基础上，为摆脱非讼的警告困扰，而主动采用的一种确认之诉。2.相关的司法实践权利人向他人发出侵犯专利权的警告，被警告人或者利害关系人经书面催告权利人行使诉权，自权利人收到该书面催告之日起一个月内或者自书面催告发出之日起二个月内，权利人不撤回警告也不提起诉讼，被警告人或者利害关系人向人民法院提起请求确认其行为不侵犯专利权诉讼的，人民法院应当受理。（司法解释）1.新类型民事案件产生的背景703.案件的处理（1）起诉的条件在知识产权诉讼中，确认不侵权之诉的目的在于对被控侵权人予以救济。但被控侵权人提起确认不侵权之诉应当具备如下三个条件：

①知识产权权利人已向其发出了侵权警告，而被控侵权人不承认自己的行为构成侵权；

②知识产权权利人无正当理由延迟向人民法院起诉或向有关知识产权行政管理部门投诉；

P1903.案件的处理P19071

③知识产权权利人的此种延迟行为可能对被控侵权人的权益造成损害。

对于符合上述条件的确认不侵权之诉，因双方当事人之间切实存在民事争议，应属人民法院的受理范围。

（２）诉讼管辖级别管辖——专利纠纷案件管辖地的中院地域管辖——以被告所在地为主以侵权行为地为辅P191③知识产权权利人的此种延迟行为可能对被控侵权人的72（３）合案还是分案确认不侵犯专利权诉讼立案后被告在答辩期内答辩，并认为原告侵权的，则合案审理，并确定为专利侵权诉讼；被告在答辩期内不答辩，而到另一法院起诉侵权，两个受理法院协商，合并审理，以立案侵权诉讼的法院审理为宜；被告在答辩期内既不答辩，也不应诉，之后另行起诉专利侵权，则法院分别审理，分别作出判决。（３）合案还是分案73

（４）审理和判决内容审理时在模式、步骤上同侵权诉讼判决：侵权成立，驳回诉讼请求。侵权不成立，判决原告实施行为不侵犯专利权。其他诉求（名誉损失赔偿），驳回。无须强制执行（不具可执行性、不具给付内容）P193（４）审理和判决内容P19374二、专利临时保护期的权利保护1.支付适当使用费的纠纷（1）“临时保护”：在发明专利申请日起满十八个月专利申请公布后，有单位或者个人擅自按照公布的技术方案进行生产，势必影响专利权人当时以及授权后的合法利益。专利申请人可以要求实施其支付适当的费用。（2）临时保护期无诉权：最早从公告授权之日起二年。P193二、专利临时保护期的权利保护P193752.特点（1）专利授权后才能提出诉讼请求；（2）只能请求实施方支付适当的费用；（3）可以与专利侵权纠纷合案审理；（4）使用费纠纷仅针对发明专利。2.特点76三、权利冲突问题1.产生原因：对实用新型和外观设计不进行实质审查，形成重复授权，因此容易产生权利冲突。权利人在权利形成过程中，不善于利用检索或有意“搭车”“模仿”，将他人的在先权利纳入自己的保护范围，如著作权、商标专用权等，因此容易产生冲突。P194三、权利冲突问题P194772.对权利冲突的处理原则（１）公平原则（２）诚信原则（３）保护在先权利原则

①在先权利起诉在后权利，保护在先权利。

②在后权利起诉在先权利，在先权利人宣告在后权利无效的，法院中止：专利权无效的，驳回或由当事人撤诉；专利权有效的，在先权利人不侵权（除非两者是从属关系）。

2.对权利冲突的处理原则78第二节提起或应对专利侵权诉讼若干策略除了了解专利权属、无效及侵权的判定外，还要了解诉讼中的程序问题和诉讼技巧。一、侵犯专利的诉讼时效1.一般诉讼时效：指在法定时期内不行使权利，就丧失了请求人民法院强制保护权利的法律制度。

P196第二节提起或应对专利侵权诉讼若干策略除79诉讼时效，是指权利人在法定期间内不行使权利，就丧失了请求人民法院保护民事权益权利的法律制度。诉讼时效的中止：权利人无过错又无法行使请求权时，时效期间暂停计算。诉讼时效的中断：因法定事由的发生致使已经进行的时效期限全部归于无效,重新计时。中止与中断的区别：发生的原因不同；法律后果不同。诉讼时效，是指权利人在法定期间内不行使权利，就丧失了请求人民80２.专利侵权的诉讼时效

侵犯专利权的诉讼时效为二年，自专利权人或利害关系人得知或应当得知侵权行为之日起计算。（法68条第1款）（１）明确专利权生效日专利权自公告之日起，权利人才有权起诉他人侵犯专利权。（２）“得知”或“应当得知”得知——知道（主观上）应当得知——应当知道（客观上）主观上疏忽大意，使应知的没有知道；主观上认识错误，使应知的没有知道；客观情况证明权利人知道自己权利被侵害。２.专利侵权的诉讼时效侵犯专利权的诉讼时81

（３）“得知日”应为授权公告日至专利权终止日期间的最早得知日。（４）连续侵犯专利权诉讼时效的计算：“侵犯专利权的诉讼时效为２年，自权利人或利害关系人知道或应当知道侵权行为之日起计算。权利人超过２年起诉的，如果侵权行为在起诉时仍在继续，在该项专利权有效期内，人民法院应当判决被告停止侵权行为，侵权损害赔偿额应当自权利人向人民法院起诉之日起向前推算２年计算。”（司法解释）

P198（３）“得知日”应为授权公告日至专利权终止日期间的最早得知823.临时保护期使用费的诉讼时效发明专利申请公布后至专利权授予前使用该发明未支付适当使用费的，专利权人要求支付使用费的诉讼时效为二年，自专利权人得知或者应当得知他人使用其发明之日起计算，但是，专利权人于专利权授予之日前即已得知或者应当得知的，自专利权授予之日起计算。（法68条2款）P2023.临时保护期使用费的诉讼时效P20283

二、专利侵权诉讼的举证责任

１.一般举证责任（１）证据的作用证据是当事人进行诉讼的前提条件。证据是法院查明事实、分清是非，正确适用法律，及时审理民事案件的基础。证据是保护当事人合法权益的工具。P203二、专利侵权诉讼的举证责任P20384（２）举证责任在民事诉讼活动中，当事人对自己的主张必须提供相应的证据，否则，将可能承担败诉的不利后果。当事人提供证据，既是其在法律上主张权利必须履行的行为，又是其应该承担的责任。（２）举证责任85（３）举证责任的承担分担：只有当事人对自己提出的主张需要提供证据。特点：谁主张，谁举证。当事人对权利主张和事实主张都需要举证。对同一权利或者事实的主张，不能双方都负举证责任。P204（３）举证责任的承担P20486２.方法专利侵权的举证责任（１）举证责任的倒置是指原告对自己提出的事实主张或权利主张一开始就可以不提供全部证据加以证明，而由被告举证证明原告的主张不成立，否则即由被告承担不举证的责任。适用举证责任倒置的条件：必须是法律或者法规明确规定的特殊类型的侵权纠纷案件。需要举证证明的对象，必须是特定的责任对象，不能超越被告人正当的责任范围。２.方法专利侵权的举证责任（１）举证责任的倒置87（２）方法专利侵权责任倒置的法律依据我国三个时期实施的专利法的规定：在发生侵权纠纷的时候，如果发明专利是一项产品的制造方法，制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法的证明。（85.4.1.）在发生侵权纠纷的时候，如果发明专利是一项新产品的制造方法，制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品的制造方法的证明。（93.1.1.）专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的，制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明。(01.7.1；09.10.1.)（２）方法专利侵权责任倒置的法律依据我国三个时期实施的专利法88（３）关于举证责任倒置的界限①1993年以前的方法专利侵权均实行举证责任的倒置。注意的地方：仅指制造方法，不指工作方法、使用方法。②1993年以后的方法专利侵权实行部分举证责任倒置。一种新产品的制造方法发生侵权才实行举证责任倒置。一种旧产品的新制造方法发生侵权不实行举证责任倒置。③2001年后止今，如发生一种新产品的制造方法侵权，被告要提供其使用的与专利方法不同的新产品的制造方法。P207（３）关于举证责任倒置的界限①1993年以前的方法专利侵权89（４）方法专利举证责任倒置前，原告负有初步举证义务原告提交诉状时，应提供初步证据后才能够转移举证责任。初步证据包括：原告是专权利人或者利害关系人；原告有一项产品制造方法的有效发明专利；该方法专利使用的结果是产生一项新产品；被告制造了与其方法专利制造出的新产品相同的产品。P208（４）方法专利举证责任倒置前，原告负有初步举证义务90（５）关于新产品的标准和举证责任新产品是指与国内市场上已经销售的产品不同的产品（不是授予专利权的新颖性标准）。原告只要在专利申请文件中提到或者诉讼时称专利申请前市场上没有这种新产品，就认为原告已尽到了举证责任。被告举证责任主要是证明原告的专利方法制造的产品不是新产品。法院经原告举证和被告反证后，对所涉产品是否为“新产品”作出认定。（５）关于新产品的标准和举证责任新产品是指与国内市场上已经销91（６）被告怎样负举证责任对所有的举证，要质证。相同的，构成侵权；不相同的，不侵权；不举证或举证不能，推定使用了专利权人的制造方法，构成侵权。被告的举证必须能够证明自己实际使用的制造方法。P213（６）被告怎样负举证责任对所有的举证，要质证。相同的，构92三、专利侵权诉讼中的临时措施

（一）诉讼前停止有关行为“专利权人或者利害关系人有证据证明他人正在实施或者即将实施侵犯其专利权的行为，如不及时制止将会使其合法权益受到难以弥补的损害的，可以在起诉前向人民法院申请采取责令停止有关行为的措施。”（法66条第1款）

13/P214三、专利侵权诉讼中的临时措施（一）诉讼前停止有93（１）申请诉前停止侵犯专利权行为的主体：专利权人利害关系人：专利权的合法继承人专利实施许可合同的被许可人是：独占实施的，可单独提出；排他实施的，在权利人不提出时，可提出；普通许可的，经特别授权可作诉讼主体，但不是诉前申请措施的主体。（１）申请诉前停止侵犯专利权行为的主体：94（2）申请诉前停止侵犯专利权案件的管辖法院

与专利侵权管辖法院相同。符合两个条件：有指定管辖权的法院有地域管辖权的法院P215（2）申请诉前停止侵犯专利权案件的管辖法院与专95（3）申请诉前停止侵犯专利权行为应提交的证据①书面申请书：当事人及其基本情况、申请的具体内容、范围和理由等；②专利权人应提交证明专利权真实有效的文件，包括专利证书、说明书、权利要求书、缴纳年费的收据。如系实用新型及外观设计专利的，需提交“专利权评价报告”；③利害关系人应提交其享有申请诉前停止侵犯专利权行为主体资格的材料；（3）申请诉前停止侵犯专利权行为应提交的证据①书面申请书：当96④提交侵权人正在侵权或者即将侵权的证据，包括被控侵权产品以及专利技术方案与被控侵权产品技术特征对比资料。特别需要注意的事项：申请人必须说明“如不及时制止侵权行为将会使其合法权益受到难以弥补的损害”的情况，并提供相应证据。当事人不服裁定，可在收到裁定书10日内请求复议。④提交侵权人正在侵权或者即将侵权的证据，包括被控侵权产品以及97（4）申请诉前停止侵权行为应当提供担保申请人提出申请时，应当提供担保；不提供担保的，驳回申请。(法第66条第2款)担保金包括：所涉及产品的销售收入，合理的仓储、保管等费用；被申请人可能造成的损失、人员工资等合理费用。执行中可能要追加担保。不提供担保的，申请将被驳回。不适用反担保。P216（4）申请诉前停止侵权行为应当提供担保申请人提出申请时，应当98（5）对诉前停止侵权行为措施的具体实施①法院经审查符合规定的,48小时内作出书面裁定。需要核实的，传唤单方或双方当事人询问，然后及时作出裁定。②法院裁定作出后，及时通知被申请人，最迟不超过5日。③法院通知被申请人后，不因被申请人提供反担保而解除裁定。④申请人在法院采取停止有关侵权行为措施后15日内即要起诉，否则将被解除采取的措施。P217（5）对诉前停止侵权行为措施的具体实施①法院经审查符合规定的99⑤对停止侵权行为的期限，一般维持到生效的法律文书执行时为止。⑥需要注意：权利人在规定的期限内不起诉或申请错误给被申请人造成损失的，应当赔偿。当事人不得违反生效裁定的行为，否则按妨碍民事诉讼强制予以罚款、拘役等处理，构成犯罪的，依法追究刑事责任。⑤对停止侵权行为的期限，一般维持到生效的法律文书执行时为止。100诉前临时措施是保障权利人合法权益的一项重要措施，但同时也是一把双刃剑，如果使用不当，则很可能对自己造成伤害。因此，在提出申请之前，必须做充分详细的调查和研究，在程序上和实体上都作好足够的准备。企业应对专利侵权纠纷策略教材1012.诉讼中和诉讼前的财产保全（1）财产保全财产保全是指人民法院为了保证民事判决的顺利执行，对当事人的财产或者与本案有关的财物采取一定的强制措施。P2192.诉讼中和诉讼前的财产保全（1）财产保全P219102财产保全分两种一种是诉讼财产保全；另一种是诉前财产保全，就是在紧急情况下，债权人不立即申请财产保全，将会使自己的合法权益受到难以弥补的损害，在起诉向法院申请采取财产保全的措施。专利法第三次修改删除了诉前财产保全的内容，因此目前主要运用诉讼中的财产保全。财产保全分两种103（2）提出财产保全的主体当事人由当事人申请裁定财产保全法院法院认为有必要，以职权主动采取财产保全措施。（2）提出财产保全的主体当事人104（3）适用财产保全的条件①案件必须是给付之诉。确认之诉、变更之诉不适用；②案件有在判决后不能执行或者难以执行的可能。（3）适用财产保全的条件①案件必须是给付之诉。确认之诉、变105（4）财产保全的范围

“财产保全限于请求的范围，或者与本案有关的财物”（民诉法102条）财产保全的原则：①保全财产的主体：只能对当事人争议的财产，或者被告的财产进行保全；②保全财产的数额：被保全财产的价额应和诉讼请求的价额大致相等；③保全财产的性质和范围：本案诉讼标的物或者与本案诉讼有牵连的标的物。P221（4）财产保全的范围“财产保全限于请求的范围，或者与106（5）财产保全的方法主要有：查封、扣押、冻结或法律规定的其他方法（无形资产的保全方法如专利，法院可以裁定书形式通知国知局停办与该专利有关的手续，使之处于真空状态）。（5）财产保全的方法主要有：107（6）提供担保①“人民法院采取保全措施，可以责令申请人提供担保，申请人不提供担保的，驳回申请。”——民诉法100条2款②对有偿还能力的企业法人，一般不采取查封、冻结的保全措施。③担保方式为票据担保、现金担保或实物担保，不能是信用担保。④被申请人可以进行反担保（这与诉前停止侵权行为不同）。（6）提供担保①“人民法院采取保全措施，可以责令申请人提供108（7）诉前财产保全

条件：①情况紧急，不能立即提起诉讼，而合法权益即将受到损害；②申请人必须提供担保；③保全申请必须在正式提起诉讼前提出。法院接受申请后，48小时内做出裁定，裁定采取财产保全措施的，立即开始执行。申请人应在法院采取财产保全措施后30日内起诉，不起诉的，解除财产保全。P223（7）诉前财产保全条件：P223109（８）财产保全错误造成损失的承担申请错误造成被申请人损失的，由申请人予以赔偿；人民法院依职权采取保全措施错误造成损失的，由人民法院赔偿。确认申请错误造成损失的要件：确有实际损失的存在损失与保全有因果关系贯彻过错原则和等价有偿原则。赔偿数额与损失结果相适应。P225（８）财产保全错误造成损失的承担申请错误造成被申请人损失的，1103.诉讼中的先于执行（1）先于执行是人民法院在对某些案件作出判决前，先行裁定责令被告履行一定的义务，给付一定的金钱或财务，已解决原告生活或者经营的某些需要的一种临时性措施。P2253.诉讼中的先于执行P225111（2）先于执行的范围根据《民事诉讼法》的规定，人民法院对下列案件，根据当事人的申请，可以裁定先予执行：追索赡养费、扶养费、抚育费、抚恤金、医疗费用的；追索劳动报酬的；因情况紧急需要的（需要立即停止侵害、排除妨碍的；立即制止某项行为的；立即返还用于购置货款的；追索恢复生产经营急需保险理赔的）。（2）先于执行的范围112（3）先于执行的条件人民法院裁定先予执行的，应当符合下列条件：①当事人之间权利义务关系明确，不先予执行将严重影响申请人的生活或者生产经营的；②被申请人有履行能力。人民法院可以责令申请人提供担保，申请人不提供担保的，驳回申请。申请人败诉的，应当赔偿被申请人因先予执行遭受的财产损失。（3）先于执行的条件113（4）申请先予执行的责任法院可以责令提供担保；法院裁定提供担保，申请人败诉后要赔偿经济损失。（5）先予执行的复议当事人对先予执行裁定不服可申请复议一次，复议期间不停止裁定的执行。P227（4）申请先予执行的责任P227114（５）先予执行的复议当事人对先予执行不服的，可以申请复议一次。复议期间不停止裁定的执行。P228（５）先予执行的复议当事人对先予执行不服的，可以申请复议一次115

4.诉前证据保全制度

为了制止专利侵权行为，在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，专利权人或者利害关系人可以在起诉前向人民法院申请保全证据。人民法院采取保全措施，可以责令申请人提供担保；申请人不提供担保的，驳回申请。人民法院应当自接受申请之时起四十八小时内作出裁定；裁定采取保全措施的，应当立即执行。申请人自人民法院采取保全措施之日起十五日内不起诉的，人民法院应当解除该措施。（法67）

4.诉前证据保全制度为了制止专利侵权116在申请临时禁止令的同时，申请人可以向法院同时提出对被申请人侵权行为进行证据保全的要求（如要求扣押其生产工艺图纸资料、清点其生产销售数量、扣押其财务帐册及销售合同等），还可以要求法院采取财产保全措施（如查封对方的产品，冻结对方银行帐号内的存款，查封其房产、车辆等财产），但同时也要提供相应的财产担保，担保的形式由法院决定，一般是现金担保，或者其它实物财产的担保，担保金的数额一般与被保全数额相当。

在申请临时禁止令的同时，申请人可以向法院同时提出对被申请人侵117四、反诉专利权无效与中止诉讼1.反诉专利权无效（1）何为反诉专利权无效（2）反诉专利权无效的特点①当事人的诉讼地位不发生变化；②对反诉管辖的法院不同；③反诉专利权无效的诉讼与专利侵权不能合并审理。（3）提出反诉的时间限制宣告专利权无效，无时间限制。反诉专利权无效，一般在答辩期内。四、反诉专利权无效与中止诉讼1.反诉专利权无效118（4）反诉请求向谁提出只能向专利复审委员会提出。（5）提起反诉专利权无效应当注意的问题①证据要充分—主要是不具备“三性”；②把握提起反诉的时机；③不得滥用反诉。P232（4）反诉请求向谁提出P2321192.中止侵权诉讼（1）中止诉讼的依据民诉法第150条第1款第5项：本案必须以另一案的审理结果为依据，而另一案未审结的。专利侵权纠纷案件受理后，被告经常采用的一种抗辩手段是向专利复审委员会提出宣告原告专利权无效的请求。此时，人民法院是中止诉讼，等待专利复审委员会作出有关确权的决定后再行恢复审理，还是根据案件事实和证据迳行作出判决，需要有统一的标准。2.中止侵权诉讼120（2）相关司法解释规定①85.2.16《关于开展专利审判工作的几个问题的通知》规定：反诉无效的，按民事诉讼法第136条第5款的规定中止侵权诉讼。②92.12.29《最高人民法院关于审理专利纠纷若干问题的解答》规定：涉及实用新型、外观设计专利的，被告在答辩期内反诉无效的，人民法院应当中止诉讼。被告在答辩期内没有反诉无效，而在其后的审理过程中提出反诉无效的，人民法院可以不中止诉讼。涉及发明专利或者经无效程序维持专利权的实用新型专利的，被告在答辩期内反诉无效的，人民法院一般不中止诉讼。（2）相关司法解释规定①85.2.16《关于开展专利审判工作121③2001.6.19《关于审理专利纠纷案件适用法

律方面的若干规定》涉及实用新型专利侵权纠纷的，要提供国家知识产权局作出的评价报告，未发现导致专利丧失新颖性、创造性之文献的，法院一般可以不中止诉讼。涉及实用新型、外观设计专利权的，被告在答辩期内反诉无效，一般应当中止诉讼。但具备