技术秘密出资通关指南 -

一、欢迎来到新手村——技术秘密出资概述技术秘密出资，作为一种创新的资本运作方式，不仅能够促进科技成果的转化，还能为企业带来新的增长动力。然而，由于技术秘密的特殊性，其出资过程涉及的法律风险和操作细节复杂多样，需要技术秘密出资方(以下简称“出资方”)和被投资企业(以下简称“被投资方”)共同关注和审慎处理。本文将深入探讨技术秘密出资的相关法律问题和实践操作，旨在为“技术投资人”和被投企业提供一份“通关指南”。1.技术秘密是什么?首先，技术秘密是一种法定的知识产权类型——根据《中华人民共和国民法典》(以下简称“《民法典》”)第一百二十三条的规定，商业秘密属于知识产权的一种类型。更进一步地，《中华人民共和国反不正当竞争法》第九条规定，商业秘密是指不为公众所知悉、具有商业价值并经权利人采取相应保密措施的技术信息、经营信息等商业信息。因此，技术秘密作为商业秘密的一种，必须具备秘密性、保密性和价值性三大法定要件。2.技术秘密可以用来出资吗可以，但需要满足公司法对于出资财产的基本要求。《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)第四十八条规定，股东可以用货币出资，也可以用实物、知识产权、土地使用权、股权、债权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资；但是，法律、行政法规规定不得作为出资的财产除外。因此，技术秘密作为知识产权的一种，倘若满足可以货币估价、可依法转让以及非法律法规禁止出资财产三个条件，即可以用于作价出3.技术秘密出资和一般知识产权出资之间的差别由于技术秘密无法定的权利外观，其权利取得及移转并不像商标权、专利权需要履行法定登记程序，因此技术秘密出资与一般的知识产权出资存在明显差异，这些差异主要体现在技术秘密的非公开性、权利边界的模糊性以及价值评估的复杂性等方面。例如，专利权的权利范围明确以权利要求书记载的为准，然而，技术秘密是由权利人自己保护，对于特定技术秘密可能除了权利人以外没有其他任何人知晓其内容，因此其技术内容及权利边界很难界定，可能出现出资方提供的用于出资的技术不足以达到实施相关技术的程度，或者出资方为了提高评估金额，提供了额外的、无用的技术，因此，与一般知识产权出资相比，对于用于出资的技术秘密有必要从技术的角度对其进行全面的技术审查。二、绘制通关地图——技术秘密出资筹划1.技术秘密的资料交付安排技术秘密的资料交付是技术秘密出资过程中至关重要的一环。它要求出资方提供详尽、准确且完整的技术资料，以确保被投资方能够独立掌握并有效实施技术秘密。资料交付不仅包括技术文档、实验记录、设计图纸等书面材料，还应涵盖必要的口头指导和技术培训。出资方必须确保所交付的资料能够使被投资方在不受外部依赖的情况下，独立复现技术秘密并实现其商业价值。此外，资料交付还应考虑到保密性的要求，采取适当的保密措施，防止技术秘密在交付过程中泄露给未授权的第三方。2.伴随技术秘密出资可能涉及的其他知识产权转让/许可技术秘密出资往往与其它知识产权的转让或许可紧密相关。在一些技术秘密出资项目中，除转让技术秘密本身外，还需要出资方向被投资方许可或转让其他知识产权方可实现出资目的，在该等情况下，还需要对许可或转让可能涉及的专利权、著作权、商标权等其他知识产权进行相关约定，包括明确相关知识产权的许可或转让的范围和条件、商定相应的许可或转让费用以及考虑相关知识产权在使用过程中可能产生的后续改进的归属等。此外，还需考虑相关知识产权与技术秘密之间的相互关系和潜在影响，确保技术秘密出资不会侵犯或受限于其他知识产权。在某些情况下，出资方和被投资方可能还需要重新协商或调整现有的知识产权协议，以适应技术秘密出资的特定需求。3.技术秘密出资与递延纳税优惠的适用根据《财政部国家税务总局关于完善股权激励和技术入股有关所得税政策的通知》(财税〔2016〕101号)(以下简称“101号文”),企业或个人以技术成果投资入股到境内居民企业，被投资企业支付的对价全部为股票(权)的，企业或个人可选择继续按现行有关税收政策执行，也可选择适用递延纳税优惠政策。101号文规定，技术成果是指专利技术(含国防专利)、计算机软件著作权、集成电路布图设计专有权、植物新品种权、生物医药新品种，以及科技部、财政部、国家税务总局确定的其他技术成果。仅从《公司法》规定来看，技术秘密可以进行出资，但是由于其并不属于101号文明确规定的技术成果类型，科技部、财政部、国家税务总局也未对技术秘密这一成果类型进行确定，且其价值评估、使用范围、转让条件等受到多种因素的限制，因此很有可能难以适用递延纳税优惠政策。4.科技成果转化背景下的技术秘密出资要点(1)是否需要资产评估?《公司法》第四十八条规定，对作为出资的非货币财产应当评估作价，核实财产，不得高估或者低估作价。法律、行政法规对评估作价有规定的，从其规定。可见，使用技术秘密等非货币财产通过科技成果转化进行作价出资的原则上都应该进行评估。《事业单位国有资产管理暂行办法》(以下简称“《暂行办法》”)第四十条规定，国家设立的研究开发机构、高等院校将其持有的科技成果转让、许可或者作价投资给国有全资企业的，可以不作资产评估；转让、许可或者作价投资给非国有全资企业的，由单位自主决定是否作资产评估。虽然根据《暂行办法》,高校科研机构将其持有的科技成果转让、许可或者作价投资给非国有全资企业的，可以由其自主决定是否进行资产评估，但是，一方面，从高校科研机构避免国有资产流失风险的角度，高校科研机构通常会要求进行科技成果转化必须进行资产评估。例如，《清华大学科技成果评估备案实施细则》第二条规定，学校科技成果转化应当进行价值评估，其中委托资产评机构开展资产评估的应当办理资产评估备案手续。另一方面，从科技成果转化企业(以下简称“转化企业”)后续设立登记以及未来合格上市严格要求的角度出发，由于作价出资需在市场监督管理部门完成股东、股权变更登记，部分市场监督管理部门可能会要求转化企业提供资产评估报告。此外，转化企业后续股权转让或者收购以及上市可能也会需要资产评估报告。因此，实践中通过技术秘密等知识产权出资进行科技成果转化的通常都会履行相应的资产评估程序。(2)是否需要进场交易?《中华人民共和国促进科技成果转化法》(以下简称“《促进科技成果转化法》”)第十八条规定，国家设立的研究开发机构、高等院校对其持有的科技成果，可以自主决定转让、许可或者作价投资，但应当通过协议定价、在技术交易市场挂牌交易、拍卖等方式确定价格。可见，通过技术秘密等科技成果作价出资并未被强制要求进场交易。但需注意的是，倘若科技成果转化完成人(以下简称“成果完成人”)与转化企业之间存在关联关系，则需根据高校科研机构内部规定履行相应的披露、审批手续，成果完成人除了可能不得参与科技成果转化相关决策外，部分高校科研机构还可能会要求不得采用协议定价的方式，而需要通过技术市场挂牌交易或拍卖等方式确定科技成果作价出资的价格。例如，《复旦大学科技成果转化管理办法》针对科技成果转化中是否存在利益关联的情形进行了不同的规定，倘若成果完成人与成果需求方存在利益关联，需要通过在技术市场挂牌交易或拍卖等方式确定最终成交价格，而不得采取协议定价的方式。(3)成果完成人奖励报酬怎么安排?《促进科技成果转化法》第四十五条规定，科技成果完成单位未规定、也未与科技人员约定奖励和报酬的方式和数额的，按照下列标准对完成、转化职务科技成果做出重要贡献的人员给予奖励和报酬：……·(二)利用该项职务科技成果作价投资的，从该项科技成果形成的股份或者出资比例中提取不低于百分之五十的比例。进一步而言，如果高校科研机构就科技成果转化奖励已有明确规定或者和成果完成人进行了约定，且给予成果完成人的奖励比例并未低于50%,则高校科研机构应按照内部规定或与成果完成人约定的比例将相应的股份或出资比例奖励给成果完成人。根据《促进科技成果转化法》,一方面高校科研机构应对完成、转化职务科技成果做出重要贡献的人员予以奖励；另一方面，受限于国家对党政领导干部、党员领导干部的反腐倡廉建设、廉洁从政的政策方针，即便是在鼓励和支持科技创新、推动技术成果转化的背景下，对领导职务人员对外投资持股行为的规范更为慎重，并按照分层分类管理的原则、区别不同情况进行规范。《实施<中华人民共和国促进科技成果转化法>若干规定》进一步规定，国务院部门、单位和各地方所属研究开发机构、高等院校等事业单位(不含内设机构)正职领导，以及上述事业单位所属具有独立法人资格单位的正职领导，是科技成果的主要完成人或者对科技成果转化作出重要贡献的，可以按照促进科技成果转化法的规定获得现金奖励，原则上不得获取股权激励。其他担任领导职务的科技人员，是科技成果的主要完成人或者对科技成果转化作出重要贡献的，可以按照促进科技成果转化法的规定获得现金、股份或者出资比例等奖励和报酬。三、打怪升级避坑——技术秘密出资的常见法律风险与防范司企业法人出资人、农民专业合作社(联合社)成员不得以劳务、信用、自然人姓名、商誉、特许经例如，在(2017)粤01民终76号案中，陈某主张其是以素食厨艺技术出资，法院审理后认为，虽然陈某的素食厨艺此免除其法定出资义务。又例如，在(2022)浙04民终3393号案中，法院审理后认为，本案浙江某公司的合营双方确定外方H某以资方并非技术秘密完整权利人的情况下，出资方擅自将技术秘密用于作价出资可能侵犯共有权利3.用于出资的技术秘密是否存在权利负担或瑕疵?技术秘密的权利负担或瑕疵，包括出资方在出资时存在在先的技术秘密许可、转让、抵押、被冻结保全、出资，或技术秘密本身存在优先购买权、存在侵权风险等。例如，《民法典》第八百四十七条规定，职务技术成果的使用权、转让权属于法人或者非法人组织的，法人或者非法人组织可以就该项职务技术成果订立技术合同。法人或者非法人组织订立技术合同转让职务技术成果时，职务技术成果的完成人享有以同等条件优先受让的权利。因此，倘若用于出资的技术秘密是单位的职务技术成果，单位需要确认完成人放弃或者不行使优先购买权方可将技术秘密以出资的形式转让给被投资方。又例如，《民法典》第八百七十四条规定，受让人或者被许可人按照约定实施专利、使用技术秘密侵害他人合法权益的，由让与人或者许可人承担责任，但是当事人另有约定的除外。因此，倘若用于投资的技术秘密是在他人在先专利权或技术秘密的基础上改进，且实施该等用于出资的技术秘密需要取得在先权利人的许可，在被投资方未获得在先权利人许可的情况下，可能侵犯在先权利人的合法权益。4.用于出资的技术秘密是否实际转移和交付给被投资方?通常而言，专利权、著作权、商标权等知识产权可以直接向主管部分办理权利人变更登记，登记办理完成即视为转移，但不同于上述知识产权，技术秘密无法以变更登记的公示方式实现转移，而只能通过其他方式证明转移手续的完成。因此，和技术秘密转移相关的文件至关重要。在技术秘密出资的过程中，一方面，被投资方应当在出资协议中明确有关技术资料、技术文档等文件的交付标准，实践中，出资股东、被投资方、被投资方其他股东可以签署出资证明书，确认出资股东已将技术文件资料转移或者交付给被投资方并出资到位。另一方面，技术秘密的转移需要保证被出资方实际掌握且能够独立实施该技术秘密，而不需要依赖于出资股东，且能够实现预期的技术效果和目标。对此，出资股东往往需要提供完整、准确的技术资料并提供相应的技术人员培训等技术服务，以实现技术秘密在被出资方的人员和生产经营中的实质性转移，最终将技术秘密转化为可见的被出资方利益。5.用于出资的技术秘密是否经过合理的价值评估?根据公司法规定，出资方以技术秘密进行出资，应当对该技术秘密进行评估作价，评估金额应当与该技术秘密的价值相当，不得高估或低估。《最高人民法院关于适用<中华人民共和国公司法>若干问题的规定(三)》(以下简称“《公司法司法解释三》”)第九条规定，出资人以非货币财产出资，未依法评估作价，公司、其他股东或者公司债权人请求认定出资人未履行出资义务的，人民法院应当委托具有合法资格的评估机构对该财产评估作价。评估确定的价额显著低于公司章程所定价额的，应当认定出资人未依法全面履行出资义务。第十三条规定，股东在公司设立时未履行或者未全面履行出资义务，依照本条第一款或者第二款提起诉讼的原告，请求公司的发起人与被告股东承担连带责任的，人民法院应予支持；公司的发起人承担责任后，可以向被告股东追偿。因此，为了避免承担出资不实的责任，出资方或其他股东应当委托评估机构对用于出资的技术秘密进行价值评估，且价值应当合理，如果作价虚高，出资方可能存在被认定为未全面履行出资义务的风险，其他股东则可能需要承担相应的连带责任。此外，实践中，倘若出资方希望以“低价值”的技术成果获得“高价值”的评估结果，评估机构可能会采用“收益法”的方式对技术秘密等技术成果进行评估。与市场法及成本法相比，收益法基于对未来收益的预测，可以使得评估机构将“低价值”的技术成果进行“高价值”的论证。但是以收益法进行评估的出资的技术秘密，可能会引起监管机构对于出资方出资不实问题的关注，例如：在新材料领域的企业T公司在科创板申请上市的过程中，就被要求：“详细说明用于出资的4项专有技术评估过程、4项专有技术后续处置情况，现金置换具体情况(包括但不限于置换原因、资金来源、具体金额等),所履行的审议程序及相关会计处理情况，是否涉及虚增资本等违法违规的情形。”6.用于出资的技术秘密是否存在泄密风险和解密风险?泄密风险是指技术秘密在出资以后被泄露的风险。为了应对泄密风险，被投资方应当与出资方、出资前掌握技术秘密的人员、出资后掌握技术秘密的人员签订保密协议，并约定相应的保密义务和违约责任。此外，被投资方还应当构建完善的技术秘密