论知识产权资本化下的出资法律问题.doc

论知识产权资本化下的出资法律问题李静徐子越1【摘要】公司资本制度是公司的重要制度之一，从公司设立、运营到退出，都离不开对公司资本的运用和配置。而公司资本的起点则是股东或投资人的出资。在目前中小企业融资难的情况下去，纯碎以货币现金出资并不常见，而基于知识产权的财产性和资本性的特点进行出资或投资不断呈现，尤其是在近年来各种风险投资、私募股权投资非常活跃，知识经济作为一种全新的经济形态，愈加使得知识产权凸显出更高的财产价值，知识产权资本化运作亦越来越频繁，以知识产权出资入股便是知识产权资本化运作的一种方式。知识产权出资作为现物出资的下位概念，具有现物出资标的物适格性的要件特征。本文通过对现物出资问题的简要论述从而引出知识产权出资标的物的适格性及范围，并指出以知识产权出资的法律风险及防范措施。【关键词】知识产权 出资 风险一、现物出资概念及范围（一）现物出资的概念出资是公司设立中的一个十分重要的问题，其是公司资本制度的起点。股东出资可以分为现金出资和现物出资。现金出资，即以货币、金钱的方式进行出资，而现物出资是相对于现金出资而言的一种出资方式，日本学者志村治美将现物出资定义为“发起人（设立的场合）或者新股份认购人（新股发行的场合），作为股份的对价提供金钱以外的可转让财产”2。它既可以是在公司刚刚设立时发起人的出资，也可以是在公司存续期间，引入其他合格投资者的出资。我国公司法虽然没有直接用“现物出资”这一概念表述股东出资的形式，但是公司法第27条规定:“股东可以用货币出资，也可以实物、知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产出资；但是，法律、行政法规规定不得作为出资的财产除外。”可以看出，我国公司法明确规定实物、知识产权、土地使用权这几类典型的非货币财产外，把所有符合法律条件的非货币财产都涵盖在了出资范围之内。也就是说，在现实和理论上我国是认可现物出资的方式，除货币出资外，其他符合法律规定的一切可用货币估价并可依法转让的非货币财产均可以作为股东的出资。（二）现物出资标的物的范围及适格性现物出资和实物出资是两个不同的概念，确切地说，现物出资包括了实物出资，两者是包含和被包含的关系。现物出资是指货币以外的出资，它除了实物出资外，还包括以土地使用权、知识产权、债权等形式出资，即可笼统地称为非现金出资。如我国公司法上的规定的“实物、知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产”，它既包括动产、不动产等有形财产，还包括专利权、著作权、专有技术、矿业权、没有转让限制的股权、对公司的债权等无形财产。而实物出资正如赵旭东教授认为的那样，实物出资就是以民法上的物出资。3那么，根据公司法第27条规定，这里对“实物”应该理解为有体财产，常见的实物如建筑物、厂房、机器设备、车辆、原材料等。日本学者志村治美教授在研究现物出资标的物的适格性即除现金之外并满足法律规定可出资的财产的范畴应具备何种要求和资格时指出，现物出资的适格性是现物出资成立的要件，同时认为符合出资要求的现物必须具备确定性、现存的价值物、评价可能性、独立转让可能性等4个要件。瑞士学术界则主张现物出资标的物适格性五要件说，即标的物确定性、价值上的现存性，评价可能性、独立转让可能性和公司目的框架内的收益力。五要件与四要件的不同之处在于，五要件多了一个收益力这一要件。所谓收益力，是指出资之物应具有在公司目的框架内的有益性，也就是说作为出资的标的物应为公司事业所需要的，有实际意义的价值物。4我国很多学者在其著作中均主张股东所出资的现物应当具有公司目的框架内的收益能力的观点。5国家工商行政管理局关于企业登记管理若干问题的执行意见第4条规定：“股东以实物折价入股的，其出资应当是能够作为资本直接用于该公司生产经营所需的物品，包括交通工具、办公用房、办公用品和生产经营所需设备、原材料及产品等。股东以不能用于所设公司生产经营活动的物品出资的，登记机关不予核准。”我们也比较赞成五要件说。公司的一切运作都离不开资本，而资本的来源首先则是依靠公司各股东的出资。换言之，股东的出资是公司成长和发展的重要推动力，在公司的经营存续期间，起着重要的核心引导作用。货币是最直接的出资，公司接受货币现金出资基本没有风险，但是股东若以实物、现物出资，鉴于现物出资的特殊性，对出资物的价值把握并不十分容易把握，股东所出资的物对公司究竟有何贡献，是否能够创造公司的财富、价值等问题都有其不确定性。“出资标的物的选择、出资份额的确定最直接地影响着资本的真实，最明显地体现了公司法在安全、效率、公正价值理念追求中的博弈，最敏感地触及到公司、股东、债权人之间的利益冲突”。6公司决定接受出资人以现物出资时，必须确定该标的物为公司之所营事业所必需。公司的经营对象和范围不但决定公司资本规模的大小，而且决定公司的资本结构。因此，现物出资标的物适格性条件应当包括收益力这一要件，即该出资标的物应为公司经营所需。二、知识产权出资现物出资是知识产权出资的上位概念，实践中，现物出资的诸多形式中，更多的其实是知识产权出资。尤其是在近年来各种风险投资、私募股权投资非常活跃，中小企业融资体系的逐步建立，知识经济作为一种全新的经济形态，知识产权愈加凸显出其更高的财产价值，知识产权资本化运作亦越来越频繁，以知识产权出资入股便是知识产权资本化运作的一种方式。（一）知识产权的概念我国研究知识产权的一些专家学者对知识产权的概念有着不同的界定7，对此，尤其是在现物出资范围内对知识产权概念的界定，我们更倾向于“知识产权是人们就其智力创造的成果依法享有的专有权利”这一表述。在我国民法通则正式颁布前，亦是一直用“智力成果”来表示知识产权这一概念。知识产权作为正式的法律概念是在1967年成立世界知识产权组织公约（WIPO）中正式被确立的，公约第2条第8款并用概括式的列举方式，将知识产权的范围界定为：“与文学、艺术及科学作品有关的权利；与表演艺术家的表演活动、与录音制品及广播有关的权利；与人类创造性活动的一切领域内的发明有关的权利：与科学发现有关的权利；与工业品外观设计有关的权利；与商品商标、服务商标、商号及其他商业标记有关的权利；与防止不正当竞争有关的权利；以及一切其他来自工业、科学及文学艺术领域的智力创作活动所产生的权利。”WIPO几乎将一切与人类智力活动相关的成果，都包括在知识产权的概念中。相比WIPO，TRIPS协议与1886年保护文学艺术作品伯尔尼公约及1883年保护工业产权巴黎公约对于知识产权的概念、范围的界定要窄一些，但是比传统意义的知识产权8的范围又要宽泛许多，认为知识产权主要是包括版权与有关权（邻接权）、商标权；地理标志权、工业品外观设计权、专利权、集成电路布图设计（拓扑图）权、未披露过的信息专有权等。（二）知识产权出资标的物的适格性及范围我国旧公司法第24条中对知识产权出资的规定，仅明确可以以工业产权、非专利技术出资，即商标权、专利权以及非专利技术可以出资，并且出资比例不得超过注册资本的20%。而现行公司法进行了修订，对知识产权出资的标的物作了扩大，不仅仅局限于工业产权、非专利技术，其他可以用货币估价并可以依法转让的知识产权都可以出资。这便产生一个问题，是否所有的知识产权都可以作价出资？这便要取决于该知识产权是否符合现物出资标的物适格性的要件，换言之，并不是一切的知识产权都适宜作为资本出资，不符合适格性条件的知识产权是不可以作价出资的。知识产权出资作为现物出资的下位概念，其出资标的物的适格条件亦应当同现物出资标的物的适格性相同，主要应从以下五方面的考量：（1）出资标的确定性即出资标的物必须特定化，即以什么作为出资标的物必须客观明确，不得随意变动。9且该标的物亦应是既有权利，正在申请的或审核中的知识产权均不得用于出资。（2）价值物的现存性现存性是指出资标的应是事实上已经存在的有价值物，或者说是已经可以确定经济价值的财产。这便排除了将来可能的价值物。在一个无最低注册资本要求的国家，未来产生的价值物出资从理论上是可行的，因为一个出资标的是否具有价值，“身涉其中的当事人应该比立法者更有判断力”，“作为商业经济本身，或许，未来的服务、期票或无形利益与有形财产或已完成的服务等具有同样或更高的价值”，10但是我国对公司注册资本是有最低注册资本的要求的，如果将未来产生的价值物亦赋予其适格性，会有可能和公司法的规定相违背。（3）评价可能性用于出资的标的物必须能以某种公平的方式评估折价，折算成货币现金折价出资。无论是旧公司法还是现行公司法对知识产权出资的规定，都有“评估作价”或“用货币估价”的要求。（4）可独立转让性出资人一旦以该标的物出资，便需要进行转让、交付，这是出资人的义务，出资人应对该出资物享有独立支配的权利，对于限制转让物或者权利归属有瑕疵或者无法转让的标的是无法出资的。我国公司登记管理条例以列举的方式规定股东不得以劳务、信用、自然人姓名、商誉、特许经营权或者设定担保的财产等作价出资。（5）公司目的框架内的收益力如前文所述，收益力即指该标的物为公司经营所需的财产。知识产权出资最直接的原因是因为知识产权具有财产性，智力资源是目前当前竞争的核心力量。知识产权具有不确定性，出资时具有较大的价值但随着技术的不断推进，可能在不久后丧失了其价值，如果以与公司生产经营毫无任何联系的非货币资产进行出资，那么不但不能达到资产增值的目的。因此，在出资时，该标的物是为公司经营所需的财产亦是对公司、对股东、对公司债权人权益的保护。（三）不可出资的知识产权正如前文所述，知识产权出资标的物必须满足标的物确定性、价值上的现存性，评价可能性、独立转让可能性和公司目的框架内的收益力。因此，有些知识产权并未具备上述五个要件，而在出资问题上有所限制：1、证明商标证明商标是指由对某种商品或者服务具有监督能力的组织所控制，而由该组织以外的单位或者个人使用于其商品或者服务，用以证明该商品或者服务的原产地、原料、制造方法、质量或者其他特定品质的标志。商标所有权不属于任何某一个具体的企业，只能授权给符合规定条件的主体无偿使用，它们既不能转让，也不能自营，因此，亦不能被任何人当作出资方式向企业投资。2、集体商标集体商标是指以团体、协会或者其他组织名义注册，供该组织成员在商事活动中使用，以表明使用者在该组织中的成员资格的标志。可见，集体商标也有证明资格的作用。因此，也不能转让和作为出资标的物，只能通过授权施用的手段，对行业内企业或者成员以及产品质量实施管理与监督。3、地理标志地理标志是指表明某种商品来源于某一地域内，或此地域内的某一地区或某一地方，该特定商品的特定质量、声誉和其他特性主要与该地理来源有关。地理标志是一项集体性权利，属于某一地方生产该地理标志产品的全部生产者、经营者，不得为某人所独占独享；而且由于地理标志产品的属地性，决定了地理标志权不可转让也不得许可，否则即违背了地理标志权的本质。因此，地理标志权不符合独立可转让的条件，不能用于出资。11另一方面，并非所有着作权内容都可成为知识产权出资标的物。首先，能够出资的知识产权必须具备财产性质，著作权人身权是作品的作者个人人格或个性在自己作品中的延伸，是专属于作者本人的，具有不可转让性。因此，著作权的人身权肯定不能作为出资标的物。三、知识产权出资的法律风险与防范知识产权作为资本与其他资本一样，具有价值增值性和风险性。但是，知识产权资本并不像一般资本那样可以一次性投资，也不能像一般的资本那样独立地增值，因为知识产权是一种无形资产，必须依附于某种载体才能发挥其功能，增长价值。因此，知识产权的特点决定了知识产权出资具有其法律风险，作为接受该出资的公司或者合作者应当做好风险的防范。（一）知识产权出资的风险第一，知识产权本身的风险出资人将知识产权作为资本出资或入股，而成为公司股东取得股权。毫无疑问，所出资的知识产权权利应当合法、完整、真实。然而，无论是理论上还是实践中，都有可能导致出资者并非拥有有效的知识产权或者不是知识产权的合法所有人或者被使用人，根本无权将该知识产权用于出资，导致公司接受该项出资的知识产权后，将无法按照公司经营的目的，充分、有效地使用该项知识产权的情况。12主要有以下几种情况：1、出资者不是出资知识产权的所有人，或者不具有将知识产权用于出资的合法根据，既包括出资人不是适格的权利所有人，也包括所出资的知识产权本身权利有瑕疵。（1）出资人将职务发明创造被出资者当作非职务发明创造出资。发明人是在履行职务或完成单位交付的任务过程中完成发明创造的，各国法律上的有关权利（无论是否申请为专利）应归发明人或设计人所在单位。发明人或设计人擅自将成果用于出资，既侵犯了所在单位的知识产权，对拟投资公司也埋下了隐患，带来纠纷的可能。（2）委托人将委托人的知识产权用以出资。在委托创造发明、委托作品的权属区分时，通常的做法是委托人和受托人对权属有约定的按约定，没约定或约定不明的，其支配权归受托人。（3）共同发明创造被部分共同发明人擅自用于出资。按照风险共担、利益共享的原则，对于共同发明创造成果，共同发明人或设计人拥有共同的权利，拥有两个以上的共有人。对共同发明创造的使用和处分，应当征得全体共有人的一致同意。（4）发明创造的使用许可权按约定不得用于出资，被许可人违反约定将使用许可权用于出资。发明创造可以转让，也可以通过许可协议的形式许可他人实施。被许可人通过许可协议获得了对某些发明创造的使用权，许可使用权说到底就是临时有偿使用权，被许可人只能按照许可协议约定的条件和方式使用发明创造，否则就构成违约或者侵权。一般情况下，许可协议中的被许可人，只能自己使用发明创造，而当被许可人将这种使用许可权用于出资，极有可能违背原许可协议的约定，损害许可人的利益，从而也给接受这种使用许可权出资的公司造成损失。13（5）知识产权具有地域性，在我国已经取得知识产权的智力成果，到他国未必能取得知识产权；即使能到他国取得知识产权，其中的成本亦应纳入考虑的范围。2、出资知识产权丧失稳定性，详言之，用于出资的专利和商标，都有可能因他人的申请而被“撤销”或“无效”，从而导致该知识产权出资无效，或者出资的知识产权可能涉及侵犯他人在先权利等情形，从而使拟投资企业陷入纠纷。另一方面，其价值亦具有不稳定性，随着新技术的开发运用情况以及市场的变化，出资的知识产权价值波动致使其出资入股时的评估价值。3、所出资的知识产权保护期限有所限制，以过期或者即将过期的知识产权出资。商标权、专利权和著作权均有法定的有效期，过期或者即将过期的知识产权而未打算进行续展的知识产权会失去或减少了其投资价值。第二，出资知识产权所涉行业领域或者商业前景也是知识产权出资的风险之一。尤其是科技不断进步，新事物新技术不断涌现，技术的更新换代节奏非常迅速。专利技术的先进性及其市场前景也只是与已经公开的技术比较而言的，更加先进而又尚未公开的技术往往是专利技术的“克星”。14第三，知识产权出资履行中的风险1、履行方式的风险知识产权出资的履行方式目前通行的办法是两种，一是转让，二则是许可使用。从公司资本维持和资本充足原则看，出资人将知识产权的全部权利转让给公司，公司便享有对该知识产权的最终所有权，拥有该知识产权充分的占有、使用、处分、收益的权利。但是，若以使用许可使用的方式，那么出资人以知识产权的使用许可权出资与公司资本维持原则的冲突，商标权、专利权、计算机软件等的有效期如果短于公司的经营期限，则实质上相当于该知识产权出资人变相抽回了其出资。2、履行过程的风险知识产权是一种无形财产，所有权或者使用权的转移必须经过登记部门的登记方属于权利转移，即完成出资。在专利使用许可权出资的情况下，可能出现出资者在将专利技术出资于公司前，已经许可其他人使用该项专利的情况，或者在出资之后，将专利权转让给其他人，出现多重许可或者多重投资的情况。在商标使用权许可出资的情况下，可能出现公司与出资者或者出资者的其他被许可人共同使用同一商标的现象，在这种出现情形下，极有可能由于出资者自己的经营或者其他被许可人的经营出现严重质量问题或或者经营丑闻而使出资的商标毁于一旦。15第四，出资知识产权价值评估的不确定性知识产权出资的作价价格，与其他方式出资如实物出资、土地使用权出资相比显得难确定一些，并没有统一的标准。作为出资人、投资人而言，一定希望能够将出资物的价值高估，以占有更高的股权比例，高估或者低估都将影响公司资本的充实，对公司利益和公司债权人的利益都存在不利影响。（二）知识产权出资风险防范公司接受出资人、投资人以知识产权出资，具有一定的风险。实践中，知识产权出资纠纷也越来越多。知识产权出资的风险既有因知识产权特征而本身具有的风险，亦有实际操履行过程中可能遇见的风险，律师在为当事人、客户提供法律服务的过程中，应做好以下几方面的风险防范工作：1、审查出资人、投资人拟出资的知识产权权利归属审查商标注册证或专利证书，并视需要前往国家知识产权局申请查阅专利登记簿，并厘清该知识产权是否是原始取得亦或继受取得。若是继受取得，还应当审查其受让该商标或专利的合同书原件。作为专有技术的出资人，亦应向接受出资的公司出示诸如保密协议、保密制度、运用该技术已经取得的产品等证明文件并以足以证明自己的权利主体身份为限。由于计算机软件等著作权不以登记为生效要件的，著作权有时往往没有有关国家机关颁发的权利证书，因此，以著作权出资时，在审查权利归属时有一定的障碍，我们建议公司可先要求出资人先办理著作权登记手续，并向公司提供著作权权利登记证书。2、审查出资人的主体资格审查出资人的主体资格，首先应当确定该出资人是否属于出资知识产权的合法所有人或拥有人。这方面的审查与审核权利归属的方法一样，审查权利凭证或者登记簿上的所有人是否一致，并厘清权属是否有争议：（1）自然人用专有技术、计算机软件等知识产权出资的，应当审查其用于出资的标的物是否属于职务技术成果；（2）委托作品或共同发明创造的知识产权出资，首先要确认出资人具有用该知识产权出资的处分权，其次要对出资后共同权利人的权利义务作出约定，尤其是他们对企业的收益分配、亏损分担比例、参与公司事务执行的权利与方式等。3、知识产权出资履行过程中的风险防范履行出资义务最关键的是把握好“交付”，知识产权出资与实物出资不同，它是一种无形资产，出资的其实是该知识产权的权利和价值，因此，在履行出资过程中真正意义上的交付是完成在法定登记机关的过户登记手续。关于知识产权出资履行中，提出以下几点，在实践中需要特别重视：（1）专利权、专利使用权出资对于专利出资而言，完成过户登记，从权利转移的意义上说，该专利所有权或使用权已经转移，但是，出资目的或公司接受专利出资的意义上说，还需要出资人向公司交付与实施该出资专利有关一切资料，这包括提供与专利有关的技术背景资料、技术标准和规范、原始设计和工艺文件以及其他技术资料，为使公司能够实际利用该专利，还应该提供必要的技术指导和员工培训等。因为，专利技涉及详细的技术资料、工艺流程、标准、配方、技术指导等才是该知识产权价值的核心体现。（2）商标使用权出资根据商标法的规定，商标使用权出资，无需办理商标使用权变更手续，仅需签订书面的商标使用许可合同，并报商标局备案。且，根据最高人民法院的司法解释，除非当事人另行约定，商标使用许可合同未经备案的，不影响许可合同的效力，亦不能对抗善意第三人。而现物出资办理法律上的财产权转移要求既要完成生效要件，又要完成对抗要件，所以，在商标使用许可合同签订生效后，出资人和公司还需要到商标局将合同备案才算是商标使用权出资履行完法律上的财产权转移手续。16（3）著作权及著作权使用权、邻接权使用权出资基于现物出资办理法律上的财产权转移要求既要完成生效要件，又要完成对抗要件，著作权及著作权使用权、邻接权使用权出资的履行，以在著作权行政管理部门的备案完成视为交付，并负有可对抗第三人的效力。公司法司法解释三第十条中指出“出资人以房屋、土地使用权或者需要办理权属登记的知识产权等财产出资出资人主张自其实际交付财产给公司使用时享有相应股东权利的，人民法院应予支持。”如此，我们更加建议公司在审核并履行出资人以知识产权出资时，先办理出资物权属变更登记是最稳妥的方法。不论是将来公司可能与该出资人为确认股东资格产生纠纷亦或是出资人将知识产权出资后又将该知识产权许可或转让给其他善意第三人而产生的纠纷，在出资时先办理权属变更对各方均是最有效的保护。（4）商业秘密使用权出资从理论上讲，商业秘密属于知识产权的范畴，按照公司法的规定，应当可以出资，但是，实践中，商业秘密使用权出资