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高校商标使用许可：通过“双赢”协议创造价值WIPO中小型企业司实习生 John Jennings引 言当今时代，全球经济越来越为知识所驱动，这使每个实体拥有的无形资产的价值也超过以往任何时候，世界各地的高校也成功地采用了许多基本的知识产权手段。商标使用许可是利用知识产权资产创造价值的一种生财潜力很大的方式，正在成为许多高校重要的收入来源。使用许可协议不仅可以创造收入，资助学校的基本课程，而且院校“品牌”的流通，也可为其赢得广泛的认知度，有助于在公众中树立积极的形象。高校进行使用许可协议谈判的目的，是通过确保带有其商标的产品具有一致性和质量，控制其商标在市场中的使用。学术机构的成长依靠自身创造和维持强大声誉的能力，因此拥有一个广为人知、显著性强的商标，加上适当的知识产权保护，是必不可少的。本文尝试介绍高校商标使用许可的程序和好处，供高校官员、打算成为被许可人的中小型企业以及其他所有愿意在这一不断扩张的领域学习各种基本知识者参考。双方同时受益是怎样做到的？通过商标使用许可协议，高校将自己的一个或多个商标的使用权许可给制造商、零售商或销售商，用于他们的产品或服务。这可能包括使用学校名称、印章、徽标、饰章、体育吉祥物或任何其他专有的、区别性的标记。通过使用许可协议，制造企业或销售商在带有大学名称的产品上，可能比在不带大学商标的相同产品上赚取更多的钱。举例来说，一家服装制造商签署了使用许可协议，在T恤衫和汗衫上使用一所著名大学的徽记；一个制笔厂接受使用许可，将一所学校的名称和饰章用于钢笔新品上。这种安排让制造商可以向消费者提供吸引力和适销性更强的产品。在这种安排的另一方，高校得以通过被许可人支付的使用费获得一个原来没有的收入渠道。这种商业做法是各高校订立的多数商标使用许可的基础，称为“商品化”。知识产权资产的商品化通过执行使用许可协议进行，是指将成为商标的名称、徽记或符号许可给制造商用于其产品以换取使用费的过程。通过使用许可合同，高校还可以有效地控制自己商标的使用。因此，商标使用许可为高校在自己和被许可人之间实现“双赢”局面提供了理想机会。特别在美国，高校商品是一个年产值达数十亿美元的产业，各高校认识到这一市场的巨大潜力，并通过互利的安排向被许可人发放使用自己商标的许可。尽管在商标和其他知识产权的许可方面并无所有高校一致遵循的政策，但在高校使用许可的实践中，仍可发现许多类似之处，至少在美国是如此。美国以外的机构，仅以加拿大的多伦多大学和世界知名的英国牛津大学为例，在商标使用许可方面采取与许多美国大学类似的政策。相应地，世界各地的许多高校有全面、成功的商标使用许可计划 例如，牛津大学设立了一家独特的独立公司，称为牛津有限公司，负责推广学校的形象，管理学校的商标和品牌推广计划。牛津大学是牛津有限公司的唯一持股人，使用许可收入直接返回大学。有关信息可参见其网站。但是，全世界各种机构的做法千差万别，本文将主要侧重美国的高校。美国高校的商标使用许可做法尽管肯定在各校之间有所不同，但一般共同点很多，均以富于活力的美国校园体育产业为基础。有效许可的基础：全面，但限制范围高校通过在国家商标局进行正式注册，或者在某些情况下只需通过公开使用商标，即可拥有自己的名称和想保护的任何其他显著性标志或符号。制造企业和其他组织要想合法生产和销售带有学校名称或符号的产品，首先必须取得使用许可。作为达成使用许可协议的第一步，潜在的被许可人必须向高校的商标部门或代表该校的第三方许可事务所提出申请。高校商标使用许可部门和第三方许可事务所的区别将在下文讨论。潜在的被许可人往往可以方便地使用一份申请表为多种产品申请许可，尽管每种产品将被单独考虑。高校或许可事务所将仔细审查申请书，一经接收，将建议签订非独占性使用许可协议，授予在指明的产品上使用商标的权利。正式协议经双方签署，将授权被许可人在被许可的产品上使用商标的权利。随后，被许可人一般将收到许可人送来的图案式样、使用费表格、产品规格和标签内容。非独占性许可让高校可以和多个不同被许可人订立其他协议。高校应当发放非独占性使用许可，将其范围限制在被许可人的具体需求和利益之内。这包括将使用许可限定于某些商品、具体的地区或国家和具体的时间段。利用商标的权利将由协议规定，在时间上受限，但只要被许可人符合某些要求，通常使用许可可以自动延长。为什么确保质量控制很必要？商标使用许可协议的一个原则和基本要素是“质量控制”的概念。如上文所述，质量控制对于高校商标而言极为重要，因为需要维护与学校商标有关的声誉和“商誉”。许可人，也就是高校，必须实行多种机制，确保所有许可产品的质量控制标准和一致性。这些标准必须在使用许可协议中列明，在今后的许可期间将作为被申请人正确使用的指导原则。书面协议中的质量控制措施应当包括：向高校提交样品供批准，规定定期检查被许可人的设施，以及高校有权批准被许可人开发的任何美术图案的权利 参见Glenn S. Bacal, “Collegiate Trademark Licensing: The Basic Rules of the Game”, Intellectual Property Department, Jennings Strauss & Salmon，2007年1月11日。在美国，正确对商标进行质量控制所涉的利益相当重大。根据兰汉姆法（涉及商标权的主要立法），许可人有责任控制自己商标的使用情况，否则将面临商标被视为放弃和失去商标的可能性。如果作为许可人的高校未保留批准的权利，且事实上也没有对许可使用进行批准，将可能被他人指称其已经放弃了自己的商标及商标权。这种缺乏控制的许可通常称为“光”许可 参见Han-Seop Shin,“The Search for the Sources of Trademark Licensing”, Franklin Pierce Law Center, 1998年。很明显，高校要避免自己宝贵的商标被视为放弃的任何可能，防止出现这种情况的最佳做法是签定全面的使用许可协议，对质量控制事项和产品的一致性作出规定。使用许可协议：细节第一 高校可在协议内容中有效地规定如何在公众中使用自己的商标。在最基本的书面使用许可协议中，被许可人要提交关于自己公司和拟用产品的背景资料和财务信息。许多高校要求为申请许可的每个潜在项目提交样品，许多高校许可最佳做法模式也做此建议。样品不应包括高校的徽记或其他商标，因为被许可人尚未取得商标使用权。为了对自己的知识产权资产在市场中的使用进行适当控制，高校还可以为自己的商标在产品上的显示方式作出某些规定。这些规定可以包括，但不限于，关于设计风格的规定，特别是商标的字体、定位或位置，或者必须使用的某种配色方案。比如，耶鲁大学在使用许可协议中明确规定，对于该校的一些经典商标，在许可产品上只能使用“耶鲁蓝”PMS 289号色 Yale University Licensing Program, 2006. 。高校通常也要求在商标旁边放置“”或“”符号，从形式上说明某标志是商标，以警告任何可能的侵权者或假冒者 “”符号在商标注册后使用，而“”符号显示某标志是商标，但尚未在有关国家主管局注册。学校的使用许可计划也常常告知可能的被许可人，某些产品被视为品味低下，或者可能属于危险物品，有可能损害学校的形象，因此将不被批准。许多机构不会批准的某些产品包括：酒精或烟草制品、火器或其他武器，与毒品有关的器具以及暗示或明示性行为的产品。作为发放使用许可合同的一个条件，多数高校的另一项重要要求是，被许可人同意加入一个经认可的劳工权利组织。这有助于确保带有高校商标的任何产品将在安全、公平的工作环境中生产。公平劳工协会（FLA）是非营利机构，是美国代表高校和其他组织的最大劳工权利组织之一，目前有194所院校是其成员 FLA的大学名单请参见。参加FLA的学术机构要求被许可人加入FLA许可方案，这一方案代表其成员高校在世界各地监测被许可人设施中的劳动条件。由于高校是其名称和其他商标的产权所有人，因此最终只能由该校来授予使用其排他性标志的许可。通过认真选择哪些公司或其他实体可以通过使用许可协议使用自己的商标，高校可以对自己的名称和声誉进行保护。为保持优选，许多高校对每年外发的许可数量加以限制。另外，在商标的商业性或宣传性使用，以及高校的附属机构“内部”使用之间，也存在区别。商业性被许可人，如生产商或销售商，为取得使用商标的权利，可能需要签订使用许可协议并支付使用费，而某些学校的校内机构可以免付使用费。校内附属机构的例子是校内的学术单位或注册的学生组织。即使校内机构可以免付使用费，但在几乎所有情况下在使用商标之前也仍需向学校商标部门提出申请并经许可。无论商标用户是商业性的还是校内性的，高校必须确保对其商标的使用对学校有利，而且自己的商标仅被用于优质、形象好的产品。校属部门和独立许可事务所的作用为了在庞大的市场中顺利航行，成功地进行商标使用许可，同样也为了处理知识产权领域可能出现的种种问题，许多高校建立了办公室或部门，专门负责商标保护和使用许可。许多这样的部门在20世纪80年代初期或中期才建立，反映了无形资产的力量在相对近期突飞猛进的趋势。尽管多数美国高校有自己的商标部门，但多数学校还聘请专门从事使用许可协议的独立许可事务所。虽然通过商标部门在内部对许可方案的所有方面进行管理肯定可行，但由大型许可机构担任高校和被许可人之间的中介可以带来许多好处。例如，大学许可公司（CLC）是美国历史最悠久、规模最大的许可事务所，顾客有近有200所大学和高校体育组织 The Collegiate Licensing Company, 2005。关于CLC的更多信息，参见。高校客户可以得益于许可事务所能够带来的经验和资源，在同多个被许可人进行协议谈判时尤为如此。国内知名度广、运动项目强大的高校，每年被许可人的数量可多达400-500个。在一份对50所美国主要高校（其中包括位于该国不同地区的公立和私立学校）进行的调查中，38所学校利用许可机构的服务来开发自己的许可方案和进行协议谈判，12所学校通过内部部门管理许可协议（见附表1）。虽然一些在学术上备受推祟的大学和著名大学，如普林斯顿、哈佛和耶鲁，仍全部通过自己学校的商标办公室谈判使用许可合同，但近期的趋势是各高校雇请中介许可机构提供服务，以增加收入，简化复杂的程序。使用费收取程序：高校知识产权资产的商业化除了监督未来生产商和其他被许可人的使用过程之外，商标部门和许可事务所还有其他几个重要的功能。使用许可协议一经签定，带有高校商标的产品一经上市，高校就向被许可人收取为商标使用权支付的使用费。商标使用许可部门或独立的许可事务所负责监督使用费支付程序。不同机构的使用费各不相同，但多数美国高校的标准使用费率是产品净批发额的7.5%或8%，通常每季度报告和收取一次。作为协议的一部分必须向校方支付的预付使用费，依待销售的商品类型和每所学校的政策，可从100美元至1,000美元不等。要延长协议，通常要求达到年度最低销售配额，这也因不同类型的产品而不同。使用费收入视高校品牌的知名度不同，可达每年数百万美元，收取后在学校内部分配，通常采取学生、运动员、教员的奖学金形式，或用于设施的改善。比如，得克萨斯大学在2005年赢得了全国橄榄球冠军，学校利用自己在体育上的成功，将自己品牌上升的知名度转化为巨额使用费收入。该校创下了全国大学体育运动协会（NCAA）的使用许可收入记录，2005年至2006年的使用费收入达到820万美元 “Longhorns knock off Tar Heels to lead nation in merchandising revenue”, USA T, 26/08/2006。虽然这对绝大多数学校而言并不现实，但显示了知名品牌的强大潜力以及有效谈判使用许可协议的真实成果。市场监视：打击侵权的关键管理商标使用许可的另一个关键方面，是高校商标部门要有能力监视市场上对学校商标的侵权行为。这项工作通常在国内进行，但如果校方有资源，也在国际上进行。未经许可的商品通常是劣质产品，可能损害学校理想的形象和声誉。市场中假冒商品形式的商标侵权，在与大学有关的产品方面尤为猖獗。一旦在市场中发现未经许可的产品，高校就可对这种商标侵权行为采取法律行动，以恢复自己的形象。由于损失了收入，假冒行为造成无形伤害，因此高校必须采取必要步骤保护自己的知识产权，维护其在学生、校友和消费者中的声誉。许多情况下，高校聘请的第三方许可事务所可以有效地帮助顾客行使商标权。上文提到的许可联合体大学许可公司（CLC）在打击侵权方面采取积极主动的反假冒政策，包括派公司人员参加重大体育赛事和大学的其他展览会，以发现销售未经许可商品的销售者。执法官员也同许可机构和各所大学合作，在体育运动赛事期间打击商标侵权。CLC估计，在大专院校每年最大的美式橄榄球赛事Bowl Championship Series锦标赛期间，每年平均在主场外没收的未经许可假冒商品的数量接近5,000件 “Bowl Championship Series prepared for counterfeiters at inaugural championship game in Arizona”, MarketW, 04/01/2007。在每年另一项重要精彩赛事NCAA篮球四强决赛巡回赛期间，也有旨在减少假冒行为的类似重要努力。假冒商品销售猖獗，造成了恶劣的环境，许可事务所可提供监视潜在侵权行为的资源和法律专长，这是在发展成功的许可方案时使用中介所具有的几点潜在好处。对于那些通过校内商标保护和许可部门开展执法活动的高校而言，应当制定发现侵权并采取可用法律措施的明确战略。校内知识产权部门必须全面监督对自己商标的保护和管理许可过程，因此它们通常不遗余力地在自己的网站上或正式法律文件中说明其商标政策。多数高校商标部门也在网站上对侵权行为发出严厉警告，有时还说明那些被发现生产或销售无许可商品者将被处以的罚金以及可能的刑事后果。结论：面向21世纪的使用许可许多高校已认识到，最首要的需要是将其名称、徽标和其他区别性符号注册为商标，以保护它们宝贵的知识产权资产。知识产权保护制度让高校可以开发自己的品牌，目的是让品牌逐渐与该校的良好遗产、传统和声誉相联系。这有助于同学生、校友和教职员工以及普通消费公众维持感情联系。为将知识产权资产转化为收入，为学校各项基本功能提供资金，许多学校采取了下一步，发挥知识产权的宝贵力量。通过商标使用许可协议的形式，发展强势品牌，构建良好声誉，从而创作价值的做法，让许可人和被许可人均可从这种安排中受益。从商业观点看，这是一种双赢局面。当事人双方，许可人和被许可人，在这种伙伴关系中可以共同取得远远多于以自己力量所能获得的成功。毫无疑问，美国的多数高校已经利用了大学商品化的商业潜力，特别是得到了利润丰厚的大学体育产业的帮助。各高校通过将使用其显著商标的权利许可给生产商，使学校获得了大量金钱，用于进一步改善教育环境，这一切均是通过有效利用基本的知识产权技术做到的。21世纪的知识经济中，无形资产的重要性快速增长，拥有全面商标使用许可方案的高校走在最前列。尽管大学商品使用许可的做法仅有数十年历史，但市场却已显著扩大。所有这些均意味着收入增加，高校获得控制其商标使用的有效机制。无论学校发放许可通过校内部门进行，还是通过知名许可机构进行，其主要目标是相同的。使用许可协议让学术机构可以接触更大的市场，提高自己学校理想的形