解读“撤三”

1、近日，“撤三”案件中认定真实使用的证据要求一文刷爆朋友圈，该文援引了北京高院的真实案例【一审案号为（2016 ）京73行初 2745号，二审案号为（2017）京行终字145号】，吸人眼球的是该案 的裁判要旨：如果没有实际使用注册商标，仅有转让或许可行为，或者 仅享有商标注册信息的公布或者对其注册商标享有专有权的声明等，不应认定为实际使用。判断商标是否真实使用，最重要的一类证据是销售 带有涉案商标商品的证据。在此之前，很多商标权人通过商标的许可使用或者拟造销售合同来 实现回避“撤三”风险的目的，该案例的出现无疑是给投机取巧的商标 权人予以警示，也为之后的“实际使用”争议案例打下司法实践的理论 基

2、础。早在2012年“麦雪芳诉中华人民共和国国家工商行政管理总局商 标评审委员会商标撤销复审行政案件”中【案号：（2012）高行终字第746号】，北京高院指出：商标的使用包括用于商品、商品包装或者容 器以及商品交易文书上，或者将商品用于广告宣传、展览以及其他业务 活动中如果商标虽然成为合同的标的，但合同并未实际履行，或者 无其他证据证明合同已经实际履行，则该行为不具有面向消费者昭示商标的标识功能，仅此不足以认定商标被进行了商标法意义上的使用。” 在该案中，讲到了 “商品交易文书”，也就是通常的销售合同等书 面材料，商品交易文书可以成为认定商标实际使用的方式，但前提是该文书要实际履行，且具备昭示商

3、标标识功能。特别指明的是，在（2017 ）京行终字145号一案中，北京高院根据“不溯及既往”的法律原则，并根据 2014年5月1日施行的最人 民法院关于商标法修改决定实行后商标案件管辖和法律适用问题的解 释第七条的规定“对于在商标法修改决定施行前已经核准注册的商标， 商标评审委员会于决定施行前受理、在决定施行后作出复审决定或者裁 定，当事人提起行政诉讼的，人民法院审查相关程序问题适用修改后的 商标法，审查实体问题适用修改前的商标法。”故，在该案的实体问题审查中，适用的是修改前的商标法，即2001年10月修正的商标法。关于“撤三”，我们看看新商标法即 2013年8月30日第三次修 正的中华人民共

4、和国商标法（以下简称“商标法”，如无特殊 备注，下文所述商标法均指2013年的商标法）是如何规定的。商标法第四十九条：注册商标成为其核定使用的商品的通用名 称或者没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标 局申请撤销该注册商标。商标局应当自收到申请之日起九个月内做出决 定。有特殊情况需要延长的，经国务院工商行政管理部门批准，可以延 长三个月。在该条文中，明确规定了申请撤销商标的实质条件、申请主体、管 辖部门、决定期限。通俗理解，即：任何人（包括法人和自然人）均可 申请撤销某个商标，只要该商标确实存在“没有正当理由连续三年不使 用”的情况，商标局就可以依法作出撤销的决定。“三年”是

5、一个时间要求，也是“撤三”这种缩略表述的由来，即“撤销三年不使用商标”。事实上，“三年”的表述并非第一次出现在 商标法中，商标法第六十四条：注册商标专用权人请求赔偿，被控 侵权人以注册商标专用权人未使用注册商标提出抗辩的，人民法院可以要求注册商标专用权人提供此前 三年内实际使用该注册商标的证据。 注 册商标专用权人不能证明此前三年内实际使用过该注册商标，也不能证明因侵权行为受到其他损失的，被控侵权人不承担赔偿责任。“连续三年”和“三年内”这两种表述是不是有重大区别？笔者认 为，该二者的内涵异曲同工：如果三年内实际使用，自然会中断“连续” 这一时间节点，而“连续三年”又包含在“三年”这一跨度内。

6、法条固然清晰，但在理解和认定的时候却是千差万别， 笔者梳理一 下司法实践中最受关注的问题，结合相关法律法规的规定， 谈谈自己的 认知。“连续三年”起止如何计算？除了商标法第四十九条的规定，中华人民共和国商标法实施条例商标法实施条例（以下简称“条例”）第六十六条规定：”以 无正当理由连续3年不使用为由申请撤销注册商标的， 应当自该注册商 标注册公告之日起满3年后提出申请。”“连续三年”是个时间上要求，也是认定商标是否应被撤销的最大 依据，笔者理解为，该“三年”是自商标局收到申请撤销之日起往前推 三年，而且必须是连续的三年。是不是“连续三年”未实际使用，就一定会被撤销？当然不是。商标法规定的撤销前

7、提是“没有正当理由连续三年不使用”，“没有正当理由”和“连续三年不使用”在笔者看来虽不是递进关系，却是 并列关系，要同时满足，才能满足撤销争议商标的条件。换句话说，如 果有正当理由，或者三年内使用过，都不会被撤销。什么是“正当理由” ？条例第六十七条规定了 “不可抗力、政府政策性限制、破产清 算、其他不可归责于商标注册人的正当事由”四种。怎样才算是“实际使用”？关于“实际使用”的认定，除了文章开头提到的案例，我们还可以 从更多的案例中得到启发：广州市黄和置业有限公司等诉中华人民共和国国家工商行政管理 总局商标评审委员会撤销复审行政纠纷【案号：（2015）高行（知）终字第 321号】一案中，北京

8、高院认为：人民法院审理涉及撤销连续三年停止 使用的注册商标行政案件时，对于实际使用的商标与核准注册的商标虽 有细微差别，但未改变其显著特征的，可以视为注册商标的使用。奥斯诺公司（OstnorAB ）诉皇堡贸易有限公司等撤销复审行政纠 纷【案号为：（2014）高行（知）终字第2567号】一案中，北京高院认为： 使用应当属于能使消费者所看到的一种市场中的商业使用行为，由此满足该商标作为区别相同或类似商品不同来源的识别作用，防止该商标资源的闲置与浪费与涉案商标核准使用的商品构成类似的商品也可。根据上述判决，笔者认为“构成近似商标或近似商品”的使用都可 以认定为实际使用。最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见（2010年04月20日生效，以下简称“意见”）第 20条规定：人民法院审理涉及撤销连续三年停止使用的注册商标的行政案件时，应当根据商标法有关规定的立法精神，正确判断所涉行为是否构成实际使 用。同时，该意见还规定：商标权人自行使用、许可他人使用以 及其他不违背商标权人意志的使用，均可认定属于实际使用的行为。实 际使用的商标与核准注册的商标虽有细微差别，但未改变其显著特征的，可以视为注册商标的使用。没有实际使用注册商标，仅有转让或许可行 为，或者仅有商标注册信息的公布或者对其注册商标享有专有权的声明 等的，