最新2022年美国发明法案变更后的警示

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3、 defense work2022年美国创造法案变更后的警示总第67期 王新生、陈伟杰、田明 北京天悦专利代理事务所发表,专利文章2022年3月16日起，美国的专利法在这一点上会调整成同世界上大局部其他国家一致-专利权不再归于在先创造的人，而是在先申请的人，这是一次概念上的巨大变革。许多其他的变动比方现有技术的定义等都是为了配合这一概念的变革而产生的。?美国创造法案?“the America Invents ActH.R. 1249)下称美国1249创造法案已于2022年9月16日由奥巴马总统签署成为法律。美国1249创造法案涉及内容广泛，对美国专利法的影响也具有长久和深远的意义，堪称美国专利

4、法自1952年以来发生的最彻底的变化。先申请制代替先创造制本次美国1249创造法案中变动最大、影响最深远的局部就是将先创造制改成了先申请制。根据现有美国专利法，专利权归于首先创造的人first-to-invent，而不是首先申请的人first -to-file，这一点与中国、欧洲及世界上许多其他国家或地区都不同。但是，从2022年3月16日起，美国的专利法在这一点上会调整成同世界上大局部其他国家一致-专利权不再归于在先创造的人，而是在先申请的人，这是一次概念上的巨大变革。许多其他的变动比方现有技术的定义等都是为了配合这一概念的变革而产生的。自2022年3月16日起，根据美国1249创造法案，新

5、颖性判断以专利申请日为基准，而不是专利技术的创造日。具体来说，如果被要求保护的创造已经在申请日前被别人提交了专利申请、发表或使用出售，那么被要求保护的创造不具有新颖性。从2022年3月16日起，目前美国专利法第102条A-G将被替换为一个新的第102条A-D。先有技术扩大到包括在先使用和销售在世界任何地方，不只是美国。如下表所示值得注意的是，美国的先申请制不同于其他国家，它给予创造者一年的宽限期grace period，允许创造人在提交专利申请之前一年之内公开披露其创造。这个宽限期的参加使得美国的先申请制同中国及许多其他国家不太一样，使美国的先申请制更像一个先申请制和先创造制的混合。第一个提交

6、申请的并不一定能获得专利授权。熟悉并且巧妙地利用美国1249创造法案对先有技术的规定，可以让中国企业利用先申请制来指定适当的专利申请或公开策略，阻止竞争对手申请相同的技术。许多创造人会认为：“只要我不公开我的创造，就应该是平安的。这种观点不一定正确。笔者认为，在某些情况下，公开反而可以起到保护自己的作用。如果你不公开，并且如果竞争对手随后研究出同样的技术并申请专利，那么根据美国1249创造法案，在先创造人反而不能再使用这个创造了，或者会受很大的限制。举个例子，如：1.A公司先创造技术2.B公司独立创造相同技术3.B公司公开创造内容4.A公司申请专利5.B公司在B公司公开创造内容后一年内申请专利

7、那么，谁能获得专利呢？如果A公司是在2022年3月16日以前提交专利申请，那么根据现行专利法，是A公司可以获得专利权(假定A公司没有成心放弃或隐瞒专利)，因为A公司是首先创造人。但是，如果A公司是在2022年3月16日以后提交专利申请，那么就不是A公司，而是B公司会获得专利权。尽管A公司首先创造了新技术，并且首先递交了专利申请，但是，由于在A公司保密期间B公司独立发现了同样的新技术并且提早公开，那么B公司的公开内容成为A公司专利申请的先有技术。A公司的申请丧失新颖性，专利权归给B公司。再如：1.A公司先创造技术2.B公司独立创造相同技术3.A公司公开披露创造内容4.B公司申请专利5.A公司在公

8、开创造内容一年内申请专利那么，谁最终能获得专利权呢？不管是根据现行的美国专利法还是美国1249创造法案，都是A公司获得专利权。在2022年3月16日以前，A公司是首先创造人，应当获得专利权。但如果是在2022年3月16日以后，根据美国1249创造法案，尽管B公司先提交了专利申请，但A公司的早期披露成为B公司专利申请的先有技术，B公司的申请丧失了新颖性。由于美国专利法给予创造者一年的宽限期grace period，允许创造人在申请专利之前一年之内公开披露其创造，A公司的早期自我披露不造成专利权的丧失，反倒保护了自己的专利权。由此看来，在某些情况下保密，倒不如有策略地公开自己的创造。从现在开始，中

9、国企业至少可以为2022年3月16日的到来做以下两种应对策略准备。对于有意获得专利的技术，可以首先在中国申请专利，并要求提早公开，公开后的专利申请就自动成为先有技术，阻止其他竞争对手对相同技术提交专利申请，然后一年之内在美国递交申请。对于自己无意取得专利但可能威胁到竞争对手的同类专利的技术，可以先通过出版发表，公开销售等方式公开自己的技术，为竞争对手取得专利设置障碍。当然，这样做的前提是这些最新研究成果不是从竞争对手那里，或者同竞争对手合作取得，否那么竞争对手可以通过溯源诉讼程序derivation proceeding，第3条来找回专利。披露最正确模式的要求现行的美国专利法第112条要求创造

10、人披露实施专利的最正确模式。如果创造人未披露最正确模式，那么即使已经获得的专利可能会根据35 U.S.C.第282条被宣告为无效专利。这次美国1249创造法案推翻了专利仅因未披露最正确模式而被宣告无效的法律。从2022年3月16日开始，专利侵权被告不能以专利申请人没有披露专利实施的最正确模式作为抗辩理由。这个改革的主要目的是为了限制专利诉讼中的主观色彩。因为，通常来讲，证明什么是最正确披露模式，会带有很多主观色彩，并且比拟困难。不过，美国专利法第112条仍然要求创造人必须披露实施专利的最正确模式。美国专利商标局近期有关专利法改革的讲座中也一再重申专利审查手册中关于披露最正确模式的要求并没有改变

11、。因此，法律仍然要求申请人对所要保护的技术充分披露以换取垄断利益。如果申请人不披露最正确模式。美国的专利审查员至少理论上可以根据现行的美国专利法第112条驳回申请。总的来讲，美国1249创造法案对于美国专利审查的影响尚不清楚，但对于正在诉讼中，或今后进入诉讼的专利，可以不用担忧基于没有披露最正确模式的理由而被宣告无效。第三方专利挑战机制美国1249创造法案对于第三方专利挑战机制和程序做了很大的调整。中国企业应当熟悉并巧加利用这些机制和程序。作为预警，中国企业应当对其竞争对手在美国的专利及申请作紧密跟踪和备案。尤其是那些喜欢利用专利诉讼打击对手的公司，应当经常搜索并保存有可能对竞争对手新的开发技

12、术造成专利障碍的先有技术，然后根据不同的时间段提出挑战。本文中，笔者对不同时间段可以采取的方式进行了总结：1.在审期间对专利申请的新颖性和创造性的挑战根据现行美国专利法，第三方可以针对在审期间的专利申请向审查员提呈先有技术，但是可以提呈的时间段非常有限，并且不能附加所提呈的先有技术同专利申请相关性的说明。从2022年9月16日起，所有优先日期在这个时间之后的任何专利申请，第三方可以在专利在审的特定期间向美国专利商标局提交专利或出版物类的先有技术供审查员作参考。第三方必须同时提交一个为什么所提呈的先有技术会影响在审专利取得专利权的简洁书面描述。根据美国1249创造法案，第三方的专利挑战请求必须以

13、书面形式在如下日期的较早一个之前提交：a授权通知。b如下较迟的一个：1专利申请公开后6个月；2专利申请的第一次审查驳回意见。从实际操作的角度来讲，得知竞争对手新的专利申请通常是在申请被公开之后，那么一旦得悉竞争对手新公开的专利申请，随后6个月将会是挑战竞争对手专利的大好时机。从本钱预算的角度来看，相比以后的专利战可以节省大笔的费用，并且挑战方可以选择匿名提呈。当然，充分利用这一程序的前提是公司需要密切关注并熟悉他们竞争对手的新技术和专利动向。2.在竞争对手专利被授权之后9个月内提出授权后重审如果竞争对手的专利已经被授权，那么在审期间的挑战就不再是一个选择了。但是在授权后9个月，中国企业可以基于

14、任何无效理由挑战被授权的专利。无效理由可以基于现行美国专利法第102条、第103条以及第112条的第1、2段，并且不限于专利和印刷出版物。而且必须证明至少一个权利要求“比拟有可能more likely than not不应该被授予专利权。然而，授权后重审必须提交当事人真正的身份，即不可以匿名提交重申要求。授权后重审程序必须在授权后9个月内提出。授权后重申的本钱仍然相比照拟低，不失为挑战竞争对手专利的一个好武器。3.双方重审如果竞争对手的专利被授权已经超过了9个月，那么授权后重审就不再是一个选择了。如果中国企业收到专利权人的“停止信cease and desist letter，有迫在眉睫的诉讼

15、危险，或者侵权诉讼已经开始，那么第三方可以通过双方重审程序来对已授权的专利提出挑战。虽然这一种挑战的本钱会比在审期间挑战和授权后重审的本钱高很多。但是根据美国1249创造法案，一旦开始了双方复审程序，其他相关的美国专利商标局程序、民事诉讼以及美国国际贸易委员会ITC的诉讼都必须暂停。因此，如果必须应对侵权诉讼，那么利用先在美国专利商标局递交双方重审程序，可以用较小的本钱有力地挑战专利诉方。双方重审必须提交所有实际当事人，不能匿名要求。双方重审只能基于专利或印刷出版物来提出专利的无效。被批准的要求也比授权后重审的要求要高，起码需要说明至少一个权利要求有一个“合理的可能性reasonable li

16、kelihood被宣告无效。补充审查美国1249创造法案第12条规定从2022年9月16日起，在专利授权之后，专利权人可以向美国专利商标局局长Director对已授权的专利提出进行补充审查supplemental examination的要求，以考虑、重新考虑或纠正被认为“有关可专利性的新问题。乍一看，这条新的程序似乎非常不合情理。好不容易获得的专利权，为什么专利权人要主动申请再审查呢？实际上，如果巧加利用，补充审查是对专利权人加强专利强度非常有帮助的一个程序。首先，补充审查程序可以满足专利权人披露先知技术的责任。根据现行专利法，专利申请人必须向美国专利商标局披露其掌握的所有先知技术。如果专利

17、申请人掌握某先知技术，但未向美国专利商标局披露，即使取得的专利可能会因专利申请人的“不公正行为而被宣告无效。从2022年9月16日起，如果申请人在专利被授权之后发现任何的先有技术，那么申请人可以通过递交这个补充审查程序的要求来向审查员披露新发现的先有技术。如果申请被批准，那么通过再审又被授权后的专利强度会被大大地增加。如果申请未被批准，那么竞争对手也很难再利用这个新发现的先有技术挑战其专利了。其次，如果专利权人得悉某竞争对手会利用某个先有技术对其专利进行挑战，那么在竞争对手发出第三方挑战之前，专利权人可以抢先利用补充审查程序主动提出再审要求。这样做的好处很多，一方面是费用比双方重审要小得多；另

18、一方面如果由专利权人自己提出审查要求，专利权人可以同时提出为什么这个先有技术不会影响专利的解释，其结果会比双方重审胜算大很多。优先审查美国专利商标局近年来一直为大量积压的专利申请所困扰。截至2022年10月29日，美国专利商标局的“专利仪表板显示，目前积压的专利申请高达66.9625万件。美国专利商标局平均需要28个月来发出第一份审理意见书。优先审查Prioritized Examination为一些苦苦等待专利授权的公司提供了一条捷径。美国1249创造法案第11条授权美国专利商标局某些条件下给予专利申请优先审查。申请人提交优先审查申请，并缴纳4800美元小实体2400美元的申请费。被优先审查的申请不能包含超过4个独立的权利要求，总共不能超过30个权利要求。优先审查请求被批准的申请从被批准之日起12个月内将得到最终处置。目前，每财政年度每年10月1日至下一年度9月30日，