专利代理实务(青岛)

专利代理实务I.相关法律条款II.申请文件的撰写III.审查意见通知书的答复IV.无效宣告请求书及陈述书4/13/20231第一页，共49页。I.相关法律条款1、说明书法26.3/5(实质性要求)细则17-18条(形式要求)2、权利要求书法26.4，法31，细则20.2和法59条(实质性要求)细则19，21-22条(形式要求)4/13/20232第二页，共49页。I.相关法律条款1、说明书专利法26条（3）清楚、完整、能够实现为准4/13/20233第三页，共49页。细则17条发明专利申请的说明书应当包括下列内容：（一）技术领域：写明要求保护的技术方案所属的技术领域；(恰当)（二）背景技术：写明对发明的理解、检索、审查有用的背景技术；有可能的，并引证反映这些背景技术的文件；(客观)（三）发明内容：写明发明所要解决的技术问题以及解决其技术问题所采用的技术方案，并对照现有技术写明发明的有益效果；(明确、详细，有说服力)（四）附图说明：说明书有附图的，对各幅附图作简略说明；（五）具体实施方式：详细写明申请人认为实现发明的优选方式，必要时，举例说明；有附图的，对照附图。

4/13/20234第四页，共49页。I.相关法律条款二、权利要求书专利法第59条(A59)专利法第26条第4款(A26.4)细则19-22条(R19-22)4/13/20235第五页，共49页。I.相关法律条款专利法第59条：权利要求书是发明的实质内容和申请人切身利益的集中表现，是审查、无效及侵权诉讼程序的焦点。4/13/20236第六页，共49页。I.相关法律条款专利法第26条第4款：权利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围。4/13/20237第七页，共49页。I.相关法律条款如何理解“清楚、简要”1、从技术层面考虑2、从法律层面考虑4/13/20238第八页，共49页。I.相关法律条款“限定要求专利保护的范围”---“有没有的问题”4/13/20239第九页，共49页。I.相关法律条款R20：

权利要求书应当有独立权利要求，也可以有从属权利要求。

独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案，记载解决技术问题的必要技术特征。从属权利要求应当用要求保护的附加技术特征，对引用的权利要求作进一步的限定。4/13/202310第十页，共49页。I.相关法律条款R21：

发明或者实用新型的独立权利要求应当包括前序部分和特征部分，按照下列规定撰写：（一）前序部分：写明要求保护的发明或者实用新型技术方案的主题名称和发明或者实用新型主题与最接近的现有技术共有的必要技术特征；（二）特征部分：使用“其特征是……”或者类似的用语，写明发明或者实用新型区别于最接近的现有技术的技术特征。这些特征和前序部分写明的特征合在一起，限定发明或者实用新型要求保护的范围。发明或者实用新型的性质不适合用前款方式表达的，独立权利要求可以用其他方式撰写。一项发明或者实用新型应当只有一个独立权利要求，并写在同一发明或者实用新型的从属权利要求之前。4/13/202311第十一页，共49页。I.相关法律条款

R22：

发明或者实用新型的从属权利要求应当包括引用部分和限定部分，按照下列规定撰写：（一）引用部分：写明引用的权利要求的编号及其主题名称；（二）限定部分：写明发明或者实用新型附加的技术特征。从属权利要求只能引用在前的权利要求。引用两项以上权利要求的多项从属权利要求，只能以择一方式引用在前的权利要求，并不得作为另一项多项从属权利要求的基础。4/13/202312第十二页，共49页。I.相关法律条款注意： 1.主题与编号； 2.择一引用； 3.多项引用多项问题。

4/13/202313第十三页，共49页。练习1.一种制备化合物Z的方法，

2.权利要求1的方法，

3.权利要求1或2的方法，

4.权利要求1或3的方法，

5.权利要求3的方法，

6.权利要求5的方法，

7.权利要求5或6的方法，4/13/202314第十四页，共49页。

I.相关法律条款1、确定发明的类型、主题；2、确定各主题的全部技术特征(R20.2)3、技术特征的概括（A26.4）4、确定优选实施方案；------由此确定各项权利要求之间的引用关系。4/13/202315第十五页，共49页。I.相关法律条款三、说明书摘要发明的主题名称(1)、所属技术领域(2)、需要解决的技术问题(3)、解决该问题的技术方案(4)的要点以及主要用途(5)。 少于300字。4/13/202316第十六页，共49页。II.申请文件的撰写1、说明书法26.3/5(实质性要求)细则17-18条(形式要求)2、权利要求书法26.4，法31，细则20.2(实质性要求)细则19，21-22条(形式要求)

4/13/202317第十七页，共49页。4/13/202318第十八页，共49页。产品权利要求1、基本原则－结构、组成、连接关系等2、特殊情况－性能参数、用途、方法…3、适用原则(1>2)4、检查方法(原则)--A26.4(有没有)，R20.2(能不能)4/13/202319第十九页，共49页。组合物组合物发明属于产品发明：表征方式(1)用组分和含量表示,(2)用性能参数表示,(3)用制备方法表示。

4/13/202320第二十页，共49页。（二）表征组合物的技术特征：组分、含量(1)组分：必要组分（>0至＜100%)选择组分（=0至＜100%）(2)并列选择成分必须是等效的，不允许上位概念和下位概念并列。4/13/202321第二十一页，共49页。(2)含量含量可以采用以下方式表示：①百分数表示法－可以是重量百分数、体积百分数或者摩尔百分数；②份数表示法－重量或体积份数；③余量表示法－用基本组分补足100%；④其它表示方法－如浓度或相图或用文字定性表达；注意：不能用“＜X”或“X以下”表示必要组分的含量；不能用“＞X”表示任何组分的含量

4/13/202322第二十二页，共49页。采用百分数表示应满足的条件各组分含量的百分数之和应当等于100％；几个组分的含量范围应当符合以下条件：

某一组分的上限值＋其它组分的下限值≤100

某一组分的下限值＋其它组分的上限值≥100

4/13/202323第二十三页，共49页。方法权利要求一、限定特征：1、步骤、工艺条件(时间过程要素的活动)2、原料、中间产物、产品…3、设备、装置A26.4，R20.2，(A26.3)4/13/202324第二十四页，共49页。用途权利要求用途权利要求的类型是方法权利要求，基于发现新性能并利用该性能而作出的发明。

1.撰写形式（1）大多数对使用方式和条件没有特殊要求的用途发明，例如可以写成：－“用化合物X作为杀虫剂”－“化合物Y用作木材防蛀保护的浸渍液”－“化合物Y，用作木材防蛀保护的浸渍液”。4/13/202325第二十五页，共49页。2.注意：(1)与非用途权利要求的区别：“用化合物X制成的杀虫剂”,“含化合物X的杀虫剂”“作杀虫剂用的化合物X”新颖性、创造性：—有新用途的已知物质无新颖性；—已知物质的新用途，要考虑用途发明的创造性

4/13/202326第二十六页，共49页。

III.审查意见通知书的答复4/13/202327第二十七页，共49页。工作主要内容及要求1、总体要求(1)依法维护申请人的利益2、工作的主要内容(1)修改专利申请文件(2)撰写意见陈述书

4/13/202328第二十八页，共49页。(1)修改专利申请文件修改的法律依据A33R51(3)通知书中指出的其它缺陷4/13/202329第二十九页，共49页。意见陈述书的撰写1、意见陈述书的表述方式

开场白：对象2、针对具体事实(理由)—阐述理由--证据编号法条引用要准确证据(理由)要精确3、结尾--与开场白呼应注：针对性前瞻性4/13/202330第三十页，共49页。意见陈述书的撰写1.分析审查员提供的证据(A59)2.分析审查员确定的理由和证据(时间，内容)3.撰写意见陈述书。4/13/202331第三十一页，共49页。对专利文件的修改1.不得改变原权利要求书所要求保护的主题；2.不得扩大原专利的保护范围；3.不得超出原说明书和权利要求书记载的范围(A33)；4/13/202332第三十二页，共49页。意见陈述书常见反驳理由1、认定无新颖性时，未披露全部技术特征2、认定无创造性时，无启示(作用不同)3、用E文献评价创造性4、认定为等效手段(简单拼凑)理由不充分5、以未产生预料不到的技术效果认定无创造性6、A26.3和A337、A20.24/13/202333第三十三页，共49页。

IV.无效宣告请求书和意见陈述书的撰写4/13/202334第三十四页，共49页。工作主要内容及要求1.工作主要内容(1)无效宣告请求书的撰写(2)意见陈述书的撰写(3)权利要求书的修改

4/13/202335第三十五页，共49页。(1)无效宣告请求书的撰写正确选择无效的法律依据R65有针对性地进行论述突出重点证据充分4/13/202336第三十六页，共49页。(1)无效宣告请求书的撰写1、无效宣告请求书的表述方式

开场白：对象—理由—范围2、针对具体事实(理由)—阐述理由--证据编号法条引用要准确证据(理由)要精确3、结尾--与开场白呼应论点---论据---论证4/13/202337第三十七页，共49页。无效宣告请求书的撰写顺序1.A592.分析请求人所提供的材料，并确定无效宣告请求理由和证据(时间，内容)3.撰写无效宣告请求书。4/13/202338第三十八页，共49页。证据的具体分析1、现有技术2、E类文献3、举证期4、公知公用：时间和内容时间证据链4/13/202339第三十九页，共49页。(2)无效宣告请求的意见陈述书1、证据分析是否属于R65核实证据(时间，内容)确定应对策略全盘否定，全面陈述，不进行修改。部分修改，陈述意见，以期部分维持。4/13/202340第四十页，共49页。(2)无效宣告请求的意见陈述书1、意见陈述书的表述方式开场白，对象(目标)要明确—权利要求书法条引用要准确证据(理由)要精确2、对专利文件的修改-A33,R68-仅限于权利要求书-修改方式和时机(审查指南)4/13/202341第四十一页，共49页。对专利文件的修改1.不得改变原权利要求书所要求保护的主题；2.不得扩大原专利的保护范围；3.不得超出原说明书和权利要求书记载的范围(A33)；4.不得增加未包含在授权权利要求书中的特征。4/13/202342第四十二页，共49页。对专利文件的修改允许的修改方式：权利要求的删除、合并和技术方案的删除合并修改的条件4/13/202343第四十三页，共49页。意见陈述书常见反驳理由1、认定无新颖性时，未披露全部