专利权利要求的功能性限定比较分析

专利权利要求的功能性限定

比较分析

专利权利要求的功能性限定：

以诺基亚诉华勤案为例诺基亚诉华勤案专利诉讼一审2013年6月上海一中院驳回诺基亚起诉二审2014年2月上海高院驳回诺基亚上诉再申2015年11月最高院裁决中止诉讼（2014）民申字第1492号待再审专利复审第一次复审2012年5月，诺基亚专利部分无效，权利要求7等有效第二次复审2013年11月，诺基亚专利全部无效。行政诉讼2014年8月、2015年6月北京高院两次判决均维持专利复审委裁决2016年4月28日最高院再审维持原判（2015）知行字第268号xxx

核心问题涉案专利权利要求7包含功能性限定技术特征，且结合涉案专利说明书和附图的描述不能确定其保护范围。如权利要求6所述的终端设备，其特征在于：所述终端设备被配置为：将所述数据传送方法选择应用于输入消息的消息编辑器；所述终端设备被配置为：基于在所述消息编辑器中执行的所述数据方法的选额，将所述消息传送到支持所选择的数据传送方法的数据传送应用程序；以及所述终端设备被配置为：根据所述数据传送应用程序所使用的数据传送协议，将所述消息传送到电信网络。xxx

2009年专利司法解释第四条xxx对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征，人民法院应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施及其等同的实施方式，确定该技术特征的内容。比较美国专利法第112条f款：Anelementinaclaimforcombinationmaybeexpressedasmeansorstepforperformingaspecificfunction

withoutrecitalofstructure,material,oractsinsupportthereof,andsuchclaimshallbeconstruedtocoverthecorrespondingstructure,material,oractsdescribedinthespecificationandequivalentsthereof.2010年专利审查指南

第二部分第二章3.2.1xxx对于权利要求中所包含的功能性限定的技术特征，应当理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方法。比较德国专利审查指南：如果使用功能性权利要求，本领域的技术人员根据该功能性的技术特征，可以不费力地在功能定义的全部领域实施该发明，也就是说技术方面的教导必须十分公开，使得他人可以充分实施。转引：闫文军：《专利权的保护范围》，法律出版社2007，第252页。第一次专利复审与专利诉讼的冲突该权利要求不仅在2008年7月9日国家知识产权局的授权中得到了肯定，而且在2012年5月31日专利复审委的无效宣告决定中得以维持。诺基亚公司以此为依据指控华勤公司有关产品侵犯其专利的该权利要求所含技术方案。上海一、二审判决均认为涉案专利权利要求的保护范围结合说明书仍然不能确定，因为关于终端设备本身如何“被配置为”（虚拟装置）的具体实施方式不明确，则该权利要求的保护范围不能确定，被控侵权的技术方案无论技术特征如何，均不构成侵权。xxx

司法解释与专利审查的冲突我国颁布实施《专利法》至今，该法本身并未明文规定专利权利要求的法定撰写方式可否包括功能性限定。司法解释（2009）：权利要求中的功能性特征应当根据说明书中的具体实施方式确定保护范围。《专利审查指南》（2001—2010）：对于权利要求中的功能性特征，应当理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式。xxx第二次专利复审未解决根本问题专利复审涉案专利权利要求7被认定因相关权利要求缺乏新颖性而导致该发明专利全部无效，不涉及司法解释的权利要求中的功能性特征应当根据说明书中的具体实施方式确定保护范围。我国法院不能判定涉案专利是否无效，只能判定权利要求的范围不明确。但是，这实际具有了判定专利无效的效果。今后可能发生类似案件。即便涉案专利权利要求均被宣告无效，如何解决专利（尤其是软件专利）限定性功能权利要求的解释方面，司法与行政的标准不一致，仍是棘手问题。这也是我国专利司法与行政执法所面临的重大体制性问题之一，需研究解决。最新司法解释和审查指南修改，也未解决华勤案引起的问题。xxx2016年专利司法解释第八条xxx功能性特征，是指对于结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等，通过其在发明创造中所起的功能或者效果进行限定的技术特征，但本领域普通技术人员仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式的除外。与说明书及附图记载的实现前款所称功能或者效果不可缺少的技术特征相比，被诉侵权技术方案的相应技术特征是以基本相同的手段，实现相同的功能，达到相同的效果，且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的，人民法院应当认定该相应技术特征与功能性特征相同或者等同。2016年专利审查指南征求稿xxx将《专利审查指南》第二部分第九章第5.2节第1段第1句中的“即实现该方法的装置”修改为“例如实现该方法的装置”。将《专利审查指南》第二部分第九章第5.2节第1段第3句中的“并详细描述该计算机程序的各项功能是由哪些组成部分完成以及如何完成这些功能”修改为“所述组成部分不仅可以包括硬件，还可以包括