并购及IPO中的知识产权管理课件

111并购及IPO中的知识产权管理

张志晓律师电话：

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2013年1月11一、企业并购中的知识产权

11一、知识产权纠纷案例一、达能与娃哈哈商标之争二、王老吉商标之争三、苹果与唯冠商标之争四、绕过苹果专利三星GALAXYNexus重新上架五、F0比亚迪：绕过跨国公司的专利壁垒六、金蝉脱壳HTC修改界面巧妙绕过苹果专利陷阱

11三、并购中的知识产权作用1、减少研发风险：思科公司在最近20年里收购了100多家企业，微软和英特尔公司亦是通过频繁的收购，将许许多多的公司纳入自己的旗下。更重要是看中被收购方的各种知识产权，思科公司约30％的发展来源于通过并购获得技术并进行技术集成和进入新市场。2、抢占市场先机：由于人们对因特网的通讯速度提出了更高要求，使得数字用户线路技术成为新一代调制解调器的领先技术标准，德州仪器公司发现一小公司拥有DSL原创技术专利，德州仪器公司以3.95亿美元的价格收购了这家小公司（对销售额只能勉强达到1,200万美元，亏损却高达3,000万美元）3、解决侵权之困：佳腾公司的新产品Multi-Link支架于1997年10月获得美国食品药物管理局的批准之后，强生公司极不愿意多出一个对手来瓜分这个13亿美元的市场，于是提出了专利侵权诉讼。佳腾公司买下了EndoVascular公司，获得EndoVascular公司一项闲置的支架专利，此项专利先于强生公司的专利两年获批。佳腾公司在涉足支架业务的头6个月里，公司就已售出了总值3.5亿美元的器械。11三、并购中知识产权的作用4、获取丰厚利润：联合技术公司旗下的芯片制造商莫斯特卡公司所拥有的专利颇具创收潜力，汤姆逊公司旋即以7,100万美元的价格收购了莫斯特卡公司，并在7年时间里通过专利许可交易成功地赚取了4.5亿多美元。

占领市场：可口可乐收购汇源是为了品牌，家乐福收购河北超市连锁企业保龙仓。消失的中国品牌：乐百仕（达能），舒而美（1994年被金伯利收购）、熊猫（美国宝洁）、活力28（德国利洁时）、“三笑（高露洁），法国欧莱雅收购小护士。“斩首行动”

11四、并购中的知识产权陷阱一、并购的案例:技术陷阱1、华立并购飞利浦：2001年华立集团收购飞利浦公司CDMA移动芯片技术研发部门，飞利浦与美国高通公司签订了CDMA芯片技术的交叉许可协议，但双方承诺不对第三方公开，这种上承诺不因飞利浦研发部门的转让而改变。华立开发和销售CDMA芯片和终端设备，仍要向高通公司支付技术许可费。而中国商家每生产一部CDMA手机，都要将销售额的2.5%交给高通公司作为选用CDMA标准并使用相关专利的费用。2、京东方并购韩国现代TFT-LCD（薄膜晶体管液晶显示器件）,债务问题，现代的TFT-LCD技术并不是最先进的，还要研发第五代生产线，增加了后续投资。3、联想并购IBM：2004年12月8日，联想以12.5亿美元的IBM的PC业务，但技术含量低的PC业务已经成了鸡肋。4、TCL并购汤姆逊公司的CRT技术属于夕阳技术。5、南汽收购罗孚：上汽已经收购罗孚25、75型系列轿车及多款发动机的技术设计方案，日本本田收回了罗孚中型汽车的关键设备和设计蓝图。6、2009四川腾中重工收购悍马，品牌、商标，商品名称所有权，专利技术使用权，未果。7、国美收购三联商社，三联的商标为三联集团所有。

11四、并购中的知识产权陷阱4．冷冻策略：在1994年上海牙膏厂与联合利华合资之前，“美加净”牙膏在中国已经是家喻户晓，年销量达到了6000万支，产品的出口量全国第一，但当它被折价1200万元投入合资企业后，立刻被打入冷宫，代之而起的是露美庄臣。5．全面收购策略：外资通过全面收购国内被国人所熟悉的并有良好市场效应的品牌企业，达到迅速抢滩中国市场的目的。2004年2月德高汉高公司与上海轻工控股集团达成协议，全资收购“熊猫”品牌，成为熊猫品牌的新所有人，而原所有人上海轻工控股集团全资子公司上海海文集团将不得使用熊猫品牌标志。

11五、并购中的知识产权尽职调查一、尽职调查的基本步骤1、签订保密协议，制定公开日程表，有计划有主次的逐步公开2、与被收购方的核心技术人员沟通，讲解收购情况和尽调目的，消除抵触情绪3、制定收购的基本框架，签订意向书，开始尽调4、组建尽调团队:律师，商标、专利代理人，技术人员5、向被并购方发送资料清单6、审核书面资料后进行实地考查7、对收集的资料进行分析总结，呈报给收购方

11五、并购中的知识产权尽职调查二、尽调的资料清单

11五、并购中的知识产权尽职调查四、尽职调查的内容

11五、并购中的知识产权尽职调查1、如果目的是获得骨干员工和技术秘密，要对员工进行重点调查：与员工是否签订了保密协议，是否约定了发明创造成果所有权的归属，哪些是骨干员工，激励骨干员工的方法，骨干员工继续为并购方工作的意愿，骨干员工的劳动合同中是否有竞业禁止条款和保密条款及这些条款的有效性。2、如果并购方主要目的是关键技术：公司的技术保护措施，是否运用适当的步骤保护知识产权，关键技术的实施及产品是否侵犯了第三方知识产权，并购方是否可以先获得技术许可。3、为了增加每股权益：目的公司的财务和产品市场情况。4、获得品牌进入新的市场：商标号，商标标识图案及授权图案、商标权、商标注册，商标的保护地域，注册类别，权利人及其变更情况，申请日期，授权日期，法律状态，优先权日期，缴费情况，商标的许可是否注册域名。11五、并购中的知识产权尽职调查5、专利的优势，专利号、保护地域、发明人及其雇主、权利人的变更情况，申请日期、授权日期、专利的法律状态，关键日期（优先权日期），专利缴费情况，专利的实施许可情况，专利挖掘流程，竞争对手相关专利的分析，专利技术是否关系目标公司不地国的安全利益，申请专利获得授权的可能性，目的公司专利实施是否需要第三方许可6、数据信息的来源及控制，软件程序及文档的版权和商业秘密保护状况，保护源代码的措施7、版权：登记号，首次公开日期，版权声明，版权人的变更情况8、商业秘密：公司内部的信息安全管控流程，商业秘密等级标识，许可记录9、知识产权是否与第三方共有、质押，是否要向第三方缴纳许可费10、知识产权相关协议：许可协议、销售合同、供货订单代理协议，员工职务发明协议、知识产权质押贷款协议、OEM（OriginalEquipmentManufacture(原始设备制造商)代工生产）ODM（“OriginalDesignManufacture”(原始设计制造商)）协议

11五、并购中的知识产权尽调一、知识产权的法律环境如商标，1）注册在先：日本、韩国、西班牙、意大利2）使用在先：英国、美国、澳大利亚、加拿大、新加坡二、主管部门企业对知识产权出口交易的管制特殊的知识产权：数控机床，预警飞机，飞机发动机制造技术，美国2007年商务部管制清单：先进导航系统、激光器、水下摄影机及推进器等20个大类不得对中国出口中国《技术进出口管理条例》2002年1月实施，属于禁止出口的技术，不得出口，属于限制出口的技术，实行许可证管理；未经许可，不得出口。国内企业取得商务部颁发的技术出口许可意向书后，方可对外进行实质性谈判，签订技术投资合同。对于不属于禁止及限制出口的技术，根据《技术进出口合同登记管理办法》2009年3月1日实施，实行合同登记管理。涉及出口核技术，核两用品相关技术、监控化学品生产技术、军事技术等出口管制技术的，依照有关行政法规的特殊规定办理。三、并购的交易背景和目的

外资：斩首行动四、反并购措施：焦土政策将目标公司吸引收购者的重要营业，即“皇冠明珠”予以出售。

11六、并购中的知识产权条款一、确认知识产权的保护1、陈述与保证-确保该知识产权是有效的，没有任何权利瑕疵或无未披露的瑕疵2、承诺-如有现存的投资或关系，承诺没有质押、抵押3、所有相关知识产权是有效、存续的可执行的4、该知识产权未经转让、出质、抵押、转移，未向第三方授权或从第三方获得授权5、相关知识产权所有方没有受到任何有关该知识产权无效、侵权或不实陈述的通知、起诉或判决6、产品未对任何第三方知识产权造成侵权、盗用或以其他方式冲突7、无第三方侵权、盗用或以其他方式冲突任何知识产权8、已向专利局递交申请并完成登记、以保护知识财产利益9、无出版物刊登任何诽谤材料，或侵犯第三方知识产权10、无任何未决的、或即将发生有关该知识产权的诉讼、仲裁、法律、行政或其他程序为知识产权提供足够的告示和说明11、收购方对目标企业后续的知识产权许可享有批准权

11六、并购中的知识产权条款二、过渡期条款：被并购方在合同协商及签订后至完全交割期间有义务：1、支付维护费用并提交所有必要的书面陈述及续展材料，以保留所有知识产权档案2、对所有知识产权进行维护（在向收购方发出通知时，对陈旧的、被代替的或非实质生的专利做可能的清理和修改）3、商标：要求目标企业继续使用其商标4、商业秘密：要求目标企业保留其商业秘密5、为从雇员及独立合同方处获得知识产权提供适当的证明文件6、保护知识产权并对实质侵权提起诉讼7、就第三方对目标企业知识产权提出的质疑和实质性侵权向收购方发出通知，并为其提供参与争议解决的机会

11七、并购中的知识产权交割与交易后续工作一、知识产权交割:收购方与目标企业所有涉及知识产权的文件核查及官方文件查验及确认变更股权收购：被收购主体资格改变，一般进行股权的转让登记，不进行知识产权的转让登记资产收购：商标、专利、著作权的转让登记

与第三方有关协议的变更与相关登记二、交易后续工作如果申请和登记了若干商标、专利和著作权，就要存档和启示各项转让域名转让对未登记标志、已有著作权的材料和可申请专利的发明进行登记（如需要）马上摘录续展和其他申请的到期日，以便不错过任何申请日期记录各项知识产权的缴费、续费日，不因欠费导致权利失效

11二、企业上市中的知识产权

11一、上市中关于知识产权的规定一、有关规定目录《首次公开发行股票并上市管理办法》《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》《中小企业板上市公司控股股东、实际控制人行为指引》《深圳证券交易所创业板上市公司规范动作指引》《保荐人尽职调查工作准则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第1号-招股说明书》

11一、上市中关于知识产权的规定四、中小企业板上市公司控股股东实际控制人行为指引第二十二条控股股东、实际控制人应当保证上市公司机构独立和资产完整，不得通过以下方式影响上市公司机构独立和资产完整：（一）不得与上市公司共用主要机器设备、产房、商标、专利、非专利技术等；五、深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引

2.1.3上市公司的资产应当独立完整、权属清晰。生产型企业应当具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统；非生产型企业应当具备与经营有关的业务体系及相关资产。控股股东、实际控制人不得占用、支配该资产或者越权干预上市公司对其资产的经营管理。六、保荐人尽职调查工作准则十一条：对以实物、知识产权、土地使用权等非现金资产出资的，应查阅资产评估报告，分析资产评估结果的合理性；对以高新技术成果出资入股的，应查阅相关管理部门出具的高新技术成果认定书。

11一、上市中关于知识产权的规定七、公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第1号———招股说明书第四十五条发行人应列表披露与其业务相关的主要固定资产及无形资产，主要包括（二）商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等主要无形资产的数量、取得方式和时间、使用情况、使用期限或保护期、最近一期末账面价值最近一期末账面价值最近一期末账面价值最近一期末账面价值，以及上述资产对发行人生产经营的重要程度。

11二、知识产权对上市的影响1、乐普医疗：乐普医疗设立时，美国WP公司（唯一股东为蒲忠杰之妻张月娥）以“经皮腔及冠状动脉成型术的导管”及“扩张血管的支架”两项正申请专利的技术作价3万元对北京乐普出资，该技术的原所有权人为蒲忠杰、吴光巸，当时未及时办理专利申请人变更登记手续。北京乐普公司地1999年6月11日，由中国船舶重工集团第七二五所与美国WP公司共同出资组建，1999年8月25日，国家专利局公告授予蒲吴专利权。二人书面同意将专利作为WP的资产向北京乐普出资。2004年5月蒲吴将专利转到北京乐普名下，北京乐普未支付对价，双方从未就专利发生任何纠纷。2、宝德股份（300023）：2004年12月，赵敏以“石油钻机电传动控制系统”估价941.7元向宝德股份出资。赵敏的技术为利用业余时间自行研究的成果，不属于职务发明；估值经确认无误并构成公司的核心技术并完成过户；发行人建立了有效的专利管理制度；发行人建立了研发机构，技术上具有独立性，不依赖特定人。3、维尔利（300190），易世达（300125），元利股份，坚瑞消防11二、知识产权对上市的影响二、独立性1、资产不完整：安徽桑乐金股份有限公司2009年11月20日被否决，因未注册变更商标2、依赖他人：江西天施康中药股份有限公司2007年9月11日上会，9月10日暂缓审核，11月27日被否决，康恩贝商标所有权属于公司股东康恩贝间接控股的康恩贝医药销售公司所有。公司的主要产品商标的使用以与股东存在关联和依赖关系。3、缺乏独立面对市场的能力吉林永大集团股份有限公司2010年3月17日被否决，吉林永大与伊顿电气苏州有限公司签订《共用品牌许可协议》至2012年底，伊顿公司授权吉林永大生产的YWL系列永磁高庄真空断路器可以使用EATON品牌进行自主销售，EATON品牌与永大品牌共同编排，EATON品牌销售大大提高了竞争力，但伊顿与永大的合作是否继续很难保证，在排他性上也不明确，不符合发行人应该具有完整业务体系和直接面对市场独立经营的能力。

11二、知识产权对上市的影响三、持续盈利：发行人应当具有持续盈利能力，不存在下列情形：发行人在用的商标、专利、专有技术、特许经营等重要资产或技术的取得或者使用存在重大不利变化的风险；苏州恒久;2010年1月22日，创业板发审委2010年第一次会议通过，3月9日成功发行，3月18日刊登暂缓发行公告，2010年6月11日再次上会被否。原因之一：苏州恒久目前的全部产品均使用被终止的4项外观设计专利（因未缴年费专利权终止），50%的产品使用被终止的1项实用新型专利，5项专利被终止对申请人存在不利影响。

11二、知识产权对上市的影响四、重大未决诉讼《首次发行管理办法》35条、《创业板首次发行管理办法》16条分别规定：发行人不存在重大偿债风险、不存在影响持续经营的担保、诉讼以及仲裁等重大或有事项。1、新大新材：2010年3月16日过会，5月19日刊登上市公告书，5月20日公告暂缓上市，6月25日恢复上市。暂缓原因：因专利侵权纠纷，受到诉讼和举报。3月25日，河南醒狮向证监会创业板发审委举报，称在新大新材招股说明书中的主营业务“晶硅片切割刃料的生产和销售”及其相关技术涉嫌侵犯河南醒狮公司“半导体材料切割专用刃料”国家发明专利产品的专有名称。河南省郑州市中级人民法院对此决定立案审理。2、中山市松德包装机械股份有限公司广东仕诚塑料机械有限公司举报松德包装2009年取得的“流延膜机的主冷辊：等4项注明为重要等级的实用新型专利，为抄袭其2007年-2008年获得”流延辊的改良结构“等4项专利，并向中山市松德包装发出律师函。

11二、知识产权对上市的影响3、乔丹体育遭遇商标纠纷，上市被搁浅中国证监会2011年11月公布，乔丹体育公开发行获得审核通过。乔丹体育自2000年成立时即开始使用“乔丹”作为其商号，乔丹商标在2003年后注册完成，2005年“乔丹”图形商标被国家工商总局认为驰名商标，2009年“乔丹”中文文字商标被国家工商总局认定为驰名商标。招股说明书称“本公司与michaeljordan之间不存在纠纷及潜在纠纷”、“本公司与耐克国际有限公司不存在纠纷或潜在纠纷”。但竞争对手却举报其商标侵犯迈克尔乔丹的姓名权，2012年2月23日，迈克尔乔丹通过美通社宣布，已经向中国法院起诉乔丹体育涉嫌侵犯其姓名权

11二、知识产权对上市的影响五、信息披露星网锐徢：2008年6月27日，2010年6月4日发行上市。暂缓原因：信息披露与实际不一致星网锐捷4月9日公布招股意向收，披露了公司拥有的部分专利：其中发明专利8项，实用新型专利35项，外观专利12项，正在申请的专利12项，后公司自查发现，已经失效的专利达12个，其中6项法律状态已经终止，另外6项分别自2009年和2008年因未缴费，实际已经失效。三鸥机械因专利诉讼风险未详细披露，被发审委拉黑浙江三鸥机械股份有限公司在2007年的上市过程中因预披露制度而搁浅，三鸥机械招股说明书(申报稿)“竞争对手的专利诉讼风险”中称：“截至本招股说明书签署日，公司尚未遭受国外企业的专利诉讼”。接着，中国证监会接到了针对三鸥机械的举报函，举报函认为三鸥机械在玩文字游戏，因为三鸥机械所有带锁功能的钻夹头的结构均侵犯国内某上市公司的专利，公司这样表述等于绕开了遭受国内专利诉讼的实情。

11三、拟上市企业应对策略一、知识产权出资的处理1、关于职务发明：（一）在本职工作中作出的发明创造；（二）履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造；（三）退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。专利法第六条所称本单位，包括临时工作单位；专利法第六条所称本单位的物质技术条件，是指本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等。宝德股份上市中，有关人士证明赵敏的专业背景，工作经历及自我陈述，赵敏出资的技术不属于执行公司任务的职务发明，也不是与他人共同研究的成果。2、关于评估结果：聘请具有证券从业资格的资产评估公司对用于出资的无形资产出具价值验证复核报告书，复核的评估价值等于或高于原评估价值，如低于原评估价值则应以现金补足。

11三、拟上市企业应对策略3、出资比例：《国家科委、国家工商行政管理局印发<关于以高新技术成果出资入股若干问题的规定>的通知》（国科发政字[1997]326号）的规定，“以高新技术成果出资入股，作价总金额可以超过公司注册资本的百分之二十，但不得超过百分之三十五”2006年6月1日实施的公司法，规定公司的货币出资不低于注册资本的30%，2006年5月23日，科技部发文废止了无形资产出资比例的上限。2000年5月16日颁布施行的关于《中关村科技园区高新技术企业注册登记改制改组工作的试点意见》第6条规定,“以工业产权、非专利技术作价出资的，其作价出资的总金额占注册资本（金）的比例最高可达60％。4、与公司业务无关的知识产权出资：有关股东应以货币或者其他与公司业务有关的非货币资产进行等额置换，否则会导致出资不实之情形出现。5、非专利技术成果：（1）专有技术形成的过程及权利归属；（2）发行人是否建立了独立的研发体系；（3）专有技术对发行人业务和技术发挥的实际作用（核心技术收入占公司收入的比重）；6、专利战略和专利保护意识和措施。7、研发人员的稳定性：研发人员的薪酬福利、持股情况，研发激励措施。

11三、拟上市企业应对策略二、公司对知识产权诉讼的应对1、上市公司遭遇知识产权诉讼的原因

同行业的竞争对手：目的拖延被诉企业上市进程，甚至破坏其上市计划，避免竞争优势的扩大。

职业打手：利用拟上市企业急于上市，希望尽快通过审核的心理，胁迫企业以不合理代价获得更多的授权许可费用。2、应对措施：1）在上市筹备阶段做好企业知识产权管理与规划工作，确定企业发展的核心技术方案，建立知识产权防御体系，避免侵权纠纷发生；2）尊重他人知识产权，对核心业务，要通过转让、许可等方式获得合法授权；3）摆正心态，积极应对，分析对方诉讼目的，根据不同情况做相应的应对。

11四、拟上市企业应对案例一、小肥羊利用法律的显著特征，获得商标权，2008年6月12日香港主板上市内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司(简称“小肥羊”)上市前遇到了商标权纠纷：是西安小肥羊烤肉馆(简称西安小肥羊)内蒙古小肥羊申请“小肥羊”的商标获初审公告后，西安小肥羊向国家商标局提出异议。国家商标局裁定其异议不成立。2004年12月提起行政诉讼：准予内蒙古“小肥羊”商标注册侵犯其企业名称、字号的在先权。查明：内蒙古小肥羊合法取得公司名称于1999年9月13日。西安小肥羊获得营业执照于2000年6月15日，对名称权的保护应针对企业名称的整体，而不能仅考虑其中的某一部分陕西小肥羊实业有限公司(简称陕西小肥羊)。陕西小肥羊也提起